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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

FIGARO’S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informtica S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa Garca

Caso No. DMX2005-0001

 

1. Las Partes

La promovente es Figaro’s Italian Pizza, Inc., de Oregon, Estados Unidos de Amrica, representada por el Lic. Jos Luis Trasfi Castro, de Mxico D.F., Mxico.

El Titular es Sierra Informtica S.A. de C.V., y/o Sandro Arsendi Antili, ambos de Nuevo Len, Mxico y/o Jorge Figueroa Garca, de Jalisco, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud de resolucin de controversia (o“demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio <figaros.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center-Mexico (“NIC-Mxico”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo Len, Mxico.

 

3. Iter Procedimental

Una demanda conforme la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Poltica”) y el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el“Reglamento”), se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 15defebrerode2005 por email, y el 17defebrerode2005 en formato papel. El 15defebrerode2005, el Centro acus recibo a la promovente, y en esa misma fecha envi a NIC-Mxico va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 22defebrerode2005, NIC-Mxico confirm al Centro, por la misma va, que Sandro Arsendi Antili y Sierra Informtica S.A. de C.V., as como Jorge Figueroa Garca figuraban como titular del nombre de dominio. Despus de comprobar que la solicitud de resolucin de controversia cumpla los requisitos formales, el 28defebrerode2005 el Centro notific formalmente al titular la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha lmite para contestar a la demanda se fij para el 20demarzode2005. Dado que el titular no contest a la demanda dentro del plazo sealado, el 21de marzode2005 el Centro le notific la ausencia de contestacin a la demanda y la falta de personacin en el procedimiento. El experto considera que el Centro ha actuado con diligencia, utilizando tanto la va electrnica como el courier para enviar la notificacin de la demanda a Sandro Arsendi Antili, a Sierra Informtica S.A. de C.V. y a Jorge Figueroa Garca.

Habiendo recibido la correspondiente Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, el 29demarzode2005 el Centro nombr a RobertoA.Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de expertos. La decisin sobre el fondo de la controversia deba enviarse al Centro a ms tardar el 12deabrilde2005.

El 4deabrilde2005, de acuerdo al Artculo 17 del Reglamento, el experto nico declar el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N1, que el Centro comunic a las Partes en la misma fecha.

Conforme el Artculo13(A) del Reglamento, el idioma del procedimiento es el espaol.

 

4. Antecedentes de Hecho

La promovente es una compaa constituida en el Estado de Oregon, Estados Unidos de Amrica. La promovente acredit con copias de los respectivos certificados de registro expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica que es titular de registros de la marca FIGARO’S para la clase 42 (restaurantes y servicios de comida para llevar) desde el 5 de agosto de 1997, para la clase 30 (pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 5 de marzo de 2002, y para la clase 35 (servicios de almacn de menudeo ofreciendo pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 30 de marzo de 2004. La promovente tambin tiene derechos sobre otras marcas en los Estados Unidos de Amrica: FIGARO’S ULTIMATE PIZZA, FIGARO’S PIZZAZZ, FIGARO’S ITALIAN PIZZA - MORE – YOU BAKE AND SAVE, FIGARO’S FRESH TO BAKE PIZZA AND MORE (Y DISEO) y FIGARO’S ITALIAN KITCHEN, cubriendo productos y servicios similares a los arriba mencionados. La promovente tambin es solicitante de las siguientes marcas en Mxico: FIGARO’S, clase 35, fecha 26 de marzo de2003, dem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004; FIGARO’S PIZZA, clase 35, fecha 3 de noviembre de 2004, dem clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, FIGARO’S PIZZA (YDISEO), clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, dem clase 35, 3-11-2004, dem clase29, fecha 3 de noviembre de 2004, etc.

Segn figura en la base de datos “Whois” de NIC-Mxico, el registro del nombre de dominio <figaros.com.mx> fue creado el 31dediciembrede2003.1

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Resumidamente la promovente alega lo siguiente:

- El nombre de dominio es grfica y fonticamente idntico a la denominacin FIGARO’S de las marcas de los Estados Unidos de Amrica y de las solicitudes de marca mexicanas, presentadas por la promovente. Ni la adicin de “.com” y de “.mx”, ni la omisin del apstrofo en el nombre de dominio alcanzan para distinguirlo de dichas marcas. Asimismo, el nombre de dominio en disputa es idntico al nombre de dominio de la promovente, <figaros.com>, salvo por la adicin de “.mx” que no alcanza para identificar a determinado proveedor como fuente de productos o servicios.

- El titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. El promovente no lo autoriz a utilizar la marca FIGARO’S, ni tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre la marca, sea en Mxico o en los Estados Unidos de Amrica. Desde la fecha de creacin del registro del dominio este no se ha utilizado para realizar oferta alguna de productos o servicios. Por el contrario, el titular tiene conocimiento de los derechos e intereses legtimos de la promovente sobre el nombre de dominio. No es posible que el titular sea conocido por el nombre de dominio, puesto que el dominio se encuentra en desuso.

- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La promovente es franquiciante del negocio FIGARO’S PIZZA, con ms de 100 franquicias concedidas. El nombre de dominio se registr despus que la promovente manifestara su intencin de extender sus franquicias a Mxico. El nico propsito del titular fue impedir que la promovente pudiese reflejar su marca en un nombre de dominio mexicano. Como adems el titular del dominio utiliz la denominacin FIGARO’S PIZZA en el contenido de su sitio web, se indujo a confusin al navegante de Internet que entra al sitio y que puede pensar que se ha contactado con la promovente. De la conducta de la titular durante las tratativas sobre una posible transferencia del nombre de dominio a la promovente se desprende que la titular esperaba que la promovente hiciera una oferta que superara los meros gastos de registro del nombre de dominio.

B. Titular

El titular no contest a las alegaciones de la promovente, y el Centro le notific la falta de personacin y ausencia de contestacin a la demanda. Con posterioridad a esa notificacin y a la de la orden de procedimiento No.1, sobre cierre del procedimiento administrativo, tampoco se recibi presentacin alguna del titular.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo a la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelacin o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX” deber probar ante el grupo de expertos:

(i) Que el nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Salvo por la adicin de “.com.mx”, el nombre de dominio <figaros.com.mx> es, si no idntico, por lo menos similar hasta el punto de llevar a confusin con las marcas FIGARO’S de la promovente detalladas en la seccin4 supra. Por razones tcnicas conocidas, la adicin de un dominio genrico del nivel superior tal como “com” es una condicin necesaria del registro, y carece de significacin para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI No.D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7denoviembrede2000, dijo el panel actuante: “La adicin del dominio del nivel superior genrico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, ‘.com’ es slo uno de esos varios gTLDs, y ‘.com’ no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.”

Similares razones valen para la adicin de “com.mx”. La ausencia del apstrofo en el nombre de dominio no alcanza a distinguirlo de la marca, dada la imposibilidad tcnica de incluir apstrofos en una registracin de dominios. Por otra parte, como lo indica la promovente, este panel en el Caso OMPI No. DMX2001-0003, Kellog Company v. Luis Alvarez, 13deseptiembrede2001, estableci que el uso del apstrofo como forma del posesivo es suficientemente conocida en pases de lengua espaola.

La marca FIGARO’S para la clase 42 fue registrada en los Estados Unidos de Amrica a nombre de la promovente en 1997, mientras que <figaros.com.mx> se registr a nombre del titular el 31dediciembrede2003. Por ello el nombre de dominio no slo es posterior al registro de la marca en los Estados Unidos de Amrica, sino tambin a la solicitud de la marca FIGARO’S presentada por la promovente en Mxico para la clase25, con fecha de solicitud el 26 de marzode2003..

Por todo ello, la promovente ha probado, conforme a la Poltica, Artculo1(a)(i), que el nombre de dominio es similar en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la promovente tiene derechos.

B. Derechos o intereses legtimos

La promovente asevera que el titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

La falta de contestacin a la demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legtimos del titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el mencionado caso Kellogg Company v. Luis lvarez: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Pargrafo 1.c. de la Poltica pudieran servir como prueba de derechos o intereses legtimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legtimos es evidente que un demandante usualmente poco podr hacer ms [que] negar derechos o intereses legtimos, dado que de otro modo se [le] requerira la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto est en mejor situacin de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Pargrafo 1.c. de la Poltica. Como el Demandado no ha efectuado presentacin alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inaccin contribuye a darle la razn a la Demandante.” El mismo razonamiento se aplica al presente caso.

Por otra parte, el uso sin autorizacin alguna de la marca FIGARO’S en un nombre de dominio confundiblemente similar, y existiendo en el contenido del sitio respectivo una referencia a FIGARO’S PIZZA, impide considerar que el titular pueda tener derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. La actual falta de todo uso del nombre de dominio impide inferir nada positivo con relacin a eventuales derechos o intereses legtimos del titular.2

En consecuencia, el Panel considera que el titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio (Poltica, Artculo1(a)(ii)).

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es caracterstico de la Poltica bajo “.MX” en su versin actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registr con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe. En el presente caso hay evidencia tanto del registro, como del uso de mala fe del nombre de dominio.

Dados los hechos tal como se exponen en la demanda, a la que se agreg prueba documental suficiente, y ante la falta de contestacin y ausencia de personacin, este Panel considera que es muy poco probable que pueda existir registro de buena fe si, como en el caso, el titular registra un nombre de dominio prcticamente idntico – salvo por la irrelevante inexistencia de apstrofo – a la marca de la promovente, y que con alta probabilidad debe haber conocido el titular al momento del registro, por ser posterior a la solicitud de marca en Mxico, y al hecho de que la promovente anunciara su intencin de extender el sistema de franquicias a Mxico. Siendo Estados Unidos de Amrica y Mxico dos Estados limtrofes, miembros de una asociacin comercial muy estrecha como es NAFTA, el Panel considera altamente probable que el titular haya sabido de la existencia de los inminentes negocios en Mxico de la promovente, empresa de Oregon, Estados Unidos de Amrica. Ello se comprueba con la existencia de la leyenda “FIGARO’S PIZZA” en el sitio web del titular, segn lo afirma la promovente, sin ser contradicha por el titular. En tales circunstancias, este Panel considera que el titular tambin utiliz el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas – de un modo engaoso para los usuarios de Internet, hacindoles creer que existe una cierta vinculacin del dominio <figaros.com.mx> con la empresa aqu promovente en virtud de que se emplea en el portal web la marca “FIGARO’S PIZZA”, de propiedad de la promovente.

Por ello, el Panel considera probado el registro y el uso de mala fe del nombre de dominio (Poltica, Artculo1(a)(iii)).

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artculo1dela Poltica bajo “.MX” y los Artculos19 y 20 del Reglamento para la Poltica bajo “.MX”, el Panel ordena que la titularidad del nombre de dominio <figaros.com.mx> sea transferida a la promovente Figaro’s Italian Pizza, Inc.


Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 12deabrilde2005


1 Al da 5deabrilde2005 el dato figuraba en el sitio siguiente: “http://www.nic.mx/es/Busqueda.Who_Is_3?domain_name=figaros&domain_type=1&template_type=&object_type_1=&object_type_2=&object_type_3=3&text=figaros.com.mx&current_page=Busqueda.Who_Is_2”.

2 El 12 de abrilde2005 este panelista, al tratar de conectarse mediante su programa navegador con la URL “http://www.figaros.com.mx , obtuvo como respuesta: “No se puede encontrar www.figaros.com.mx” en la “http://search.latam.msn.com/dnserror.aspx?FORM=DNSAS&q=www.figaros.com.mx”.

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dmx2005-0001.html

 

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