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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Vitro, S.A. de C.V., Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V. y Vitro Global, S.A. v. ICG [grupo2132]

Caso No. DMX2005-0006

 

1. Las Partes

Los Promoventes son Vitro, S.A. de C.V., Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V., ambos de Garza, Garca, Nuevo Len, Mxico, y Vitro Global, S.A., de Givisiez, Suiza, todos representados por Snchez-DeVanny Eseverri, S.C. Mxico.

El Titular es ICG [grupo2132], con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <vitromart.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mxico (Network Information Center – Mexico).

 

3. Iter Procedimental

La solicitud se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 4 de noviembre de 2005. El 8 de noviembre de 2005, el Centro envi a NIC-Mxico va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El mismo da NIC-Mxico envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la solicitud cumpla los requisitos formales de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Poltica”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Artculos 2.A y 4.C del Reglamento, el Centro notific formalmente la solicitud al titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2005. De conformidad con el Artculo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fij para el 30 de noviembre de 2005. El Titular no contest a la solicitud. Por consiguiente, el 1 de diciembre de 2005 el Centro notific al titular su falta de personacin y ausencia de contestacin a la solicitud.

El Centro nombr a Roberto Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos (“Grupo” o “Panel”) el da 12 de diciembre de 2005, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artculo 9 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Conforme al artculo 17 del Reglamento, con fecha 20 de diciembre de 2005 el Panel emiti una orden declarando el cierre del procedimiento, que el Centro notific al da siguiente a las Partes.

De acuerdo con el Artculo 16 a) del Reglamento el idioma del presente procedimiento administrativo es el espaol.

 

4. Antecedentes de Hecho

Dado que las alegaciones de los Promoventes estn respaldadas por concluyente prueba documental y no han sido negadas por el Titular, lo que sigue son hechos aceptados como verdaderos por el Panel:

Vitro fue fundada en 1909. Es uno de los mayores productores y distribuidores de productos de vidrio, y el ms importante en Latinoamrica. Ha invertido millones de dlares en Mxico, y promociona sus productos y servicios a nivel mundial. La marca VITRO para productos de vidrio ha adquirido un gran reconocimiento, y se ha convertido en notoriamente conocida en ese mercado.

Los productos de los Promoventes se venden en aproximadamente 70 pases y territorios de Amrica, Europa, Medio Oriente, Asia y frica. En 2004, las ventas consolidadas de los Promoventes fueron de US$ 2.272 millones. La red global de ventas de los Promoventes incluye el Reino Unido, pas donde se encuentra su socio Pilkington y donde supuestamente estara localizado el Titular del nombre de dominio en disputa.

Los Promoventes lanzaron una cadena integrada por 150 concesionarios de 100 ciudades mejicanas para la distribucin de vidrio arquitectnico y de construccin, denominada VITROMART, preparando este proyecto con aos de anticipacin, e informando ampliamente acerca el nuevo proyecto y concepto comercial. Incluyeron en esa promocin y publicidad a Mxico y el Reino Unido. En este ltimo pas se han vendido productos de los Promoventes durante dcadas.

Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V., uno de los Promoventes en este procedimiento, tiene registradas en Mxico las siguientes marcas:

Registro

Marca

Clase

Productos y Servicios

Fecha Presentacin

817534

VITROMART

37

Servicios de instalacin de cristales de construcciones

01/10/2003

817535

VITROMART

19

Vidrio para construccin; vidrio para cristales

01/10/2003

817536

VITROMART

35

Servicios de comercializacin de cristales para la construccin

02/10/2003

829589

VITROMART Y DISEO

35

Comercializacin de cristales para la construccin

22/01/2004

829200

VITROMART Y DISEO

19

Vidrio de construccin; vidrio para cristales

22/01/2004

830708

VITROMART Y DISEO

37

Servicios de instalacin de cristales de construcciones

22/01/2004

Los datos originales del Titular del nombre de dominio en disputa sealaban un domicilio en Mxico. Tanto los datos originales –cuando la organizacin era Grupo Issa– como los actuales del contacto administrativo, tcnico y de pago del nombre de dominio, indican a ngel Rodrguez quien tiene domicilio en Monterrey, Nuevo Len, Mxico, en donde tambin se encuentra el domicilio principal de uno de los Promoventes.

Desde el 1 de Enero del 2000 hasta el 31 de Marzo del 2000, ngel Ahmed Rodrguez Issa, contacto administrativo, tcnico y de pago anterior y actual del nombre de dominio, fue empleado de Vitro Plano, S.A. de C.V., una subsidiaria de los Promoventes.

El Titular registr el nombre de dominio <vitromart.com.mx> el 14 de enero de 2004. Hasta el da de hoy el Titular no ha desarrollado una pgina web, ni el nombre de dominio remite a una pgina web.

En forma independiente, el 21 de diciembre de 2005, el Panel intent conectarse por medio de su navegador Internet Explorer con el sitio “www.vitromart.com.mx” correspondiente al nombre de dominio en disputa. Como resultado de ese intento el navegador, bajo la URL http://sea.search.latam.msn.com/dnserror.aspx?FORM=DNSAS&q=www.vitromart.com.mx, exhibi la siguiente leyenda de error de DNS:

“No se puede encontrar www.vitromart.com.mx.”

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promoventes

Los Promoventes sostienen lo siguiente:

El dominio es idntico a la marca VITROMART. La marca VITRO es notoriamente conocida y famosa y goza de una excelente reputacin en la industria del vidrio. La marca VITROMART al contar con el soporte de Vitro, canales de distribucin, publicidad y promocin ha alcanzado un reconocimiento y una reputacin equivalente a la de Vitro en muy poco tiempo. El nombre de dominio es similar en grado de confusin a Vitro.

El Titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto al nombre de dominio. No cuenta con registro de marca VITROMART ni con solicitudes en trmite relacionadas con el nombre de dominio en Mxico o en el Reino Unido. No hay evidencias de que haya utilizado el nombre de dominio antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ni de que haya efectuado preparativos demostrables para su utilizacin con relacin a una oferta de buena fe de productos o servicios. El Titular no ha demostrado inters alguno en el dominio y mucho menos en usarlo. nicamente lo esta reteniendo (ya que el mismo no resuelve a una pgina web o algn sitio en lnea). Esa retencin pasiva o “passive holding” es en detrimento de los derechos de la marca del Promovente. El Titular no est haciendo un uso justo del nombre de dominio, sino que slo tiene la intencin de confundir o inducir al error a los consumidores o empaar la reputacin de las marcas del Promovente con el fin de obtener una ganancia comercial. El Titular no ha sido conocido comnmente por el nombre de dominio, ya que su nombre es ICG (titular anterior era Grupo Issa), ni se promociona o publicita con dicha denominacin. Se est tratando de empaar el buen nombre del Promovente al hacer creer que no puede desarrollar una pgina web para el mercado asociado a Mxico. La intencin del Titular es desviar a los consumidores de manera equvoca. El Promovente no ha otorgado autorizacin alguna al Titular para utilizar Vitromart; no es distribuidor o titular de permiso alguno para utilizar las marcas VITRO o VITROMART.

Las marcas VITRO y VITROMART no son trminos descriptivos ni de uso comn. Son nicas, distintivas y originales. No es aceptable que el Titular haya elegido legtimamente el nombre de dominio a menos que tratara de crear o hacer suponer la existencia de una relacin o asociacin con la marca VITRO y VITROMART.

Los datos originales de la base de datos Whois de NIC Mxico sobre el titular incluan la siguiente informacin: Organizacin: Grupo Issa (grupo 2132) Domicilio: Len, Guanajuato, Mxico. Contacto administrativo, tcnico y de pago: ngel Rodrguez Issa (issais). Domicilio: Len, Guanajuato, Mxico. Recientemente los datos de la organizacin y de los contactos fueron modificados sealando a la organizacin ICG con domicilio en Londres, Reino Unido. No obstante, conservan los mismos NIC ID o claves de organizacin y contacto. No se ha realizado una transferencia de titulares sino que se han modificado los datos del mismo. Se ha mantenido al mismo contacto administrativo, tcnico y de pago ngel Rodrguez Issa quien seala el siguiente correo electrnico: angel@rodriguezissa.com. De acuerdo a la base de datos Whois de NETSOL.COM, el nombre de dominio <rodriguezissa.com>, claramente relacionado con el Titular del dominio <vitromart.com.mx>, seala como domicilio: Puerto Castilla #4385, Valle de las Brisas, Monterrey, N.L. 64780, Mxico. Dicho domicilio coincide casualmente con el domicilio principal del Promovente. Es claro que el Titular tena conocimiento de las marcas del Promovente, ya que ngel Ahmed Rodrguez Issa, el contacto administrativo, tcnico y de pago del nombre de dominio, fue empleado de Vitro Plano, S.A. de C.V., una subsidiaria del Promovente.

Estos hechos sugieren que el Titular ha tomado medidas para disimular su verdadera identidad, es decir su domicilio en Mxico y el conocimiento que tena del Promovente y sus proyectos. Adems, el telfono proporcionado en la base de datos Whois por el Titular no existe, no se han mencionado datos precisos sobre la denominacin o entidad de negocios de la organizacin ICG y del domicilio de la misma, de manera que tambin ha proporcionado informacin imprecisa o falsa.

El Titular ha registrado el nombre de dominio de mala fe, lo que se demuestra por la falta de uso del nombre de dominio, el hecho de que los datos originales de la organizacin y contactos tuvieran un domicilio en Mxico, que los datos actuales del contacto administrativo, tcnico y de pago remiten a un domicilio en Monterrey, Nuevo Len, Mxico en donde se encuentran las oficinas centrales o principales de Vitro, y que el contacto actual y anterior fuera empleado de una subsidiaria del Promovente, aunado a que la marca VITRO y VITROMART son notoriamente conocidas y famosas en Mxico, Reino Unido y en el extranjero.

B. Titular

El Titular no contest a las alegaciones de los Promoventes, y se le ha notificado su no-personacin.

 

6. Debate y conclusiones

Para que un Panel de expertos ordene la transferencia o cancelacin del registro de un nombre de dominio, es necesario que el promovente alegue y pruebe los siguientes extremos de la Poltica:

i. el nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. el titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Los Promoventes han registrado o solicitado el registro de las marcas VITRO y VITROMART antes de enero de 2004, fecha en que se registr el nombre de dominio. La fecha legal de la marca VITROMART es el 1 de Octubre de 2003, y la correspondiente a la marca VITRO, de propiedad de Vitro Global, el 18 de Junio de 1986. Por una parte, el nombre de dominio contiene al comienzo la denominacin “vitro”, y como terminacin la palabra “mart”, que significa “mercado”. Es decir que utiliza literalmente la marca ajena, y le agrega una expresin genrica que significa el mercado de los productos Vitro. Por ello este panel opina que el nombre de dominio es confundiblemente similar a la marca VITRO sobre la que uno de los Promoventes tiene derechos. Por otra parte, es obvio que el nombre de dominio <vitromart.com.mx> es idntico a la marca VITROMART, sobre la que otro de los Promoventes tiene derechos.

Por lo tanto el Panel considera probado el primer elemento de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

Los Promoventes alegan que el Titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto al nombre de dominio o relacionados con este o con las marcas de los Promoventes, que no cuenta en Mxico o en el Reino Unido con registros de marca o solicitudes en trmite en relacin con el nombre de dominio, ni con la denominacin Vitromart, que no hay evidencias de que el Titular haya utilizado el nombre de dominio <vitromart.com.mx> antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ni de preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios. Los Promoventes declaran asimismo que no han otorgado al Titular autorizacin o permiso para utilizar las marcas VITRO o VITROMART, y que el Titular no es distribuidor de productos Vitro o Vitromart.

El hecho que el contacto administrativo sea un ex empleado de una subsidiaria de los Promoventes no le confiere a la organizacin titular derechos o intereses legtimos sobre un nombre de dominio consistente en la marca del ex empleador del contacto, sin contar con autorizacin para el registro, y sin alegar ni probar uso honesto alguno (“fair use”) de dicha denominacin. Ver Savino Del Bene Inc. v. Graziano Innocenti Gennari, Caso OMPI No. D2000-1133, donde el panel opin que como regla, los ex empleados no tienen un derecho o inters legtimo para registrar a su propio nombre la marca de su ex empleador como nombre de dominio. Ver tambin Ruby’s Diner, Inc. v. Joseph W. Popow, Caso OMPI No. D2001-0868, donde se consider que un empleado o un ex empleado no es un licenciatario y por lo tanto no tiene autorizacin para usar sin permiso la marca de una compaa o una variacin confundiblemente similar de la misma, citando tambin los casos Arab Bank for Investment and Foreign Trade v. Sabah Mahmoud Akkou, Caso OMPI No. D2000-1399, y ESAT Digifone Limited v. Michael FitzgeraldTrading as TELCO-Resources, Caso OMPI No. D2000-0602.

Un promovente poco puede hacer ms que alegar que el titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. De otro modo se le requerira la prueba de hechos negativos. Es el titular quien est en mejor posicin para alegar y probar que est comprendido en alguna de las circunstancias de la Poltica, Artculo1.c. En este caso el Titular no ha efectuado presentacin alguna en el procedimiento, por lo que su inaccin confiere credibilidad a las bien fundadas alegaciones de los Promoventes. La falta de todo contenido en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa –ver seccin 4 supra – es un elemento adicional para inferir que el Titular no posee derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Ver Kellogg Company v. Luis lvarez, Caso OMPI No. DMX2001-0003.

El Panel concluye que el Titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Poltica requiere que el promovente pruebe que el nombre de dominio se registr de mala fe o, alternativamente, que se usa de mala fe.

El Sr.Rodrguez Issa fue empleado de una subsidiaria de los Promoventes, Vidrio Plano, S.A. de C.V. Por lo tanto, conoca o deba conocer perfectamente la marca y nombre comercial VITRO de los Promoventes. Por su conocimiento de los negocios de los Promoventes, muy probablemente tambin estaba al tanto de la existencia de cadena de distribucin y marca VITROMART, al momento de registrar el nombre de dominio. No es concebible, adems, que ese ex empleado ignorara que con su registro de dominio estara bloqueando a su ex empleador el acceso al registro (en su propio pas y bajo el dominio “.com.mx”) de la conocida marca VITROMART.

En opinin de este Panel el registro de la marca de su ex empleador por un ex empleado (a su propio nombre o al de otra persona real o supuesta) como nombre de dominio sin autorizacin de aqul, puede ser evidencia de mala fe. Registros desleales de este tipo han sido materia de casos como Irish Institute of Purchasing and Materials Management v. Association for Purchasing and Supply, Owen O’Neill, Caso OMPI No. D2001-0472, donde se determin que el demandado eligi registrar un nombre de dominio que l debe haber sabido que era probable que causara confusin, citando a Tourplan (e-Resolution Case DeC AF-0096) y ESAT Digifone Limited v. Michael Fitzgerald Trading as Telco-Resources, Caso OMPI No.D2000-0602.

Que el ex empleado de la subsidiaria de los Promoventes no aparezca directamente como “organizacin” solicitante, sino como contacto administrativo, tcnico y de pago no protege a la organizacin contra los efectos de un registro de dominio hecho con mala fe. Si la organizacin ICG no existe realmente, sera un nom de guerre del contacto o un mero artificio destinado a disimular un acto de mala fe. Si la entidad realmente existe, tampoco puede beneficiarse de un registro teido de mala fe por la accin del contacto.

De acuerdo a las Polticas Generales de Nombres de Dominio, Polticas de NIC Mxico que entraron en vigor el 1 de junio de 2004, “titulares del nombre de dominio” son el “contacto administrativo y contacto tcnico del nombre de dominio”, mientras que “organizacin” es la “[p]ersona fsica o moral que solicite el registro de un nombre de dominio.” Conforme a esas mismas Polticas Generales, “contacto administrativo” es el “[r]epresentante de la organizacin y responsable del uso del nombre de dominio”. Al contacto administrativo tambin se lo caracteriza como “usuario del nombre de dominio”. Por otra parte, conforme al Artculo 1 del Reglamento, “titular” es el “[e]l titular de un nombre de dominio y contra quien se ha presentado una solicitud de cancelacin del registro o transmisin de la titularidad de un nombre de dominio en .MX”. De esto se desprende que en las directrices que rigen los nombres de dominio .MX existe prcticamente identidad entre la organizacin que solicita el nombre de dominio y su representante, el contacto administrativo.

El Panel considera que es evidencia de mala fe proporcionar al momento del registro el nombre de una entidad inexistente o con una direccin inexistente, para intentar disimular que el verdadero mentor del registro del dominio, ex empleado de una subsidiaria de los Promoventes, vive o viva en el mismo pas y estado en que actan los Promoventes, y donde sus marcas VITROMART y VITRO son muy conocidas. Proveer informacin falsa o engaosa en relacin con el registro de un nombre de dominio es evidencia de mala fe. Ver Home Director, Inc. v. HomeDirector, Caso OMPI No.D2000-0111, (el uso de un nombre falso en relacin con el registro de un nombre de dominio es evidencia de mala fe), Quixtar Investments, Inc. v. Scott A.Smithberger and QUIXTAR-IBO Caso OMPI No.D2000-0138 (la informacin falsa en la solicitud de registro constituye mala fe).

Los Promoventes probaron adems que el Titular o el contacto Sr. Rodrguez Issa tomaron medidas para disimular su verdadera identidad, el domicilio del contacto en Mxico y el hecho de que el contacto conoca a los Promoventes y sus proyectos. En particular, el telfono proporcionado en la base de datos Whois para el Titular no existe, y se han omitido datos precisos sobre la denominacin o entidad de negocios de la organizacin ICG y el domicilio de la misma. Segn comprob este experto consultando en lnea el informe detallado del courier DHL, no se ha podido entregar a la organizacin ICG la documentacin en papel que envi el Centro a la direccin de Londres indicada al registrarse el dominio. De tal manera es evidente que dicha organizacin o el contacto administrativo han proporcionado informacin de contacto imprecisa o falsa. Ver Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, donde se consider un elemento indicativo de mala fe que el Demandado describiera el nombre de un negocio no registrado o entidad de negocios no identificada.

Por todo lo expuesto, el Panel considera que el nombre de dominio fue registrado de mala fe. No es necesario examinar la cuestin del uso del nombre de dominio.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artculo 1 de la Poltica y los Artculos19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <vitromart.com.mx> sea transferido al Promovente Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V.


Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 26 de diciembre de 2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dmx2005-0006.html

 

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