El nombre de dominio <hotwheels.com.mx> fue registrado el 29 de septiembre de 2005.

El nombre de dominio <fisher-price.com.mx> fue registrado el 4 de abril de 2005.

El nombre de dominio <fisherprice.com.mx> fue registrado el 29 de septiembre de2005.

El nombre de dominio <myscene.com.mx> fue registrado el 29 de septiembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Identidad o Semejanza en Grado de Confusiуn, Artнculo 1a)i de la Polнtica

La Promovente argumenta lo siguiente:

La Promovente es una empresa mundialmente reconocida como lнder en el campo de la producciуn de juguetes. Entre sus mбs reconocidas marcas, se cuentan HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE, que son marcas registradas en diversos paнses del mundo.

Al comparar los nombres dominios en disputa con las marcas de la Promovente, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

a) que el sistema de registro nombres de dominio no permite el uso de espacios en nombres de dominio;

b) que el sufijo “.com.mx” necesariamente forma parte de todos los nombres de dominios de cуdigo de paнs (ccTLD) mexicanos; y

c) que el sistema de registro nombres de dominio no permite el uso de letras mayъsculas. Por lo tanto, los elementos y situaciones citados no pueden ser valorados como caracterнsticas que diferencian al nombre de dominio de las marcas registradas (y cita Informaciones Canarias S.A. (infocarsa) v. Josй Бngel Ramos Sбnchez, Caso OMPI No. D2001-0780)

Por tanto, es evidente que las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE registradas a nombre de Mattel, Inc. son idйnticas a los nombres de dominio <hotwheels.com.mx>, <fisher-price.com.mx>, <fisherprice.com.mx> y <myscene.com.mx>, toda vez que estбn incluidas en su totalidad dentro de los mismos (y cita Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

Respecto de las marcas de la Promovente que incluyen un diseсo, debido a la naturaleza de los nombres de dominio, es imposible hacer una comparaciуn con relaciуn al diseсo que compone a una marca (citando Turisme de Catalunya. v. Lucas Mas Brothers, Caso OMPI No. D2001-0390).

Ausencia de Derechos o Intereses Legнtimos de la Titular Respecto del Nombre de Dominio, Artнculo 1a)ii de la Polнtica

La Promovente presentу los siguientes argumentos:

La Titular no tiene derecho o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio controvertidos, ya que no cuenta con registros para dichas marcas. Resulta imposible que la Titular pudiera haber registrado las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE en Mйxico porque los registros de la Promovente se lo hubieran impedido.

La Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilizaciуn de los nombres de dominio en disputa o un nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, la Titular carece de contenido propio y ha estacionado dichos nombres de dominio en un sitio web de parking conocido como <sedo.com>.

En este punto, cabe resaltar la naturaleza del sitio web de parking <sedo.com> que proporciona el contenido al que accede el trбfico de los nombres de dominios y a la vez se encarga de negociar la venta de los nombres de dominio.

El servicio de “parking” de nombres de dominios ofrecido por <sedo.com> es gratuito y consiste en:

a) mostrar a travйs del nombre de dominio publicidad orientada al “pъblico potencial” del mismo;

b) pagar dinero al titular del nombre de dominio sobre la publicidad mostrada en su pбgina;

c) “el parking permite ganar dinero con el trбfico de sus nombres de dominio inmediatamente y sin ningъn esfuerzo” (y exhibe impresiones <sedo.com>, en donde la Promovente resalta lo siguiente:

a) El servicio de parking es gratuito; razуn por la cual la Titular no ha realizado inversiуn alguna con relaciуn a los nombres de dominio, fuera de los gastos de registro;

b) Los nombres de dominio son ofrecidos en venta a travйs de un hipervнnculo con el sitio de <sedo.com>, mismo que al ser ingresado para comprar los nombres de dominio ofrece estadнsticas sobre el grado de popularidad de los nombres de dominios;

c) Ademбs de las estadнsticas mencionadas en el punto anterior, de la visita al sitio <sedo.com> se desprende que los nombres de dominios <hotwheels.com.mx>, <fisher-price.com.mx>, <fisherprice.com.mx> y <myscene.com.mx> carecen de contenido. Por lo tanto, es difнcil pensar que la Titular pudiera contar con algъn interйs legitimo sobre las marcas registradas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE propiedad de la Promovente.

d) Los contenidos proporcionados por <sedo.com> para el trбfico de los nombres de dominio en disputa incluyen hypervнnculos a pбginas de diversas empresas vendedoras de juguetes que son competidoras de la Promovente.

La Titular no es conocida corrientemente por los nombres de dominio controvertidos. El propio contenido proporcionado por el sitio <sedo.com> “orientado al pъblico potencial del nombre de dominio” (como la Titular misma lo define), relaciona los nombres de dominio en disputa con los siguientes rubros:

<hotwheels.com.mx>    -  Autos de juguete;

<fisher-price.com.mx>   -  Juguetes;

<fisherprice.com.mx>    -  Juguetes;

<myscene.com.mx>      -  Barbie

La Titular no hace un uso legнtimo ni leal de los nombres de dominio controvertidos, sino que los ofrece en venta.

Como resultado del contrato de la Titular con <sedo.com>, el trбfico desviado por los nombres de dominio en disputa accede a una serie de anuncios, siendo que la Titular percibe remuneraciones econуmicas por la publicidad que <sedo.com> exhibe en sus pбginas. De esta manera, la Titular no solo estб lucrando con el registro de las marcas de la Promovente en los nombres de dominio, sino que estб desprestigiбndolas, toda vez que los productos de la Promovente se dirigen al pъblico infantil y ciertos contenidos publicitarios incluidos en dichas pбginas son de tipo pornogrбfico y no apto para menores.

Registro o Uso de Mala Fe, Artнculo 1a)iii de la Polнtica

La Promovente ha presentado los argumentos seсalados a continuaciуn:

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados fundamentalmente con el fin de comercializarlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el o los nombres de dominio. En las propias pбginas accedidas a travйs de dichos nombres de dominio, estos son ofrecidos en venta.

El sistema de parking <sedo.com> contratado por la Titular se encarga de “evaluar” y “vender” los nombres de dominio, un valor aсadido la cantidad de trбfico que pueden atraer por la inclusiуn de marcas conocidas como lo son HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE.

El contenido proporcionado por <sedo.com> para los nombres de dominios <hotwheels.com.mx>, <fisher-price.com.mx>, <fisherprice.com.mx> y <myscene.com.mx>, incluye hipervнnculos que llevan al usuario a pбginas operadas por competidores directos de la Promovente (y cita Lilly ICOS LLC v. East Coast Webs, Sean Lowery, Caso OMPI No. D2004-1101).

Existen otros casos resueltos por el Centro, en los cuales los demandados tenнan contratado el sistema de parking <sedo.com> en circunstancias similares a las presentadas en el presente caso. La Promovente cita los siguientes casos: Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice, Caso OMPI No. D2005-0736, Sociйtй Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Sociйtй des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers а Monaco v. BestCreative, Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339.

Es difнcil suponer mera coincidencia el hecho que la Titular hubiera registrado cuatro nombres de dominio que incluyen cuatro marcas registradas de la Promovente y que son conocidas mundialmente. Por tanto, los nombres de dominio fueron registrados con la finalidad de impedir que el titular de las marcas registradas pudiera reflejarlas en los nombres de dominio ccTLD .MX correspondientes.

Al utilizar los nombres de dominio controvertidos, la Titular intenta de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet al sitio de parking <sedo.com>, creando la posibilidad de que exista confusiуn con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web del titular o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del titular o en su sitio en lнnea.

Los parбmetros de valuaciуn de nombres de dominio que utiliza <sedo.com> se basan en la cantidad de trбfico que atrae cada nombre de dominio y en este caso, el trбfico es atraнdo por las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE. Entonces, el acto de registrar unos nombres de dominio para despuйs lucrar con ellos cuando su valor depende del prestigio de una marca propiedad de un tercero no puede mбs que ser considerado como un acto de registro y uso de mala fe de los nombres de dominio.

El contenido proporcionado por <sedo.com> para el pъblico de los nombres de dominio controvertidos se refiere precisamente a temas relacionados con los productos identificados por la Promovente. Con las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE, a saber, autos de juguete, juguetes en general y muсecas Barbie. Ello demuestra que los productos que comercializa la Promovente son internacionalmente conocidos y relacionados con las marcas incluidas en los nombres de dominios en disputa.

La Titular tambiйn percibe ganancias por la publicidad que <sedo.com> exhibe en las pбginas de los nombres de dominio en disputa, estableciйndose que el trбfico en dichas pбginas se deriva de la asociaciуn del pъblico con los productos de la Promovente.

B. Titular

El titular no contestу a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestaciуn vбlido a la Solicitud en tйrminos del Artнculo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Polнtica, el Promovente deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artнculo 1a)):

i. el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

<hotwheels.com.mx>. Este nombre de dominio es idйntico a la marca HOT WHEELS de la Promovente. Siguiendo las decisiones de otros Paneles respecto a que la eliminaciуn de espacios no es obstбculo para que se considere al nombre de dominio en disputa idйntico a la marca que йste reproduce, este Panel ha encontrado que la eliminaciуn de dicho espacio entre las palabras Hot y Wheels en la cadena de caracteres que constituye el mencionado nombre de dominio (en donde es tecnolуgicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el anбlisis de identidad o semejanza en grado de confusiуn. Por otro lado, la adiciуn en el citado nombre de dominio en disputa del cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs: ccTLD) .mx, y el nivel secundario (por sus siglas en inglйs gTLD) .com, inmediatamente despuйs del ccTLD .mx, leyйndolo de derecha a izquierda, carecen de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio <hotwheels.com.mx> de las marcas HOT WHEELS, debido a que dichos ccTLD y SLD no cumplen la funciуn de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios.(Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

<fisher-price.com.mx>. Este nombre de dominio es idйntico a la marca FISHER-PRICE de la Promovente. La adiciуn del ccTLD .mx y del gTLD.com son irrelevantes jurнdicamente (ver punto 6.A.I., supra).

<fisherprice.com.mx>. Este nombre de dominio es idйntico a la marca registrada No. 855922 FISHER PRICE y semejante en grado de confusiуn a las marcas FISHER-PRICE de la Promovente (la ъnica diferencia con estas ъltimas es la eliminaciуn de un guiуn). La eliminaciуn del espacio entre las palabras FISHER y PRICE de la citada marca registrada No. 855922 FISHER PRICE, asн como la adiciуn del ccTLD .mx y del SLD .com son irrelevantes jurнdicamente (ver punto 6.A., supra).

<myscene.com.mx>. Este nombre de dominio es idйntico a la marca registrada No. 770007 MY SCENE de la Promovente. La eliminaciуn del espacio entre las palabras MY y SCENE, asн como la adiciуn del ccTLD .mx y del gTLD .com son irrelevantes jurнdicamente (ver punto 6.A., supra).

En virtud de lo anterior, la Promovente ha cumplido con el primer requisito de la Polнtica

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el Artнculo 1c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos; o

iii) se hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos en cuestiуn con бnimo de lucro.

La Titular no ha presentado su escrito de contestaciуn conforme a la Polнtica y al Reglamento, motivo por el cual dicha Titular no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interйs legнtimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, en tйrminos del Artнculo 1c) de la Polнtica.

De conformidad con las pruebas presentadas por la Promovente, la Titular no ha usado los nombres de dominio en disputa en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente argumenta que lo que la Titular ha ofertado son los propios nombres de dominio en venta, a travйs del sitio <sedo.com>, con бnimo de lucro. La Titular no ha desvirtuado esta acusaciуn.

La Titular no ha probado ser conocida comъnmente bajo las marcas HOT WHEELS, FISHER-PRICE, FISHER PRICE y MY SCENE de la Promovente.

Asimismo, la Titular no ha probado realizar un uso legнtimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. La Promovente ha presentado pruebas que sugieren que al estacionar la Titular los nombres de dominio en disputa en el servicio de <sedo.com>, los consumidores se desvнan a pбginas de diversas empresas, entre ellas empresas vendedoras de juguetes que son competidoras de la Promovente.

Con base en lo anterior, el Panel concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha cumplido con el segundo requisito de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Artнculo 1b) de la Polнtica, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirбn la prueba del registro o utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio:

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en lнnea.

Cabe mencionar que esta Polнtica, es decir de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, seсala que la mala fe puede encontrarse en el registro у uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

Como se ha analizado anteriormente (ver punto 6.B, supra), la Promovente ha argumentado que la Titular, a travйs de <sedo.com>, ha puesto en venta los nombres de dominio controvertidos. Dichos nombres de dominio incorporan en su totalidad las marcas de la Promovente, las cuales han sido ampliamente publicitadas a nivel mundial y gozan de un reconocido prestigio. La Titular no ha explicado por quй ha registrado cuatro nombres de dominio que incorporan en su totalidad cuatro marcas ampliamente publicitadas del mismo comercializador de juguetes.

Ello aunado al hecho de que la Titular ha elegido estacionar sus nombres de dominio en el sitio <sedo.com>, sitio donde segъn lo actuado en el expediente, se valъan y venden nombres de dominio, lleva a este Panel a concluir que los cuatro nombres de dominio registrados por la Titular, que incorporan marcas mundialmente conocidas de la Promovente, han sido registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con los nombres de dominio. El acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Polнtica, sin embargo, por la importancia del caso, procederemos a analizar otro factor relevante.

Por otro lado, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por la Titular, relativas al uso de hipervнnculos para desviar trбfico, a travйs de <sedo.com>, a partir de los nombres de dominio controvertidos, hacia sitios Web de terceros, incluyйndose de empresas competidoras de la Promovente. El hecho de que exista publicidad en pбginas del sitio <sedo.com>, en donde se hace referencia a los nombres de dominio de la Promovente, y el hecho de que en dicho sitio se evalъan y venden nombres de dominio, permite concluir por analogнa que la desviaciуn de trбfico que versa sobre los nombres de dominio controvertidos, se hace con бnimo de lucro.

Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 1.G de la Polнtica y los Artнculos 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena los nombres de dominio <fisher-price.com.mx> <fisherprice.com.mx> <hotwheels.com.mx> <myscene.com.mx> sean transferidos al Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Ъnico

Fecha: 6 de marzo de 2006

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dmx2005-0009.html

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