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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Troc Iberia, S.A. v. David Milian

Caso No. D2006-0279

 

1. Las Partes

La Demandante es Troc Iberia, S.A. Barcelona, Espaсa, representada por AGM Abogados, Espaсa.

El Demandado es David Milian, Barcelona, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <trocmil.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2006. El 7 de marzo de 2006 el Centro enviу a eNom vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 8 de marzo de 2006 eNom enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta proporcionando los datos del titular del nombre de dominio, e igualmente los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, por cuanto quien en un principio se consignaba como Demandado no era la persona que constaba como titular del dominio, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 27 de marzo de 2006, con los datos correctos del Demandado. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 20 de abril de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 25 de abril de 2006. No obstante, debe destacarse que, antes de ser emplazado para contestar la demanda, el 24 de marzo de 2006 el Demandado remitiу un correo electrуnico al Centro seсalando que la reclamaciуn se consideraba injustificada, por una serie de razones.

El Centro nombrу a Luis Larramendi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 8 de mayo de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

- El nombre de dominio <trocmil.com> fue registrado el 22 de abril de 2005.

- El sitio web “www.trocmil.com” hace referencia, segъn la propia explicaciуn contenida en la propia pбgina, a “la primer tienda [sic] en Barcelona de depуsito-compra-venta de artнculos usados”.

- La marca internacional 649046 TROC INTERNATIONAL (mixta) invocada por la Demandante data de 1995, es titularidad de TROC DE L’ОLE y extiende sus efectos a Suiza en relaciуn con productos y servicios de las clases 9, 11, 20, 21, 39 y 42. TROC DE L’ОLE es tambiйn titular de la marca internacional 726038 TROC INTERNATIONAL (mixta), segъn se acredita en los anexos al escrito de demanda, y esta marca internacional, que data de 1999, extiende sus efectos a varios paнses, entre ellos Espaсa, en relaciуn con servicios de las clases 35, 38, 39, 41 y 42.

- “TROC” tanto en lengua catalana como en lengua francesa significa “trueque” o “cambio”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante, Troc Iberica, S.A., invoca ser filial en Espaсa y Master franquicia de la sociedad francesa Troc de l’Оle, a cuyos efectos aporta copia del contrato suscrito entra ambas compaснas.

- El nombre de dominio resulta confundible con las marcas internacionales antes mencionadas TROC INTERNATIONAL (mixta), propiedad de Troc de l’Оle.

- La Demandante viene tambiйn utilizando desde su constituciуn en 1998 el distintivo Troc International, y la propia denominaciуn TROC IBERIA, S.A.

- El Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, carece de cualquier registro de marca y no habнa operado bajo dicha denominaciуn antes de registrar el dominio.

- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe por el Demandado, pues se dedica a la misma actividad que la Demandante y su ъnica finalidad es beneficiarse del prestigio, imagen y buen nombre de йsta.

Como consecuencia de todo ello, se solicita que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido al demandante o, en su defecto, sea cancelado.

B. Demandado

Segъn se ha seсalado, el Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante mediante la presentaciуn de un escrito de contestaciуn a la Demanda presentado de conformidad con lo establecido en el Reglamento, razуn por la cual el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la demanda.

Segъn se ha apuntado, antes de haberle emplazado para contestar a la demanda el Centro recibiу del Demandado un correo electrуnico con fecha 24 de marzo de 2006, rebatiendo someramente las pretensiones del demandante.

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestiуn preliminar: sobre la admisibilidad del correo electrуnico recibido del Demandado.

Es de seсalar que el correo electrуnico enviado al Centro por el Demandado es de fecha 24 de marzo de 2006, anterior por tanto a la comunicaciуn por la que el Centro trasladу formalmente la demanda al Demandado, emplazбndole para dar formalmente contestaciуn a la misma dentro del plazo que expiraba el 20 de abril de 2006. Pese a ello, segъn se ha seсalado el Demandado no presentу el escrito de contestaciуn a la demanda, en el que podrнa haber expuesto sus alegaciones en tiempo y forma.

En estas circunstancias, el Experto considera que no puede tener en cuenta el contenido del mencionado correo electrуnico de 24 de marzo de 2006, pues dicha comunicaciуn carece por completo de las formalidades y garantнas que para el escrito de contestaciуn a la demanda se establecen en el Reglamento.

En efecto, tal y como se seсalaba en el Caso OMPI D 2001-0654,

Rule 5(b)(viii) requires that the Response conclude with the following statement, followed by the signature of the Respondent or its authorized representative: “Respondent certifies that the information contained in this Response is to the best of Respondent’s knowledge complete and accurate, that this Response is not being presented for any improper purpose, such as to harass, and that the assertions in this Response are warranted under these Rules and under applicable law, as it now exists or as it may be extended by a good-faith and reasonable argument.” The Respondent’s document lacked both the required certification and any signature by Respondent or his counsel. These deficiencies, which cannot be waived by the Panel, Talk City, Inc. v. Robertson, WIPO Case No. D2000-0009 (February 29, 2000) (stating that lack of certification renders an answer insufficient), preclude the Panel’s acceptance of any factual assertions set forth in the Response.

Como se ha seсalado, en el presente caso, con posterioridad a que el Demandado enviara su correo electrуnico al Centro, йste le emplazo para que contestara a la demanda, dбndole traslado formalmente de la misma, por lo que sin ninguna duda el Demandado tuvo la oportunidad de exponer sus alegaciones de forma absolutamente justa y equitativa de acuerdo con el procedimiento reglamentario, sin que pueda plantearse duda alguna sobre una posible indefensiуn.

En cualquier caso, es de reseсar que las alegaciones que se contenнan en el correo electrуnico del Demandado no hubieran influido en el sentido de la presente Decisiуn.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el apartado 4.a de la Polнtica Uniforme.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme, se exige que el nombre de dominio resulte idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca “sobre la que el Demandante tiene derechos”. Por lo tanto, en el presente caso habrб de determinarse en primer lugar si la Demandante, Troc Iberia, S.A., estб legitimada para invocar las marcas mencionadas, titularidad de Troc de l’Оle.

La Demandante ha invocado la existencia de un contrato de Master-Franquicia exclusivo para Espaсa otorgado en su favor por Troc de l’Оle, titular de las marcas, aportando copia de dicho contrato, en virtud del cual se otorga una licencia para el uso en Espaсa de los distintivos.

Si bien en diversos casos OMPI, entre ellos en las Decisiones dictadas en Sociйtй Centrale de Crйdit Maritime Mutuel contre Simon Mangold, Caso OMPI No. D2004-0796 у Telcel, C.A. v. jerm and Jhonattan Ramнrez, Caso OMPI No. D2002-0309, se ha reconocido expresamente que el contrato de licencia sн constituye una base idуnea para acreditar la existencia de derechos sobre la marca, , serб necesario atender en concreto a lo que al respecto se establezca en el correspondiente documento de licencia, como se recordу igualmente en la Decisiуn Pernod Ricard v. Pernod Records, del Caso OMPI No. D2001-1475:

The Panel does not intend to suggest that a trademark licensee may not have the right to initiate a claim under the Policy. It need not address the issue in the abstract. In this proceeding, Complainant has failed to establish rights in the subject trademark because its contract with the licensor expressly denies it the relevant rights. Having failed to meet its burden of proof on the first element of Paragraph 4(a) of the Policy, the Panel sees no reason to proceed any further with additional facts or arguments presented in this matter and therefore rejects Complainant’s request to transfer the disputed domain name to it, or to cancel the disputed domain name.

En el presente caso, es cierto, segъn alega la Demandante, que la clбusula IV, apartados 1, 2 y 3 del contrato de Master-Franquicia le legitiman para hacer uso de la marca. Sin embargo, en el apartado 4 de la misma clбusula, expresamente se establece que “Le Franchiseur dйcidera de l’opportunitй d’engager des poursuites contre les tiers, а ses frais”. Desde este punto de vista, parece claro que el contrato invocado por la Demandante no le legitima para incoar el presente procedimiento, que en todo caso podrнa haber sido iniciado por Troc de l’Оle.

Por lo demбs, en cualquier caso la Demandante no podrнa invocar con base en este contrato de licencia para Espaсa la marca internacional 649046, pues йsta no extiende sus efectos a Espaсa.

Por lo que respecta a los posibles derechos no registrados de la Demandante como usuaria del distintivo TROC INTERNATIONAL y de su propia razуn social Troc Iberia, S.A., la Demandante no ha acreditado en absoluto que dicho uso haya sido realizado con el grado de notoriedad y difusiуn suficiente como para considerarlo relevante a efectos de poder constituir un derecho de marca.

Por ъltimo, y en cuanto a la comparaciуn de las denominaciones en pugna, este Experto considera que no puede mantenerse que las denominaciones “TROC INTERNATIONAL” y “TROCMIL” resulten confundibles, mбxime teniendo en cuenta que en lengua catalana el vocablo TROC significa “trueque” o “cambio”, por lo que se trata de un elemento descriptivo en relaciуn con la actividad desarrollada por el Demandado.

En consecuencia, no concurre la primera de las circunstancias necesarias para que la Demanda pudiera ser estimada.

B. Derechos o intereses legнtimos

En consecuencia, puesto que no concurre la primera de las tres circunstancias necesarias y pese a que este Panel considera que el demandante no ha logrado aportar ningъn tipo de indicio del que pudiera presumirse que la demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio no es necesario concluir sobre esta cuestiуn.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En consecuencia, puesto que no concurre la primera de las tres circunstancias necesarias y pese a que este Panel considera que no ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en la actuaciуn del demandado no es necesario concluir sobre esta cuestiуn tampoco.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

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Luis Larramendi
Experto Ъnico

Fecha: 22 de mayo de 2006