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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Promotora San Ignacio v. Rodrigo Montilla

Caso No. D2006-0548

 

1. Las Partes

La Demandante es Promotora San Ignacio, representada por D’empaire Reyna Bermdez Abogados, Venezuela, con domicilio en Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.

El Demandado es Rodrigo Montilla, representado por Luis Alejandro Henrquez, Venezuela, con domicilio en Guatire, Estado de Miranda, Venezuela.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es NameSecure, L.L.C. (“NameSecure”).

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 30 de abril de 2006. El 1 de mayo de 2006, el Centro envi a NameSecure va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 5 de mayo de 2006, NameSecure envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y tcnico. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17demayo de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 6 de junio de 2006. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de junio de 2006.

El Centro nombr a Roberto Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 15 de junio de 2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con arreglo al prrafo 11 del Reglamento, el Panel confirma que el idioma del procedimiento es el espaol ya que as lo han acordado las partes, al haber aceptado la Demandante mediante email del 24 de mayo de 2006 al Centro un pedido del Demandado. En el presente caso el Panel decide que no es necesario que la Demandante traduzca la Demanda del ingls al espaol.

 

4. Antecedentes de Hecho

Segn las copias presentadas de certificados no cuestionados por el Demandado, la Demandante Promotora San Ignacio, C.A. es titular de los siguientes registros de marcas y nombres comerciales otorgados por el SAPI (Servicio Autnomo de la Propiedad Intelectual) de Venezuela:

MARCA/NOMBRE COMERCIAL Y TIPO

Fecha y Nro. de solicitud

CLASE Y PRODUCTOS O SERVICIOS PROTEGIDOS

STATUS, Nro. y fecha de registro

VISTA PLACE (NOMBRE COMERCIAL MIXTO) La solicitud muestra un logo en el que se aprecia las palabras VISTA PLACE en tipo grande y en un tipo ms pequeo la palabra BUENAVENTURA

2000-011096 (solicitado 22-6-2000)

Nombre comercial: Un establecimiento que se dedica a Inmuebles, construccin, promocin, administracin, mantenimiento, consultora, desarrollo de centros comerciales.

Registrado N044081 el 11-11-2003

BUENAVENTURA (MARCA DENOMINATIVA)

2004-005796 (solicitada el 23-4-2004)

Clase 39: Transporte, embalaje, almacenaje, organizacin de viajes.

Registrada S027353 el 15-4-2005

BUENAVENTURA (MARCA DENOMINATIVA)

2004-005797 (solicitada el 23-4-2004)

Clase 35: Publicidad, administracin comercial y de negocios, trabajos de oficina.

Registrada S027354 el 15-4-2005

BUENAVENTURA VISTA PLACE (NOMBRE COMERCIAL DENOMINATIVO)

2000-000963 (solicitado el 24-1-2000)

Nombre comercial: Un establecimiento que se dedica a inmuebles, construccin, promocin, administracin, mantenimiento, consultora, desarrollo de centros comerciales.

Registrado N041511 el 22-11-2000

VISTA PLACE (MARCA MIXTA) La solicitud muestra un logo en el que se aprecia las palabras VISTA PLACE en tipo grande y en un tipo ms pequeo la palabra BUENAVENTURA

2000-011094 (solicitada el 22-6-2000)

Clase 16: Publicaciones.

Registrada P232077 el 1-6-2001

VISTA PLACE (MARCA MIXTA)

2000-011095 (solicitada el 22-6-2000)

Clase 25: Vestidos, calzado y sombrerera.

Registrada P232078 el 1-6-2001

Con fecha 8 de junio de 2004 Rodrigo Montilla, con direccin en Centro Comercial Buenaventura, Guatire, Estado de Miranda, Venezuela, registr el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho de la Demandante son las siguientes:

- Las marcas BUENAVENTURA tales como BUENAVENTURA VISTA PLACE SHOPPING CENTER pertenecen al grupo de shopping centers que contribuy al xito de Promotora San Ignacio, compaa especializada en la construccin de shopping centers y administracin de inmuebles. Los malls BUENAVENTURA y BUENAVENTURA VISTA PLACE estn ubicados en la ciudad de Guatire, Estado de Miranda. Ambos contienen restaurantes, bancos, teatros, oficinas de profesionales, estaciones de servicio, etc.

- El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es confundiblemente similar a las marcas BUENAVENTURA de la Demandante, ya que ni la extensin “.com”, ni las letras “cc” -que significan “centro comercial”- alcanzan a distinguir el nombre de dominio de la marca.

- El Demandado no hace un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios desde que ambas partes de esta disputa pertenecen a la misma rea geogrfica. Con relacin al prrafo 4.c.ii. de la Poltica, es legalmente imposible que el Demandado pueda obtener el registro de la marca BUENAVENTURA ante la oficina venezolana de marcas. Con relacin al prrafo 4.b.iii., el Demandado est incurriendo en competencia ilegtima y desleal, al tratar de desviar a consumidores con el fin de confundir, y de daar el renombre de las marcas de la Demandante con un objetivo claramente de lucro.

- Es evidente que el Demandado tena mala fe al momento del registro del nombre de dominio, ya que tena conocimiento del derecho de la Demandante sobre la marca; sac ventaja de ello apropindose indebidamente del trmino “buenaventura”con el propsito de impedirle su acceso a la red. Al momento del registro del nombre de dominio, las marcas BUENAVENTURA haban adquirido prestigio y notoriedad, por el grado de conocimiento que tenan. Ese tipo de marcas goza de un elevado estndar de proteccin, como lo demuestra su regulacin en el ttulo XIII de la decisin486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Art. 6 bis del Convenio de Pars, del que Venezuela es parte. La conducta del Demandado al usar los principales elementos de las marcas del Demandante permite inferir que el Demandado tuvo el propsito de perturbar la actividad comercial de dichas marcas, y de atraer a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de confusin en cuanto a su origen. Tal perturbacin consiste en el dao causado a la reputacin y prestigio de las marcas, las prdidas econmicas derivadas de los productos y servicios que no podr vender la Demandante como consecuencia de la violacin de su derecho de exclusividad, y la prdida de poder distintivo de Promotora San Ignacio, C.A.

- En cuanto al posible uso de mala fe, la Demandante remite a la decisin D2000-0239, segn la cual “quien registra un nombre de dominio de mala fe, lo usar de mala fe, porque la mala fe estar unida al conocimiento existente al momento del registro, de estar daando, sin causa legtima, los derechos de un tercero”.

B. Demandado

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho del Demandado son las siguientes:

- El Demandado Rodrigo Montilla es el administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura (“CC Buenaventura”), y fue autorizado por la Junta de Propietarios y de Condominio para representarlos, contratar y velar por los intereses de los copropietarios del referido Centro Comercial. El 15 de septiembre de 2004, el seor Montilla, en su carcter de Administrador del CCBuenaventura, suscribi un contrato con la empresa Inversiones Jaca Media, C.A., para que esta ltima registrara el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> y desarrollara la pgina Web del CC Buenaventura que respondera a dicha direccin. Del referido contrato se desprende que el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es propiedad del Centro Comercial Buenaventura. Esto ltimo tambin se desprende de la Declaracin Jurada del Sr.Montilla ante Notario Pblico.

- El Centro Comercial Buenaventura fue construido y vendido en Propiedad Horizontal por la empresa Promotora Buenaventura, C.A., tal como se desprende del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Ver anexo “D”) y no por la Demandante, la empresa Promotora San Ignacio, C.A. El Centro Comercial Buenaventura es conocido en el mercado nacional desde hace ms de 10 aos bajo dicha denominacin. Desde 2005 ha venido utilizando de forma pacfica e ininterrumpida el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> donde se encuentra hospedada la pgina Web del CC Buenaventura.

- Del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Anexo “D”), se desprende que la referida denominacin le fue atribuida al inmueble donde opera el referido Centro Comercial por la empresa constructora Promotora Buenaventura, C.A., en el ao 1996, es decir que desde hace ms de 10 aos el referido Centro Comercial es conocido, publicitado y denominado como Centro Comercial Buenaventura y CC Buenaventura.

- El Demandado niega que la marca BUENAVENTURA sea notoria, y que el Demandante haya cumplido con lo exigido por el artculo222 de la decisin 486 de la Comunidad Andina para acreditar tal carcter de notoriedad. El nombre comercial Centro Comercial Buenaventura del Demandado y el nombre comercial Buenaventura Vista Place, fundamento de la demanda, han venido coexistiendo pacficamente en el mercado desde hace muchos aos, sin que a la fecha se haya producido confusin en el mercado.

- El seor Montilla, actuando en representacin del Condominio del Centro Comercial Buenaventura, solicit ante el Servicio Autnomo de la Propiedad Industrial SAPI, las siguientes marcas:

Marca

Clase

Inscripcin No.

Status

Centro Comercial Buenaventura y Diseo

41

20536/05

Publicada como solicitada en el Boletn 476 de fecha 19/12/2005.

Centro Comercial Buenaventura y Diseo

43

20535/05

Publicada como solicitada en el Boletn 476 de fecha 19/12/2005

Centro Comercial Buenaventura y Diseo

35

20537/05

Publicada como solicitada en el Boletn 476 de fecha 19/12/2005

Centro Comercial Buenaventura

16

20538/05

Publicada como solicitada en el Boletn 476 de fecha 19/12/2005

- Dichas solicitudes de registro fueron publicadas en el Boletn de la Propiedad Industrial 476 de fecha 19 de diciembre de 2005 y no fueron objetadas por ningn tercero dentro del plazo de 30 das establecido en el artculo146 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. En consecuencia, las mismas pasarn a examen de fondo, tiempo en el cual el registrador decidir acerca de su concesin o negativa.

 

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> contiene ntegramente la palabra BUENAVENTURA que, como se ha visto en la seccin 4 supra, es una marca denominativa registrada el 15 de abril de 2005 a nombre de la Demandante, y que protege servicios de transporte y almacenaje de la clase 39, y de publicidad y otros servicios comerciales de la clase 35. Los derechos de la Demandante Promotora San Ignacio sobre las marcas denominativas BUENAVENTURA datan del 23de abril de 2004, fecha de solicitud de las marcas, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 8 de junio de2004. Considerando que el nombre de dominio contiene en forma completa la marca BUENAVENTURA, la adicin de las letras “cc” al comienzo del nombre de dominio y el agregado del gTLD “.com” no alcanzan para distinguirlo de las marcas BUENAVENTURA de la Demandante de un modo que impida la confusin con la marca de la Demandante.

Por consiguiente, la Demandante ha probado el primer elemento de la Poltica,

B. Derechos o intereses legtimos

Mediante el Documento de Condominio y Reglamento Interno del Centro Comercial Buenaventura, el Demandado prob que desde aproximadamente 1996 existe en Guatire, Distrito Zamora del Estado Miranda, Venezuela, un desarrollo inmobiliario y centro comercial con la denominacin Centro Comercial Buenaventura. El Demandado seor Montilla tambin prob con actas de Asamblea de copropietarios que l se desempea como administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura, y que la asamblea de los condminos del mismo le encarg registrar el nombre de dominio aqu en disputa, que coincide con su denominacin, ya que “CC” es la abreviatura de “Centro Comercial”. De tal modo, el Panel tiene por probado que el Centro Comercial ha registrado –a travs de su administrador seor Montilla- el nombre que utiliza en su giro comercial como nombre de dominio. Adems, tal Centro Comercial funciona desde 1996 con esa denominacin, con lo cual el uso del nombre es anterior a la solicitud de registro por la Demandante de las marcas BUENAVENTURA.

Conforme al prrafo 4.c.ii.) de la Poltica, un demandado puede demostrar que tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio si prueba que l (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. Con los documentos agregados como anexos a la contestacin de demanda, el Demandado prob que la entidad que administra es conocida corrientemente por el nombre de dominio desde aproximadamente 1996. Adems, aunque ello no sea un requisito del prrafo 4.c.ii., segn datos precisos proporcionados por el Demandado, este present las solicitudes de marca CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA (Y DISEO) ante la oficina venezolana de marcas durante el ao 2005, declarando que esas solicitudes han sido publicadas, sin recibir oposicin durante el perodo de 30 das fijado al efecto. Ver punto 5 B supra.

De esto se infiere que la Demandante no ha conseguido probar el segundo elemento de la Poltica, lo que sella el destino de la demanda.

Debe destacarse que la Poltica de ICANN no proporciona un procedimiento para establecer quin tiene mejor derecho a registrar y usar un nombre de dominio; simplemente determina que si un demandado tiene algn derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio, entonces corresponde rechazar la demanda. Ver Empresa Municipal Promocin Madrid vs. Planners Planners, Caso OMPI No.D2002-1112. (“La “Poltica Uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio” tiene como aspiracin nicamente la de resolver una parte pequea de los conflictos que puedan plantearse. Concretamente, aspira tan slo a resolver aquellos supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro abusivo, sin pretender que sean resueltos bajo su mbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en relacin con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.”). Ver tambin Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaa v. Mariscal y Rivaya, OMPI Caso No.D2001-0571 (“[E]l objetivo de la “Poltica Uniforme” es resolver conflictos entre titulares de derechos invocables conforme a la poltica, y quienes han registrado un dominio que puede resultar incompatible con aquellos. No es objetivo de la poltica el determinar, con carcter universal, quin goza de mejor derecho respecto de un dominio o denominacin [...]”).

Esto significa que este Panel no se pronuncia sobre el derecho que, ms all del muy restringido alcance de este procedimiento, pueda tener el Centro Comercial Buenaventura o el seor Montilla actuando en nombre y representacin del Centro Comercial Buenaventura, para utilizar esa denominacin o una abreviatura tal como “CC Buenaventura” como nombre comercial de iure o de facto, ni si tal uso est o no en infraccin de marcas y/o nombres comerciales y/o normas sobre prohibicin de la competencia desleal. Para determinar en esas cuestiones es ms apropiada la intervencin de los tribunales judiciales competentes que actan en procedimientos que permiten abundante produccin de prueba y amplio debate contradictorio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Aunque lo concluido en la seccin anterior es suficiente para rechazar la demanda, la demanda tambin debe rechazarse porque no se ha probado que el registro del nombre de dominio haya sido de mala fe, y que el nombre de dominio se use de mala fe. La Demandante no ha alegado ni probado que con el registro el Demandado haya pretendido lucrar vendiendo el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor (Poltica, prrafo 4.b.i.), ni que el nombre de dominio se haya registrado con el propsito de impedir que el titular de las marcas BUENAVENTURA refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una conducta de esa ndole (Poltica, prrafo 4.b.ii.). En efecto, de acuerdo con la prueba existente en este caso, no hay evidencia de una “conducta de esa ndole” (es decir, que el Demandado haya registrado varios otros nombres de dominio que correspondan a marcas ajenas), ni de que la finalidad del Demandado al registrar el dominio haya sido obstaculizar la presencia de la marca BUENAVENTURA en Internet, en lugar de promover la difusin en Internet de la existencia y actividades de los comercios del Centro Comercial Buenaventura, el cual, como se ha visto en el punto anterior, tena derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio.

El prrafo 4.b.iii. de la Poltica (“usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”) tampoco parece aplicable al presente caso. En primer lugar, la Demandante no ha probado que ella y el Demandado (o el Centro Comercial al que representa el seor Montilla) sean competidores. Mientras que la Demandante alega ser una compana especializada en la construccin de shopping centers, la administracin y bienes races en Venezuela por largo tiempo (“company specialized in shopping centers construction, management and real estate in Venezuela for a long time”, segn la demanda en ingls), el Demandado afirma que la empresa constructora del Centro Comercial Buenaventura fue Promotora Buenaventura, C.A, y no la empresa aqu Demandante. No hay alegacin ni prueba en el expediente que haya identidad o relacin entre Promotora Buenaventura, C.A. y Promotora San Ignacio, S.A. En segundo lugar, no se ha presentado prueba alguna de la que surja que el nombre de dominio se haya registrado “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial” de la Demandante (o la de cualquier otra persona o entidad).

La Demandante alega que el Demandado incurri en la conducta del prrafo 4.b.iv. de la Poltica (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea”). Sin embargo, de la visita que en fecha 28 de junio de 2006 ha realizado este panelista al sitio web bajo el nombre de dominio no surge del uso del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ninguna finalidad de mala fe del Demandado. El sitio tiene como ttulo: “El portal del Centro Comercial Buenaventura”. El “Directorio” permite buscar por ramos de los comercios (ver “www.ccbuenaventura.com/directorio/categorias.js”). Existe una seccin de promociones y premios con bonos de compra a redimir en algn comercio integrante del Centro Comercial (“www.ccbuenaventura.com/noticias/promocion_clases.jsp”). Hay tambin una seccin de informacin general con amplios datos sobre el Centro Comercial, incluyendo datos de cmo llegar al mismo (“www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”). Existe un “link” de noticias en “www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”.

Segn lo aprecia este Panel, el contenido del sitio web corresponde al propio Centro Comercial Buenaventura, y no hace referencia alguna, ni positiva ni negativa, a la Demandante Promotora San Ignacio, o a otro centro comercial, ni se percibe un intento de aprovechamiento de mala fe de la reputacin o prestigio ajenos, ni hay denigracin a terceros. En resumen, el Panel considera que no se ha probado que el nombre de dominio se haya registrado o se est utilizando de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i.) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Experto nico desestima la Demanda.


Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 28 de junio de 2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0548.html

 

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