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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani

Caso No. DES2006-0001

1. Las Partes

Las Demandantes son Citigroup Inc. y su filial Citibank, N.A., Nueva York, Estados Unidos de Amйrica representadas por Elzaburu, Madrid, Espaсa.

El Demandado es Ravi Gurnani Gurnani, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 10 de marzo de 2006. El 15 de marzo de 2006 el Centro enviу a Red.es vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 22 de marzo de 2006, Red.es enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los Artнculos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de marzo de 2006. De conformidad con el Artнculo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 12 de abril de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 18 de marzo de 2006.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como Experto el dнa 25 de abril de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

- Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria nъm 002223014 compuesta por el signo CITIFINANCIAL.

- La marca CITIFINANCIAL es utilizada en Espaсa de forma intensa, quedando acreditada, entre otras modalidades de uso, su utilizaciуn con fines publicitarios.

- Citibank, N.A. es titular de los siguientes nombres de dominio que consisten en el tйrmino Citifinancial, <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>,<citifinancial.biz>, <citifinancial.es>, <citifinancial.nom.es>.

- La marca “Citi” figura entre las marcas mбs valiosas del mundo, de conformidad con el Informe anual de 2005 elaborado por la firma Interbrand.

- El nombre de dominio <citifinancial.com.es> fue registrado el 20 de noviembre de 2005, y el nombre de dominio <citifinancial.org.es> el 6 de diciembre de 2005.

- El 24 de noviembre de 2006 los abogados de Citigroup Inc remiten al Demandado, por conducto fehaciente, un requerimiento informбndole de sus derechos de marca sobre el tйrmino Citifinancial, y advirtiйndole de la firme voluntad de emprender cualquier tipo de actuaciуn tendente a la recuperaciуn del nombre de dominio <citifinancial.com.es>.

- A fecha 3 de mayo de 2006, y como ha podido comprobar personalmente el Experto, bajo los dominios <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es> no se ofrece contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- Los nombres de dominio en conflicto son idйnticos a otro tйrmino sobre el que las Demandantes poseen derechos previos. En efecto, se alega en la Demanda que Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria nъm 002223014 compuesta por el signo Citifinancial; que Citibank, N.A. es titular de varios nombres de dominio que consisten en el tйrmino Citifinancial, entre ellos <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>,<citifinancial.biz>, <citifinancial.es>, <citifinancial.nom.es>; y que el grupo empresarial Citi es titular de numerosos registros en todo el mundo, en torno a dicho distintivo renombrado en Espaсa e internacionalmente.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio. Segъn las Demandantes en las conversaciones mantenidas con el Demandado antes de la presentaciуn de la Demanda, йste no alegу ningъn derecho o interйs legнtimo sobre los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Ademбs, tras remitirle un requerimiento informбndole sobre los derechos de marca de Citigroup Inc, el Demandado en conversaciуn telefуnica se mostrу de acuerdo en ceder el nombre de dominio <citifinancial.com.es>, solicitando una compensaciуn econуmica de 600 euros. Las Demandantes afirman que aunque dicha cantidad era excesiva, para evitar mayores costes y esfuerzos, finalmente comunicaron al Demandado su aceptaciуn. Pero posteriormente la parte Demandante tuvo conocimiento del registro, el 6 de diciembre de 2006, de un nuevo nombre de dominio: <citifinancial.org.es>, lo cual segъn las Demandantes es un indicativo de la mala fe del Demandado. Finalmente, se alega en la Demanda que otro elemento indicativo de la ausencia de interйs legнtimo del Demandado es el hecho de que йste carezca de autorizaciуn administrativa previa para el ejercicio de actividades en el бmbito del sector financiero.

- El Demandado ha registrado los nombres de dominio de mala fe por varias razones: a) porque siendo la Demandante el grupo empresarial Citi, lнder mundial en servicios financieros, y componiйndose el tйrmino Citifinancial de la uniуn de los tйrminos Citi y Financial, se excluye la casualidad en la elecciуn del tйrmino por el Demandado; b) porque siendo CITIFINANCIAL una marca implantada en el mercado espaсol, con amplia difusiуn en el sector financiero, el registro de los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>, constituye un intento de especular con ello, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusiуn sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial; c) porque el Demandado era plenamente consciente de los derechos prioritarios sobre el nombre CITIFINANCIAL , al estar registrados los principales nombres de dominio de segundo nivel genйricos y territoriales; d) porque despuйs de haber registrado el nombre de dominio <citifinancial.com.es>, y habiendo sido requerido, el Demandado solicitу y obtuvo el registro del nombre de dominio <citifinancial.org.es>; y e) porque tras el requerimiento inicial para la recuperaciуn del dominio <citifinancial.com.es> el Demandado solicitу una compensaciуn econуmica superior al coste documentado del registro del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones de la parte Demandante.

6. Cuestiуn Previa: Pluralidad de Demandantes

Con carбcter previo al anбlisis de si, efectivamente, se dan las circunstancias que establece el Reglamento para que prospere la Demanda, debe aclararse que nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por mбs de una persona. Tйngase en cuenta ademбs, que si en el Artнculo 13 f) del Reglamento se permite acumular mъltiples controversias entre demandante y demandado, a fortiori tambiйn debe admitirse que actъen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legнtimos que ostente o diga ostentar. [En este mismo sentido, expresamente y en relaciуn con las normas de los Parбgrafos 4(f) de la Polнtica Uniforme y 10 (e) del Reglamento de la ICANN, que son equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”: Televisiуn Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L., Caso OMPI No. D2000-0980; o Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830].

7. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperarб cuando los nombres de dominio en conflicto hayan sido registrados de forma especulativa o abusiva. Segъn el Artнculo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuaciуn analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Derechos Previos

De conformidad con la Disposiciуn adicional ъnica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”), “la autoridad de asignaciуn establecerб un sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos sobre la utilizaciуn de nombres de dominio en relaciуn con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”. Y segъn el Artнculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderб por “Derechos Previos”: “1) Denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa. 2) Nombres civiles o seudуnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polнticos y figuras del espectбculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”.

En el presente procedimiento, las Demandantes han probado que son titulares de los siguientes derechos. Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria nъmero 002223014 compuesta por el signo Citifinancial, y Citibank, N.A. es titular de varios nombres de dominio que consisten en el tйrmino CITIFINANCIAL: <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>, <citifinancial.biz>, <citifinancial.es> y <citifinancial.nom.es>.

Es obvio que Citigroup Inc es titular de un derecho previo en el sentido del Artнculo 2 del Reglamento, ya que es titular registral de la marca comunitaria nъmero 002223014. Citibank, N.A., demuestra poseer la titularidad de los nombres de dominio <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>,<citifinancial.biz>, <citifinancial.es> y <citifinancial.nom.es>, pero no la titularidad de alguno de los derechos previos a los que alude el Artнculo 2 del Reglamento. No obstante, acreditada la existencia de un derecho previo por parte de Citigroup, Inc, ha de entenderse cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo, el Artнculo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

A la vista de las conclusiones a las que se ha llegado en el apartado anterior en relaciуn con los derechos previos de las Demandantes, debe procederse a comparar la marca comunitaria nъmero 002223014 con los nombres de dominio en conflicto <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Tйngase en cuenta que la comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer y de segundo nivel, porque al tratarse de nombres de dominio de tercer nivel, la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el tercer nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas.

Con estos presupuestos, este Experto considera que existe similitud entre la referida marca y los citados nombres de dominio.

ii) Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de los nombres de dominio de carбcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. [Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaciуn de la Polнtica uniforme de la ICANN de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”): Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo, las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nє D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI Nє D2001-0017; o, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI Nє D2002-1037, por citar sуlo algunas].

Asн las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, le corresponde a йste, en la contestaciуn a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos. De hecho, el Artнculo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaciуn deberб incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaciуn, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandantes”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda.

Segъn las Demandantes, en las conversaciones mantenidas con el Demandado antes de la presentaciуn de la Demanda, йste no alegу ningъn derecho o interйs legнtimo sobre los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Con relaciуn a esta alegaciуn, este Experto debe dejar constancia de que no se aporta ningъn tipo de prueba sobre la existencia ni sobre el contenido de esas conversaciones previas entre las partes, razуn por la cual no pueden ser tenidas en cuenta.

Ademбs, se alega en la Demanda que otro elemento indicativo de la ausencia de interйs legнtimo del Demandado es el hecho de que йste carezca de autorizaciуn administrativa previa para el ejercicio de actividades en el бmbito del sector financiero. Esta circunstancia sн puede ser tenida en cuenta como un elemento indiciario de la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, lo cual permite concluir que la parte Demandante ha aportado indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado.

Llegados a este punto, deberнa analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultarб ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Porque si el Demandado tuviera algъn derecho o interйs legнtimo sobre dichos nombres de dominio deberнa haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto ъnico considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el Artнculo 2 del Reglamento para que exista un Registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn el Artнculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir, para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [Artнculo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razуn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe. En todo caso, el Artнculo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrбn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segъn las Demandantes, el Demandado ha registrado de mala fe los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. En primer lugar, porque, dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL no es posible que la elecciуn de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusiуn sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial. Ademбs, afirman las Demandantes que el Demandado era plenamente consciente de los derechos prioritarios sobre el nombre Citifinancial , al estar registrados los principales nombres de dominio de segundo nivel genйricos y territoriales. Asimismo, las Demandantes consideran una prueba de la mala fe del Demandado el hecho de que despuйs de haber registrado el nombre de dominio <citifinancial.com.es>, y habiendo sido requerido, solicitase y obtuviese el registro del nombre de dominio <citifinancial.org.es>; asн como la circunstancia de que tras recibir el requerimiento inicial para la recuperaciуn del dominio <citifinancial.com.es> el Demandado hubiese solicitado una compensaciуn econуmica superior al coste documentado del registro del nombre de dominio.

Ciertamente, y de conformidad con el Artнculo 2 del Reglamento, la exigencia de una compensaciуn econуmica para ceder un nombre de dominio, superior a los costes documentados que estйn relacionados con йl, es un indicio de la mala fe en el registro, si el nombre de dominio se ha registrado o adquirido fundamentalmente con ese fin. Sin embargo, en el presente procedimiento las Demandantes no aportan ningъn tipo de prueba de esas supuestas conversaciones con el Demandado, ni de las cantidades supuestamente exigidas por йste, motivo por el cual este Experto no puede tener en cuenta las alegaciones de las Demandantes en este punto.

No obstante, de los hechos que sн han resultado probados sн se desprende, a juicio de este Experto, que el Demandado ha actuado de mala fe al registrar y usar los nombres de dominio en conflicto.

Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Asн se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Polнtica de la ICANN, cuya interpretaciуn es perfectamente aplicable tambiйn a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI N°. D2002 0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI Nє. D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele Caso OMPI Nє. D2003-0295).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carбcter notorio o renombrado de la marca. Pues bien, habiendo quedado acreditado un uso intenso en Espaсa de la marca CITIFINANCIAL, incluido el uso publicitario, cabe concluir razonablemente, y el Demandado no lo ha negado, que en el momento en que se registra el nombre de dominio <citifinancial.com.es> йste es perfecto conocedor de la marca. Y esta conclusiуn es mбs evidente, si cabe, en relaciуn con el nombre de dominio <citifinancial.org.es>, porque fue registrado el 6 de diciembre de 2006, con posterioridad a haber recibido un requerimiento en el que se le informaba de los derechos de marca sobre el tйrmino Citifinancial.

Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legнtimos sobre el tйrmino “CITIFINANCIAL” por parte del Demandado, permite concluir que el registro de los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>, se produjo de mala fe, pues el Demandado no podнa ignorar que con ello estarнa, como mнnimo, obstaculizando la posiciуn de un tercero.

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el Artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <citifinancial.com.es> <citifinancial.org.es> sean transferidos a Citigroup Inc., como titular de derechos previos en el sentido del Artнculo 2 del Reglamento

Бngel Garcнa Vidal
Experto

Fecha: 15 de mayo de 2006