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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Kingfisher S.A. v. Recinfor

Caso NDES2006-0024

 

1. Las Partes

La Demandante es Kingfisher S.A. con domicilio en Templemars, Espaa, representada por Durn-Correjter, Espaa.

La Demandada es Recinfor con domicilio en Bilbao, Vizcaya, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bricodepot.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 22deseptiembrede2006. El 26deseptiembrede2006 el Centro envi a ESNIC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 27deseptiembrede2006 ESNIC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9deoctubrede2006. De conformidad con el prrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 29deoctubrede2006. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27deoctubrede2006.

El Centro nombr a Mara Baylos como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 16denoviembrede2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 5 del Reglamento. ElExperto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La sociedad demandante es titular del registro de Marca Internacional n 612.974, BRICO DEPOT, con efectos en Espaa, solicitada el 30dediciembrede1993 y concedida el 19dediciembrede1995. Es, igualmente, titular del Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT.

El nombre de dominio <bricodepot.es> fue registrado por el demandado el 8denoviembrede2005.

El Demandado reconoce en su contestacin que, previamente a iniciar el presente procedimiento, recibi una carta de la Demandante notificndole la existencia de un conflicto con el nombre de dominio <bricodepot.es>. La Demandante, en escrito complementario presentado fuera de plazo, cuya valoracin por este Experto se establecer ms adelante, present copia de la referida carta. En dicha carta consta que al Demandado se le notificaron los registros previos de los que es titular la Demandante y se le invit a que transfiriera voluntariamente el nombre de dominio en cuestin so pena de emprender acciones legales en ejercicio de los derechos de la Demandante.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa su Demanda en:

- La titularidad de la Marca internacional con proteccin en Espaa, antes referida, as como el derecho sobre el Nombre Comercial no registrado BRICO DEPOT, al amparo del artculo 8 del Convenio de la Unin de Pars (CUP) y la existencia de una Marca Internacional en tramitacin, con prioridad francesa, designando Espaa.

- El uso de su Nombre Comercial y Marca para distinguir todo tipo de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel domstico, no slo en Francia sino en Espaa donde existen 8 establecimientos comerciales “BRICO DEPOT”.

- La identidad entre el nombre de dominio controvertido y sus Marcas registradas.

- La inexistencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el nombre de dominio <bricodepot.es> por no ostentar ningn derecho de propiedad industrial o denominacin social inscrita en Espaa.

- La mala fe en el registro por haberse hecho con la nica intencin de impedir que el titular de la marca pueda reflejarla como nombre de dominio y con el objetivo de perturbar la actividad comercial de la Demandante.

- La mala fe en el uso del nombre de dominio la basa la Demandante en el intento del Demandado de atraer de manera intencionada y con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca de la Demandante en cuanto a fuente, afiliacin, patrocinio o promocin del sitio Web del Demandado y sus productos o servicios. Acompaa como prueba de esta afirmacin una fotocopia del sitio Web “www.bricocanal.com” donde aparece una referencia al Demandado RECINFOR.

- Adems alega la Demandante que el nombre de dominio <bricodepot.es> lleva directamente al sitio Web del Demandado, como dice haber comprobado mediante Acta notarial, que no acompaa.

Por estas razones solicita que el nombre de dominio <bricodepot.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, al contestar a la Demanda, bsicamente aleg:

- La falta de inters que, a su entender, tiene la Demandante en el nombre de dominio puesto que no lo haba registrado antes.

- La anterioridad del registro del nombre de dominio al registro de la marca BRICO DEPOT en Espaa.

- El objeto de haber registrado ese nombre de dominio se debe al propsito de crear una nueva empresa con dicha denominacin para lo que solicit y obtuvo del Registro Mercantil Central la debida aprobacin, el 6defebrerode2006.

- Reconoce la recepcin de una carta de los responsables de KINGFISHER S.A. “indicando la existencia de conflicto con el dominio”(sic) que motiv que decidiese paralizar la creacin de la nueva empresa, pero que no le dio mayor importancia a tal conflicto al no haber recibido noticias posteriores.

- El nombre de dominio no ha estado operativo sino en un “parking” de dominios hasta mayode2006, habindose redireccionado provisionalmente a la pgina Web de RECINFOR por ser sta la propietaria del nombre de dominio.

 

6. Debate y conclusiones

Sobre la admisibilidad del escrito presentado por la Demandante a la vista de las alegaciones contenidas en la contestacin a la Demanda

El artculo 18 del Reglamento establece en su apartado a) que el Experto dirigir el procedimiento en la forma que estime ms apropiada para su adecuada tramitacin con arreglo al Reglamento, debiendo garantizar la igualdad de trato para las Partes.

Por su parte, el apartado d) de dicho artculo determina que el Experto resolver sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estn interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

En el presente procedimiento, la Demandante ha presentado un escrito de alegaciones complementarias a la vista de las afirmaciones y argumentos ofrecidos por el Demandado en su contestacin.

El Experto entiende que el citado escrito es admisible por cuanto no ofrece hechos o pruebas nuevas que pudiesen vulnerar el derecho de defensa del Demandado, respetndose, por tanto, la igualdad de trato para las Partes.

Respecto al documento que la Demandante aporta con estas alegaciones, consistente en la carta requerimiento enviada por la Demandante al Demandado antes de iniciar este procedimiento, la Demandante debi y pudo haberlo aportado con la Demanda, siendo, como es, un dato importante para la resolucin del procedimiento. Por ello su presentacin es totalmente extempornea. Sin embargo, el Experto acepta su admisin slo por el hecho de que el propio Demandado ha reconocido en su contestacin que recibi tal carta de advertencia, con independencia de la interpretacin que ste le d, lo cual es cometido del Experto. Por tanto, con la admisin del documento no se vulnera la garanta de igualdad de trato para las Partes, como exige el Reglamento.

Reglas aplicables

El artculo 21 del Reglamento seala que el Experto resolver la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaol.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resolucin de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideracin la doctrina que en su aplicacin ha establecido el Centro en los ltimos aos, como ya sealaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andaluca S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI NDES2006-0005 y Hostelera y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI NDES2006-0014.

A. dentidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Es un hecho no discutido –por su obviedad— la identidad existente entre la denominacin que constituye la Marca internacional de la Demandante n 612.974, BRICO DEPOT, con proteccin en Espaa, y el nombre de dominio registrado por el Demandado.

En cuanto al Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT, para el que la Demandante reclama la proteccin del artculo 8 del CUP hay que tener en cuenta que este precepto establece que “el Nombre Comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro”. La directa aplicacin de los Tratados Internacionales, como derecho nacional interno, es un derecho constitucional recogido en el artculo 96dela Constitucin Espaola, por lo que en este procedimiento no debe entrarse en discusiones jurisprudenciales o doctrinales sobre la necesidad de uso en el pas en el que se reclama la proteccin. En todo caso, la Demandante ha probado que la denominacin BRICO DEPOT viene siendo usada en diversos lugares de Espaa, concretamente en 8 establecimientos comerciales, como se indica en la demanda. Ello se comprueba en la consulta al sitio Web de la Demandante “www.bricodepot.com”.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artculo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carcter especulativo o abusivo.

El Experto no tiene en cuenta la Marca internacional que, segn la Demanda, se encuentra en tramitacin y reclama proteccin en Espaa, por dos razones: 1)el nico hecho que la Demandante prueba es la existencia de una solicitud de Marca francesa n 06/3439634, de 7dejuliode2006, que justifica con el Anexo IV de la Demanda, y 2)aunque, efectivamente, se estuviese tramitando una solicitud de Marca Internacional, con efectos en Espaa, dicha solicitud no otorga al solicitante ms que una expectativa de derecho que no tiene la consideracin de “derecho previo” en el sentido del artculo2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legtimos

La Demandante sostiene que el Demandado carece de derecho e inters legtimo sobre el nombre de dominio porque no es titular de un derecho de propiedad industrial (marcao nombre comercial) u otra denominacin vlidamente inscrita en Espaa.

Frente a ello, el Demandado sostiene que su inters legtimo e incluso su derecho, reside en su intencin de crear una nueva empresa denominada BRICODEPOT para lo que solicit debida aprobacin del Registro Mercantil Central (RMC) que, segn afirma, admiti el nombre BRICODEPOT S.L. el 6defebrerode2006. Este extremo pretende justificarlo con el Anexo I que une a su contestacin.

El Experto considera que no puede prosperar esta alegacin del Demandado pues, en primer lugar, el nombre de dominio fue registrado el 8denoviembrede2005; es decir, antes de haberse siquiera solicitado la reserva de la razn social. Pero es que, en segundo lugar, con independencia de la validez que se pueda dar al documento acompaado (ya que no se trata de la propia certificacin negativa del RMC), la reserva de una denominacin no concede derecho alguno sobre la misma ni implica que se hayan consultado los signos registrados en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, puesto que no hay conexin entre ambos registros. El examen que realiza el RMC lo es respecto a las denominaciones sociales que constan inscritas en el mismo. La reserva que concede el RMC no sirve ms que para asegurarse que durante 15 meses (artculo412 del Reglamento del Registro Mercantil) dicho Registro incluir la denominacin solicitada en su Seccin de Denominaciones, a efectos de posible identidad con una solicitud posterior que pudiera presentarse por otro. Transcurridos esos 15 meses sin haberse justificado ante el RMC la constitucin de la sociedad, la denominacin registrada caducar y el Registro cancelar de oficio la denominacin en la Seccin de Denominaciones.

Por tanto, entiende el Experto que, a los efectos del Reglamento, no puede considerarse como derecho o inters legtimo el propsito del Demandado de crear una nueva empresa con la denominacin BRICO DEPOT. Cabe recordar que el artculo 2 del Reglamento considera como “derechos previos” las denominaciones de entidades vlidamente registradas en Espaa y que el artculo 9d) de la Ley 17/2001, de 7dediciembre, de Marcas, establece como “derecho anterior” la razn social de una persona jurdica. En este caso, tal persona jurdica ni siquiera se haba constituido en la fecha de registro del nombre de dominio ni tampoco en la actualidad, como reconoce el propio Demandado.

Respecto a la justificacin del registro del nombre de dominio porque, segn el Demandado, la Demandante ha demostrado su falta de inters en el mismo al no haberlo registrado antes y haberse interesado por el nombre de dominio <bricodepot.es> slo al presentar esta demanda, el Experto no puede estar de acuerdo. No existe un plazo para que el titular de una marca la registre como nombre de dominio bajo el cdigo territorial “.es”. El titular tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinters en el nombre de dominio ni dejacin del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

En consecuencia, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <bricodepot.es>.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha acreditado ser titular de la Marca Internacional n 612.974, BRICO DEPOT, con proteccin en Espaa, solicitada el 30dediciembrede1993 y concedida para Espaa el 19dediciembrede1995. La Marca es, por tanto, muy anterior al registro del nombre de dominio el 8denoviembrede2005.

De la informacin y documentacin proporcionadas por la Demandante no resulta acreditado el conocimiento previo por el Demandado de la Marca de la Demandante. As,no consta que las Partes hayan tenido contactos comerciales con anterioridad al registro del nombre de dominio ni que el Demandado pertenezca al sector de la Demandante pues no puede entenderse que los sectores a los que se dedican Demandante y Demandado sean anlogos: en un caso, toda clase de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel domstico y, en el otro, consumibles informticos, material de oficina, impresoras y equipos informticos.

Por otro lado, la Demandante no ha alegado ni probado que su Marca Internacional BRICO DEPOT sea renombrada o, al menos, conocida en Espaa.

Tampoco consta la actividad a la que pretenda dedicarse el Demandado con esa nueva empresa que tena intencin de crear con la denominacin BRICO DEPOT, de modo que no puede conocerse si el Demandado pretenda competir con la Demandante ni perturbar su actividad comercial.

No consta que el Demandado haya intentado vender u ofrecer el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor de sta por un valor superior a los costes de registro.

La Marca de la Demandante consiste en una denominacin caprichosa o de fantasa, como es BRICO DEPOT, y es sospechoso que sea esa, precisamente, la denominacin elegida por el Demandado. Tambin es cierto que uno de los establecimientos de la Demandante se encuentra en un Centro Comercial de la provincia de Vitoria y el Demandado tiene su domicilio en Bilbao, perteneciendo, por tanto, a la misma Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

Todas estas circunstancias podran inclinar a pensar que el Demandado conoca a la Demandante y por eso eligi el nombre de dominio <bricodepot.es>. Pero estas no son ms que suposiciones que no estn respaldadas por pruebas o, al menos, un principio de prueba que permita al Experto adquirir conviccin sobre la existencia de mala fe en el registro, ya que ni siquiera la Demandante ha alegado estos hechos y el Experto no puede basar su Decisin en su propia impresin.

Por ello, la evidencia presentada no prueba de manera absoluta que el registro fuera efectuado de mala fe.

Sin embargo, ha de examinarse ahora si el nombre de dominio ha sido usado de mala fe puesto que en el procedimiento arbitrado por el Reglamento, la mala fe ha de existir, bien en el registro, bien en el uso, para considerar que el registro del nombre de dominio tiene carcter especulativo o abusivo, sin que sea necesario que concurran ambas circunstancias.

En este sentido, la Demandante afirma que el Demandado ha intentado atraer, con nimo de lucro, a los navegantes a su pgina Web, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, asociacin o patrocinio del sitio Web del Demandado y de los productos o servicios que figuran en el mismo. La Demandante justifica esta afirmacin con la aportacin de una fotocopia de la pgina Web “www.bricocanal.com” en la que aparece una referencia al Demandado.

Adems, aade la Demandante que el nombre de dominio lleva directamente al sitio Web “www.recinfor.com” del Demandado, lo cual dice haber comprobado mediante el levantamiento de un Acta Notarial, que no presenta, pero que al tratarse de un hecho reconocido por el Demandado, se estima probado sin necesidad de solicitar ms informacin a la Demandante.

El Experto ha consultado la situacin actual del nombre de dominio y ha verificado que no se encuentra operativo.

Por otro lado, el propio Demandado reconoce haber tenido el nombre de dominio en un “parking” de dominios hasta mayode2006, lo que significa que no ha realizado ningn uso directo del mismo, mediante una oferta de productos o servicios a travs de una pgina Web a la que se acceda con este nombre de dominio.

Por tanto, lo nico que ha venido haciendo el Demandado es una mera tenencia pasiva del nombre de dominio puesto que un redireccionamiento automtico que tuvo un tiempo no supone uso activo del dominio en cuestin.

As las cosas y, tomando como referencia la doctrina sentada por numerosas Decisiones del Centro, ha de sealarse que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha sido considerada como un uso de mala fe del mismo (CasosN D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, N D2000-0022, Parfums Christian Dior v. 1NetPowerInc, N D2000-0239, J. Garca Carrin, S.A. v. Mara Jos Cataln Fras, entre otras ms) porque para lo nico que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.

Por otra parte, el Demandado fue debidamente advertido de los derechos de la Demandante, de forma clara y contundente, anuncindole el ejercicio de acciones legales si hiciera caso omiso del requerimiento. El Demandado, lejos de atender a esta advertencia, hace una interpretacin que no obedece a la literalidad de la carta y quiere hacer creer que el contenido de la misma no era suficiente para entender que estaba actuando con infraccin de derechos previos ajenos y que si no transfera el nombre de dominio se actuara contra l.

Este Experto no considera atendible dicho argumento del Demandado. No puede afirmar ste que se le notific la existencia de un conflicto y que despus nadie se interes por el asunto. Aunque este Experto no hubiera conocido el contenido exacto del requerimiento (presentado extemporneamente por la Demandante) nunca habra interpretado que alguien pueda enviar una notificacin de la existencia de un conflicto por el mero hecho de comunicarlo sino como advertencia y anuncio del ejercicio de derechos si no se atiende a ella. Y esto lo sabe perfectamente el Demandado que, lejos de aceptar la transferencia voluntaria del nombre de dominio a la Demandante, continu detentndolo, obstaculizando as la posibilidad de que la titular de la Marca Internacional BRICO DEPOT pudiera ejercer su derecho a utilizarla en Internet y como nombre de dominio bajo el cdigo de pas “.es”.

El Experto considera, en suma, que el nombre de domino <bricodepot.es> ha sido utilizado de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el artculo21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bricodepot.es> sea transferido a la Demandante.


Mara Baylos
Experto nico

Fecha: 1dediciembrede2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/des2006-0024.html

 

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