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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Kingfisher S.A. v. Recinfor

Caso Nє DES2006-0024

 

1. Las Partes

La Demandante es Kingfisher S.A. con domicilio en Templemars, Espaсa, representada por Durбn-Correjter, Espaсa.

La Demandada es Recinfor con domicilio en Bilbao, Vizcaya, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bricodepot.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de septiembre de 2006. El 26 de septiembre de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 27 de septiembre de 2006 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de octubre de 2006. De conformidad con el pбrrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 29 de octubre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de octubre de 2006.

El Centro nombrу a Marнa Baylos como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 16 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La sociedad demandante es titular del registro de Marca Internacional nє 612.974, BRICO DEPOT, con efectos en Espaсa, solicitada el 30 de diciembre de 1993 y concedida el 19 de diciembre de 1995. Es, igualmente, titular del Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT.

El nombre de dominio <bricodepot.es> fue registrado por el demandado el 8 de noviembre de 2005.

El Demandado reconoce en su contestaciуn que, previamente a iniciar el presente procedimiento, recibiу una carta de la Demandante notificбndole la existencia de un conflicto con el nombre de dominio <bricodepot.es>. La Demandante, en escrito complementario presentado fuera de plazo, cuya valoraciуn por este Experto se establecerб mбs adelante, presentу copia de la referida carta. En dicha carta consta que al Demandado se le notificaron los registros previos de los que es titular la Demandante y se le invitу a que transfiriera voluntariamente el nombre de dominio en cuestiуn so pena de emprender acciones legales en ejercicio de los derechos de la Demandante.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa su Demanda en:

- La titularidad de la Marca internacional con protecciуn en Espaсa, antes referida, asн como el derecho sobre el Nombre Comercial no registrado BRICO DEPOT, al amparo del artнculo 8 del Convenio de la Uniуn de Parнs (CUP) y la existencia de una Marca Internacional en tramitaciуn, con prioridad francesa, designando Espaсa.

- El uso de su Nombre Comercial y Marca para distinguir todo tipo de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel domйstico, no sуlo en Francia sino en Espaсa donde existen 8 establecimientos comerciales “BRICO DEPOT”.

- La identidad entre el nombre de dominio controvertido y sus Marcas registradas.

- La inexistencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el nombre de dominio <bricodepot.es> por no ostentar ningъn derecho de propiedad industrial o denominaciуn social inscrita en Espaсa.

- La mala fe en el registro por haberse hecho con la ъnica intenciуn de impedir que el titular de la marca pueda reflejarla como nombre de dominio y con el objetivo de perturbar la actividad comercial de la Demandante.

- La mala fe en el uso del nombre de dominio la basa la Demandante en el intento del Demandado de atraer de manera intencionada y con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante en cuanto a fuente, afiliaciуn, patrocinio o promociуn del sitio Web del Demandado y sus productos o servicios. Acompaсa como prueba de esta afirmaciуn una fotocopia del sitio Web “www.bricocanal.com” donde aparece una referencia al Demandado RECINFOR.

- Ademбs alega la Demandante que el nombre de dominio <bricodepot.es> lleva directamente al sitio Web del Demandado, como dice haber comprobado mediante Acta notarial, que no acompaсa.

Por estas razones solicita que el nombre de dominio <bricodepot.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, al contestar a la Demanda, bбsicamente alegу:

- La falta de interйs que, a su entender, tiene la Demandante en el nombre de dominio puesto que no lo habнa registrado antes.

- La anterioridad del registro del nombre de dominio al registro de la marca BRICO DEPOT en Espaсa.

- El objeto de haber registrado ese nombre de dominio se debe al propуsito de crear una nueva empresa con dicha denominaciуn para lo que solicitу y obtuvo del Registro Mercantil Central la debida aprobaciуn, el 6 de febrero de 2006.

- Reconoce la recepciуn de una carta de los responsables de KINGFISHER S.A. “indicando la existencia de conflicto con el dominio”(sic) que motivу que decidiese paralizar la creaciуn de la nueva empresa, pero que no le dio mayor importancia a tal conflicto al no haber recibido noticias posteriores.

- El nombre de dominio no ha estado operativo sino en un “parking” de dominios hasta mayo de 2006, habiйndose redireccionado provisionalmente a la pбgina Web de RECINFOR por ser йsta la propietaria del nombre de dominio.

 

6. Debate y conclusiones

Sobre la admisibilidad del escrito presentado por la Demandante a la vista de las alegaciones contenidas en la contestaciуn a la Demanda

El artнculo 18 del Reglamento establece en su apartado a) que el Experto dirigirб el procedimiento en la forma que estime mбs apropiada para su adecuada tramitaciуn con arreglo al Reglamento, debiendo garantizar la igualdad de trato para las Partes.

Por su parte, el apartado d) de dicho artнculo determina que el Experto resolverб sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estйn interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

En el presente procedimiento, la Demandante ha presentado un escrito de alegaciones complementarias a la vista de las afirmaciones y argumentos ofrecidos por el Demandado en su contestaciуn.

El Experto entiende que el citado escrito es admisible por cuanto no ofrece hechos o pruebas nuevas que pudiesen vulnerar el derecho de defensa del Demandado, respetбndose, por tanto, la igualdad de trato para las Partes.

Respecto al documento que la Demandante aporta con estas alegaciones, consistente en la carta requerimiento enviada por la Demandante al Demandado antes de iniciar este procedimiento, la Demandante debiу y pudo haberlo aportado con la Demanda, siendo, como es, un dato importante para la resoluciуn del procedimiento. Por ello su presentaciуn es totalmente extemporбnea. Sin embargo, el Experto acepta su admisiуn sуlo por el hecho de que el propio Demandado ha reconocido en su contestaciуn que recibiу tal carta de advertencia, con independencia de la interpretaciуn que йste le dй, lo cual es cometido del Experto. Por tanto, con la admisiуn del documento no se vulnera la garantнa de igualdad de trato para las Partes, como exige el Reglamento.

Reglas aplicables

El artнculo 21 del Reglamento seсala que el Experto resolverб la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarбn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaсol.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resoluciуn de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideraciуn la doctrina que en su aplicaciуn ha establecido el Centro en los ъltimos aсos, como ya seсalaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N° DES2006-0005 y Hostelerнa y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N° DES2006-0014.

A. dentidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Es un hecho no discutido –por su obviedad— la identidad existente entre la denominaciуn que constituye la Marca internacional de la Demandante nє 612.974, BRICO DEPOT, con protecciуn en Espaсa, y el nombre de dominio registrado por el Demandado.

En cuanto al Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT, para el que la Demandante reclama la protecciуn del artнculo 8 del CUP hay que tener en cuenta que este precepto establece que “el Nombre Comercial serб protegido en todos los paнses de la Uniуn sin obligaciуn de depуsito o de registro”. La directa aplicaciуn de los Tratados Internacionales, como derecho nacional interno, es un derecho constitucional recogido en el artнculo 96 de la Constituciуn Espaсola, por lo que en este procedimiento no debe entrarse en discusiones jurisprudenciales o doctrinales sobre la necesidad de uso en el paнs en el que se reclama la protecciуn. En todo caso, la Demandante ha probado que la denominaciуn BRICO DEPOT viene siendo usada en diversos lugares de Espaсa, concretamente en 8 establecimientos comerciales, como se indica en la demanda. Ello se comprueba en la consulta al sitio Web de la Demandante “www.bricodepot.com”.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artнculo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carбcter especulativo o abusivo.

El Experto no tiene en cuenta la Marca internacional que, segъn la Demanda, se encuentra en tramitaciуn y reclama protecciуn en Espaсa, por dos razones: 1) el ъnico hecho que la Demandante prueba es la existencia de una solicitud de Marca francesa nє 06/3439634, de 7 de julio de 2006, que justifica con el Anexo IV de la Demanda, y 2) aunque, efectivamente, se estuviese tramitando una solicitud de Marca Internacional, con efectos en Espaсa, dicha solicitud no otorga al solicitante mбs que una expectativa de derecho que no tiene la consideraciуn de “derecho previo” en el sentido del artнculo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante sostiene que el Demandado carece de derecho e interйs legнtimo sobre el nombre de dominio porque no es titular de un derecho de propiedad industrial (marca o nombre comercial) u otra denominaciуn vбlidamente inscrita en Espaсa.

Frente a ello, el Demandado sostiene que su interйs legнtimo e incluso su derecho, reside en su intenciуn de crear una nueva empresa denominada BRICODEPOT para lo que solicitу debida aprobaciуn del Registro Mercantil Central (RMC) que, segъn afirma, admitiу el nombre BRICODEPOT S.L. el 6 de febrero de 2006. Este extremo pretende justificarlo con el Anexo I que une a su contestaciуn.

El Experto considera que no puede prosperar esta alegaciуn del Demandado pues, en primer lugar, el nombre de dominio fue registrado el 8 de noviembre de 2005; es decir, antes de haberse siquiera solicitado la reserva de la razуn social. Pero es que, en segundo lugar, con independencia de la validez que se pueda dar al documento acompaсado (ya que no se trata de la propia certificaciуn negativa del RMC), la reserva de una denominaciуn no concede derecho alguno sobre la misma ni implica que se hayan consultado los signos registrados en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, puesto que no hay conexiуn entre ambos registros. El examen que realiza el RMC lo es respecto a las denominaciones sociales que constan inscritas en el mismo. La reserva que concede el RMC no sirve mбs que para asegurarse que durante 15 meses (artнculo 412 del Reglamento del Registro Mercantil) dicho Registro incluirб la denominaciуn solicitada en su Secciуn de Denominaciones, a efectos de posible identidad con una solicitud posterior que pudiera presentarse por otro. Transcurridos esos 15 meses sin haberse justificado ante el RMC la constituciуn de la sociedad, la denominaciуn registrada caducarб y el Registro cancelarб de oficio la denominaciуn en la Secciуn de Denominaciones.

Por tanto, entiende el Experto que, a los efectos del Reglamento, no puede considerarse como derecho o interйs legнtimo el propуsito del Demandado de crear una nueva empresa con la denominaciуn BRICO DEPOT. Cabe recordar que el artнculo 2 del Reglamento considera como “derechos previos” las denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa y que el artнculo 9d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece como “derecho anterior” la razуn social de una persona jurнdica. En este caso, tal persona jurнdica ni siquiera se habнa constituido en la fecha de registro del nombre de dominio ni tampoco en la actualidad, como reconoce el propio Demandado.

Respecto a la justificaciуn del registro del nombre de dominio porque, segъn el Demandado, la Demandante ha demostrado su falta de interйs en el mismo al no haberlo registrado antes y haberse interesado por el nombre de dominio <bricodepot.es> sуlo al presentar esta demanda, el Experto no puede estar de acuerdo. No existe un plazo para que el titular de una marca la registre como nombre de dominio bajo el cуdigo territorial “.es”. El titular tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artнculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterйs en el nombre de dominio ni dejaciуn del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

En consecuencia, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <bricodepot.es>.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha acreditado ser titular de la Marca Internacional nє 612.974, BRICO DEPOT, con protecciуn en Espaсa, solicitada el 30 de diciembre de 1993 y concedida para Espaсa el 19 de diciembre de 1995. La Marca es, por tanto, muy anterior al registro del nombre de dominio el 8 de noviembre de 2005.

De la informaciуn y documentaciуn proporcionadas por la Demandante no resulta acreditado el conocimiento previo por el Demandado de la Marca de la Demandante. Asн, no consta que las Partes hayan tenido contactos comerciales con anterioridad al registro del nombre de dominio ni que el Demandado pertenezca al sector de la Demandante pues no puede entenderse que los sectores a los que se dedican Demandante y Demandado sean anбlogos: en un caso, toda clase de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel domйstico y, en el otro, consumibles informбticos, material de oficina, impresoras y equipos informбticos.

Por otro lado, la Demandante no ha alegado ni probado que su Marca Internacional BRICO DEPOT sea renombrada o, al menos, conocida en Espaсa.

Tampoco consta la actividad a la que pretendнa dedicarse el Demandado con esa nueva empresa que tenнa intenciуn de crear con la denominaciуn BRICO DEPOT, de modo que no puede conocerse si el Demandado pretendнa competir con la Demandante ni perturbar su actividad comercial.

No consta que el Demandado haya intentado vender u ofrecer el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor de йsta por un valor superior a los costes de registro.

La Marca de la Demandante consiste en una denominaciуn caprichosa o de fantasнa, como es BRICO DEPOT, y es sospechoso que sea esa, precisamente, la denominaciуn elegida por el Demandado. Tambiйn es cierto que uno de los establecimientos de la Demandante se encuentra en un Centro Comercial de la provincia de Vitoria y el Demandado tiene su domicilio en Bilbao, perteneciendo, por tanto, a la misma Comunidad Autуnoma del Paнs Vasco.

Todas estas circunstancias podrнan inclinar a pensar que el Demandado conocнa a la Demandante y por eso eligiу el nombre de dominio <bricodepot.es>. Pero estas no son mбs que suposiciones que no estбn respaldadas por pruebas o, al menos, un principio de prueba que permita al Experto adquirir convicciуn sobre la existencia de mala fe en el registro, ya que ni siquiera la Demandante ha alegado estos hechos y el Experto no puede basar su Decisiуn en su propia impresiуn.

Por ello, la evidencia presentada no prueba de manera absoluta que el registro fuera efectuado de mala fe.

Sin embargo, ha de examinarse ahora si el nombre de dominio ha sido usado de mala fe puesto que en el procedimiento arbitrado por el Reglamento, la mala fe ha de existir, bien en el registro, bien en el uso, para considerar que el registro del nombre de dominio tiene carбcter especulativo o abusivo, sin que sea necesario que concurran ambas circunstancias.

En este sentido, la Demandante afirma que el Demandado ha intentado atraer, con бnimo de lucro, a los navegantes a su pбgina Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, asociaciуn o patrocinio del sitio Web del Demandado y de los productos o servicios que figuran en el mismo. La Demandante justifica esta afirmaciуn con la aportaciуn de una fotocopia de la pбgina Web “www.bricocanal.com” en la que aparece una referencia al Demandado.

Ademбs, aсade la Demandante que el nombre de dominio lleva directamente al sitio Web “www.recinfor.com” del Demandado, lo cual dice haber comprobado mediante el levantamiento de un Acta Notarial, que no presenta, pero que al tratarse de un hecho reconocido por el Demandado, se estima probado sin necesidad de solicitar mбs informaciуn a la Demandante.

El Experto ha consultado la situaciуn actual del nombre de dominio y ha verificado que no se encuentra operativo.

Por otro lado, el propio Demandado reconoce haber tenido el nombre de dominio en un “parking” de dominios hasta mayo de 2006, lo que significa que no ha realizado ningъn uso directo del mismo, mediante una oferta de productos o servicios a travйs de una pбgina Web a la que se acceda con este nombre de dominio.

Por tanto, lo ъnico que ha venido haciendo el Demandado es una mera tenencia pasiva del nombre de dominio puesto que un redireccionamiento automбtico que tuvo un tiempo no supone uso activo del dominio en cuestiуn.

Asн las cosas y, tomando como referencia la doctrina sentada por numerosas Decisiones del Centro, ha de seсalarse que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha sido considerada como un uso de mala fe del mismo (Casos Nє D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Nє D2000-0022, Parfums Christian Dior v. 1 Net Power Inc, Nє D2000-0239, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. Marнa Josй Catalбn Frнas, entre otras mбs) porque para lo ъnico que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.

Por otra parte, el Demandado fue debidamente advertido de los derechos de la Demandante, de forma clara y contundente, anunciбndole el ejercicio de acciones legales si hiciera caso omiso del requerimiento. El Demandado, lejos de atender a esta advertencia, hace una interpretaciуn que no obedece a la literalidad de la carta y quiere hacer creer que el contenido de la misma no era suficiente para entender que estaba actuando con infracciуn de derechos previos ajenos y que si no transferнa el nombre de dominio se actuarнa contra йl.

Este Experto no considera atendible dicho argumento del Demandado. No puede afirmar йste que se le notificу la existencia de un conflicto y que despuйs nadie se interesу por el asunto. Aunque este Experto no hubiera conocido el contenido exacto del requerimiento (presentado extemporбneamente por la Demandante) nunca habrнa interpretado que alguien pueda enviar una notificaciуn de la existencia de un conflicto por el mero hecho de comunicarlo sino como advertencia y anuncio del ejercicio de derechos si no se atiende a ella. Y esto lo sabe perfectamente el Demandado que, lejos de aceptar la transferencia voluntaria del nombre de dominio a la Demandante, continuу detentбndolo, obstaculizando asн la posibilidad de que la titular de la Marca Internacional BRICO DEPOT pudiera ejercer su derecho a utilizarla en Internet y como nombre de dominio bajo el cуdigo de paнs “.es”.

El Experto considera, en suma, que el nombre de domino <bricodepot.es> ha sido utilizado de mala fe.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bricodepot.es> sea transferido a la Demandante.

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Marнa Baylos
Experto Ъnico

Fecha: 1 de diciembre de 2006