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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Endebe Catalana S.L. v. Ramуn Ortiz Ortiz

Caso Nє. DES2006-0028

 

1. Las Partes

La Demandante es Endebe Catalana S.L., con domicilio en Barcelona, Espaсa, representada por March & Asociados, Espaсa.

La parte Demandada es Ramуn Ortiz Ortiz, con domicilio en Almerнa, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bultaco.es>.

El Agente registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. y el registrador es Red.es.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de octubre de 2006. El 16 de octubre de 2006, el Centro enviу a Nominalia Internet S.L. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 19 de octubre de 2006, Nominalia Internet S.L. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de octubre de 2006. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 14 de noviembre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2006.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 29 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

La Demandante es titular registral de la marca BULTACO, notoriamente conocida a nivel internacional. Existen diversos registros en vigor de la marca BULTACO a nombre de la Demandante, tanto en Espaсa como en otros paнses de Europa, asн como en India, Argentina, Nueva Zelanda, Japуn, etc., todos ellos de mucha antigьedad; asн por ejemplo, los registros de marca espaсola nъmeros 345.041 y 346.960, que se remontan al aсo 1959. Algunos de estos registros protegen tambiйn la marca mixta BULTACO CEMOTO.

La Demandante es tambiйn titular del nombre de dominio <bultaco.net>.

El Nombre de Dominio <bultaco.es>, objeto del presente procedimiento, fue registrado por el Demandado el 10 de noviembre de 2005.

La Demandante ha requerido al Demandado para que renunciara al Nombre de Dominio, requerimiento que quedу sin respuesta.

El Experto ha comprobado que el Nombre de Dominio se usa en Internet mediante un sitio web que alude reiteradamente a la marca BULTACO, a modo de tнtulo y de forma destacada, acompaсada del logo caracterнstico de dicha marca, reproducido a cada lado de la marca BULTACO y que incluye a su vez las marcas BULTACO y CEMOTO. En esta web se pueden encontrar diversas alusiones a las motocicletas BULTACO con remisiones a su “Historia”, “Lista de Modelos”, “Fotografнas Modelos”, etc. Y cuando se accede al enlace “CONTACTO”, aparece como direcciуn de correo electrуnico cemotospain@gmail.com.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

ENDEBE CATALANA, S. L. es una sociedad de nacionalidad espaсola, constituida en 1997 e integrada por todos y cada uno de los diez hijos de D. Francisco Xavier Bultу Marquйs, mбs conocido en el mundo del motor como “Paco Bultу” o “Don Paco”, fundador de la marca de motocicletas “BULTACO” que iniciу su andadura en los aсos 50 del siglo pasado y que tanto renombre y prestigio mundial adquiriу en las siguientes dйcadas de los 60, 70 y 80.

Las motocicletas BULTACO ganaron destacadas competiciones a nivel nacional e internacional; por ejemplo, las motocicletas BULTACO Modelos Sherpa ganaron varios campeonatos en Espaсa de trial, de la mano de Ignacio Bultу Marquйs, asн como campeonatos del mundo de trial.

- La familia Bultу ha estado siempre y en todo momento vinculada al mundo del motor en general y en particular en el mundo del motociclismo, en concreto, Ignacio Bultу (hijo, ex-campeуn de Espaсa de trial), Juan Bultу (hijo, probador oficial de distintas marcas de motocicletas), Бlvaro Bultу (hijo, participante en las 24 horas de Monjuich, Paris Dakar, organizador de la Vuelta a Espaсa de motos acuбticas, etc…) Miki Arpa Bultу (nieto, campeуn de Espaсa de enduro), Sete Gibernau Bultу (nieto, corredor oficial del equipo Ducatti en la categorнa MotoGP del campeonato del mundo).

- La marca BULTACO (y sus diferentes logotipos) no ha dejado jamбs de usarse, tanto en Espaсa como en el extranjero. En efecto, los hijos de Paco Bultу, tras observar que a pesar de que no se fabricaban nuevas motocicletas BULTACO la marca gozaba de un gran prestigio internacional, decidieron constituir la sociedad ENDEBE CATALANA, S. L. para crear y distribuir una nueva lнnea de productos de distinta нndole (merchandising) siempre bajo la marca y logotipos caracterнsticos de BULTACO.

- A finales de los aсos 90, ENDEBE CATALANA, S. L. alcanzу un acuerdo con Nacional Motor, S. A., mбs conocida por ser quien fabrica y comercializa las motocicletas DERBI, asн como por ser quien distribuye en Espaсa las motocicletas KAWASAKI, quien, con la pertinente licencia de marcas otorgada por ENDEBE CATALANA, S. L., iniciу la fabricaciуn de las nuevas BULTACO con la participaciуn activa de la familia Bultу en el diseсo, realizaciуn y producciуn de las referidas motocicletas.

- Desde sus inicios y hasta la fecha, tanto la propia denominaciуn BULTACO como los reiterados logotipos y, en especial, el famoso dibujo del “puсo rampante” han tenido un significado y un valor considerables, motivo por el cual se hallan debidamente protegidos mediante los correspondientes registros de marca, tanto a nivel nacional, como comunitario e incluso en otros mъltiples paнses del mundo.

- Resulta mбs que evidente la total identidad existente entre la marca BULTACO y el nombre de dominio del Demandado.

- Finalmente, la Demandante alega, apoyбndose en documentos de prueba, que el titular actual del Nombre de Dominio no tiene derechos legнtimos sobre la citada denominaciуn y que lo ha registrado de mala fe, por lo que debe ser transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:

- Que no tiene ningъn derecho sobre la marca BULTACO.

- Que no tiene intereses legнtimos sobre la marca BULTACO.

- A pesar de ello, afirma que no ha actuado ni actъa de mala fe, si bien admite que fue intencionada la elecciуn de la marca BULTACO para registrar el Nombre de Dominio y para su uso en una web que enumera los modelos de Bultaco y su historia. El Demandado aсade que los herederos de Montesa han hecho lo propio con la marca Montesa, por lo que, a su juicio, Bultaco no iba a ser menos.

- Que no se cumple ninguna de las cinco premisas necesarias para considerar que ha actuado de mala fe.

- Finalmente opina que D. Francisco Xavier Bultу (conocido como “Don Paco”) no aprobarнa el rumbo y la polнtica que actualmente se aplica a su marca, reconociendo reiteradamente la gran valнa de la misma. En su escrito, el Demandado tambiйn realiza diversas “correcciones” y “precisiones” a los datos que constan en la demanda, como por ejemplo que Ignacio Bultу Sagnier fue quien ganу un Campeonato de Espaсa de trial.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Derechos previos

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos, concretamente, sobre la marca BULTACO, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda, ya que en el presente caso nos encontramos ante absoluta identidad entre Marca y Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaciуn “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos.

En el presente caso, ambas partes coinciden en la afirmaciуn de que el Demandado no tiene ningъn vнnculo con la Demandante ni ha sido autorizado en modo alguno por aquйlla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante ha requerido al Demandado para que renunciara al Nombre de Dominio.

Es mбs, el Demandado ha reconocido expresamente que no tiene “ningъn derecho previo sobre la Marca BULTACO”; tambiйn reconoce expresamente “no tener intereses legнtimos sobre la marca y/o el nombre Bultaco”. A pesar de ello, considera “normal” elegir el nombre de una marca ajena para registrarlo como Nombre de Dominio, por entender que ello no perjudica al titular de la “mнtica Marca”, tal y como йl mismo la califica, asegurando que su actividad es la propia de una aficionado y que lo hace “por amor al arte”.

Respecto a la notoriedad y prestigio internacional de la Marca BULTACO –debidamente probado por la Demandante –, el Demandado no sуlo lo reconoce, sino que aprovecha su escrito de defensa para ensalzar la marca y para corregir diversos datos errуneos que, segъn йl, aparecen en la demanda, y al hacerlo, viene a ampliar la abundante documentaciуn aportada por la Demandante para acreditar la notoriedad y el prestigio de la marca.

El Demandado tampoco se cuestiona la titularidad del derecho a la marca mixta BULTACO CEMOTO (con un “dedo rampante”), marca que actualmente pertenece a la Demandante; por el contrario, relata en su escrito que admite que “este logotipo fue adoptado por Don Paco como sнmbolo de su marca”.

En resumen, el Demandado sуlo niega que haya actuado de mala fe, de modo que no es necesario entrar en mayores consideraciones para concluir que no tiene ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio y, por tanto, este Experto da por cumplido el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Como queda apuntado mбs arriba, el Demandado bбsicamente se defiende afirmando que no ha actuado de mala fe; sin embargo, de acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ningъn derecho ni interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio,– lo que en el presente caso admite el Demandado – es difнcil presumir buena fe en el registro y/o uso del mismo.

Por otra parte, la doctrina del Centro tambiйn viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, si bien su enumeraciуn es meramente enunciativa, no limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas”, inspirбndose para ello en dicha doctrina.

Es cierto que, en el presente caso, no resulta acreditado que el Demandado haya mostrado intenciуn de vender el Nombre de Dominio, tampoco que su actuaciуn impida la actividad comercial del Demandante, ni que haya vertido crнticas en su web sobre la marca o sobre la titular de la misma. Sin embargo, basta considerar que por muy “aficionado” de la Marca que sea el Demandado, no puede utilizar deliberadamente dicha marca para registrarla y usarla como Nombre de Dominio, idйntico a la marca de la Demandante, sin que medie la autorizaciуn expresa del titular de la misma. Recordemos que la legislaciуn de Marcas otorga un derecho exclusivo al titular de la Marca registrada, si bien con ciertas limitaciones que han de ser aplicadas como excepciones a la norma general del “derecho exclusivo”.

En efecto, resulta aplicable al presente caso el Artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas espaсola, concretamente el pбrrafo 2. c), en relaciуn con el pбrrafo 3. e), que faculta al titular de la Marca a prohibir que terceros, sin su consentimiento, “utilicen el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio”, refiriйndose el pбrrafo 2. c), en particular, al supuesto de las marcas notorias o renombradas en Espaсa, pudiйndose aplicar dicha prohibiciуn, en general, cuando el uso de la Marca “pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

Ademбs, el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye una infracciуn del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES” de NOMINALIA, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros” (pбrrafo 10).

Es evidente que el Demandado podrнa haber elegido cualquier otro Nombre de Dominio para relacionarse en su web con otros aficionados a la marca BULTACO, de forma que quedase clara su independencia respecto de la sociedad Demandante, evitando al mismo tiempo el riesgo de confusiуn y/o asociaciуn con ella. En tal caso, el Demandado habrнa estado amparado por el derecho constitucional a la libertad de expresiуn. Asн se ha considerado en numerosas decisiones del Centro que han resuelto casos similares al que nos ocupa, por ejemplo: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.v. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI N°. D2003-0438. Asimismo, procede tener en cuenta que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que los derechos constitucionalmente protegidos no tienen un alcance ilimitado, pues en determinadas circunstancias pueden restringirse si su ejercicio infringe otros derechos. Esta jurisprudencia tambiйn ha sido tenida en cuenta en anteriores Decisiones del Centro; por ejemplo: Tecnologнa de la Construcciуn S.A. (TECONSA) v. Asociaciуn de Tйcnicas de Construcciуn Sa, Caso OMPI N°. D2004-0786, entre otras.

Recordemos tambiйn que en el presente caso el Nombre de Dominio es idйntico a una marca notoria, conocida sobradamente por el Demandado, como йl mismo ha admitido, por ser un aficionado a las motos BULTACO, y que la doctrina ha establecido que el registro de un Nombre de Dominio idйntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones: Eresmбs Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M Garcнa, Caso OMPI Nє. D2001-0949; Banco Espaсol de Crйdito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI Nє. D2000-0018; Gestevision Telecinco, S.A v. D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI Nє. D2002-0137; Lycos Espaсa Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI Nє. D2004-0434, Caso OMPI Nє. D2006-0940 Edipresse Hymsa S.A. v. F9-Soft S.L.).

La falta de derechos o de interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio, unida al daсo o perjuicio que el uso del mismo puede causar a la imagen de la marca e incluso el riesgo de que tal marca sufra una pйrdida de distintividad por el llamado “efecto diluciуn”, que puede derivar del repetido uso no autorizado que se viene haciendo del Nombre de Dominio, tambiйn debe equipararse a un uso de mala fe, en el sentido del Reglamento, en particular cuando se trata de una marca notoria, como lo es la Marca BULTACO. El Demandado tambiйn defiende que el uso del Nombre de Dominio no perjudica a la Demandante, sin embargo, lo cierto es que tal uso puede confundir a terceros y generar una errуnea asociaciуn con la Marca.

En efecto, las marcas notorias gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

El riesgo de que los usuarios de Internet tengan la falsa impresiуn de que el Nombre de Dominio y su correspondiente web tienen alguna relaciуn con el titular de la Marca – o al menos que йste ha prestado su consentimiento – se ve reforzado por el hecho de que en la repetida web tambiйn aparece como direcciуn electrуnica de “CONTACTO”: cemotospain@gmail.com. Es decir, una direcciуn que incluye otra marca de la Demandante, la marca CEMOTO, que obedece a la abreviatura de la denominaciуn social de la empresa fundada en origen para la fabricaciуn de BULTACO, a saber: Compaснa Espaсola del Motor, S.A. Mal se compadece esta nueva elecciуn con la falta de mala fe que alega el Demandado. Recordemos ademбs (Vйase “Antecedentes de Hecho”, apartado 4) que el Demandado usa en su web ambas marcas de la Demandante, asн como su caracterнstico logo, de forma reiterada y destacada, de tal modo que el riesgo de confusiуn, por asociaciуn con la Demandante, resulta inevitable y, por tanto, dado el cъmulo de circunstancias que se dan en la actuaciуn del Demandado, no cabe interpretar la ausencia de mala fe por йl alegada.

Este Experto considera que las alegaciones del Demandado no desvirtъan los anteriores razonamientos. Por mucho que se estime o admire una marca, no se puede pretender que estб justificado usarla para registrar y usar un Nombre de Dominio idйntico en interйs propio (aunque no sea de tipo econуmico, es decir, aunque sуlo sea para contactar con otros aficionados), sin la debida autorizaciуn de su titular, haciendo abstracciуn o ignorando cualesquiera otros intereses inherentes a la propia Marca y sin perjuicio de los que pueda tener su titular.

Por el contrario, queda claro que el Demandado procediу al registro y uso del Nombre de Dominio, idйntico a la Marca notoria, siendo plenamente consciente de que era la forma de que el usuario estableciese una inmediata asociaciуn con la marca ajena, es decir, sin preocuparse del riesgo de confusiуn y aprovechбndose indebidamente de la notoriedad de la Marca.

Tampoco le preocupу al Demandado que al registrar el Nombre de Dominio impedirнa a la sociedad titular de la Marca que obtuviese tal registro cuando tuviese interйs en utilizarlo en Internet, siendo йsta la ъnica legitimada para ello, por ser la que ostenta verdaderos “derechos previos”, conforme al Reglamento. Esta doctrina ha sido aplicada en numerosas Decisiones del Centro, para casos como el presente, en el que el Nombre de Dominio es usado para una web de aficionados.

En fin, como viene afirmando el Tribunal Supremo espaсol, la buena (o mala) fe es un concepto que se apoya en la valoraciуn de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jurнdico de libre apreciaciуn por el Juzgador en base a hechos y circunstancias probadas. Y, en el presente caso, este Experto ha tenido en cuenta todos y cada uno de esos hechos y circunstancias, llegando a la conclusiуn de que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bultaco.es> sea transferido a la Demandante.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto

Fecha: 16 de diciembre de 2006