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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Informticas S.L.

Caso N DES2006-0030

 

1. Las Partes

La Demandante es TOMTOM International B.V. con domicilio en Amsterdam, Pases Bajos, representada por Cuatrecasas Abogados, Espaa.

La Demandada es Beta 5 Soluciones Informticas S.L. con domicilio en Mlaga, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <tomtom.es> (el Nombre de Dominio).

El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, y el registrador es Red.es.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 6denoviembrede2006. El 7denoviembrede2006, el Centro envi a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 9denoviembrede2006, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, agente registrador, envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. A su vez, Red.es, registrador del nombre de dominio en controversia, confirm la informacin proporcionada por el agente registrador arriba mencionado.

El Centro verific que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (el“Reglamento”).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el16denoviembrede2006. De conformidad con el artculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para 6dediciembrede2006. El Demandado contest a la Demanda el 5dediciembrede2006.

El Centro nombr a Antonia Ruiz Lpez como Experto el da 20dediciembre de2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuacin:

La Demandante es la Sociedad holandesa TOMTOM INTERNATIONAL, B.V., dedicada desde el ao 1991 al desarrollo de software, equipos y servicios de navegacin por medio de dispositivos mviles. En la actualidad la Demandante comercializa tres lneas de productos: (i) Software de navegacin especficamente desarrollado para su utilizacin en dispositivos mviles (PDAs). Dicho software se comercializa por medio de la marca TOMTOM NAVIGATOR; (ii) Dispositivos independientes de navegacin con software integrado. Dichos productos se comercializan por medio de la marca TOMTOM GO; y (iii) Software de navegacin especficamente diseado para su utilizacin en telfonos mviles. Dichos productos se comercializan baja la marca TOMTOM MOBILE.

La Demandante es titular registral de las marcas comunitarias: i) TOMTOM GO (N 3659158), del 18 de febrero de 2004, registrada el 16 de enero de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomencltor Internacional; y ii) TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY (N 3819752), del 5 de mayo de 2004, registrada el 23 de marzo de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomencltor Internacional; tambin es titular del nombre comercial (no registrado) TOMTOM INTERNATIONAL.

La Demandante es asimismo titular de los nombres de dominio: <tomtom.com>, registrado el 24 de febrero de 1996; <tomtom.info>, registrado el 22 de octubre de 2001; y <tomtom.eu>, registrado el 17 de mayo de 2006.

La Demandada es la Sociedad espaola Beta 5 Soluciones Informticas S. L., dedicada a las tecnologas de la informacin.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el 12dediciembrede2005.

Actualmente el Nombre de Dominio est vinculado a una pgina Web con referencias a los productos de la Demandante y enlaces a tiendas virtuales en las que se ofrecen dichos productos de la Demandante (“Tomtom gps”, “Ofertas de Tomtom”, “Programa GPS Tomtom” o “Tomtom One”), as como otros productos del sector de la informtica (“GPS”, “Monitores”, “Impresoras”, etc.). Todos estos enlaces dirigen al usuario a nuevas pantallas donde se encuentran nuevos enlaces a tiendas electrnicas en las que se ofrecen dichos productos.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- La Demandante ostenta un “derecho previo”, como titular de las marcas antes citadas, cuyo ncleo es el trmino TOMTOM, el cual ha adquirido gran notoriedad en el sector, vinculndose de forma inequvoca a la Demandante.

- El trmino “TOMTOM” constituye la denominacin identificativa por excelencia de la Demandante, habiendo adquirido un alto renombre tanto a nivel espaol como internacional.

- Los productos de la Demandante se distribuyen en numerosos pases del mundo, habindose convertido en una referencia tanto para el mercado profesional como para los particulares.

- El Nombre de Dominio presenta un carcter confusamente similar con las marcas titularidad de la Demandante.

- Desde su registro, el Nombre de Dominio ha estado asociado a pginas Web en las que se ha ofrecido pblicamente en venta. El primer uso del Nombre de Dominio consisti en su vinculacin con una pgina Web, ofrecida por medio de Sedo.com –empresa que ha desarrollado una plataforma online de venta de nombres de dominio — en la que se ofreca pblicamente en venta el Nombre de Dominio, con un “precio deseado” mnimo de 10.000 Euros.

- Adems, la pgina Web vinculada al nombre de dominio se modific de forma que en la parte superior de la mencionada pgina Web se encontraba el siguiente texto (tanto en castellano como en ingls): “El dominio TOMTOM.ES recibe 20.000 visitas por mes / Te gustara alquilar una redireccin a tu web por una cuota mensual? / Haga una oferta”. Y, en la parte central e inferior de la citada pgina web, se incluan enlaces en forma de referencias a la Demandante y a sus productos (“Tomtom”, “Tomtom navegadores gps”, Tomtom wireless gps”, etc.) y de trminos genricos vinculados a la tecnologa que ha desarrollado la Demandante (“Radar”, “Software”, “GPS Bluetooth”, etc.). Asimismo, de forma destacada, se inclua la frase “TOMTOM.ES – El dominio est en venta”, la cual inclua un enlace a la pgina Web de Sedo.com anteriormente mencionada.

- Dicha pgina Web se albergaba en el sitio Web corporativo de la Demandada.

- Asimismo, en la parte superior derecha de la pgina Web asociada al Nombre de Dominio se encuentra un enlace con el texto siguiente: “Interesado en este dominio?”, desde el cual se enlaza a una pgina Web a travs de la cual se ofrece la posibilidad de hacer ofertas para la adquisicin del Nombre de Dominio.

- La pgina Web vinculada al Nombre de Dominio incluye tambin una larga serie de enlaces a tiendas electrnicas en las que se ofrecen productos tanto de la Demandante como de sus principales competidoras.

- El Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio.

- El Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe y, por todo ello, se solicita que sea transferido a la Demandante.

B. Demandada

La Demandada, en resumen, alega lo siguiente:

- La Demandada es una “empresa dedicada a las tecnologas de la informacin”.

- La Demandante no ha probado el renombre de TOMTOM.

- No existe riesgo de confusin entre las marcas registradas por la Demandante y el Nombre de Dominio.

- Los registros de la Demandante son objeto de procedimientos de anulacin a instancia de un tercero.

- En cualquier caso, las marcas registradas son “TOMTOM GO” y “ TOMTOM – Find Your Way The Easy Way”, sobre las que la Demandada reconoce que “la Demandante ostentara derecho previo”.

- No es cierto que la Demandada carezca de intereses sobre el Nombre de Dominio; por el contrario, tiene un proyecto a medio-largo plazo “cuyos detalles se reserva”.

- La Demandante podra haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalizacin.

- La Demandada no ha actuado de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artculo 21 del Reglamento, el Experto resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambin resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaol; en particular, son aplicables al presente caso las leyes espaolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimacin de la Demanda

De acuerdo con el artculo 2 del Reglamento, se considerar que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con un trmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizar la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Derechos previos

El Reglamento, en su artculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espaa.

Tales derechos han sido acreditados, concretamente, sobre las marcas citadas en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), marcas que se encuentran actualmente registradas y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros. En efecto, la Demandada alega –y as consta en los datos de la OAMI aportados por la propia Demandante — que estn pendientes sendos procedimientos de nulidad, instados por un tercero, contra los referidos registros. Sin embargo, ello no impide considerar, a los efectos de este procedimiento, que la Demandante ostenta los derechos derivados de los repetidos registros.

La Demandante ha acreditado que comercializa sus productos bajo marcas que contienen, como elemento comn, la denominacin TOMTOM, aunque slo ha aportado pruebas del registro de dos de ellas; se trata, en cualquier caso, de marcas en las que el elemento verdaderamente caracterstico es TOMTOM, mientras que el segundo elemento (GO, NAVIGATOR, MOBILE, etc.) identifica el concreto producto a distinguir. Y es precisamente dicho elemento caracterstico (TOMTOM) el que goza de mayor notoriedad entre los consumidores de este tipo de productos y, en general, en el mundo de la informtica, todo ello conforme a las pruebas aportadas por la Demandante.

En efecto, aunque la Demandada seala que no ha sido acreditado el renombre de TOMTOM, lo cierto es que dichas pruebas permiten considerar, al menos, que se trata de una marca notoria en el sector informtico y para distinguir productos de la Sociedad del mismo nombre. La Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembrede1999 por la Asamblea de la Unin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Artculo2, ofrece las pautas para la determinacin de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el presente caso se trata de un signo notorio. Adems, cabe sealar que el Experto, personalmente, tiene conocimiento de la notoriedad de la marca TOMTOM, en particular para navegadores GPS.

La Demandante tambin invoca su derecho sobre la denominacin TOMTOM, que constituye su imagen corporativa por excelencia y que igualmente ha adquirido gran prestigio y notoriedad, por su uso en Espaa y a nivel internacional, en el mundo de la informtica. De modo que la Demandante ostenta asimismo un “derecho previo” derivado de su Nombre Comercial (no registrado), tal y como establece el artculo 2 del Reglamento, en relacin con el artculo 8 del CUP. Recordemos que este ltimo precepto establece que “el Nombre Comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro” (vase en este mismo sentido la Decisin Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI N DES2006-0024).

Pues bien, el nombre comercial y las marcas invocadas por la Demandante, consisten, respectivamente, en las denominaciones “TOMTOM INTERNATIONAL”, “TOMTOM GO” y “TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY”, que coinciden con el Nombre de Dominio precisamente en el trmino TOMTOM, es decir, en el elemento esencialmente distintivo de las mismas y el que ha adquirido notoriedad, por lo que el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusin, teniendo en cuenta que la confusin tambin puede producirse por asociacin, y que por su especificidad y notoriedad la denominacin TOMTOM normalmente se entiende referida a la Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artculo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legtimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que ste haya acreditado la falta de derechos o intereses legtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legtimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominacin correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante con nimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un inters legtimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, la Demandada no ha formulado ninguna alegacin que resulte verosmil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algn vnculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algn posible derecho o inters legtimo. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones de mala fe del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del inters legtimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L., Caso OMPI N D2006-0940).

Cabe advertir que, al contestar a la demanda, la Demandada no ha negado su conocimiento de la marca TOMTOM cuando registr el Nombre de Dominio; esto es lgico, puesto que ya era, en aquella fecha, notoria en Espaa y, por tanto, cabe presumir que la conoca perfectamente.

Ambas partes coinciden en la afirmacin de que la Demandada no tiene ningn vnculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aqulla para registrar el Nombre de Dominio.

La Demandada pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podra haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalizacin. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisin en Kingfisher S.A. v. Recinfor, Caso OMPI N DES2006-0024, antes mencionado –con la que coincide el Experto-, el titular de la marca (o del nombre comercial) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinters en el nombre de dominio ni dejacin del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”.

La Demandada tampoco ha acreditado que sea conocida corrientemente por la denominacin “TOMTOM” y es obvio que el Nombre de Dominio no se corresponde con el nombre de la Demandada.

La Demandada incurre tambin en contradiccin cuando por un lado, intenta justificar su inters por el Nombre de Dominio, manifestando en el escrito de contestacin a la Demanda que tiene un “proyecto a medio-largo plazo cuyos detalles se reserva” y, por otro lado, parece olvidarse de que la Web vinculada al Nombre de Dominio no puede ser calificada de “proyecto”, puesto que est activa, al menos desde que se present la Demanda, conforme a las pruebas aportadas por la Demandante, que en ningn momento han sido negadas por la Demandada.

As pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta las actividades de la Demandada –que ella misma define como las propias de una sociedad dedicada a las tecnologas de la informacin— y la notoriedad del signo “TOMTOM”, la Demandada conoca perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no responda a la voluntad de utilizarlo legtimamente en relacin con sus propias actividades, sino al propsito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, ya sea para ofrecer el dominio pblicamente en venta o alquiler o para captar visitantes a los enlaces incluidos en la pgina Web asociada al Nombre de Dominio. Adems, como esta decisin detalla ms adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artculo 2.

6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La doctrina tambin viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirndose para ello en dicha doctrina, y en este caso se puede afirmar que estn presentes todas estas “pruebas”. Para no incurrir reiteraciones innecesarias, slo vamos a referirnos a algunas de ellas.

Recordemos tambin que:

- Conforme al Artculo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7dediciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trfico econmico; adems, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicacin telemticas y como nombre de dominio (Artculo 34.3.e).

- Tanto las marcas como los nombres comerciales notorios gozan de una especial proteccin (Artculo 6bis del Convenio de la Unin de Pars, Artculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artculo 8 de la Ley de Marcas espaola).

- La vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Adems, conforme a su Artculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idneo para crear confusin con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociacin por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacin es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prctica.” Y, segn el Artculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacin industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitacin, en su Artculo 11 se establecen lmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Pues bien, de acuerdo con el Artculo 2 del Reglamento, se deber entender que nos encontramos ante el registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio cuando el Demandado lo haya registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de venderlo o alquilarlo por un precio que supere el coste documentado relacionado directamente con el nombre de dominio.

Tal y como se ha acreditado en la presente demanda –sin que haya sido negado por la Demandada—, desde su registro, el Nombre de Dominio ha sido ofrecido en venta (por un precio mnimo de 10.000 €) o en alquiler (ofrecindose la posibilidad de “redireccionar” a los usuarios de Internet que consultaran el Nombre de Dominio a una pgina Web determinada, a cambio del pago de una cantidad mensual). Incluso en la actualidad, tal y como ha podido comprobar el Experto, sigue siendo posible “hacer oferta” de precio.

En el presente caso, dicha actuacin constituye prueba de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento.

Por otra parte, de acuerdo tambin con el artculo 2 del Reglamento, se deber entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su pgina Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusin con la identidad del Demandante.

En el presente caso, la Demandada, al utilizar el Nombre de Dominio, ha incluido una serie de enlaces a tiendas electrnicas que ofrecen productos de la Demandante o de sus competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la pgina Web asociada al Nombre de Dominio. Adems, la Demandada tampoco ha negado estos hechos en su contestacin a la Demanda.

Est claro, por tanto, el nimo de lucro y tambin el riesgo de confusin con la identidad de la Demandante, ya que en la correspondiente Web aparecen reiteradamente anunciados sus productos. Por ltimo, cabe contemplar el uso que se viene haciendo del Nombre de Dominio para promocionar de forma no autorizada tiendas y/o productos de terceros ajenos a la Demandante, lo que infringe asimismo los citados preceptos de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal.

En consecuencia, el Experto considera que tambin se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el artculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <tomtom.es> sea transferido a la Demandante.


Antonia Ruiz Lpez
Experto nico

Fecha: 8 de enero de 2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/des2006-0030.html

 

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