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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V

Caso No. DMX2006-0009

 

1. Las Partes

El Promovente es S. Tous, S.L. con domicilio en Manresa, Espaсa, y estб representado por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., Mйxico.

El Titular es Hostmaster Vihaus y el codemandado Vinetworks S.A. de C.V., ambos con domicilio en Guadalajara, Jalisco, Mйxico, siendo representados por Juan Josй Pujol Rojas. Para efectos de este procedimiento Hostmaster Vihaus y Vinetworks S.A de C.V. son referidos conjuntamente como “el Titular”.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio <tous.com.mx> que constituye el objeto del presente litigio, se encuentra registrado con NIC-Mйxico.

 

3. Historia Procesal

La Solicitud de Resoluciуn de Controversia (la “Solicitud”) se presentу vнa electrуnica ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de agosto de 2006 y en forma impresa el 14 de agosto de 2006. El 11 de agosto de 2006, el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. NIC-Mйxico por su parte, remitiу con fecha 12 de agosto de 2006, al Centro vнa correo electrуnico, su respuesta indicando que el titular del nombre de dominio no correspondнa con aquйl mencionado en la Solicitud. En respuesta a la prevenciуn formulada por el Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 4 de septiembre de 2006.

El Centro verificу que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplнan los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artнculos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2006. De conformidad con el artнculo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 2 de octubre de 2006. El Titular presentу vнa Internet su contestaciуn a la Solicitud el 2 de octubre de 2006. El Centro acusу recibo de dicha presentaciуn el 4 de octubre de 2006.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto Ъnico el dнa 10 de noviembre de 2006, recibiendo su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actъa es el espaсol, siendo este ъltimo el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.

Por ъltimo, con fundamento en lo dispuesto por el artнculo 17 del Reglamento y habiйndose cerciorado que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto suscrito comunicу a las partes mediante comunicaciуn electrуnica de fecha 17 de noviembre de 2006, el cierre de la instrucciуn del procedimiento administrativo con efectos de citaciуn para el dictado de la presente Decisiуn.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa mundialmente conocida en la industria de la moda, la joyerнa y los accesorios de vestuario femenino que comercializa bajo su marca TOUS en mбs de 30 paнses. En Mйxico el Promovente distribuye sus productos a travйs de 32 tiendas establecidas en 15 entidades federativas, incluyendo Jalisco, lugar de residencia del Titular.

El Promovente tiene registrada la marca TOUS en un gran nъmero de paнses y por lo que a Mйxico respecta es titular de varios registros marcarios en las clases internacionales 3, 9, 14, 18 y 25, siendo la fecha legal mбs remota el 10 de diciembre de 1998, segъn lo acredita con las copias certificadas de dichos tнtulos de marca que comprenden productos tales como metales preciosos, joyerнa, bisuterнa y piedras preciosas, perfumerнa, gafas de sol, productos de cuero, baъles y maletas, bolsos, paraguas, sombrillas, vestidos, calzados, paсuelos para el cuello, fulares y cinturones, entre otros.

Asimismo, para promocionar sus productos y ofrecer informaciуn sobre su compaснa y la marca TOUS, el Promovente mantiene el portal de Internet identificado bajo el dominio <tous.com>, registrado el 4 de agosto de 1997.

El Titular por su parte se dedica a la prestaciуn de servicios de hospedaje y registro de dominios de Internet, habiendo registrado el nombre de dominio en controversia el 17 de diciembre de 2001.

Luego de ponerse en contacto con el Titular a efecto de solicitarle la transferencia del nombre de dominio en litigio como consecuencia de la alegada infracciуn al derecho de uso exclusivo de su marca TOUS, el Promovente decidiу presentar la Solicitud que dio inicio a este procedimiento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

i. De una comparaciуn grбfica se desprende que el nombre de dominio en controversia es idйntico a la marca registrada TOUS y al nombre de dominio global <tous.com> del Promovente;

ii. Desde su fecha de registro, el Titular no ha dado ningъn uso al nombre de dominio en disputa segъn se comprueba con la herramienta informбtica “Internet Archive Wayback Machine” que muestra los archivos histуricos de las pбginas hospedadas en el dominio <tous.com.mx>, infiriйndose asн la ausencia de un uso legнtimo y leal de este ъltimo por parte del Titular;

iii. Como resultado de la investigaciуn a travйs de los motores de bъsqueda de Internet mбs populares se concluye que el Titular no es ni ha sido conocido como TOUS;

iv. Una bъsqueda de antecedentes registrales en el sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no arrojу ningъn resultado del signo TOUS conferido en favor del Titular, lo que permite afirmar que este ъltimo no ha adquirido derechos de marca bajo la denominaciуn TOUS;

v. De las comunicaciones vнa telefуnica y electrуnica entre el Promovente y el Titular se comprueba que el Titular ha registrado el nombre de dominio con el fin de vender su registro al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados y que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio, configurбndose asн la causal de mala fe en el registro del nombre de dominio prevista en el artнculo 1.b) de la Polнtica;

vi. Por si lo anterior no fuera suficiente y en consonancia con mъltiples Decisiones bajo la Polнtica UDRP, la falta de uso del nombre de dominio en conflicto por parte del Promovente constituye en el presente caso evidencia de mala fe en el uso de dicho identificador.

B. Titular

Las alegaciones que a manera de defensa el Titular vierte en su Contestaciуn a la Solicitud son las siguientes:

i. El registro del dominio en conflicto se realizу a instancia de uno de sus clientes, sin haber recibido aъn la contraprestaciуn debida por dicho servicio;

ii. Ante el incumplimiento de su cliente, la ъnica intenciуn del Titular es recuperar los gastos administrativos, de registro y mantenimiento de <tous.com.mx> generados hasta la fecha;

iii. La intenciуn a que se hace referencia no puede ser considerada de mala fe, ya que el nombre de dominio en controversia se verificу a solicitud de un tercero, no siendo responsabilidad del Titular conocer a priori los registros de marca existentes para registrar un dominio.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1(a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii. El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de anбlisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusiуn en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusiуn en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusiуn del nombre de dominio en litigio vis-а-vis su propio nombre de dominio, en este caso <tous.com>.

Ahora bien, del cotejo a simple vista de los signos en pugna se advierte inmediatamente que el nombre de dominio <tous.com.mx> es idйntico gramaticalmente a la marca “TOUS”, conclusiуn que indefectiblemente trae aparejada la posibilidad de confusiуn a nivel fonйtico y conceptual comercial.

La presencia de sufijos (sean dominios de nivel superior genйricos como <.com> o relativos a cуdigos de paнses como <.mx>) no es уbice a la conclusiуn que antecede, ya que como lo han reiterado sistemбticamente los precedentes bajo la Polнtica UDRP y la Polнtica .MX, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos relevantes jurнdicamente para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn bajo la Polнtica. Vйanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente, se tiene por cumplida la hipуtesis prevista en el artнculo 1(a)(i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia derivado de la inexistencia de registros marcarios en Mйxico concedidos a su favor. Esta afirmaciуn desde luego presupone la falta de otorgamiento de licencias o autorizaciones respecto de la marca del Promovente en beneficio del Titular.

Ademбs, el Promovente asegura que el Titular no es conocido comъnmente bajo la denominaciуn TOUS, exhibiendo al efecto diversas documentales privadas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y se tienen aquн por valoradas en el sentido de conferirles valor probatorio suficiente para acreditar presuntivamente tal circunstancia.

En virtud de lo anterior, el suscrito Experto estima demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Polнtica, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.

Por otro lado, del contenido del escrito de contestaciуn no se advierte ninguna circunstancia de la que pueda inferirse la existencia de derechos o intereses legнtimos reconocidos por la Polнtica o la legislaciуn mexicana en favor del Titular respecto del nombre de dominio en litigio. De hecho cabe destacar que el propio Titular admite expresamente en su contestaciуn la legitimidad de los intereses del Promovente en relaciуn al dominio <tous.com.mx>.

En suma, este Panelista concluye que en la especie no se surte en favor del Titular ninguna de las defensas previstas en el artнculo 1(c) de la Polнtica.

Por ende, se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artнculo 1(a)(ii) de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por una parte, el Promovente intenta acreditar la mala fe en el registro del nombre de dominio por parte del Titular con la transcripciуn de una supuesta conversaciуn entre los representantes de ambas partes que habrнa tenido lugar el 16 de marzo de 2006, mediante la cual el Titular habrнa hecho una serie de admisiones en cuanto a su conocimiento previo de la marca TOUS, su familiarizaciуn con la Polнtica y la forma de burlar sus fines, asн como una peticiуn al representante del Promovente para que este ъltimo gestionara a su favor una cantidad mayor a los costos estrictamente relacionados con el registro y renovaciуn del dominio por parte de NIC-Mйxico. El Promovente asegura que la cantidad exigida por el Titular corresponde a $18.266,60 (dieciocho mil doscientos sesenta y seis pesos 60/100 pesos mexicanos), cifra que le fue comunicada por el Titular mediante un documento que el Promovente no exhibe junto con su Solicitud.

Al respecto, en ejercicio de la facultad discrecional en materia de admisiуn y valoraciуn de pruebas que el artнculo 12.D del Reglamento de la Polнtica otorga al Panel Administrativo, se estima a la transcripciуn (sesgada) de la conversaciуn de mйrito, incapaz de producir los efectos de confesiуn extrajudicial que pretende atribuirles el Promovente, al haber sido unilateralmente producida por su oferente y no estar vinculada con algъn otro medio de prueba que permita corroborar su integridad y autenticidad, asн como la identidad de las partes, o mejor aъn la ratificaciуn expresa o tбcita del Titular en el curso de este procedimiento. Vйase TV Azteca, S.A. de C.V. v. Eduardo Martнnez Trigueros, Caso OMPI No. DTV2005-0003 (desestimando registros de audio de conversaciуn telefуnica aportados por el Promovente al no estar corroborada o ratificada la autenticidad de su contenido ni la identidad de los participantes).

Empero, del estudio integral de las constancias que integran el expediente administrativo se tienen por acreditados, inferidos o no desvirtuados los siguientes hechos:

i. El nombre de dominio <tous.com.mx> ha permanecido inactivo desde su registro a la fecha;

ii. El Titular ha puesto a la venta para cualquier interesado el nombre de dominio en conflicto;

Por otra parte, al Experto le resulta inverosнmil la justificaciуn del Titular para haber registrado el nombre de dominio <tous.com.mx> por cuenta de un tercero sin recibir la contraprestaciуn debida por su “servicio” y no obstante tal incumplimiento seguir asumiendo los costos relativos a su renovaciуn. Aъn cuando esta circunstancia hubiese sido demostrada fehacientemente, ello no le conferirнa al Titular derecho o interйs legнtimo alguno sobre el nombre de dominio ni lo exonerarнa de haber registrado y usado el nombre de dominio por casi cinco aсos de mala fe, por las razones que se exponen a continuaciуn.

En efecto, contrario a la creencia del Titular, las Polнticas Generales de NIC-Mйxico que se encuentran incorporadas por referencia al acuerdo de registro del nombre de dominio <tous.com.mx>, impone en su artнculo II.b)vii la obligaciуn para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos en favor de terceros.

En el mismo sentido, cabe destacar que la Polнtica no le da derecho al Titular para recuperar del Promovente, los gastos generados con motivo del registro y uso de un nombre de dominio que invade los derechos al uso exclusivo de la marca del propio Promovente y que fue ademбs registrado sin derecho o interйs legнtimo de por medio. El vehнculo idуneo para fundar tal pretensiуn serнa un contrato de prestaciуn de servicios de registro y mantenimiento de nombre de dominio celebrado entre el Titular y el Promovente, en caso de que el nombre de dominio <tous.com.mx> hubiera sido registrado por cuenta del Promovente, lo que no ocurriу aquн. Asн, de resultar cierto que el Titular actuу por instrucciones de un tercero, del cual no proporcionу siquiera datos de identificaciуn, contacto, o la copia del contrato de prestaciуn de servicios entre ellos, el derecho del Titular para repetir contra su cliente por falta de pago quedarнa intacto a pesar de una resoluciуn adversa en este procedimiento. En resumen, es inaceptable la conducta del Titular consistente en pretender obtener un “rescate a cambio de liberar la marca que ha mantenido” sin derecho por cerca de cinco aсos. Freddy Addu v. Frank Fushille, Caso OMPI No. D2004-0682.

Todo lo anterior lleva al suscrito Experto a concluir que el Titular registrу el nombre de dominio <tous.com.mx> con el propуsito fundamental de vendйrselo al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estйn relacionados con el nombre de dominio, actualizбndose asн la hipуtesis demostrativa de mala fe prevista en el artнculo 1.b)i de la Polнtica. Sirven de sustento Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc., Caso OMPI No. D2000-0788 (sin importar la cuantнa, la mera solicitud de cualquier ganancia en exceso del costo de registro del nombre de dominio es suficiente por si misma para tener por acreditada la mala fe bajo la Polнtica); y Hang Seng Bank Limited v. Websen Inc., Caso OMPI No. D2000-0651 (incluso la referencia a una “pequeсa cuota” indeterminada puede representar un valor cierto que supera los costos documentados que directamente se relacionen con el nombre de dominio, motivando una determinaciуn de mala fe al amparo de la Polнtica).

Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el artнculo 1(a)(iii) de la Polнtica ha sido satisfecha en el caso concreto.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su pretensiуn planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tous.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

24 de noviembre de 2006