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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Doctor’s Associates Inc. v. Fransistem, S.L.

Caso No. D2007-1265

1. Las Partes

La Demandante es Doctor’s Associates Inc. con domicilio en Milford, CT, Estados Unidos de Amrica, representada por Bufete J.Y. Hernndez-Canut, Espaa.

La Demandada es Fransistem, S.L. con domicilio en Coslada, Madrid, Espaa, representada por Ruiz-Glvez Abogados, Espaa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <subwayspain.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2007. El 29 de agosto de 2007, el Centro envi a CORE Internet Council of Registrars va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 30 de agosto de 2007 CORE Internet Council of Registrars envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 21 de agosto de 2007. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 14 de octubre de 2007. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2007.

El Centro nombr a Kiyoshi I. Tsuru como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el da 29 de octubre de 2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Demandado present un escrito adicional el 31 de octubre de 2007. De conformidad con el Prrafo 10, incisos b) y d) de las Reglas, este Panel ha decidido admitir este escrito adicional, el cual ha sido considerado en el presente procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante reclama ser titular de los siguientes registros de marca:

Registros espaoles

SUBWAY, registro nmero 1245689, en clase 42.

SUBWAY, registro nmero 1900818 en clase 42.

SUBWAY, registro nmero 2136578 en clase 29

SUBWAY, registro nmero 2136579 en clase 30.

SUBWAY, registro nmero 2136580 en clase 31.

SUBWAY, registro nmero 2136581 en clase 32.

SUBWAY, registro nmero 2136582 en clase 33.

Registro Internacional

SUBWAY, registro nmero H 0851791, en clases 29, 30, 32 y 43

A.3. Marcas comunitarias con efecto en Espaa

SUBWAY, registro nmero 0000076778, en clases 29, 30 y 42 (actual 43)

El nombre de dominio controvertido fue registrado el 27 de diciembre de 2002.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusin

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es prcticamente idntico a las marcas del Demandante, pues dicho nombre de dominio est compuesto por la marca SUBWAY a la que nicamente se le agrega “Spain” (Espaa). La adicin del nombre de un pas o zona geogrfica no distingue al nombre de dominio de la marca (y cita MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernndez, Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine, Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).

El nombre de dominio en conflicto es similar hasta el punto de causar confusin ent los usuarios de Internet, pues tal nombre es idntico y no se distingue de la marca SUBWAY, sobre la que el Demandante ha acreditado que ostenta legtimos derechos.

II. Derechos o intereses legtimos

Existi un Contrato de Master Franquicia, vigente en el momento en que se solicit el registro del nombre de dominio en disputa. Este contrato fue, en opinin del Demandante, resuelto mediante acuerdo de Demandante y Demandado del 25 de febrero de 2004.

Otros dos acuerdos celebrados entre el Demandante y el Demandado son los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) del 25 de febrero de 2004, los cuales fueron resueltos, en opinin del Demandante, mediante notificacin hecha el 25 de octubre de 2006.

Existe en curso un procedimiento arbitral respecto de estos dos contratos, a efecto de que en dicho procedimiento se confirme que la terminacin contractual se encuentra plenamente ajustada a Derecho.

An y cuando hubiera existido una relacin contractual con el Demandado, en la actualidad no existe relacin alguna contractual, por lo que cualquier derecho derivado de dichos instrumentos se habra extinguido por completo.

El Demandante y el Demandado no discuten la terminacin de todos los acuerdos anteriormente mencionados (sea por la nulidad de pleno derecho de los contratos ADM y DA, segn el Demandado o por el incumplimiento del propio Demandado, segn el Demandante).

El Demandante cita una serie de precedentes emitidos de acuerdo con la Poltica, relativos a relaciones contractuales entre Demandante y Demandado: Troc Iberia, S.A. v. David Milian, Caso OMPI No. D2006-0279, Allen-Edmonds Shoe Corporation v. Takin’ Care of Business, Caso OMPI No. D2002-0799, Monotag Corp, dba Signs First v. Melinda Diane Byrd, Caso OMPI No. D2001-0561, Express Services, Inc. v. Personnel Plus a/k/a Tony Mayer, Caso NAF No. FA0205000112624, Vivienne Talsmat and Rejuvalife Limited v. Richard Wilson, Caso OMPI No. D2006-0133.

III. Mala fe

Unos das antes de que el Demandado registrara el dominio controvertido, el Demandante haba enviado al Demandado una carta en donde se denunciaba el incumplimiento por parte del Demandado del Contrato de Master Franquicia y donde se comunicaba su intencin de dar por terminado el mismo.

El Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin del sitio Web del Demandado o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en lnea. En la propia pgina Web a la que se accede a travs de nombre de dominio figura la siguiente indicacin:

“Para cualquier informacin:

SUBWAY™ Espaa
Centro de Transportes de Coslada.
C/Luxemburgo. Esc. 1. Plt. 1.
28820 Coslada. Madrid

Tel.: (91) 670 82 51.
Fax: (91) 670 86 57.
subwayspain@maptel.es
http://www.subway.com.es”

El nico inters que tiene para el Demandado el mantenimiento de tal pgina es que a travs de la misma se impide que potenciales “clientes” interesados en establecer franquicias en Espaa se pongan en contacto con el Demandante, cortando un importante canal de comunicacin y causando con ello evidentes daos.

B. Demandado

El Demandado present los siguientes argumentos:

La Poltica se limita a estudiar cuestiones de ciberpiratera, tal y como define en su prrafo 4. Se ocupa de las cuestiones en las cuales una persona registra con mala fe y fines de especular. Se afirma por tanto que la UDRP tiene un alcance muy estrecho pues no cualquier disputa puede surgir relacionada con un nombre de dominio.

I. Identidad o semejanza en grado de confusin

El 6 de diciembre de 2002, el Demandado recibe comunicacin que recoge el propsito del Demandante de resolver el contrato de Masterfranquicia.

Las Masterfranquicias, que reducen el beneficio total del que otorga la marca, se utilizaban por el Demandante slo en el primer momento de implantacin en el pas, y una vez superada la primera fase ms complicada y costosa de la expansin comercial de la marca, sta deba ser erradicada para que cualquier sistema consolidado de expansin del Demandante pasara por una relacin no contractual sino de dependencia con el grupo matriz, a travs de un sistema de agentes de desarrollo del negocio y de la marca, totalmente dependientes del grupo. Los objetivos que se imponan en el contrato de Masterfranquicia, de sobra era conocido por el Demandante que no se podan cumplir. An as, el Demandado fue premiado a lo largo de aos, sin que hubiera sido acusado de incumplimiento hasta la fecha arriba mencionada.

El Demandante no slo ha permitido a el Demandado el uso de su dominio durante aos como medio publicitario del producto objeto de negocio a travs de sus tiendas sino que le insisti al Demandado en su da a crear la pgina Web siguiendo unas pautas para que la misma se pareciera lo ms posible a la creada por el Demandante en Los Estados Unidos de America.

Con posterioridad a la resolucin del contrato de Masterfranquicia, cuando el Demandado se constitua ADM/DA, y en aras a fomentar el desarrollo de la marca SUBWAY, el Demandante remite en varios momentos distintos correos electrnicos en donde da una serie de pautas a seguir para adaptar la web de sus distintos agentes a su modelo (y exhibe correos electrnicos del 9 de enero de 2006, sobre diferentes herramientas de mercadotecnia, entre las que se encuentra una pgina web vinculada al dominio controvertido).

Los casos citados por el Demandante, que involucran una marca y el nombre de un pas, en modo alguno tienen que ver con el presente conflicto pues en ninguno de ellos el tercero demandado hace uso del dominio para desarrollar la actividad de la marca. La adicin de una zona geogrfica a la marca registrada por Subway previamente en cada caso apuntado como ejemplo, se efecta para crear un dominio con fines especulativos y en definitiva, distintos a los creados para desarrollar el comercio del producto o servicio para el que se distingue como signo la marca.

II. Derechos o intereses legtimos

Mientras el Demandado mantenga latente su derecho de comercializar el producto de la marca SUBWAY en Espaa e invertir tiempo y dinero en el desarrollo del mismo, es decir, usar la marca en el territorio espaol a travs de sus tiendas, como nica fuente de ingresos econmicos, tendr inters legtimo en el uso del dominio. Este medio publicitario sirve de gran ayuda e influencia en el desarrollo comercial encomendado al Demandado.

Antes de recibir el aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio hasta el punto de que la pgina Web con la direccin <subwayspain.com> fue creada con la ayuda del Demandante, quien fij unas determinadas pautas a seguir.

Desde el registro del dominio por parte del Demandado y la apertura de la pgina Web, el Demandante ha consentido y autorizado el uso de ese dominio para el desarrollo de la actividad representada por la marca en el territorio espaol.

El Demandado es conocido en el mercado de venta de productos de la marca SUBWAY como Subway en el territorio espaol.

El inters legtimo nace desde el momento en que el Demandado acta por un lado como agente del Demandante en Espaa y por otro como franquiciado de la marca.

El Demandado trabaja en la actualidad como AGENTE DE DESARROLLO (DA) del Demandante en la Comunidad de Madrid (Espaa), coordinando, controlando y asegurando las actividades de comercializacin de la marca SUBWAY.

III. Mala fe

La marca utilizada en el dominio registrado por el Demandado sirve nica y exclusivamente para atraer usuarios a Internet como medio publicitario de los productos y servicios de la marca SUBWAY desarrolladas en Espaa.

El motivo por el cual se registr el dominio controvertido en diciembre de 2002 no era otro que la de intentar contentar al Demandante cadena americana que a pesar de reconocer el esfuerzo del Demandado con premios, consideraba que dicho Demandado deba hacer un esfuerzo an mayor. Tanto Demandante como Demandado consideraron que lo ms conveniente sera crear una pgina Web donde la marca registrada pudiera conseguir la publicidad deseada adems de constituirse como medida de interlocucin con las tiendas abiertas as como terceros interesados en adquirir la franquicia.

El Demandado niega estar dentro de los supuestos enunciativos de mala fe sealados en el Prrafo 4 (b) de la Poltica.

La mala fe en el actuar del Demandante al recoger objetivos imposibles de cumplir en el contrato como arma para efectuar cambios de manera unilateral, ha sido denunciado por el Demandado en el procedimiento que se sigue a instancias de esta parte en la jurisdiccin ordinaria espaola.

Escrito Adicional del Demandante

En su escrito adicional del 31 de octubre de 2007, el Demandante expres lo siguiente:

El tribunal ante el cual se estaba sustanciando el procedimiento jurisdiccional inicado por el Demandado ha notificado recientemente a ste su incompetencia para conocer del citado procedimiento judicial, estimando la declinatoria por sometimiento a arbitraje planteado por el Demandante.

El Demandado ha anunciado su intencin de apelar, si bien hasta la fecha no ha

formalizado dicho Recurso.

En todo caso, lo que el Demandado solicitaba no era, como ahora afirma “la nulidad de las clusulas abusivas que se impuso de manera unilateral a FRANSISTEM mediante los contratos de AD y ADM” sino que realmente era la “nulidad ntegra de los contratos de agencia de ADM y AD” ms una indemnizacin.

En relacin con el mantenimiento de posicin de Agente de Desarrollo para Madrid por parte del Demandado, se trata nicamente de una medida de carcter temporal y provisional adoptada durante la tramitacin del procedimiento arbitral antes mencionado.

El Demandado no ha probado tener ninguna autorizacin expresa para proceder al registro del nombre del dominio controvertido como s la ostentan entidades o empresas de otros pases. Las comunicaciones que aporta como prueba hacen referencia genrica a los contenidos que debe tener una pgina Web o incorporan meras “guas de estilo”.

En todo caso, la finalizacin de los contratos que vinculaban al Demandado con el Demandante determina que haya perdido cualquier hipottico derecho que pudiera ostentar o haber ostentado relativo al mantenimiento en activo del citado nombre del dominio.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Poltica, el Demandante deber acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Prrafo 4a)):

i) usted posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Existe semejanza en grado de confusin entre el nombre de dominio <subwayspain.com>, y la marca SUBWAY del Demandante, pues la segunda est totalmente comprendida dentro del primero. La adicin de la palabra “Spain”, es decir, “Espaa” en ingls, no le confiere un carcter distintivo al dominio (ver MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernndez, Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine, Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).

La adicin en el dominio del gTLD .com carece de significacin jurdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca SUBWAY, puesto que dicho gTLD no cumple la funcin de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisin S.A. c/ D. Javier Garca Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver tambin, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Por lo tanto, el primer requisito de la Poltica ha sido probado.

B. Derechos o intereses legtimos/ Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El nombre de dominio controvertido fue registrado en diciembre de 2002. El Demandante y el Demandado han sido partes contratantes desde 1994. De las declaraciones de ambas partes se deriva que ambas estn de acuerdo en que el contrato original de Master Franquicia no est en vigor.

Sin embargo, de las declaraciones y pruebas contenidas en el expediente se concluye que los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) de 2004 segurn en vigor. Todo parece indicar que ambas partes siguen teniendo una relacin de negocios. El propio Demandante ha manifestado que en relacin con el DA para Madrid, un tribunal arbitral ha decretado una medida temporal para mantener su vigencia provisionalmente, durante la duracin del procedimiento arbitral. Se ha hecho mencin a otro procedimiento jurisdiccional en que las partes han participado, y el cual pudiera seguir activo, o reactivarse en apelacin.

El presente Panel coincide con la decisin emitida en Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey, Caso OMPI No. D2007-0555, en el sentido de que la interpretacin de acuerdos entre las partes, el incumplimiento de los mismos o la determinacin de infracciones marcarias excede el alcance de la Poltica y de este procedimiento. La actuacin del Panel se delimita el anlisis de la existencia de ciberocupacin de conformidad con la Poltica.

Por tanto, este Panel decide dejar de conocer del presente asunto, dejando a salvo los derechos de ambas partes para volver a presentar su caso conforme a la Poltica, una vez que se hayan resuelto los asuntos judiciales y/o arbitrales relativos a sus relaciones contractuales.

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.


Kiyoshi I. Tsuru
Experto nico

Fecha: 13 de noviembre de 2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1265.html

 

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