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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Doctor’s Associates Inc. v. Fransistem, S.L.

Caso No. D2007-1265

1. Las Partes

La Demandante es Doctor’s Associates Inc. con domicilio en Milford, CT, Estados Unidos de Amйrica, representada por Bufete J.Y. Hernбndez-Canut, Espaсa.

La Demandada es Fransistem, S.L. con domicilio en Coslada, Madrid, Espaсa, representada por Ruiz-Gбlvez Abogados, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <subwayspain.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2007. El 29 de agosto de 2007, el Centro enviу a CORE Internet Council of Registrars vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 30 de agosto de 2007 CORE Internet Council of Registrars enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 21 de agosto de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 14 de octubre de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2007.

El Centro nombrу a Kiyoshi I. Tsuru como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el dнa 29 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Demandado presentу un escrito adicional el 31 de octubre de 2007. De conformidad con el Pбrrafo 10, incisos b) y d) de las Reglas, este Panel ha decidido admitir este escrito adicional, el cual ha sido considerado en el presente procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante reclama ser titular de los siguientes registros de marca:

Registros espaсoles

SUBWAY, registro nъmero 1245689, en clase 42.

SUBWAY, registro nъmero 1900818 en clase 42.

SUBWAY, registro nъmero 2136578 en clase 29

SUBWAY, registro nъmero 2136579 en clase 30.

SUBWAY, registro nъmero 2136580 en clase 31.

SUBWAY, registro nъmero 2136581 en clase 32.

SUBWAY, registro nъmero 2136582 en clase 33.

Registro Internacional

SUBWAY, registro nъmero H 0851791, en clases 29, 30, 32 y 43

A.3. Marcas comunitarias con efecto en Espaсa

SUBWAY, registro nъmero 0000076778, en clases 29, 30 y 42 (actual 43)

El nombre de dominio controvertido fue registrado el 27 de diciembre de 2002.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es prбcticamente idйntico a las marcas del Demandante, pues dicho nombre de dominio estб compuesto por la marca SUBWAY a la que ъnicamente se le agrega “Spain” (Espaсa). La adiciуn del nombre de un paнs o zona geogrбfica no distingue al nombre de dominio de la marca (y cita MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernбndez, Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine, Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).

El nombre de dominio en conflicto es similar hasta el punto de causar confusiуn entй los usuarios de Internet, pues tal nombre es idйntico y no se distingue de la marca SUBWAY, sobre la que el Demandante ha acreditado que ostenta legнtimos derechos.

II. Derechos o intereses legнtimos

Existiу un Contrato de Master Franquicia, vigente en el momento en que se solicitу el registro del nombre de dominio en disputa. Este contrato fue, en opiniуn del Demandante, resuelto mediante acuerdo de Demandante y Demandado del 25 de febrero de 2004.

Otros dos acuerdos celebrados entre el Demandante y el Demandado son los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) del 25 de febrero de 2004, los cuales fueron resueltos, en opiniуn del Demandante, mediante notificaciуn hecha el 25 de octubre de 2006.

Existe en curso un procedimiento arbitral respecto de estos dos contratos, a efecto de que en dicho procedimiento se confirme que la terminaciуn contractual se encuentra plenamente ajustada a Derecho.

Aъn y cuando hubiera existido una relaciуn contractual con el Demandado, en la actualidad no existe relaciуn alguna contractual, por lo que cualquier derecho derivado de dichos instrumentos se habrнa extinguido por completo.

El Demandante y el Demandado no discuten la terminaciуn de todos los acuerdos anteriormente mencionados (sea por la nulidad de pleno derecho de los contratos ADM y DA, segъn el Demandado o por el incumplimiento del propio Demandado, segъn el Demandante).

El Demandante cita una serie de precedentes emitidos de acuerdo con la Polнtica, relativos a relaciones contractuales entre Demandante y Demandado: Troc Iberia, S.A. v. David Milian, Caso OMPI No. D2006-0279, Allen-Edmonds Shoe Corporation v. Takin’ Care of Business, Caso OMPI No. D2002-0799, Monotag Corp, dba Signs First v. Melinda Diane Byrd, Caso OMPI No. D2001-0561, Express Services, Inc. v. Personnel Plus a/k/a Tony Mayer, Caso NAF No. FA0205000112624, Vivienne Talsmat and Rejuvalife Limited v. Richard Wilson, Caso OMPI No. D2006-0133.

III. Mala fe

Unos dнas antes de que el Demandado registrara el dominio controvertido, el Demandante habнa enviado al Demandado una carta en donde se denunciaba el incumplimiento por parte del Demandado del Contrato de Master Franquicia y donde se comunicaba su intenciуn de dar por terminado el mismo.

El Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web del Demandado o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en lнnea. En la propia pбgina Web a la que se accede a travйs de nombre de dominio figura la siguiente indicaciуn:

“Para cualquier informaciуn:

SUBWAY™ Espaсa
Centro de Transportes de Coslada.
C/Luxemburgo. Esc. 1. Plt. 1.
28820 Coslada. Madrid

Tel.: (91) 670 82 51.
Fax: (91) 670 86 57.
subwayspain@maptel.es
http://www.subway.com.es”

El ъnico interйs que tiene para el Demandado el mantenimiento de tal pбgina es que a travйs de la misma se impide que potenciales “clientes” interesados en establecer franquicias en Espaсa se pongan en contacto con el Demandante, cortando un importante canal de comunicaciуn y causando con ello evidentes daсos.

B. Demandado

El Demandado presentу los siguientes argumentos:

La Polнtica se limita a estudiar cuestiones de ciberpiraterнa, tal y como define en su pбrrafo 4. Se ocupa de las cuestiones en las cuales una persona registra con mala fe y fines de especular. Se afirma por tanto que la UDRP tiene un alcance muy estrecho pues no cualquier disputa puede surgir relacionada con un nombre de dominio.

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

El 6 de diciembre de 2002, el Demandado recibe comunicaciуn que recoge el propуsito del Demandante de resolver el contrato de Masterfranquicia.

Las Masterfranquicias, que reducen el beneficio total del que otorga la marca, se utilizaban por el Demandante sуlo en el primer momento de implantaciуn en el paнs, y una vez superada la primera fase mбs complicada y costosa de la expansiуn comercial de la marca, йsta debнa ser erradicada para que cualquier sistema consolidado de expansiуn del Demandante pasara por una relaciуn no contractual sino de dependencia con el grupo matriz, a travйs de un sistema de agentes de desarrollo del negocio y de la marca, totalmente dependientes del grupo. Los objetivos que se imponнan en el contrato de Masterfranquicia, de sobra era conocido por el Demandante que no se podнan cumplir. Aъn asн, el Demandado fue premiado a lo largo de aсos, sin que hubiera sido acusado de incumplimiento hasta la fecha arriba mencionada.

El Demandante no sуlo ha permitido a el Demandado el uso de su dominio durante aсos como medio publicitario del producto objeto de negocio a travйs de sus tiendas sino que le insistiу al Demandado en su dнa a crear la pбgina Web siguiendo unas pautas para que la misma se pareciera lo mбs posible a la creada por el Demandante en Los Estados Unidos de America.

Con posterioridad a la resoluciуn del contrato de Masterfranquicia, cuando el Demandado se constituнa ADM/DA, y en aras a fomentar el desarrollo de la marca SUBWAY, el Demandante remite en varios momentos distintos correos electrуnicos en donde da una serie de pautas a seguir para adaptar la web de sus distintos agentes a su modelo (y exhibe correos electrуnicos del 9 de enero de 2006, sobre diferentes herramientas de mercadotecnia, entre las que se encuentra una pбgina web vinculada al dominio controvertido).

Los casos citados por el Demandante, que involucran una marca y el nombre de un paнs, en modo alguno tienen que ver con el presente conflicto pues en ninguno de ellos el tercero demandado hace uso del dominio para desarrollar la actividad de la marca. La adiciуn de una zona geogrбfica a la marca registrada por Subway previamente en cada caso apuntado como ejemplo, se efectъa para crear un dominio con fines especulativos y en definitiva, distintos a los creados para desarrollar el comercio del producto o servicio para el que se distingue como signo la marca.

II. Derechos o intereses legнtimos

Mientras el Demandado mantenga latente su derecho de comercializar el producto de la marca SUBWAY en Espaсa e invertir tiempo y dinero en el desarrollo del mismo, es decir, usar la marca en el territorio espaсol a travйs de sus tiendas, como ъnica fuente de ingresos econуmicos, tendrб interйs legнtimo en el uso del dominio. Este medio publicitario sirve de gran ayuda e influencia en el desarrollo comercial encomendado al Demandado.

Antes de recibir el aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio hasta el punto de que la pбgina Web con la direcciуn <subwayspain.com> fue creada con la ayuda del Demandante, quien fijу unas determinadas pautas a seguir.

Desde el registro del dominio por parte del Demandado y la apertura de la pбgina Web, el Demandante ha consentido y autorizado el uso de ese dominio para el desarrollo de la actividad representada por la marca en el territorio espaсol.

El Demandado es conocido en el mercado de venta de productos de la marca SUBWAY® como Subway en el territorio espaсol.

El interйs legнtimo nace desde el momento en que el Demandado actъa por un lado como agente del Demandante en Espaсa y por otro como franquiciado de la marca.

El Demandado trabaja en la actualidad como AGENTE DE DESARROLLO (DA) del Demandante en la Comunidad de Madrid (Espaсa), coordinando, controlando y asegurando las actividades de comercializaciуn de la marca SUBWAY.

III. Mala fe

La marca utilizada en el dominio registrado por el Demandado sirve ъnica y exclusivamente para atraer usuarios a Internet como medio publicitario de los productos y servicios de la marca SUBWAY® desarrolladas en Espaсa.

El motivo por el cual se registrу el dominio controvertido en diciembre de 2002 no era otro que la de intentar contentar al Demandante cadena americana que a pesar de reconocer el esfuerzo del Demandado con premios, consideraba que dicho Demandado debнa hacer un esfuerzo aъn mayor. Tanto Demandante como Demandado consideraron que lo mбs conveniente serнa crear una pбgina Web donde la marca registrada pudiera conseguir la publicidad deseada ademбs de constituirse como medida de interlocuciуn con las tiendas abiertas asн como terceros interesados en adquirir la franquicia.

El Demandado niega estar dentro de los supuestos enunciativos de mala fe seсalados en el Pбrrafo 4 (b) de la Polнtica.

La mala fe en el actuar del Demandante al recoger objetivos imposibles de cumplir en el contrato como arma para efectuar cambios de manera unilateral, ha sido denunciado por el Demandado en el procedimiento que se sigue a instancias de esta parte en la jurisdicciуn ordinaria espaсola.

Escrito Adicional del Demandante

En su escrito adicional del 31 de octubre de 2007, el Demandante expresу lo siguiente:

El tribunal ante el cual se estaba sustanciando el procedimiento jurisdiccional inicado por el Demandado ha notificado recientemente a йste su incompetencia para conocer del citado procedimiento judicial, estimando la declinatoria por sometimiento a arbitraje planteado por el Demandante.

El Demandado ha anunciado su intenciуn de apelar, si bien hasta la fecha no ha

formalizado dicho Recurso.

En todo caso, lo que el Demandado solicitaba no era, como ahora afirma “la nulidad de las clбusulas abusivas que se impuso de manera unilateral a FRANSISTEM mediante los contratos de AD y ADM” sino que realmente era la “nulidad нntegra de los contratos de agencia de ADM y AD” mбs una indemnizaciуn.

En relaciуn con el mantenimiento de posiciуn de Agente de Desarrollo para Madrid por parte del Demandado, se trata ъnicamente de una medida de carбcter temporal y provisional adoptada durante la tramitaciуn del procedimiento arbitral antes mencionado.

El Demandado no ha probado tener ninguna autorizaciуn expresa para proceder al registro del nombre del dominio controvertido como sн la ostentan entidades o empresas de otros paнses. Las comunicaciones que aporta como prueba hacen referencia genйrica a los contenidos que debe tener una pбgina Web o incorporan meras “guнas de estilo”.

En todo caso, la finalizaciуn de los contratos que vinculaban al Demandado con el Demandante determina que haya perdido cualquier hipotйtico derecho que pudiera ostentar o haber ostentado relativo al mantenimiento en activo del citado nombre del dominio.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Polнtica, el Demandante deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Pбrrafo 4a)):

i) usted posee un nombre de dominio idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Existe semejanza en grado de confusiуn entre el nombre de dominio <subwayspain.com>, y la marca SUBWAY del Demandante, pues la segunda estб totalmente comprendida dentro del primero. La adiciуn de la palabra “Spain”, es decir, “Espaсa” en inglйs, no le confiere un carбcter distintivo al dominio (ver MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernбndez, Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine, Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).

La adiciуn en el dominio del gTLD .com carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca SUBWAY, puesto que dicho gTLD no cumple la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver tambiйn, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Por lo tanto, el primer requisito de la Polнtica ha sido probado.

B. Derechos o intereses legнtimos/ Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El nombre de dominio controvertido fue registrado en diciembre de 2002. El Demandante y el Demandado han sido partes contratantes desde 1994. De las declaraciones de ambas partes se deriva que ambas estбn de acuerdo en que el contrato original de Master Franquicia no estб en vigor.

Sin embargo, de las declaraciones y pruebas contenidas en el expediente se concluye que los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) de 2004 segurуn en vigor. Todo parece indicar que ambas partes siguen teniendo una relaciуn de negocios. El propio Demandante ha manifestado que en relaciуn con el DA para Madrid, un tribunal arbitral ha decretado una medida temporal para mantener su vigencia provisionalmente, durante la duraciуn del procedimiento arbitral. Se ha hecho menciуn a otro procedimiento jurisdiccional en que las partes han participado, y el cual pudiera seguir activo, o reactivarse en apelaciуn.

El presente Panel coincide con la decisiуn emitida en Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey, Caso OMPI No. D2007-0555, en el sentido de que la interpretaciуn de acuerdos entre las partes, el incumplimiento de los mismos o la determinaciуn de infracciones marcarias excede el alcance de la Polнtica y de este procedimiento. La actuaciуn del Panel se delimita el anбlisis de la existencia de ciberocupaciуn de conformidad con la Polнtica.

Por tanto, este Panel decide dejar de conocer del presente asunto, dejando a salvo los derechos de ambas partes para volver a presentar su caso conforme a la Polнtica, una vez que se hayan resuelto los asuntos judiciales y/o arbitrales relativos a sus relaciones contractuales.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto Ъnico