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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L v. Alejandro Jimйnez/Tropical Trees Company S.L.

Caso No. DES2007-0012

 

1. Las Partes

El Demandante es Juan Clemente Ferreiro Villarino/Repuestos y Suministros del Henares S.L, Alcalб de Henares, Espaсa, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., Espaсa.

El Demandado es Alejandro Jimйnez/Tropical Trees Company S.L. con domicilio en Madrid, Espaсa, representado por Marнa Teresa Martнnez Martнnez, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lamadera.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2007. El 7 de mayo de 2007 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 8 de mayo de 2007 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa [.ES] (El Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de mayo de 2007. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 3 de junio de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de junio de 2007.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 14 de junio de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante solicitу el 28 de diciembre de 2004, ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas (OEPM), la marca espaсola nє 2.629.402, LA MADERA, para clase 35 (venta de muebles de cocina y maderas). La marca fue denegada, el 2 de diciembre de 2005, como ha comprobado el Experto en la consulta a la base de datos de la OEPM.

El Demandante es titular de la marca espaсola nє 2.688.304, LA MADERA, con grбfico caracterнstico de un бrbol, para clase 35 (venta al por mayor y al por menor en comercios y a travйs de redes mundiales de informбtica de toda clase de muebles de cocina y maderas). Fue solicitada el 5 de enero de 2006 y concedida el 14 de junio de 2006.

El Demandante es titular del nombre de dominio <lamadera.net>, registrado el 20 de septiembre de 2004.

El nombre de dominio <lamadera.es> fue registrado el 18 de noviembre de 2005.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega bбsicamente que:

- Se dedica al negocio de la madera, fabricado, adquisiciуn y comercializaciуn de maderas y productos elaborados y semielaborados a partir de йsta y desde el aсo 2001, a travйs de su empresa Repuestos y Suministros del Henares S.L., comercializa sus productos y servicios bajo la marca LA MADERA, siendo ampliamente reconocida e identificada en el sector, con esta marca.

- En el aсo 2004 solicitу el registro de la marca LA MADERA; solicitud que es anterior al registro del nombre de dominio impugnado.

- Es titular de la marca espaсola nє 2.688.304, LA MADERA.

- Es titular del nombre de dominio <lamadera.net> desde 2004.

- Ha realizado constantes campaсas de publicidad e invertido grandes cantidades dirigidas a la imagen, identidad y comunicaciуn de sus productos y servicios bajo la marca LA MADERA, habiendo dotado a este tйrmino de distintividad entre sus clientes.

- Posee derechos previos sobre la marca LA MADERA.

- El nombre de dominio del Demandado es idйntico a la marca.

- El Demandado carece de derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio porque no estб haciendo un uso activo del mismo sino que se redirecciona automбticamente a la pagina Web “www.tropicaltress.com” que es la que utiliza el Demandando y que es la identifica sus productos y servicios.

- El Demandado carece de autorizaciуn del Demandante para utilizar esa denominaciуn que no obedece a su denominaciуn social, no es reconocido por la denominaciуn LA MADERA ni siquiera en el mercado relevante y tampoco es titular de un derecho registrado.

- El redireccionamiento que hace el Demandado a su verdadera pбgina Web consigue desviar a los clientes que buscan los productos del Demandante, a sus propios productos y servicios y da a entender que existe alguna relaciуn comercial entre Demandante y Demandado al dedicarse ambos al mismo sector, aprovechбndose de una denominaciуn sobre la que carece de derecho.

- El nombre de dominio <lamadera.es> ha sido registrado y se utiliza de mala fe porque, con anterioridad al registro del mismo, existiу una relaciуn comercial entre las partes (aсos 2004 y 2005), en virtud de la cual el Demandado conocнa perfectamente que el Demandante utilizaba la denominaciуn LA MADERA. Esta relaciуn comercial finalizу a causa de la reclamaciуn que tuvo que hacer el Demandante al Demandado por impago de unas facturas.

- El Demandado estб bloqueando la posibilidad de que el titular de la marca LA MADERA la registre en la extensiуn <.es>, que es representativa para el mercado espaсol, perturbando asн la actividad comercial del Demandante ya que el Demandado es un competidor directo.

- El nombre de dominio <lamadera.es> debe ser transferido al Demandante.

B. Demandado

El Demandado alega en su defensa que:

- El nombre de dominio fue registrado legнtimamente despuйs de transcurrido el perнodo de registro preferente para aquellos que tuvieran derechos previos y que el Demandante no utilizу, por lo que carece ahora de derecho sobre la denominaciуn que constituye el nombre de dominio.

- El nombre de dominio obedece a la actividad que desarrolla el Demandado que tiene estrechos lazos y reputaciуn en la industria de la madera y es miembro destacado de la principal Asociaciуn espaсola de estudio de la madera.

- Cualquier empresa del sector podrнa utilizar el nombre de dominio <lamadera.es> u otro que describa directa o indirectamente la actividad de la empresa.

- Desconoce las inversiones econуmicas del Demandante para ser reconocido por el nombre La Madera porque su empresa se conoce como “Rep Sum”.

- En ninguna documentaciуn comercial utilizada en las relaciones comerciales entre Demandante y Demandado aparece la denominaciуn LA MADERA y, por tanto, no es cierto que el Demandado ni sus empleados conociesen esta denominaciуn para los productos y servicios del Demandante. Tampoco aparece la denominaciуn en tarjetas de visita o cabeceras de fax.

- Rechaza que su intenciуn sea captar clientes del Demandante ni confundirse con йl pues son muy escasas las visitas que se hacen a travйs del nombre de dominio <lamadera.es> y el sector de clientes de uno y otro son distintos.

- Es prбctica habitual en el mercado de la madera tomar como nombres de dominio denominaciones relacionadas con la madera y su actividad, como ocurre en la relaciуn que presenta.

- Por todo ello, la Demanda debe ser rechazada.

 

6. Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimaciуn de la Demanda contenidos en el artнculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carбcter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con otros tйrminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios aplicables

El artнculo 21 del Reglamento seсala que el Experto resolverб la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio <.es>, resultarбn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaсol asн como los Tratados Internacionales en los que Espaсa sea paнs firmante.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el la Polнtica Uniforme para la resoluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideraciуn la doctrina que en su aplicaciуn han establecido Expertos del Centro en los ъltimos aсos, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulaciуn espaсola, como ya seсalaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N DES2006-0005 y Hostelerнa y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N DES2006-0014.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante ha alegado poseer derechos previos conforme exige el artнculo 2 del Reglamento. Es indiscutible la identidad entre los derechos previos alegados y el nombre de dominio <lamadera.es> por lo que no son necesarios mayores razonamientos sobre el cumplimento del primer presupuesto establecido por el Reglamento.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artнculo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carбcter especulativo o abusivo.

C. Derechos o intereses legнtimos

El Demandante alega bбsicamente que el Demandado carece de autorizaciуn para utilizar la denominaciуn LA MADERA como nombre de dominio; no es conocido por ella en el mercado; no tiene relaciуn con su denominaciуn social ni ostenta un derecho registrado sobre la misma.

El Demandado opone que el nombre de dominio fue registrado legнtimamente, despuйs del perнodo preferente establecido. Ademбs, argumenta que tiene relaciуn con su actividad y cualquier empresa que se dedique a la madera debe poder utilizar una denominaciуn que aluda a sus productos o servicios.

El Experto entiende que las alegaciones del Demandado no son suficientes para acreditar la existencia de derecho o interйs legнtimo en el nombre de dominio. En efecto, no basta para justificar derecho o interйs legнtimo en los tйrminos del Reglamento, el hecho de que el nombre de dominio se haya registrado despuйs del perнodo escalonado preferente para los titulares de derechos previos. Estos titulares tenнan esa oportunidad, pero no era una obligaciуn registrar el derecho previo como nombre de dominio. Por eso, un tercero no puede alegar este motivo como justificaciуn del registro de un nombre de dominio que podrнa estar lesionando derechos de terceros que no hubiesen acudido a ese perнodo.

Tampoco constituye un argumento vбlido que la actividad del Demandado se despliegue en el sector de la madera ni la afirmaciуn de que cualquier empresa tendrнa que poder registrar una denominaciуn que aluda a sus productos o servicios. Estas razones podrнan servir para justificar hipotйticamente la elecciуn general de un nombre de dominio, pero no cuando exista un conflicto, como es este caso, donde nos encontrбramos en un procedimiento de soluciуn extrajudicial de controversias en el que la licitud del nombre de dominio ha sido cuestionada por el Demandante y el Experto ha de dilucidar si los intereses o derechos que alega el Demandado son de suficiente entidad como para destruir los argumentos del Demandante. Asн, a falta de registro de propiedad industrial o de otro derecho sobre el nombre de dominio, el Demandado habrб de demostrar que es conocido por ese nombre en el sector relevante de mercado o que con el mismo viene realizando una oferta seria de bienes o servicios, o bien que tiene autorizaciуn del titular de un derecho previo. Nada de esto sucede en este caso pues ni siquiera la pбgina Web de Demandado bajo el nombre de dominio <lamadera.es> tiene contenido sino una redirecciуn automбtica a la verdadera pбgina donde el Demandado ofrece sus productos y servicios, “www.tropicaltrees.com”.

Por estas razones, concurre el segundo presupuesto establecido en el artнculo 2 del Reglamento.

D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artнculo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que йste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

El Experto examinarб, en primer lugar, si el registro del nombre de dominio ha sido efectuado de mala fe:

a. Registro de mala fe

El Demandante argumenta que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque, con anterioridad a su registro, el Demandado tuvo relaciones comerciales con el Demandante y conociу que venнa distinguiendo sus productos y servicios con la denominaciуn LA MADERA, en cuya promociуn ha hecho cuantiosas inversiones para dotarla de distintividad y conseguir que se le identifique con ella en el sector. Igualmente, alega que el nombre de dominio fue registrado con intenciуn de bloquear la posibilidad de que el Demandante utilizase la denominaciуn LA MADERA como nombre de dominio en el cуdigo territorial perteneciente a Espaсa y para perturbar la actividad comercial de йste al ser un competidor directo que con este nombre de dominio crea confusiуn entre ambas empresas porque los clientes del Demandante pueden pensar que existe algъn tipo de relaciуn comercial entre ellas.

El Demandado niega que el Demandante sea conocido por el nombre LA MADERA sino que lo es por el de “Rep Sum”; niega tambiйn que йl o sus empleados hayan conocido que el Demandante usaba este nombre para distinguirse en el mercado pues no existe un solo documento, tarjeta de visita o fax en el que figure tal denominaciуn en la йpoca en que tuvieron relaciones comerciales.

Para determinar si el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, el Experto ha de acudir a las pruebas presentadas por el Demandante como justificaciуn de su derecho previo, pues es obvio que para registrar de mala fe un nombre de dominio ha de existir conocimiento anterior del derecho del Demandante.

El Demandante solicitу ante la OEPM la marca espaсola denominativa LA MADERA, nє 2.629.402, el 28 de diciembre de 2004. Esta solicitud se publicу en el Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 2005, por lo que, a partir de ese momento, fue pъblica y conocida por cualquier tercero. Esta marca fue denegada por suspenso de fondo, el 2 de diciembre de 2005; denegaciуn que se publicу en el Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2006.

El evidente interйs del Demandante en obtener el derecho exclusivo sobre esta denominaciуn, resulta acreditado por el hecho de que en cuanto conociу el acuerdo de denegaciуn de la primera marca y aъn antes de publicarse en el Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial dicho acuerdo, procediу a depositar el 5 de enero de 2006 la marca espaсola nє 2.688.305, LA MADERA, con grбfico, que fue concedida el 14 de junio de 2006 (publicada en el Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 2006).

Por otra parte, el Demandante es titular del nombre de dominio <lamadera.net> desde el 20 de septiembre de 2004. La posibilidad de consultar la existencia de un nombre de dominio es tambiйn accesible para cualquier interesado.

El nombre de dominio impugnado fue registrado el 18 de noviembre de 2005; es decir, casi un aсo despuйs de que fuera depositada por el Demandante la solicitud de marca nє 2.669.402, LA MADERA (28 de diciembre de 2004) y antes de que fuera denegada (boletнn Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2006). Esto significa que cuando se registrу el nombre de dominio, el Demandante tenнa una expectativa de derecho que podrнa convertirse en derecho exclusivo anterior y el Demandado podнa acceder al Registro pъblico de la OEPM donde comprobarнa que la marca LA MADERA esta solicitada por el Demandante. A pesar de lo cual, no dudу en registrar el nombre de dominio.

Ademбs, el Demandante era ya titular del nombre de dominio <lamadera.net> desde un aсo antes de que el demandado registrara el nombre de dominio <lamadera.es>. Este hecho tenнa que ser previsiblemente conocido por el Demandado, dada la publicidad del registro de los nombres de dominio.

Por ъltimo, cabe resaltar que entre Demandante y Demandado existieron relaciones comerciales durante los aсos 2004 y 2005, fechas anteriores al registro del nombre de dominio, en las que el Demandado pudo conocer que el Demandante estaba utilizando la marca LA MADERA en su actividad mercantil.

Todas estas circunstancias permiten concluir al Experto que existiу un conocimiento previo de la marca del Demandante por parte del Demandado y que, por tanto, el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe.

b. Uso de mala fe

Para reforzar y confirmar la conclusiуn anterior conviene examinar si en el uso que viene haciendo el Demandado del nombre de dominio existe mala fe en el sentido del artнculo 2 del Reglamento donde se relaciona una orientaciуn de las pruebas que pueden llevar a concluir el registro o uso de mala fe.

Ha quedado acreditado que el ъnico uso que hace el Demandado del nombre de dominio es el de servir de redirecciуn a su pбgina Web “www.tropicaltrees.com” por lo que ningъn interйs tiene ni ha tenido en desarrollar una pбgina Web con el nombre de dominio controvertido. La mera redirecciуn no es mбs que una tenencia pasiva que ha sido considerada por distintas Decisiones como una clara prueba de mala fe en el uso del nombre de dominio (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI Nє D2000-0003, Parfums Christian Dior v. 1 Net Power Inc, Caso OMPI Nє D2000-0022, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. Marнa Josй Catalбn Frнas Caso OMPI Nє D2000-0239, entre otras mбs) porque para lo ъnico que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.

Ademбs, el Demandado, segъn afirma, es una empresa muy introducida en el sector de la madera que conoce perfectamente al Demandante y debe conocer, por tanto, que desde hace tiempo el Demandante tiene una pбgina Web “www.lamadera.net” a travйs de la cual desarrolla su actividad y expone sus productos y servicios.

Por eso, su insistencia en seguir utilizando el nombre de dominio <lamadera.es> como mero instrumento de redirecciуn a la autйntica pбgina Web en la que ofrece sus productos y servicios, supone perturbar la actividad comercial del Demandante como competidor directo en el mismo sector, aunque lo sea –segъn afirma el demandado- en distinta gama de clientes. No serнa extraсo que quien conozca al Demandante bajo el nombre La Madera, teclee el nombre de dominio del Demandado y acceda a los productos y servicios de йste, pudiendo convertirse en su cliente o tener la impresiуn de que existe una vinculaciуn entre Demandante y Demandado.

Concurre, por tanto, el uso de mala fe por parte del Demandado y con ello, cumplida la tercera circunstancia que exige el artнculo 2 del Reglamento para entender abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio <lamadera.es>.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <lamadera.es> sea transferido a la Demandante.

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Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico

Fecha: 28 de junio de 2007