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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

AGFEO GmbH & Co. KG c. Sistemas Digitales Coddec S.L.

Caso N° DES2007-0032

1. Las Partes

La parte demandante es AGFEO GmbH & Co. KG, Bielefeld, Alemania, representada por Lambert Grosskopf, Alemania (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Sistemas Digitales Coddec S.L., Alicante, Espaсa, representada por LGC Abogados, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <agfeo.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de diciembre de 2007. El 6 de diciembre de 2007 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 19 de diciembre de 2007 ESNIC enviу al Centro, por medio de correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 8 de enero de 2008.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el ”Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el 8 de enero de 2008 el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 28 de enero de 2008. El escrito de contestaciуn a la Demanda (en adelante, la “Contestaciуn a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 30 de enero de 2008. Asimismo, la Demandada remitiу el 8 y el 13 de febrero de 2008 sendas comunicaciones aclarando su posiciуn respecto al procedimiento y mostrando su disposiciуn de transferir el Nombre de Dominio a favor de la Demandante.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 7 de febrero de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad alemana que opera en el mercado de los pequeсos y medianos sistemas de telecomunicaciones, y con especial intensidad en el de equipos de comunicaciуn basados en la tecnologнa ISDN (Integrated Services Digital Network). Actualmente la Demandante distribuye sus productos a nivel internacional, habiendo consolidado su posiciуn en el mercado europeo de diseсo, desarrollo y fabricaciуn de equipos de telecomunicaciones.

La Demandante es titular de la marca comunitaria No. 4824876 AGFEO desde el 10 de enero de 2006 en las clases 7, 9 y 38 de la clasificaciуn internacional de marcas. En este sentido, la Demandante ha acreditado haber utilizado la marca AGFEO (denominaciуn que responde a una abreviatura del alemбn ‘Gesellschaft fьr Femmeldetechnik/Feinmechanik, Elektronik und Optik’–‘Sociedad mercantil de telecomunicaciones, mecбnica de precisiуn, electrуnica y уptica’-) en todo momento para el desarrollo de sus actividades comerciales.

B. La Demandada

La Demandada es una empresa espaсola que, entre otras actividades, presta servicios de diseсo, telecomunicaciones e informбtica.

De acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, en 2003 la Demandada empezу a trabajar con una empresa espaсola llamada Allnet, la cual era distribuidora oficial de los productos de la Demandante en Espaсa. Como consecuencia de dicha colaboraciуn, la Demandada alega que tuvo conocimiento de la marca de la Demandante asн como de sus productos.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 12 de enero de 2006. De acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, la Demandada procediу a dicho registro para intentar incentivar la venta de productos de la Demandante a travйs de una tienda en Internet.

Sin perjuicio de lo anterior, el Experto ha podido comprobar que el Nombre de Dominio actualmente es ofrecido pъblicamente en venta, a travйs del portal Sedo.com, por un precio de 10.000 Euros. Dicha oferta se incluye en la pбgina web conectada con el Nombre de Dominio, la cual incluye numerosos enlaces a sitios web en los que se venden o promocionan productos o servicios competidores de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es propietaria de la marca comunitaria AGFEO que ha venido utilizando durante aсos para la fabricaciуn y distribuciуn de sus productos y servicios;

- Que la mencionada marca es idйntica al Nombre de Dominio;

- Que, dada la identidad existente entre la marca y el Nombre de Dominio, йste conduce a crear confusiуn en el mercado y a sugerir la existencia de una relaciуn entre Demandante y Demandada, sin que la misma haya existido nunca;

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio ya que no ostenta derecho alguno respecto a la denominaciуn “Agfeo” ni dicha denominaciуn le distingue en el mercado;

- Que la Demandada registrу el Nombre de Dominio con la finalidad de venderlo, finalidad que queda reflejada en su actual uso, consistente en ofrecerlo pъblicamente en venta a travйs de Internet por un precio de 10.000 Euros; y

- Que atendiendo a todas estas circunstancias, el Nombre de Dominio deberнa ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

La Demandada alega en la Contestaciуn a la Demanda:

- Que estб conforme con las peticiones solicitadas por la Demandante. En este sentido indica que considera el Nombre de Dominio es susceptible de ser confundido con la marca titularidad de la Demandante y que la Demandada no ostenta de derechos marcarios ni de cualquier otro tipo sobre la denominaciуn “Agfeo”;

- Que el registro del Nombre de Dominio no respondiу a criterios de mala fe, sino que el mismo se derivу de la relaciуn comercial que la Demandada iniciу con una empresa espaсola llamada Allnet, que actuaba como importador oficial para Espaсa de las centralitas Agfeo. Como consecuencia de la liberalizaciуn del registro de los nombres de dominio .ES ambas empresas decidieron registrar el Nombre de Dominio la venta de productos “Agfeo” a travйs de una tienda en Internet, sin que la Demandada supiera en ese momento que la marca AGFEOestaba registrada a nombre de la Demandante. De este modo, el registro del Nombre de Dominio obedeciу a fines comerciales beneficiosos tanto para la Demandante como la Demandada a travйs de la venta, distribuciуn e instalaciуn de los productos Agfeo a travйs de Internet;

- Que, a pesar de que la Demandada no tiene ningъn inconveniente en ceder el Nombre de Dominio a la Demandante, dicha cesiуn no ha sido posible hasta el momento porque las partes no han llegado a un acuerdo respecto a los gastos que la Demandante deberнa pagar a la Demandada en concepto de registro y mantenimiento del Nombre de Dominio.

Asimismo, el 8 de febrero de 2008 la Demandada remitiу al Centro un mensaje de correo electrуnico insistiendo en su disponibilidad para transferir el Nombre de Dominio y, por tanto, poniendo de manifiesto la innecesariedad de proseguir con el procedimiento.

El 14 de febrero de 2008 la Demandada enviу un nuevo mensaje al Centro adjuntando la documentaciуn necesaria para iniciar la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) El carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un tйrmino sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.

(ii) La ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

(iii) El hecho de que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis, el Experto desea hacer dos puntualizaciones.

En primer lugar, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaciуn de las circunstancias aplicables a este caso, se servirб de la interpretaciуn dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme para la resoluciуn de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio de ICANN (en adelante, la “Polнtica UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraciуn del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisiуn en Citigroup, Inc., Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A, Ferrero Iberia, S.A. c. Maxtersolutions C.B, Caso OMPI No. DES2006-0003).

En segundo lugar, y tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandada ha expresado en diversas comunicaciones emitidas a lo largo del presente procedimiento una voluntad clara de transferir el Nombre de Dominio a favor de la Demandante. Teniendo en cuenta esta circunstancia, esta decisiуn se limitarб a apuntar las principales cuestiones derivadas de la aplicaciуn del Reglamento, sin entrar en un estudio detallado de las mismas, habida cuenta del aparente acuerdo de las partes respecto a la transferencia del Nombre de Dominio

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar con una denominaciуn sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyйndose dentro de la definiciуn de dicho concepto establecida por el artнculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaсa. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca comunitaria AGFEO, la cual debe considerarse idйntica al Nombre de Dominio.

La inclusiуn del sufijo “.es” al Nombre de Dominio no debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraciуn tйcnica actual del sistema de nombres de dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Polнtica UDRP, por ejemplo, en New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; en A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; o en Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.

En atenciуn a lo indicado, el Experto considera que se da el primero de los elementos requeridos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la Polнtica UDRP se han venido identificando tres supuestos – de carбcter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, por tanto, tiene un derecho o interйs legнtimo. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Segъn reconoce la propia Demandada en la Contestaciуn a la Demanda, no ostenta derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominaciуn “Agfeo” ni la ha utilizado en el mercado ni en relaciуn con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican lo contrario, especialmente si se considera el hecho que, supuestamente, la Demandada colaboraba con un distribuidor de los productos de la Demandante. Teniendo en cuenta esta circunstancia, parece difнcil imaginar que al registrar el Nombre de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de su marca. Esta dificultad deviene imposibilidad si se tiene en cuenta el argumento de la Demandada indicando que el objeto del registro del Nombre de Dominio era, supuestamente, la creaciуn de una plataforma para la venta de los productos de la Demandante en Internet.

En atenciуn a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

A tal efecto, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisiуn, la Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difнcil imaginar que la Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio. Esta percepciуn se ve reforzada por el hecho que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracciуn de los derechos de aquйlla.

Asimismo, la puesta a la venta del Nombre de Dominio por parte de la Demandada por un precio de 10.000 Euros confirma igualmente un obvio uso de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <agfeo.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico