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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Crdito v. Rosa Delia Prez Gil

Caso No. DES2007-0033

 

1. Las Partes

La Demandante es Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Crdito con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, Espaa representada por Clifford Chance, LLP, Espaa.

La Demandada es Rosa Delia Prez Gil, con domicilio en Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ruralcanarias.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2007. El 21 de diciembre de 2007 el Centro envi a ESNIC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El ESNIC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los Artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de diciembre de 2007. De conformidad con el Articulo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 16 de enero de 2008. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 17 de enero de 2008.

El Centro nombr a Mara Baylos Morales como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 30 de enero de 2008, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La Demandante, Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Crdito, es titular de la marca espaola nm. 2.643.199, CAJA RURAL DE CANARIAS, en clase 36 (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; y negocios inmobiliarios) solicitada el 23 de marzo de 2005, y concedida el 18 de agosto de 2005.

Adems, es titular del nombre de dominio <ruralcanarias.com>, el cual fue registrado el 16 de noviembre de 1999.

4.2 La Demandada es titular del nombre de dominio cuya transferencia se solicita <ruralcanarias.es>, el cual fue registrado el da 10 de mayo de 2007.

La Demandada no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificada.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega bsicamente:

- Que la Demanda se basa en la existencia de tres derechos previos sobre la denominacin “ruralcanarias” que constituye el nombre de dominio de segundo nivel que la Demandada tiene asignado bajo el cdigo del pas correspondiente a Espaa (‘.es’), como son:

i) La titularidad de la marca denominativa espaola “CAJA RURAL DE CANARIAS”.

ii) La denominacin social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crdito”.

iii) El derecho de marca no registrada notoriamente conocida en Espaa <ruralcanarias.com>.

- Que si bien el nombre de dominio <ruralcanarias.com> no constituye un ‘derecho previo’ a efectos del artculo 2 del Reglamento, toda vez que la enumeracin de derechos previos tiene carcter cerrado y en ella no se comprenden los nombres de dominio, la duracin y alcance geogrfico del uso que la Demandante viene haciendo del mismo ocasiona que se haya convertido en una marca no registrada “notoriamente conocida”, por lo que puede invocar la proteccin que la legislacin dispensa a las marcas notoriamente conocidas.

- Que el nombre de dominio <ruralcanarias.com> ha devenido en marca notoria atendiendo a varios factores: (i) la duracin del uso, declarando que hace un uso ininterrumpido del nombre de dominio desde hace casi diez aos; (ii) el grado de difusin de los servicios que la Demandada anuncia en la pgina de Internet a la que se accede a travs del nombre de dominio sealado, que durante los ltimos doce meses ha tenido una media de 6.657 visitas cada da; y (iii) el grado de notoriedad que el nombre de dominio (la Demanda dice “la marca”) tiene entre el pblico al que presta sus servicios la Demandada, y que ha conseguido que dicho nombre se asocie con su actividad.

- Que el registro del dominio <ruralcanarias.es> por la Demandada ha sido realizado con carcter especulativo o abusivo, al concurrir todos los requisitos que el artculo 2 del Reglamento seala.

- Que el nombre del dominio <ruralcanarias.es> es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con la marca registrada por la Demandante “CAJA RURAL DE CANARIAS”. Argumenta la Demandante que el anlisis fontico, en relacin con las marcas complejas, debe realizarse de manera global pero atendiendo a la supremaca del elemento dominante que impregna la visin de conjunto a una marca denominativa compleja, sealando que en este caso concreto, el elemento dominante es el trmino “Rural”, el cual absorbe la denominacin “Caja” y la preposicin “de”.

Efectuada de esta manera la comparacin [‘ruralcanarias.es’ vs. ‘ruralcanarias’], observa un elevado grado de semejanza en el plano fontico, por lo que no pueden coexistir en el mercado sin riesgo de inducir a confusin al consumidor, por lo que debe reputarse, a los efectos de confusin, que ambas marcas son similares.

- Que el nombre del dominio <ruralcanarias.es> es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con la denominacin social de la Demandada. As, puesto que la denominacin social coincide con la marca registrada de la Demandada, da por reproducidos los razonamientos esgrimidos en la comparacin efectuada entre el dominio y la marca.

- Que el nombre del dominio <ruralcanarias.es> es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con el nombre de dominio (la Demanda dice con “la marca”) notoriamente conocido <ruralcanarias.com>. Argumenta la Demandante que la identidad entre el nombre de dominio y la marca notoria es absoluta, puesto que los vocablos genricos ‘.es’ y ‘.com’ carecen de aptitud para ser el elemento diferenciador, por lo que el riesgo de confusin es total.

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <ruralcanarias.es>, puesto que (i) no consta que ostente derecho alguno de propiedad industrial sobre la denominacin ‘ruralcanarias’ que le permita su utilizacin como nombre de dominio ‘.es’, y (ii) la pgina de Internet correspondiente al dominio [www.ruralcanarias.es] est actualmente vaca de contenido.

Adems sostiene que, tras requerir sobre este asunto a la Demandada por burofax, sta sostuvo que no haba registrado el dominio, sino que alguien haba usurpado su personalidad para registrarlo a su nombre, por lo que se habra registrado en contra de su voluntad, y por lo tanto carecera de derechos o intereses legtimos sobre el dominio.

- Que el nombre de dominio <ruralcanarias.es> ha sido registrado de mala fe, sosteniendo que la falta de derechos o intereses legtimos por parte de la Demandada lleva a considerar que el registro de la marca ha sido de mala fe.

Adems sostiene que la Demandada no utiliza el nombre de dominio que tiene registrado, lo que puede constituir una prctica de mala fe (“cybersquatting”), manifestando que el registro ha tenido lugar con casi toda probabilidad con una finalidad meramente especulativa, por lo que debe entenderse la existencia de una mala fe en la Demandada al registrar y no usar el nombre de dominio.

- Que ante la existencia de unos derechos previos de la Demandante, una falta de derechos o intereses legtimos de la Demandada, as como una manifiesta mala fe en la actuacin de sta, debe llevar consigo la recuperacin del nombre de dominio por la Demandante.

B. Demandado

La Demandada no contest a las alegaciones de la Demandante, a pesar de que, de acuerdo a la documentacin presentada en este procedimiento, se le diera notificacin de la Demanda el da 27 de diciembre de 2007.

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestin previa: la posibilidad de que un nombre de dominio pueda ser considerado como un signo distintivo.

La Demandante esgrime en su Demanda como Derecho Previo que el nombre de dominio cuya titularidad ostenta <ruralcanarias.com> ha devenido en una “marca no registrada notoriamente conocida en Espaa”.

En este sentido, debemos analizar con carcter previo a otras cuestiones, la aptitud para que un nombre de dominio pueda ser considerado como un Derecho Previo de los sealados en la lista cerrada del artculo 2 del Reglamento, y en concreto, como una marca.

a) Los Derechos Previos del artculo 2 del Reglamento y la imposibilidad de considerar un nombre de dominio como un Derecho Previo.

El artculo 2 del Reglamento recoge, en una lista cerrada, los Derechos Previos, que son los siguientes:

1) Denominaciones de entidades validamente registradas en Espaa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaa.

2) Nombres civiles o seudnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polticos y figuras del espectculo o del deporte.

3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pblicas y organismos pblicos espaoles.

Como se puede observar, los nombres de dominio no se encuentran entre los Derechos Previos a los que hace referencia el artculo, si bien puede plantearse la cuestin sobre si pueden encuadrarse dentro de “otros derechos de propiedad industrial”.

Para ello, en primer lugar debemos analizar si el derecho conferido por la asignacin de un nombre de dominio presenta las singularidades necesarias para poder ser considerado como un derecho de propiedad industrial.

Pues bien, como es sabido, los derechos de propiedad industrial se caracterizan tanto por conferir a su titular un derecho exclusivo a utilizarlos en el trfico econmico, como por contener un ius prohibendi ejercitable erga omnes, de modo que el titular del derecho goza de la facultad de prohibir a terceros el uso del mismo.

As, para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, debe examinarse si stos pueden cumplir ambas facultades.

En este sentido, en primer lugar debe sealarse que la legislacin que regula los nombres de dominio (ni la Ley 34/2001, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y del comercio electrnico –LSSI-, ni el Plan Nacional) no califica como exclusivo el derecho del uso del nombre de dominio, puesto que simplemente considera el nombre de dominio a priori como una direccin electrnica alfanumrica que hace posible la comunicacin fluida de informacin entre los distintos equipos informticos conectados a la Red.

En segundo lugar, debemos advertir que si bien no pueden existir dos nombres de dominio exactamente iguales, s es posible que existan dos nombres de dominio iguales bajo diferentes Top Level Domains: as por ejemplo, puede existir ‘aaa.es’, ‘aaa.com’, ‘aaa.net’, ‘aaa.org’, etc. Por tanto, el carcter exclusivo predicable de los derechos de propiedad industrial, en los nombres de dominio deriva nicamente de la configuracin del sistema de registro de los nombres de dominio que provoca que no puedan existir dos nombres de dominio con idntico nombre y extensin; es decir, la exclusividad no depende de razones jurdicas sino de meros motivos tcnicos.

En tercer lugar, en el memorndum de la Primera Asamblea de la OMPI sobre marcas y nombres de dominio, en el estudio de las dificultades existentes para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, se seal, entre otras razones, que el poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial podra llevar a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre denominaciones genricas, puesto que, como es sabido, los trminos genricos pueden registrarse como nombres de dominio.

Por tanto, parece innegable afirmar, que los nombres de dominio no han sido configurados por el legislador como derechos de propiedad industrial, y en consecuencia no pueden considerarse dentro de los “otros derechos de propiedad industrial” como tales regulados en el artculo 2 del Reglamento.

No obstante, no debe descartarse que el uso de un nombre de dominio pueda llevar al nacimiento de una marca, tal y como a continuacin analizaremos.

b) El nacimiento de una marca por el uso de un nombre de dominio.

La Demandante, conocedora de que un nombre de dominio no puede ser considerado como un Derecho Previo, a los efectos del artculo 2 del Reglamento, alega el beneficio de la proteccin reforzada que los signos no registrados notoriamente conocidos gozan en virtud del artculo 6bis del Convenio de Pars, en relacin con el apartado 5 del artculo 34 y el apartado 3 del artculo 3 de la Ley espaola 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al considerar que el nombre de dominio <ruralcanarias.com>, cuya titularidad ostenta, se ha convertido por el uso en una marca no registrada notoriamente conocida.

Es innegable que, dado el grado actual de difusin de Internet en nuestra sociedad, un nombre de dominio, cuya funcin primordial es la de servir como una direccin electrnica alfanumrica, puede llegar a cumplir funciones distintas dentro de Internet, pudiendo por su uso llegar a convertirse en una marca (sin que esto en ningn caso quiera decir, como hemos visto, que el nombre de dominio sea un derecho de propiedad industrial).

No obstante, no podemos afirmar en ningn caso que el nombre de dominio pueda llegar a obtener una proteccin como marca por el simple hecho de ser usada en Internet, puesto que en ese caso, estaramos asemejando la figura del nombre de dominio a la de la marca, sin necesidad de ninguna formalidad o registro previo que justifique su conversin.

Por tanto, el nombre de dominio slo podr ser considerado como una marca cuando sea usado como una marca y desarrolle las funciones tpicas de sta (funcin indicadora del origen empresarial, funcin indicadora de la calidad, funcin condensadora del goodwill, funcin publicitaria, etc.). Igualmente su proteccin como marca no registrada deber pasar por la prueba fehaciente de su uso generalizado como tal en la Red y fuera de ella, a travs, por ejemplo, de publicidad, propaganda, facturas, etc., donde se identifique y distinga la empresa y su actividad o prestaciones a travs de dicho nombre de dominio, es decir, en nuestro caso concreto <ruralcanarias.com>.

Es importante destacar que en estos casos, no estaremos protegiendo el nombre de dominio como tal, sino por su conversin en marca, ya sea registrada o no registrada, derivada de su registro o uso en el trfico, dentro y fuera de la Red.

En conclusin podemos afirmar que la proteccin de un nombre de dominio pasa por que sea considerado, al mismo tiempo, una marca, en cuyo caso podr gozar de los derechos conferidos por el artculo 34 de la Ley de Marcas para su proteccin frente a terceros.

c) La consideracin de <ruralcanarias.com> como una marca notoria no registrada.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, para poder considerar el nombre de domino de la Demandante como una marca notoria no registrada, y por tanto, poder ser tomada en consideracin como un Derecho Previo del artculo 2 del Reglamento, debemos analizar si dicho nombre de dominio ha devenido por su uso en una marca notoria no registrada.

En este sentido, la Demandante si bien afirma y aporta cierta documentacin sobre la posible notoriedad como marca no registrada de <ruralcanarias.com>, no prueba que ese uso se haga a ttulo de marca.

Esto es as, porque tanto de la informacin proporcionada, como de la documentacin que acompaa la Demanda, no se desprende en ningn caso el uso del dominio <ruralcanarias.com> como marca, sino nica y exclusivamente, como nombre de dominio.

En este sentido, la Demandante aporta un documento sobre las visitas medias diarias (6.657) que el nombre de dominio <ruralcanarias.com> tiene; lo que efectivamente no hace sino corroborar que el uso que la Demandante hace de <ruralcanarias.com> es un uso exclusivo como nombre de dominio.

Igualmente la Demandante afirma que <ruralcanarias.com> goza de una elevada notoriedad, si bien nuevamente lo justifica exclusivamente mediante la aparicin en un buscador de Internet (Google) de la pgina Web que dicho nombre de dominio identifica.

Por tanto, el Experto concluye que, en el presente caso, el nombre de dominio <ruralcanarias.com> no cumple una funcin como marca, y por tanto, no procede analizar ni la posible notoriedad de la misma, ni por tanto, puede ser tenida en cuenta como un Derecho Previo de los regulados en el artculo 2 del Reglamento.

6.2 Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimacin de la Demanda contenidos en el artculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carcter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idntico u ofrezca semejanza que produzca confusin, con otros trminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios aplicables

El artculo 21 del Reglamento seala que el Experto resolver la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio (“.ES”), resultarn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaol as como los Tratados Internacionales en los que Espaa sea pas firmante.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Poltica Uniforme para la resolucin de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideracin la doctrina que en su aplicacin han establecido Expertos del Centro en los ltimos aos, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulacin espaola, como ya sealaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andaluca S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelera y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La Demandante ha demostrado a este Experto que es titular de dos Derechos Previos: la marca registrada “CAJA RURAL DE CANARIAS”, estando en vigor en la actualidad, y la denominacin social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crdito”.

El nombre de dominio en disputa es <ruralcanarias.es>.

La comparacin entre la marca compleja “CAJA RURAL DE CANARIAS” y el dominio <ruralcanarias.es> debe llevarse a cabo con arreglo a la visin de conjunto, atendiendo al elemento concreto (elemento dominante) que goza de una singular fuerza distintiva dentro del conjunto de elementos que integran la marca correspondiente, porque el elemento dominante es precisamente el que prevalece en la visin de conjunto de la marca compleja.

As, la marca compleja “CAJA RURAL DE CANARIAS”, est formada por cuatro elementos, de los cuales, ‘Canarias’ y ‘de’ no deben ser tomados en consideracin para realizar la comparacin.

Efectivamente en relacin con el elemento ‘Canarias’ debemos afirmar que, como ya se ha razonado en otras Decisiones, las indicaciones geogrficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribucin de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geogrficas pertenecen al dominio pblico y slo podrn constituir un signo distintivo cuando vayan acompaadas de grficos o trminos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisin del Centro Empresa Municipal Promocin Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110, una indicacin geogrfica no cumple la funcin de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Purchase, NOLDC, Inv., Caso OMPI No. D2006-0778; Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red, Caso OMPI No. D2007-1391.

En relacin con el elemento “de” no constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva al no gozar de distintividad propia, por lo que carece de valor a efectos comparativos.

Por tanto, debe poder encontrarse en la marca en cuestin el elemento dominante entre los dos trminos “Caja” y “Rural”. En este sentido, el Experto considera que al tratarse ambos de trminos genricos, carentes de distintividad propia, deben considerarse los dos elementos de manera conjunta como dominantes; es decir, “Caja Rural”, no compartiendo las afirmaciones de la Demandante que seala que el elemento dominante es “Rural”, puesto que por s solo no puede representar ningn producto o servicio de la Demandada.

A la vista de lo anterior, el Experto entiende que no existe confusin entre el nombre de dominio y la marca compleja de la Demandante.

En relacin con la denominacin social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crdito”, tomando en consideracin que la indicacin “Sociedad Cooperativa de Crdito” no constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva ni goza de distinvidad propia, nos encontraramos nuevamente con la comparacin del conjunto de elementos “Caja Rural de Canarias”, por lo que le son aplicables todas las consideraciones antes expuestas en cuando al resto de elementos o partculas que conforman la denominacin social de la Demandante. Por estas razones, el Experto entiende nuevamente que no existe confusin entre el nombre de dominio y la denominacin social de la Demandante.

Por tanto, corresponde no aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artculo 2 del Reglamento, al no considerar que pueda existir confusin entre la marca y denominacin social de la Demandante, y el nombre de dominio impugnado.

No cumplindose el primer requisito, no procede continuar el examen de los dems.

En definitiva, debe concluirse que no se cumple el primer presupuesto para la estimacin de la Demanda contenido en el artculo 2 del Reglamento. El Experto desea sealar que tom su decisin despus de una deliberacin cuidadosa, dado en especial la ausencia de una respuesta substantiva del Demandado y la identidad entre el nombre de dominio impugnado y un nombre de dominio registrado en el dominio “.com” por el Demandante. La decisin se basa simplemente en la falta de evidencia en la Demanda del uso de la marca en una manera que permita hallar una semejanza que produzca confusin entre el nombre de dominio impugnado y esos derechos marcarios, y no presume ni sugiere la existencia de un inters legtimo del Demandado. Sin perjuicio de ello, el Experto quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicacin del Reglamento y el Demandante ser libre de plantear la cuestin ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden el Reglamento que son los nicos que se pueden juzgar en este procedimiento.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.


Mara Baylos Morales
Expert

Fecha: 13 de febrero de 2008

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/des2007-0033.html

 

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