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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies LLC c. Alberto Jos Molina Gugino

Caso N DMX2007-0007

 

1. Las Partes

El Promovente es Shurtape Technologies LLC, con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de Amrica, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., Distrito Federal, Mxico.

El Titular es Alberto Jos Molina Gugino, con domicilio en Mrida, Yucatn, Mxico, representado por Alejandra L. Brito Rojas, Mrida, Yucatn, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-Mxico.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2007. El 19 de junio de 2007 el Centro envi a NIC-Mxico va correo electrnico un requerimiento de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo da, NIC-Mxico remiti al Centro por igual va su confirmacin de que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto tcnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localizacin. En respuesta a una prevencin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Promovente present una modificacin a la Solicitud el 25 de junio de 2007. El Centro verific que la Demanda junto con la subsanacin de referencia cumpliera los requisitos formales de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Poltica”), el Reglamento de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artculo 4 del Reglamento, el Centro emplaz formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 10 de julio de 2007. Al recibir la Solicitud, el Titular dirigi el 16 de julio de 2007 una comunicacin electrnica al Centro con copia para el Registrador, manifestando que el Titular no es ms que el contacto administrativo y tcnico del nombre de dominio controvertido cuando el verdadero propietario del mismo es la Organizacin Profesional Packaging, S.A. de C.V., alegando por tanto que la Solicitud era improcedente o bien que deba reponerse el procedimiento. A esta comunicacin recay la respuesta del Registrador el 17 de julio de 2007, indicando al Titular que de acuerdo a las Polticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mxico, los Titulares de un nombre de dominio son el contacto administrativo y tcnico del mismo, siendo la Organizacin meramente un dato informativo. En virtud de lo anterior y con arreglo al artculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij para el 30 de julio de 2007. El Escrito de Contestacin a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2007. El 1 de agosto de 2007, el Promovente se dirigi va correo electrnico al Centro para solicitarle una copia de los documentos ofrecidos como prueba por el Titular a fin de revisarlos y en su caso manifestar lo que su derecho conviniere, toda vez que hasta esa fecha no los haba recibido. A pesar de no tener a la vista los anexos en comento, el Promovente expresa ciertas consideraciones en la misma comunicacin a manera de rplica al Escrito de Contestacin del Titular.

El Centro nombr a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 6 de agosto de 2007, previa recepcin de su Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que tiene su sede en Carolina del Norte y cuenta con activos en Alemania, Canad, Emiratos rabes Unidos, Mxico, Per, China y Singapur, dedicada a la fabricacin y venta de una gran variedad de cintas adhesivas de presin para uso lo mismo en hogares que oficinas, comercios o en relacin con mltiples ramas industriales.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano especficamente, el Promovente tiene registrada la marca N 445837 para la denominacin SHURETAPE ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha legal 8 de junio de 1993, en la clase 17 internacional con relacin a “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases: productos en materias plsticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metlicos”.

Para brindar informacin corporativa y sobre su lnea de cintas adhesivas que comercializa tanto dentro como fuera de Estados Unidos de Amrica, el Promovente mantiene un Portal vinculado al nombre de dominio <shurtape.com> que a su vez registr el 5 de septiembre de 1996.

El Titular por su parte registr el nombre de dominio en controversia el 27 de julio de 2006, luego de perder frente al propio Promovente la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com.mx> por efecto de la Decisin del Experto Pedro W. Buchanan Smith en Shurtape Technologies, LLC. c. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI N DMX2006-0005.

En el Portal adscrito al nombre de dominio en litigio se ofrece al pblico consumidor una diversidad de cintas adhesivas bajo la marca registrada SHURTAPE atribuida a una empresa de nombre Shurtape Mxico segn se aprecia en la barra superior que identifica al sitio Web aunque sin sealarse dentro del mismo ni la denominacin social completa de la empresa ni su domicilio postal

Por ltimo es importante mencionar que a la presente controversia le precedi el procedimiento contencioso-administrativo P.C. 416/2006 (N-121) 3915 incoado por el Promovente en contra del Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como resultado del mismo, el 27 de febrero de 2007 se declar administrativamente la nulidad del registro marcario 700226 SHURTAPE que haba sido concedido con efectos a partir del 12 de marzo de 2001 en relacin con la clase 16 internacional para amparar “cintas adhesivas para empaque y otras”, en favor de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., la cual figura junto al Titular en los datos de registro del nombre de dominio en litigio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su accin son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> reproduce todas y cada una de las caractersticas grficas de la marca N 445,837 SHURTAPE registrada en favor del Promovente, por lo que se concluye que existe semejanza en grado de confusin entre ambos;

(ii) La inclusin de las palabras “de Mxico” en el nombre de dominio en disputa no debe ser obstculo para determinar la confusin a que se refiere el prrafo anterior, pues tales vocablos no son reservables en trminos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que pueden agregarse libremente a cualquier signo distintivo, siendo evidente que la palabra “shurtape” que caracteriza el nombre de dominio controvertido es precisamente aquella que conforma la marca registrada del Promovente;

(iii) Lejos de dotar de distintividad al nombre de dominio controvertido frente a la marca del Promovente, la inclusin de las palabras “de Mxico”, revelan la intencin de su Titular de atraer ilcitamente y confundir de nueva cuenta a los usuarios, al sugerir que el sitio al que conduce es una filial en Mxico del Promovente perturbando as las actividades comerciales de este ltimo;

(iv) El nombre de dominio del Titular tambin es semejante en grado de crear confusin con el nombre de dominio <shurtape.com>, del que es titular el Promovente desde el 5 de septiembre de 1996, como han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Poltica, la adicin de los dominios de nivel secundario “.com” y/o del cdigo del pas “.mx”, resulta igualmente intrascendente para los fines de una anlisis de confusin al amparo de la Poltica;

(v) Del resultado de la bsqueda de antecedentes realizada en el Sistema de Consulta Externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de junio de 2007, se desprende que no existe ningn derecho de propiedad industrial respecto de la denominacin “shurtape de Mexico” en trmite o concedido, en favor del Titular;

(vi) Adems del Promovente, Profesional Packaging, S.A. de C.V. obtuvo un registro marcario en Mxico bajo la denominacin “shurtape” en diversa clase, cuya nulidad fue oportunamente declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial toda vez que el registro de la marca del Titular fue concedido en contravencin a la Ley de la Propiedad Industrial, al encontrarse en ese momento vigente y surtiendo plenos efectos legales la marca del Promovente;

(vii) Aun y cuando el Titular pretendiera atribuirse como propios los derechos marcarios de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. como intent hacerlo en el Procedimiento DMX2006-0005, ello resultara inaplicable en virtud de que la resolucin del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en momento alguno reconoci derechos sobre la marca anulada en beneficio del Titular;

(viii) El Titular no puede alegar que ha usado el nombre de dominio en conflicto en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios pues del expediente DMX2006-0005 se acredita que no solamente conoca la marca del Promovente sino que pese a haber perdido el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, solicit de nueva cuenta un nombre de dominio en el que pretende engaar a los consumidores hacindoles creer que acceden a un sitio Web auspiciado por el Promovente;

(ix) La mencin de una empresa denominada Shurtape de Mxico en el Portal auspiciado por el Titular demuestra su intencin de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestin es operado por una sucursal mexicana del Promovente y por consiguiente que los productos que ah se ofrecen son los mismos que este ltimo ha posicionado en mercado mexicano a lo largo de catorce aos;

(x) De entre los motivos por los que debera considerarse que el nombre de dominio en litigio fue registrado y ha sido usado de mala fe destaca el hecho de que ste fue creado catorce aos despus del otorgamiento de la marca del Promovente, casi once aos despus del registro del nombre de dominio <shurtape.com.mx> y tan slo tres das despus de la Decisin del Experto favoreciendo al Promovente en el Procedimiento DMX2006-0005;

(xi) Despus de contar con un pronunciamiento expreso en el Procedimiento DMX2006-0005 en el sentido de que el Titular registr y us el nombre de dominio <shurtape.com.mx> con el fin de empaar el buen nombre de la marca SHURTAPE del Promovente y atraer con nimo de lucro usuarios de Internet confundindolos intencionalmente con respecto a los productos ofrecidos en el mismo, es evidente que con el registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Titular persigue los mismos propsitos;

(xii) Numerosas semejanzas relativas a la tipografa, el color, las imgenes y los textos tomados del Portal bajo el nombre de dominio <shurtape.com> y reproducidos en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestin, denotan la mal fe de la Titular;

(xiii) Es importante subrayar que en el dominio de referencia, el Titular del mismo se ostenta como una empresa denominada Shurtape de Mxico, cuando ni la organizacin, ni los contactos tcnico o administrativo figuran bajo ese nombre;

(xiv) Con la existencia del nombre de dominio controvertido se perturba de manera intencional la actividad comercial del Promovente pues los consumidores visitan el mismo con el afn de conseguir productos legtimos, sin embargo son inducidos a contactar al Titular, quien no cuenta con la autorizacin respectiva para comercializar las nicas cintas protegidas mediante la marca registrada N 445, 837 SHURTAPE.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurdicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular es accionista y administrador de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., titular de la marca 700226 “Shurtape” que aunque fue anulada, tal resolucin no ha causado estado en virtud de que se encuentra pendiente de resolver un Recurso de Revisin interpuesto por el Titular con fecha 9 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que fue admitido a trmite el 2 de mayo de 2007;

(ii) El nombre de dominio objeto de la controversia es similar, pero en ningn momento el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> fue creado para engaar al pblico consumidor puesto que el Titular se apoy en el derecho que tiene para seguir usando su marca SHURTAPE hasta en tanto no se agoten todos los medios de defensa que la Ley le permite en contra de la resolucin de nulidad de marca decretada;

(iii) La adicin de las palabras “de Mxico” al nombre de dominio en controversia obedece a que el principal asiento de trabajo del Titular se localiza precisamente en Mxico;

(iv) En este momento el Titular cuenta con los mismos derechos que el Promovente sobre la marca SHURTAPE y por tanto el artculo 1.a) i de la Poltica resulta inaplicable al caso particular;

(v) Debido a que el Recurso de Revisin interpuesto por el Titular en contra de la resolucin del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anulando su marca se encuentra pendiente de resolver, no corresponde al Promovente invocar adelantadamente un derecho exclusivo de marca bajo la denominacin “shurtape”;

(vi) La Decisin del Experto en el Procedimiento DMX2006-0005 respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx> estuvo indebidamente fundada y motivada, resultando carente de sustento lgico-jurdico, adems de estar plagada de irregularidades, por lo que percibiendo la parcialidad y falta de tica con que se resolvi dicho expediente y considerando que el derecho del Titular no poda ser violado tan flagrantemente, este ltimo cre su nuevo y legal nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>;

(vii) El Titular niega contundentemente por ser incriminoso y falso que en momento alguno se haya tratado de posicionar al amparo de la marca N 445837 SHURTAPE registrada por el Promovente en la clase 17, ya que el Titular todava cuenta con el derecho de ostentar la marca N 700226 SHURTAPE registrada en la clase 16, bajo la cual realiza actividades comerciales de distribucin y venta de sus productos de manera pacfica, pblica y continua;

(viii) El Titular niega igualmente de manera tajante que su sitio de Internet sea operado por una empresa denominada Shurtape de Mxico, puesto que en ningn lugar del sitio Web vinculado al nombre de dominio aparece o se ostenta la empresa de mrito;

(ix) Los productos amparados por la marca del Promovente no son especficos sino muy generales, contrario a lo que realiz el Titular al registrar su marca con respecto a las cintas que comercializa, que adems son muy diferentes a las que fabrica el Promovente, por lo que en todo caso es este ltimo quien trata de mala fe de entorpecer las actividades comerciales del Titular;

(x) Por lo que hace a las semejanzas entre los Portales de Internet de las partes, el Titular manifiesta que el diseo de su sitio Web lo encomend a un tercero, que las imgenes supuestamente tomadas del Portal del Promovente no son propiedad exclusiva de este ltimo, as como que las ilustraciones de las cintas son genricas si se toma en cuenta que todas ellas vienen enrolladas;

(xi) La conducta del Titular no puede configurar mal fe en razn de que su actividad comercial se desarrolla dentro del mbito de la libre competencia y es por lo tanto legal;

(xii) El Promovente pretende posicionarse ante la clientela del Titular, por lo que recurre a conjeturas subjetivas y tendenciosas para confundir al Experto y lograr sus pretensiones.

 

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Poltica se basa en su gran mayora en la Poltica de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, es pertinente recalcar que el procedimiento administrativo regulado por la Poltica y su Reglamento es de carcter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal conformada por la Solicitud y el Escrito de Contestacin. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a ttulo de rplica y dplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. Vase Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI N D2000-1490 (manifestndose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo); en el mismo sentido Viacom Internacional Inc. and MTV Networks Europe c. Rattan Singh Mahon, Caso OMPI N D2000-1440; Documents Technologies, Inc. c. Internacional Electronic Communications Inc., Caso OMPI N D2000-0270; Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N D2000-1151; y Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI N D2000-1698.

En este sentido, las manifestaciones que hace motu proprio el Promovente con fecha 1 de agosto de 2007 en relacin al Escrito de Contestacin del Titular, no son atendibles por el Experto en razn de la sumariedad del procedimiento antes apuntada, adems de que de admitirse aqullas sin solicitar la contrarrplica del Titular, se vulnerara en perjuicio de este ltimo el principio de igualdad procesal contemplado en el artculo 12.B del Reglamento.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artculo 1.a) de la Poltica, para prevalecer en su accin de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idntico o similar en grado de confusin con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Poltica no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusin entre los usuarios de Internet en la forma a que estn expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusin en cuanto a la fuente de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relacin con un portal de Internet) Nicole Kidman c. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por s mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una accin bajo la Poltica.

De lo anterior se desprende que la identidad o similitud en grado de confusin que alega el Promovente entre los nombres de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y <shurtape.com>, resulta intrascendente en el contexto de la Poltica.

Ahora bien, de una comparacin puramente objetiva del nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> frente a la marca registrada SHURTAPE, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora ntegramente la marca del Promovente, propiciando inevitablemente la posibilidad de que ambos signos se confundan entre s debido a que la fisonoma del nombre de dominio controvertido se construye primordialmente de la marca que sirve de sustento a la Solicitud, sin importar la presencia de la indicacin geogrfica “de Mxico”, que es interpretada por el pblico como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresin general. Ver Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI N D2000-1245 (determinando similitud en grado de confusin entre los nombres de dominio <osakauniversalstudios.com> y <universalstudiosjapan.com> por un lado y la marca Universal Studios por el otro); Yahoo! Inc. c. Eitan Zviely, et al., Caso OMPI N D2000-0273 (resolviendo confusin entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca Yahoo); y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI N D2000-0819 (donde el Experto seal que la adicin de un trmino puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para impedir una determinacin de similitud en grado de confusin entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca Canon).

A mayor abundamiento, es inconcuso que una leyenda como “de Mxico” no apta para formar parte de una marca registrada o bien que sindolo exista impedimento legal para reservar su uso en exclusiva, no puede servir para desvirtuar una determinacin de identidad o confusin bajo la Poltica. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Vernica Aquino Cruz, Caso OMPI N D2004-0724 (donde este mismo Experto excluy de su anlisis el vocablo “banco” por ser un trmino genrico en el sector de los servicios que presta el Promovente, estimando la confundibilidad entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hiptesis prevista en el artculo 1.a.i) de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

La cuestin principal en este caso consiste en analizar la viabilidad de que el Titular pueda prevalerse de un registro marcario anulado por resolucin administrativa sujeta actualmente a revisin, para demostrar derechos o intereses legtimos segn la Poltica.

En este sentido conviene destacar que que el artculo 1.c de la Poltica no contempla expresamente entre las causales para demostrar ipso jure derechos o intereses legtimos sobre un nombre de dominio, la existencia lisa y llana de derechos de marca por parte de su Titular. No obstante lo anterior, generalmente se acepta la proposicin de que una marca sirva para fundar derechos o intereses legtimos al amparo de la Poltica, siempre y cuando las circunstancias en que se haya producido su registro y el uso que se haga de la misma en el comercio as lo justifiquen. Ver Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and Madonna.com, Caso OMPI N D2000-0847 (sera un error concluir que el simple registro de una marca d origen a un inters legtimo en trminos de la Poltica… para establecer derechos reconocibles, el conjunto de circunstancias debe demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe con el propsito de hacer un uso legtimo de sta en el pas donde se concedi); BECA Inc. c. CanAm Health Source, Inc., Caso OMPI N D2004-0298 (la conclusin de que el registro de una marca sin importar donde o cmo haya sido obtenido constituya base suficiente para acreditar derechos o intereses legtimos a la luz de la Poltica simplemente no es atractiva).

Bajo esta tesitura, el Experto estima que las siguientes circunstancias documentadas en el expediente imponen al Experto concluir que la marca 700226 SHURTAPE no puede actualmente servir de sustento al Titular para justificar derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio en controversia:

(i) El antecedente de una Decisin en diverso procedimiento administrativo respecto de otro nombre de dominio incorporando nica y exclusivamente la marca del Promovente, mediante la que se determin mala fe de parte del Titular en perjuicio del propio Promovente;

(ii) La circunstancia de que la marca en que apoya su defensa el Titular ha sido ya declarada nula por autoridad competente;

(iii) El hecho de que la empresa de que forma parte el Titular registrara su marca con posterioridad a la fecha de concesin de la marca del Promovente, teniendo ambas partes idntica actividad comercial, supone que el Titular registr su marca con pleno conocimiento de los derechos anteriores que le asistan al Promovente;

(iv) El mrito de la fundamentacin y motivacin de la declaracin administrativa de nulidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, as como la reducida posibilidad de que el nico agravio esgrimido por el Titular tenga xito en su Recurso de Revisin que se encuentra sub jdice;

(v) La falta de comprobacin del uso que se ha dado en el comercio a la marca de que se vale el Titular con relacin a una oferta de buena fe de productos;

(vi) El uso engaoso y desleal que se hace en el Portal del Titular de la marca del Promovente, tal y como este ltimo la usa en el comercio;

Por otra parte, en relacin al argumento principal del Titular en el sentido de que la resolucin decretando la nulidad de su marca no ha causado estado y por ello el Titular goza an de derechos exclusivos al amparo de la misma, cabe sealar que contrario a lo aducido por el Titular, jurdicamente la resolucin administrativa de nulidad se encuentra surtiendo plenos efectos, mismos que no fueron suspendidos por virtud de la sola interposicin del Recurso de Revisin, como pudo haberse acordado por la autoridad de cumplirse con los requisitos que precisa el artculo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo tanto se concluye que an cuando sea legalmente posible en un futuro al Titular, aunque por dems incierto, dejar insubsistente la resolucin administrativa de nulidad que lo desposey de su marca, atento a las condiciones en que se produjo el registro del nombre de dominio controvertido y al uso que se ha dado a este ltimo mediante el Portal correspondiente, el Experto resuelve que en este momento, el Titular no cuenta con derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio en cuestin.

En consecuencia se determina que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria en relacin al artculo 1.a.ii) de la Poltica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En opinin del Experto, los siguientes factores constituyen indicios de la mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular:

(i) La circunstancia de haber registrado el nombre de dominio controvertido luego de dictarse resolucin en contra del Titular en distinto procedimiento administrativo sujeto a la Poltica, determinando su mala fe para haber registrado y usado sin derecho la marca del Promovente en un nombre de dominio idntico;

(ii) La intencin de inducir a error a los visitantes de su Portal sobre el origen comercial de los productos que ah se ofrecen bajo la marca SHURTAPE, derivado de la incorporacin de textos e imgenes tomados directamente del sitio Web del Promovente, con independencia de que dichos materiales sean obras originales del Promovente en trminos del derecho de autor;

(iii) La reproduccin exacta en el sitio Web del Titular de la marca del Promovente tal y como este ltimo la usa en el comercio;

(iv) La falta de indicacin de la denominacin social o datos de contacto de la empresa que opera el Portal vinculado al nombre de dominio en litigio;

Por las razones expuestas y vista la resolucin del Experto Pedro W. Buchanan Smith en el expediente OMPI N DMX2006-0005 (supra)involucrando a las mismas partes y la misma marca en que se apoya la Solicitud que dio origen al presente procedimiento, el Experto concluye que la conducta del Titular se traduce en al menos tres supuestos tpicos de mala fe descritos en los incisos ii),iii) y iv) del artculo 1.b. de la Poltica. Ver por ejemplo The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI N D2000-0378 (El Demandado debi haber sabido que el registro de los nombres de dominio <universityofalberta.com> y <albertau.com> impedira al Demandante reflejar el nombre de su institucin en nombres de dominio semejantes y al mismo tiempo perturbara su actividad. Asimismo, el registro por parte del Demandado de ms de un nombre de dominio relacionado con la Universidad de Alberta sugiere un patrn de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Poltica).

En tal virtud se tiene por satisfecho en la especie el requisito sealado por el artculo 1.a.iii) de la Poltica.

 

7. Decisin

En mrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su accin y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artculos 1.g.ii) de la Poltica, as como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> sea transferido al Promovente.


Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto nico

Fecha: 15 de septiembre de 2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dmx2007-0007.html

 

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