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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies LLC c. Alberto Josй Molina Gugino

Caso N° DMX2007-0007

 

1. Las Partes

El Promovente es Shurtape Technologies LLC, con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de Amйrica, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., Distrito Federal, Mйxico.

El Titular es Alberto Josй Molina Gugino, con domicilio en Mйrida, Yucatбn, Mйxico, representado por Alejandra L. Brito Rojas, Mйrida, Yucatбn, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2007. El 19 de junio de 2007 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo dнa, NIC-Mйxico remitiу al Centro por igual vнa su confirmaciуn de que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto tйcnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localizaciуn. En respuesta a una prevenciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 25 de junio de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la subsanaciуn de referencia cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro emplazу formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 10 de julio de 2007. Al recibir la Solicitud, el Titular dirigiу el 16 de julio de 2007 una comunicaciуn electrуnica al Centro con copia para el Registrador, manifestando que el Titular no es mбs que el contacto administrativo y tйcnico del nombre de dominio controvertido cuando el verdadero propietario del mismo es la Organizaciуn Profesional Packaging, S.A. de C.V., alegando por tanto que la Solicitud era improcedente o bien que debнa reponerse el procedimiento. A esta comunicaciуn recayу la respuesta del Registrador el 17 de julio de 2007, indicando al Titular que de acuerdo a las Polнticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mйxico, los Titulares de un nombre de dominio son el contacto administrativo y tйcnico del mismo, siendo la Organizaciуn meramente un dato informativo. En virtud de lo anterior y con arreglo al artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 30 de julio de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2007. El 1 de agosto de 2007, el Promovente se dirigiу vнa correo electrуnico al Centro para solicitarle una copia de los documentos ofrecidos como prueba por el Titular a fin de revisarlos y en su caso manifestar lo que su derecho conviniere, toda vez que hasta esa fecha no los habнa recibido. A pesar de no tener a la vista los anexos en comento, el Promovente expresa ciertas consideraciones en la misma comunicaciуn a manera de rйplica al Escrito de Contestaciуn del Titular.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 6 de agosto de 2007, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que tiene su sede en Carolina del Norte y cuenta con activos en Alemania, Canadб, Emiratos Бrabes Unidos, Mйxico, Perъ, China y Singapur, dedicada a la fabricaciуn y venta de una gran variedad de cintas adhesivas de presiуn para uso lo mismo en hogares que oficinas, comercios o en relaciуn con mъltiples ramas industriales.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano especнficamente, el Promovente tiene registrada la marca N° 445837 para la denominaciуn SHURETAPE ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha legal 8 de junio de 1993, en la clase 17 internacional con relaciуn a “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases: productos en materias plбsticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metбlicos”.

Para brindar informaciуn corporativa y sobre su lнnea de cintas adhesivas que comercializa tanto dentro como fuera de Estados Unidos de Amйrica, el Promovente mantiene un Portal vinculado al nombre de dominio <shurtape.com> que a su vez registrу el 5 de septiembre de 1996.

El Titular por su parte registrу el nombre de dominio en controversia el 27 de julio de 2006, luego de perder frente al propio Promovente la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com.mx> por efecto de la Decisiуn del Experto Pedro W. Buchanan Smith en Shurtape Technologies, LLC. c. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI N° DMX2006-0005.

En el Portal adscrito al nombre de dominio en litigio se ofrece al pъblico consumidor una diversidad de cintas adhesivas bajo la marca registrada SHURTAPE atribuida a una empresa de nombre Shurtape Mйxico segъn se aprecia en la barra superior que identifica al sitio Web aunque sin seсalarse dentro del mismo ni la denominaciуn social completa de la empresa ni su domicilio postal

Por ъltimo es importante mencionar que a la presente controversia le precediу el procedimiento contencioso-administrativo P.C. 416/2006 (N-121) 3915 incoado por el Promovente en contra del Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como resultado del mismo, el 27 de febrero de 2007 se declarу administrativamente la nulidad del registro marcario 700226 SHURTAPE que habнa sido concedido con efectos a partir del 12 de marzo de 2001 en relaciуn con la clase 16 internacional para amparar “cintas adhesivas para empaque y otras”, en favor de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., la cual figura junto al Titular en los datos de registro del nombre de dominio en litigio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> reproduce todas y cada una de las caracterнsticas grбficas de la marca N° 445,837 SHURTAPE registrada en favor del Promovente, por lo que se concluye que existe semejanza en grado de confusiуn entre ambos;

(ii) La inclusiуn de las palabras “de Mйxico” en el nombre de dominio en disputa no debe ser obstбculo para determinar la confusiуn a que se refiere el pбrrafo anterior, pues tales vocablos no son reservables en tйrminos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que pueden agregarse libremente a cualquier signo distintivo, siendo evidente que la palabra “shurtape” que caracteriza el nombre de dominio controvertido es precisamente aquella que conforma la marca registrada del Promovente;

(iii) Lejos de dotar de distintividad al nombre de dominio controvertido frente a la marca del Promovente, la inclusiуn de las palabras “de Mйxico”, revelan la intenciуn de su Titular de atraer ilнcitamente y confundir de nueva cuenta a los usuarios, al sugerir que el sitio al que conduce es una filial en Mйxico del Promovente perturbando asн las actividades comerciales de este ъltimo;

(iv) El nombre de dominio del Titular tambiйn es semejante en grado de crear confusiуn con el nombre de dominio <shurtape.com>, del que es titular el Promovente desde el 5 de septiembre de 1996, como han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Polнtica, la adiciуn de los dominios de nivel secundario “.com” y/o del cуdigo del paнs “.mx”, resulta igualmente intrascendente para los fines de una anбlisis de confusiуn al amparo de la Polнtica;

(v) Del resultado de la bъsqueda de antecedentes realizada en el Sistema de Consulta Externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de junio de 2007, se desprende que no existe ningъn derecho de propiedad industrial respecto de la denominaciуn “shurtape de Mexico” en trбmite o concedido, en favor del Titular;

(vi) Ademбs del Promovente, Profesional Packaging, S.A. de C.V. obtuvo un registro marcario en Mйxico bajo la denominaciуn “shurtape” en diversa clase, cuya nulidad fue oportunamente declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial toda vez que el registro de la marca del Titular fue concedido en contravenciуn a la Ley de la Propiedad Industrial, al encontrarse en ese momento vigente y surtiendo plenos efectos legales la marca del Promovente;

(vii) Aun y cuando el Titular pretendiera atribuirse como propios los derechos marcarios de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. como intentу hacerlo en el Procedimiento DMX2006-0005, ello resultarнa inaplicable en virtud de que la resoluciуn del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en momento alguno reconociу derechos sobre la marca anulada en beneficio del Titular;

(viii) El Titular no puede alegar que ha usado el nombre de dominio en conflicto en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios pues del expediente DMX2006-0005 se acredita que no solamente conocнa la marca del Promovente sino que pese a haber perdido el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, solicitу de nueva cuenta un nombre de dominio en el que pretende engaсar a los consumidores haciйndoles creer que acceden a un sitio Web auspiciado por el Promovente;

(ix) La menciуn de una empresa denominada Shurtape de Mйxico en el Portal auspiciado por el Titular demuestra su intenciуn de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestiуn es operado por una sucursal mexicana del Promovente y por consiguiente que los productos que ahн se ofrecen son los mismos que este ъltimo ha posicionado en mercado mexicano a lo largo de catorce aсos;

(x) De entre los motivos por los que deberнa considerarse que el nombre de dominio en litigio fue registrado y ha sido usado de mala fe destaca el hecho de que йste fue creado catorce aсos despuйs del otorgamiento de la marca del Promovente, casi once aсos despuйs del registro del nombre de dominio <shurtape.com.mx> y tan sуlo tres dнas despuйs de la Decisiуn del Experto favoreciendo al Promovente en el Procedimiento DMX2006-0005;

(xi) Despuйs de contar con un pronunciamiento expreso en el Procedimiento DMX2006-0005 en el sentido de que el Titular registrу y usу el nombre de dominio <shurtape.com.mx> con el fin de empaсar el buen nombre de la marca SHURTAPE del Promovente y atraer con бnimo de lucro usuarios de Internet confundiйndolos intencionalmente con respecto a los productos ofrecidos en el mismo, es evidente que con el registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Titular persigue los mismos propуsitos;

(xii) Numerosas semejanzas relativas a la tipografнa, el color, las imбgenes y los textos tomados del Portal bajo el nombre de dominio <shurtape.com> y reproducidos en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestiуn, denotan la mal fe de la Titular;

(xiii) Es importante subrayar que en el dominio de referencia, el Titular del mismo se ostenta como una empresa denominada Shurtape de Mйxico, cuando ni la organizaciуn, ni los contactos tйcnico o administrativo figuran bajo ese nombre;

(xiv) Con la existencia del nombre de dominio controvertido se perturba de manera intencional la actividad comercial del Promovente pues los consumidores visitan el mismo con el afбn de conseguir productos legнtimos, sin embargo son inducidos a contactar al Titular, quien no cuenta con la autorizaciуn respectiva para comercializar las ъnicas cintas protegidas mediante la marca registrada N° 445, 837 SHURTAPE.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurнdicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular es accionista y administrador de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., titular de la marca 700226 “Shurtape” que aunque fue anulada, tal resoluciуn no ha causado estado en virtud de que se encuentra pendiente de resolver un Recurso de Revisiуn interpuesto por el Titular con fecha 9 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que fue admitido a trбmite el 2 de mayo de 2007;

(ii) El nombre de dominio objeto de la controversia es similar, pero en ningъn momento el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> fue creado para engaсar al pъblico consumidor puesto que el Titular se apoyу en el derecho que tiene para seguir usando su marca SHURTAPE hasta en tanto no se agoten todos los medios de defensa que la Ley le permite en contra de la resoluciуn de nulidad de marca decretada;

(iii) La adiciуn de las palabras “de Mйxico” al nombre de dominio en controversia obedece a que el principal asiento de trabajo del Titular se localiza precisamente en Mйxico;

(iv) En este momento el Titular cuenta con los mismos derechos que el Promovente sobre la marca SHURTAPE y por tanto el artнculo 1.a) i de la Polнtica resulta inaplicable al caso particular;

(v) Debido a que el Recurso de Revisiуn interpuesto por el Titular en contra de la resoluciуn del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anulando su marca se encuentra pendiente de resolver, no corresponde al Promovente invocar adelantadamente un derecho exclusivo de marca bajo la denominaciуn “shurtape”;

(vi) La Decisiуn del Experto en el Procedimiento DMX2006-0005 respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx> estuvo indebidamente fundada y motivada, resultando carente de sustento lуgico-jurнdico, ademбs de estar plagada de irregularidades, por lo que percibiendo la parcialidad y falta de йtica con que se resolviу dicho expediente y considerando que el derecho del Titular no podнa ser violado tan flagrantemente, este ъltimo creу su nuevo y legal nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>;

(vii) El Titular niega contundentemente por ser incriminoso y falso que en momento alguno se haya tratado de posicionar al amparo de la marca N° 445837 SHURTAPE registrada por el Promovente en la clase 17, ya que el Titular todavнa cuenta con el derecho de ostentar la marca N° 700226 SHURTAPE registrada en la clase 16, bajo la cual realiza actividades comerciales de distribuciуn y venta de sus productos de manera pacнfica, pъblica y continua;

(viii) El Titular niega igualmente de manera tajante que su sitio de Internet sea operado por una empresa denominada Shurtape de Mйxico, puesto que en ningъn lugar del sitio Web vinculado al nombre de dominio aparece o se ostenta la empresa de mйrito;

(ix) Los productos amparados por la marca del Promovente no son especнficos sino muy generales, contrario a lo que realizу el Titular al registrar su marca con respecto a las cintas que comercializa, que ademбs son muy diferentes a las que fabrica el Promovente, por lo que en todo caso es este ъltimo quien trata de mala fe de entorpecer las actividades comerciales del Titular;

(x) Por lo que hace a las semejanzas entre los Portales de Internet de las partes, el Titular manifiesta que el diseсo de su sitio Web lo encomendу a un tercero, que las imбgenes supuestamente tomadas del Portal del Promovente no son propiedad exclusiva de este ъltimo, asн como que las ilustraciones de las cintas son genйricas si se toma en cuenta que todas ellas vienen enrolladas;

(xi) La conducta del Titular no puede configurar mal fe en razуn de que su actividad comercial se desarrolla dentro del бmbito de la libre competencia y es por lo tanto legal;

(xii) El Promovente pretende posicionarse ante la clientela del Titular, por lo que recurre a conjeturas subjetivas y tendenciosas para confundir al Experto y lograr sus pretensiones.

 

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Polнtica se basa en su gran mayorнa en la Polнtica de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, es pertinente recalcar que el procedimiento administrativo regulado por la Polнtica y su Reglamento es de carбcter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal conformada por la Solicitud y el Escrito de Contestaciуn. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a tнtulo de rйplica y dъplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. Vйase Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI Nє D2000-1490 (manifestбndose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo); en el mismo sentido Viacom Internacional Inc. and MTV Networks Europe c. Rattan Singh Mahon, Caso OMPI Nє D2000-1440; Documents Technologies, Inc. c. Internacional Electronic Communications Inc., Caso OMPI N° D2000-0270; Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N° D2000-1151; y Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI N° D2000-1698.

En este sentido, las manifestaciones que hace motu proprio el Promovente con fecha 1 de agosto de 2007 en relaciуn al Escrito de Contestaciуn del Titular, no son atendibles por el Experto en razуn de la sumariedad del procedimiento antes apuntada, ademбs de que de admitirse aquйllas sin solicitar la contrarrйplica del Titular, se vulnerarнa en perjuicio de este ъltimo el principio de igualdad procesal contemplado en el artнculo 12.B del Reglamento.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1.a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o similar en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusiуn entre los usuarios de Internet en la forma a que estбn expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusiуn en cuanto a la fuente de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) Nicole Kidman c. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica.

De lo anterior se desprende que la identidad o similitud en grado de confusiуn que alega el Promovente entre los nombres de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y <shurtape.com>, resulta intrascendente en el contexto de la Polнtica.

Ahora bien, de una comparaciуn puramente objetiva del nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> frente a la marca registrada SHURTAPE, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora нntegramente la marca del Promovente, propiciando inevitablemente la posibilidad de que ambos signos se confundan entre sн debido a que la fisonomнa del nombre de dominio controvertido se construye primordialmente de la marca que sirve de sustento a la Solicitud, sin importar la presencia de la indicaciуn geogrбfica “de Mйxico”, que es interpretada por el pъblico como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresiуn general. Ver Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI N° D2000-1245 (determinando similitud en grado de confusiуn entre los nombres de dominio <osakauniversalstudios.com> y <universalstudiosjapan.com> por un lado y la marca Universal Studios por el otro); Yahoo! Inc. c. Eitan Zviely, et al., Caso OMPI N° D2000-0273 (resolviendo confusiуn entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca Yahoo); y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI N° D2000-0819 (donde el Experto seсalу que la adiciуn de un tйrmino puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para impedir una determinaciуn de similitud en grado de confusiуn entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca Canon).

A mayor abundamiento, es inconcuso que una leyenda como “de Mйxico” no apta para formar parte de una marca registrada o bien que siйndolo exista impedimento legal para reservar su uso en exclusiva, no puede servir para desvirtuar una determinaciуn de identidad o confusiуn bajo la Polнtica. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Verуnica Aquino Cruz, Caso OMPI N° D2004-0724 (donde este mismo Experto excluyу de su anбlisis el vocablo “banco” por ser un tйrmino genйrico en el sector de los servicios que presta el Promovente, estimando la confundibilidad entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hipуtesis prevista en el artнculo 1.a.i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La cuestiуn principal en este caso consiste en analizar la viabilidad de que el Titular pueda prevalerse de un registro marcario anulado por resoluciуn administrativa sujeta actualmente a revisiуn, para demostrar derechos o intereses legнtimos segъn la Polнtica.

En este sentido conviene destacar que que el artнculo 1.c de la Polнtica no contempla expresamente entre las causales para demostrar ipso jure derechos o intereses legнtimos sobre un nombre de dominio, la existencia lisa y llana de derechos de marca por parte de su Titular. No obstante lo anterior, generalmente se acepta la proposiciуn de que una marca sirva para fundar derechos o intereses legнtimos al amparo de la Polнtica, siempre y cuando las circunstancias en que se haya producido su registro y el uso que se haga de la misma en el comercio asн lo justifiquen. Ver Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and Madonna.com, Caso OMPI N° D2000-0847 (serнa un error concluir que el simple registro de una marca dй origen a un interйs legнtimo en tйrminos de la Polнtica… para establecer derechos reconocibles, el conjunto de circunstancias debe demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe con el propуsito de hacer un uso legнtimo de йsta en el paнs donde se concediу); BECA Inc. c. CanAm Health Source, Inc., Caso OMPI N° D2004-0298 (la conclusiуn de que el registro de una marca sin importar donde o cуmo haya sido obtenido constituya base suficiente para acreditar derechos o intereses legнtimos a la luz de la Polнtica simplemente no es atractiva).

Bajo esta tesitura, el Experto estima que las siguientes circunstancias documentadas en el expediente imponen al Experto concluir que la marca 700226 SHURTAPE no puede actualmente servir de sustento al Titular para justificar derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en controversia:

(i) El antecedente de una Decisiуn en diverso procedimiento administrativo respecto de otro nombre de dominio incorporando ъnica y exclusivamente la marca del Promovente, mediante la que se determinу mala fe de parte del Titular en perjuicio del propio Promovente;

(ii) La circunstancia de que la marca en que apoya su defensa el Titular ha sido ya declarada nula por autoridad competente;

(iii) El hecho de que la empresa de que forma parte el Titular registrara su marca con posterioridad a la fecha de concesiуn de la marca del Promovente, teniendo ambas partes idйntica actividad comercial, supone que el Titular registrу su marca con pleno conocimiento de los derechos anteriores que le asistнan al Promovente;

(iv) El mйrito de la fundamentaciуn y motivaciуn de la declaraciуn administrativa de nulidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asн como la reducida posibilidad de que el ъnico agravio esgrimido por el Titular tenga йxito en su Recurso de Revisiуn que se encuentra sub jъdice;

(v) La falta de comprobaciуn del uso que se ha dado en el comercio a la marca de que se vale el Titular con relaciуn a una oferta de buena fe de productos;

(vi) El uso engaсoso y desleal que se hace en el Portal del Titular de la marca del Promovente, tal y como este ъltimo la usa en el comercio;

Por otra parte, en relaciуn al argumento principal del Titular en el sentido de que la resoluciуn decretando la nulidad de su marca no ha causado estado y por ello el Titular goza aъn de derechos exclusivos al amparo de la misma, cabe seсalar que contrario a lo aducido por el Titular, jurнdicamente la resoluciуn administrativa de nulidad se encuentra surtiendo plenos efectos, mismos que no fueron suspendidos por virtud de la sola interposiciуn del Recurso de Revisiуn, como pudo haberse acordado por la autoridad de cumplirse con los requisitos que precisa el artнculo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo tanto se concluye que aъn cuando sea legalmente posible en un futuro al Titular, aunque por demбs incierto, dejar insubsistente la resoluciуn administrativa de nulidad que lo desposeyу de su marca, atento a las condiciones en que se produjo el registro del nombre de dominio controvertido y al uso que se ha dado a este ъltimo mediante el Portal correspondiente, el Experto resuelve que en este momento, el Titular no cuenta con derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn.

En consecuencia se determina que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria en relaciуn al artнculo 1.a.ii) de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En opiniуn del Experto, los siguientes factores constituyen indicios de la mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular:

(i) La circunstancia de haber registrado el nombre de dominio controvertido luego de dictarse resoluciуn en contra del Titular en distinto procedimiento administrativo sujeto a la Polнtica, determinando su mala fe para haber registrado y usado sin derecho la marca del Promovente en un nombre de dominio idйntico;

(ii) La intenciуn de inducir a error a los visitantes de su Portal sobre el origen comercial de los productos que ahн se ofrecen bajo la marca SHURTAPE, derivado de la incorporaciуn de textos e imбgenes tomados directamente del sitio Web del Promovente, con independencia de que dichos materiales sean obras originales del Promovente en tйrminos del derecho de autor;

(iii) La reproducciуn exacta en el sitio Web del Titular de la marca del Promovente tal y como este ъltimo la usa en el comercio;

(iv) La falta de indicaciуn de la denominaciуn social o datos de contacto de la empresa que opera el Portal vinculado al nombre de dominio en litigio;

Por las razones expuestas y vista la resoluciуn del Experto Pedro W. Buchanan Smith en el expediente OMPI N° DMX2006-0005 (supra)involucrando a las mismas partes y la misma marca en que se apoya la Solicitud que dio origen al presente procedimiento, el Experto concluye que la conducta del Titular se traduce en al menos tres supuestos tнpicos de mala fe descritos en los incisos ii),iii) y iv) del artнculo 1.b. de la Polнtica. Ver por ejemplo The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI N° D2000-0378 (El Demandado debiу haber sabido que el registro de los nombres de dominio <universityofalberta.com> y <albertau.com> impedirнa al Demandante reflejar el nombre de su instituciуn en nombres de dominio semejantes y al mismo tiempo perturbarнa su actividad. Asimismo, el registro por parte del Demandado de mбs de un nombre de dominio relacionado con la Universidad de Alberta sugiere un patrуn de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Polнtica).

En tal virtud se tiene por satisfecho en la especie el requisito seсalado por el artнculo 1.a.iii) de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 15 de septiembre de 2007