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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L.

Caso No. D2008-1035

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra con domicilio en Pamplona, Navarra, EspaГ±a, representada por Herrero & Asociados.

La Demandada es Viajes Navarra, S.L. con domicilio en Pamplona, Navarra, EspaГ±a representada por Ignacio Subiza Abogados.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <claveviajes.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2008. El 9 de julio de 2008 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Después de un recordatorio del Centro, el 14 de julio de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pГЎrrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de julio de 2008. De conformidad con el pГЎrrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 14 de agosto de 2008. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de agosto de 2008. Sin embargo, por exceder del lГ­mite de palabras establecido en el pГЎrrafo 5(b)(i) del Reglamento y pГЎrrafo 10(b) del Reglamento Adicional se solicitГі que se presentarГЎ una versiГіn corregida de la contestaciГіn antes del 13 de agosto de 2008, tal y como finalmente ocurriГі.

El Centro nombrГі a Manuel Moreno-Torres, JosГ© Carlos Erdozain y Luis Larramendi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de octubre de 2008, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. CuestiГіn procesal previa

El Centro notificГі a la Demandada el incumplimiento del pГЎrrafo 5 (b)(i) del Reglamento y pГЎrrafo 10(b) del Reglamento Adicional por lo que se le concediГі un nuevo plazo para subsanar la deficiencia detectada. Una vez presentada la misma el Centro notificГі a las partes en los tГ©rminos del artГ­culo 2(h) del Reglamento la comunicaciГіn efectuada por la Demandada.

Que la parte Demandante enviГі alegaciones en respuesta a la contestaciГіn a la Demanda en el presente procedimiento con fecha de 13 de agosto de 2008.

Que este Grupo de Expertos, en los tГ©rminos que el Centro advirtiГі a la Demandante le recuerda que el Reglamento sГіlo prevГ© la presentaciГіn de la Demanda por la Demandante y de la contestaciГіn por la Demandada. La presentaciГіn de documentaciГіn adicional no estГЎ expresamente prevista, salvo que sea consecuencia de una notificaciГіn de deficiencias en la Demanda o ContestaciГіn o lo solicita el Grupo Administrativo de Expertos. Por ello, y haciendo uso de las facultades que le reconoce a este Grupo de Expertos el artГ­culo 10 del Reglamento se acuerda no admitir las mencionadas alegaciones efectuadas por la Demandante contra la ContestaciГіn de la Demanda.

5. Antecedentes de Hecho

Se consideran hechos probados y no controvertidos los siguientes:

La Demandante es la Caja de Ahorros de Navarra, titular de los derechos que el ordenamiento jurГ­dico le reconoce en relaciГіn a las marcas nГєmero 2113857 CLAVE VIAJES en clase 16 y nГєmero 2113858 CLAVE VIAJES en clase 39. Los efectos marcarios a tales signos se les reconocen desde 16 de septiembre y 16 de noviembre de 1997 respectivamente.

La Demandante tiene licenciado el uso de tales marcas a una entidad filial, Clave Viajes, S.A. de la que ostenta el 50% del capital social y, cuya actividad principal consiste en la contrataciГіn de servicios turГ­sticos en tanto agencia de viajes a clientes de la Demandante.

La Demandada es titular del Nombre de Dominio en disputa desde el 26 de febrero de 2001 y desde enero de 2003 tiene redirigido a las webs de su propiedad bajo los nombres de dominio: <viajesnavarra.es>, <viajesnavarra.com> y <viajesnavarra.grupostar.com>.

Que la actividad desarrollada por la licenciataria de las marcas y la Demandada es coincidente; la intermediaciГіn en la contrataciГіn de servicios turГ­sticos.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su pretensiГіn como sigue:

La Caja de Ahorros de Navarra es titular de las marcas registradas idГ©nticas al Nombre de Dominio en disputa, es decir, <claveviajes.com> que identifica a la agencia de viajes, Clave Viajes, S.A. que pertenece al grupo de la Caja de Ahorros de Navarra. Por tanto, Clave Viajes es la agencia de viajes de la Demandante.

Para ello aporta justificante de sus derechos marcarios registrados asГ­ como abundantГ­sima documentaciГіn sobre la relaciГіn entre la Demandante y la usuaria de las mismas.

Por cuanto antecede concluye que el Nombre de Dominio en disputa, <claveviajes.com> es idГ©ntico a las marcas de las que es titular.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos establecidos por la PolГ­tica considera que la Demandada carece de derechos o intereses legГ­timos para ser titular del Nombre de Dominio en disputa por no ser titular de marcas registradas ni de una razГіn social que pudiera apoyar su pretensiГіn.

Considera, por lo demГЎs, que la Demandada es una agencia de viajes llamada Viajes Navarra, S.L. que opera en el mercado con dicho nombre y que en consecuencia, la Caja de Ahorros de Navarra ni le ha licenciado la marca ni le ha autorizado el uso de la misma, fundamentalmente porque es competencia directa con la Agencia de viajes de su propiedad, Clave Viajes, S.A..

En fin, y por lo que se refiere a la argumentaciГіn de la Demandante a propГіsito de este segundo requisito considera que la Demandada es conocida por Viajes Navarra y por esa razГіn tiene registrados con tal denominaciГіn un nombre comercial y un rГіtulo de establecimiento ante la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas

En consecuencia, considera que se da el segundo de los requisitos establecidos por la PolГ­tica.

Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos alega que la Demandada se dedica a la misma actividad que la empresa licenciataria de la marca, por lo cual entiende que se estГЎ utilizando el Nombre de Dominio para atraer internautas a su pГЎgina web.

De esta manera, la Demandada se estГЎ lucrando de la fama y prestigio de la Demandante por lo que la conducta de aquГ©lla debe encuadrarse en artГ­culo 4(b)(iii) y (iv) de la PolГ­tica.

Por lo anteriormente expuesto considera la Demandante que se cumplen los tres requisitos exigidos por la PolГ­tica para que el Nombre de Dominio en disputa le pueda ser transferido.

B. Demandada

Manifiesta la Demandada que no es cierto que la sociedad mercantil Clave Viajes, S.A. sea la agencia de viajes de Caja Navarra pues la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra es una entidad financiera que no tiene sentido que defienda la titularidad de una marca de servicios de viajes, sobre todo para afirmar que existe confusión entre los productos de la Demandante y la Demandada. Por eso cae en la ficción de decir que tiene una agencia de viajes “suya”.

Dice la Demandada que es “cierto que la Demandante es titular de una marca idéntica al nombre de dominio <claveviajes.com>, pero la confusión no nace de esta identidad sino de que se ha registrado como marca un nombre tan genérico que carece de naturaleza identificatoria”. Y continúa diciendo que “al registrarse como marca un nombre tan genérico es lógico que ocurran confusiones con el resto de dominios y marcas”.

Por otra parte y en cuanto al segundo de los requisitos exigidos por la PolГ­tica alega la Demandada que para poder ser titular de un nombre de dominio no se exige ni tener una marca registrada, ni tener una razГіn social con el mismo nombre, por lo tanto estos criterios nunca podrГЎn ser exigidos como requisitos de legitimidad para registrar un nombre de dominio.

A este respecto, considera que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra no es titular de una denominación o razón social como Clave Viajes, S.A. al pertenecer en todo caso a la mercantil Clave Viajes, S.A. pero en ningún caso a la Demandante de la que no posee mas que un 50% en su capital social. Así pues, se pregunta la Demandada “¿Puede otro socio de “Clave Viajes, S.A.” reivindicar para si el uso exclusivo de la denominación social?”.

Por lo demás la Demandada considera que ostenta derecho legítimo al Nombre de Dominio en disputa pues ha venido utilizando el mismo desde el año 2003 a través de un servicio de redireccionamiento a la página web en la que ofrece sus servicios; que no ha recibido ninguna reclamación hasta marzo de 2007; que la Demandante no tiene derecho a utilizar el término “agencia de viajes” o sólo “viajes”; que ambas partes concurren en mercados diferentes; y que la Demandada hace un uso legítimo del Nombre de Dominio <claveviajes.com> sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de producto o de servicios CLAVE VIAJES con ánimo de lucro.

Pero ademГЎs manifiesta la Demandada que no se ha registrado el Nombre de Dominio con el fin de perturbar la actividad de un competidor, ni tampoco se utiliza el Nombre de Dominio para atraer clientes. Si algГєn cliente de la Demandante llegara a la web de Viajes Navarra, S.A. desde la primera pГЎgina se ve que estГЎ en una pГЎgina de una agencia de viajes que nada tiene que ver con la entidad financiera.

7. Debate y conclusiones

El PГЎrrafo 15(a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos resolverГЎ la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la PolГ­tica y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad espaГ±ola serГЎ de aplicaciГіn las leyes espaГ±olas y comunitarias en materia de propiedad industrial, Tiempo Libre, S.A. v. Virtual Adventures Online S.L., Caso OMPI No. D2007-0448.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

La Demandante ha demostrado que es titular de sendas marcas CLAVE VIAJES, ademГЎs de venir realizando un uso efectivo de las mismas en el mercado espaГ±ol a travГ©s de una entidad filial, como es la sociedad mercantil Clave Viajes, S.A.

A este respecto, es menester advertir que el análisis de este primer elemento de la Política se realiza por la simple comparación denominativa entre los términos en disputa sin que la clase marcaria de la que el Demandante sea titular deba ejercer influencia alguna. En este sentido, “...a la vista de las alegaciones del Demandado, que la confrontación entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante se desenvuelve estrictamente entre uno y otra, y no alcanza por lo tanto el ámbito de productos y servicios para los que la marca esté concedida [arg. ex artículo 4 a) i) de la Política Uniforme” Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI No. D2001-1104.

Pues bien, demostrada la titularidad de la marca, resulta palpable que entre la marca “CLAVE VIAJES” y el nombre de dominio <claveviajes.com> existe identidad total.

En consecuencia, este Grupo de Expertos considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este primer requisito del artГ­culo 4 (a)(i) de la PolГ­tica, por ser idГ©ntico el Nombre de Dominio en disputa a las marcas titularidad de la Demandante.

B. Derechos o intereses legГ­timos

En el presente caso es preciso partir del uso generalizado que la Demandante ha venido realizando de los derechos marcarios reconocidos por la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas desde el aГ±o 1998, consiguiendo cumplir con la funciГіn propia de las marcas, es decir, identificar y distinguir los servicios o productos a los que se aplica.

Pues bien, no existe prueba de que la Demandada sea normalmente conocida por el Nombre de Dominio en disputa, antes al contrario, los derechos de los que es titular en la Oficina Española de Patentes y Marcas se refieren a los términos “Viajes Navarra” exclusivamente, por lo que debemos entender que es conocido en el tráfico por tal denominación.

Tampoco existe un contrato de licencia entre ambas partes y, tampoco se ha demostrado la existencia de una autorizaciГіn de uso de la marca o del Nombre de Dominio en disputa a favor de la Demandada.

El único uso que realiza la Demandada del Nombre de Dominio en disputa, que coincide en su integridad con los derechos marcarios de la Demandante, es el redireccionamiento al sitio web “www.viajesnavarra.com” para vender servicios similares sino idénticos, por lo que a la vista del común domicilio de las partes en Navarra, así como teniendo en cuenta la misma actividad de la Demandada y la licenciataria de la Demandante, entendemos que el uso del Nombre de Dominio en disputa se encuentra dirigido a derivar potenciales consumidores a una página web de una compañía competidora, como es la Demandante.

Por lo demás, habiendo quedado demostrado que la Demandante es el titular de las marcas que coinciden con el Nombre de Dominio en disputa entiende la mayoría del Grupo de Expertos que se da uno de los supuestos de hecho que se introducen en el artículo 34 de la Ley de Marcas Española (“cualquier signo idéntico que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”) lo que abocaría a calificar como ilegítimo el uso que está realizando la Demandada y por tanto, la Demandante o su licenciataria podrá prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

Es por ello que la mayorГ­a de este Grupo de Expertos considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del artГ­culo 4 (a)(ii) de la PolГ­tica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de tres circunstancias determinantes: 1) las marcas propiedad de la Demandante han de calificarse como conocidas en el sector geogrГЎfico en el que se desenvuelven, es decir, la Comunidad Foral de Navarra; 2) el registro de las marcas CLAVE VIAJES es anterior al del registro del nombre de dominio por la Demandada; y 3) el conjunto de los derechos a los signos distintivos propiedad del Demandante debГ­an ser sobradamente conocidos por la Demandada cuando efectuГі el registro del Nombre de Dominio en disputa, por razГіn del sector de la actividad a la que se dedican la Demandada y la filial de la Demandante, licenciataria de las marcas: la gestiГіn de viajes turГ­sticos.

Por tanto, y en cuanto a las circunstancias que rodeaban a la marca al momento del registro del Nombre de Dominio <claveviajes.com>, la Demandante ha demostrado que la marca CLAVE VIAJES era muy conocida por razón de la amplia difusión de la misma en Navarra. Consecuentemente, la Demandada, Viajes Navarra, S.L. no podía razonablemente ignorar la existencia de la compañía Clave Viajes, SA. ni la vinculación de ésta con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, ni por ello de la existencia de derechos sobre el término “Clave Viajes”. En este sentido es necesario traer a colación el artículo 4 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos en Internet adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésimo sexta reunión del 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001.

En fin, bajo estas circunstancias se puede concluir que debГ­a existir un conocimiento previo de la marca por la Demandada lo que abocarГ­a a declarar el registro como de mala fe. En este sentido Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830.

Pues bien, esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “Clave Viajes” por parte de la Demandada, permite concluir que el registro del Nombre de Dominio <claveviajes.com> se produjo de mala fe, pues la Demandada no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

Por lo que se refiere al uso de mala fe, la situaciГіn cabrГ­a encuadrarla en varios de los supuestos enunciativos del pГЎrrafo 4(b) de la PolГ­tica.

Por una parte, en la actualidad el registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada, impide que la Demandante refleje sus marcas en el Nombre de Dominio.

AdemГЎs, quizГЎ la situaciГіn mГЎs evidente se produce al momento del desvГ­o de usuarios al sitio web de la Demandada aprovechando la difusiГіn de la marca de la Demandante. AsГ­, diversas decisiones bajo la PolГ­tica han considerado anteriormente que atraer trГЎfico de Internet o desviar el mismo a un sitio web donde se venden productos o servicios de un competidor utilizando un nombre de dominio idГ©ntico o confusamente similar es prueba de la mala fe conforme al pГЎrrafo 4(b)(iv) de la PolГ­tica. En este sentido, Edmunds.com v. Ult. Search, Inc, Caso OMPI No. D2001-1319 o Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc, Caso OMPI No. D2000-1774.

De esta manera la mayorГ­a del Grupo de Expertos considera probada la mala fe de la Demandada, tanto en el registro, como en la utilizaciГіn del Nombre de Dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el pГЎrrafo 4(a)(iii) de la PolГ­tica.

8. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4(i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, la mayorГ­a del Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <claveviajes.com> sea transferido al Demandante.

Fecha: 27 de octubre de 2008

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OpiniГіn Particular

Mediante la siguiente opiniГіn particular me permito disentir del parecer mayoritario de mis colegas Expertos por las siguientes razones:

En primer lugar, en relaciГіn con el requisito primero establecido en la PolГ­tica (relativo, como es conocido, a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn), no hay duda, y respaldo la opiniГіn mayoritaria en este sentido, de que aquel se da plenamente. Suscribo las razones argГјidas por el Grupo de Expertos.

Respecto del segundo requisito, sobre la ausencia de derechos o intereses legГ­timos de la Demandada en el Nombre de Dominio en disputa, creo que, efectivamente, la Demandada carece de ambos, alternativamente considerados. Quiero recalcar que mi opiniГіn se emite en el marco de la PolГ­tica y se basa en la constancia, a juicio del Experto, de que se dan las circunstancias previstas en el pГЎrrafo (4)(c) de la PolГ­tica, las cuales vinculan, no se olvide, a ambas partes en el presente procedimiento. AsГ­ pues, mi opiniГіn no prejuzga los derechos o intereses legГ­timos que pueda ostentar la Demandada a la luz de otras disposiciones normativas, o de otras pruebas de uso que pueda aportar en otro procedimiento.

Siguiendo el hilo fundamental de mi opiniГіn, pues, en relaciГіn con este segundo requisito, a la vista de las pruebas documentales aportadas por las partes, y de lo que establece la PolГ­tica, asГ­ como de diversas decisiones bajo la PolГ­tica, es claro que:

1. La Demandada no ha probado haber sido conocido por el Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la presentación de la controversia (cfr. Párrafo 4(c)(ii) de la Política), sino más bien todo lo contrario. De hecho, como la Demandada afirma en su Escrito de Contestación i) la página web bajo el Nombre de Dominio en disputa se redirecciona a la contenida bajo los nombres de dominio <viajesnavarra.es> y <viajesnavarra.com> (cfr. pág. 10 del Escrito de Contestación), siendo ésta, de hecho y de derecho, la denominación social de la Demandada por la que “es conocida en Internet” (cito casi literalmente del Escrito de Contestación).

2. La Demandada no ha probado haber hecho uso del Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a haber recibido noticia de la reclamaciГіn de la Demandante (cfr. pГЎrrafo 4(c)(i) de la PolГ­tica). De nuevo, las afirmaciones vertidas por la Demandada en su Escrito de ContestaciГіn van, todas ellas, a demostrar, mГЎs bien, que la Demandada es una entidad implantada de antiguo en la zona de la Comunidad Foral de Navarra, y que se le ha conocido bajo la denominaciГіn social de la que es titular, es decir, Viajes Navarra, S.L. De nuevo, me baso al emitir esta opiniГіn en lo que la Demandada afirma en la pГЎgina 10 de su Escrito de ContestaciГіn, y mГЎs concretamente, en lo que se seГ±ala en el pГЎrrafo cuarto de dicha pГЎgina.

La afirmación vertida por la Demandada en el sentido de que sí ha hecho uso del Nombre de Dominio en disputa, y que tal uso lo acredita mediante la prueba documental de registro del mismo y de la contratación del servicio de redireccionamiento a los otros nombres de dominios <viajesnavarra.es> y <viajesnavarra.com> no atestigua por sí misma “uso efectivo” del Nombre de Dominio en disputa. Sobre esta cuestión del concepto de “uso efectivo” tendré oportunidad de referirme posteriormente, pero estima este Experto, en este punto, que la sola mención, y prueba, del hecho del registro del Nombre de Dominio en disputa no permite inferir la existencia de un uso real, de una difusión verdadera, del Nombre de Dominio en disputa en el sentido exigido por la Política en el parágrafo arriba señalado, en virtud del cual la Política, más bien, trata de conceder a la Demandada la oportunidad de defender la existencia de un interés legítimo en la titularidad del Nombre de Dominio en disputa aun cuando carezca de derechos marcarios plenamente registrados, siendo que tal interés se acredita mediante una oferta de buena fe de productos y servicios.

En este sentido, no dudo de que la Demandada sea conocida en el entorno “fuera de línea”, y de que tenga un largo periplo comercial a sus espaldas, pero de lo que se trata en este debate es de demostrar que ese uso comercial de “denominaciones” protegidas se ha producido a través de Internet y por medio, precisamente, del Nombre de Dominio en disputa. Aquí la Demandada no ha probado suficientemente esta circunstancia, a juicio de este Experto.

3. De hecho, por las mismas razones que acabo de exponer, entiendo que tampoco se da la circunstancia enumerada con (iii) del parágrafo 4(c) de la Política, esto es, que la Demandada tampoco ha sido capaz de demostrar que ha hecho “un uso legítimo y leal” o “no comercial” del Nombre de Dominio en disputa. Lo primero, porque parto de la premisa probada de que no ha acreditado la Demandada “uso efectivo” del Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la manifestación de la controversia; lo segundo, porque, a fortiori, precisamente el uso reclamado por la Demandada es comercial, lo que excluiría, por principio, la aplicación de la norma citada.

Para concluir, aunque es cierto que la Política aclara que las arriba mencionadas son circunstancias a tener en cuenta “entre otras”, de las pruebas presentadas por las partes y de los argumentos empleados, concluyo que la Demandada no ha sido capaz de demostrar un derecho o un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en disputa que prevalezca frente al esgrimido por la Demandante, basado en sus derechos de marca sobre el término “Clave Viajes” (Marcas 2113857 y 2113858, documentos 18 y 19 de la demanda). Pero, repito: esta conclusión debe ser entendida dentro de los estrechos márgenes de la Política, y no debe ser utilizada fuera de su contexto o sin perjuicio de la mejor acreditación de la eventual existencia de derechos o intereses legítimos prevalentes sobre el nombre de dominio, a esgrimir en otros foros de resolución de conflictos.

Donde realmente discrepo del parecer de mis compaГ±eros Expertos es en la concurrencia del tercero de los requisitos, es decir, en lo que se refiere a la concurrencia (o no) de mala fe en el momento del registro y el uso actual del Nombre de Dominio en disputa.

Mis distinguidos colegas Expertos vienen a basar la existencia de este requisito en el hecho de que la Demandada, dada su condición de agencia de viajes, y a la vista del sector comercial concreto en que opera, en concurrencia, pues, con el servicio prestado por la Demandante, “razonablemente tendría que haber tenido noticia” de la existencia de la marca CLAVE VIAJES, y que, por tanto, ésta se asociaba a la imagen corporativa de la Demandante.

El motivo de la discrepancia parte del hecho de que, a juicio de este Experto, la Demandante no ha acreditado haber realizado un “uso efectivo” de la marca CLAVE VIAJES hasta el punto de que la Demandada necesariamente, razonablemente, debía haber tenido conocimiento de la misma. Es decir, a mi juicio, falta el engarce necesario para poder considerar que la Demandada, en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa y, en cierta medida, también actualmente (o al menos hasta que recibió el burofax de requerimiento de la Demandante, cfr. documentos 22 y 23 de la Demanda), conocía efectivamente la marca de la Demandante y que, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, y usarlo, entra en alguna de las circunstancias a las que se refiere el parágrafo 4(b) de la Política. Y todo ello arranca, repito, de una falta de acreditación del uso efectivo, extensivo, de la marca del Demandante.

Antes de justificar mi conclusiГіn, creo oportuno asumir las siguientes premisas.

Para empezar, entiendo que el concepto de mala fe del que parte la PolГ­tica debe entenderse desde un punto de vista subjetivo, a saber: como conocimiento de la existencia de la marca preexistente y voliciГіn de registrar el Nombre de Dominio en disputa y usarlo con intenciГіn de causar un daГ±o al legГ­timo titular de la marca del Demandante. Es decir, la mala fe de la que habla la PolГ­tica consiste en un conocimiento mГЎs un comportamiento.

Luego, basado en la interpretaciГіn de las causas que aparecen en el parГЎgrafo 4(b) de la PolГ­tica, debe entenderse que se requiere prueba acerca de esa intenciГіn de causar un daГ±o efectivo, que se manifiesta mediante el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa coincidente con una marca previa (conocimiento) y para cuya identificaciГіn la PolГ­tica Uniforme ofrece algunas pautas (comportamiento), sin querer ofrecer una relaciГіn exhaustiva.

Asimismo, y como complemento de lo anterior, también la jurisprudencia española y su legislación, parten de que el concepto de mala fe aplicado al uso de marca, debe ser entendido de forma subjetiva, como un conocimiento. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2000 señala que la mala fe es la “actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas”, y que la mala fe es el “conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello” (cfr. Sentencia de 22 de noviembre de 2001).

Igualmente, la doctrina más autorizada en la materia (cfr. Lobato) afirma que “la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige, además, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del Ordenamiento jurídico”.

AsГ­ pues, y aplicando las normas de Derecho comГєn, es claro e incontrovertible que la mala fe no se presume y su concurrencia exige la prueba correspondiente (tambiГ©n Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1993 y de 8 de junio de 1994, entre otras muchas).

Si analizamos las pruebas documentales aportadas por la Demandante, observamos que de ellas no se permite seguir que i) la Demandante haya hecho un uso tal de la marca CLAVE VIAJES que permita considerar a esta marca como notoria (cfr. pГЎgina 9 de la Demanda), y que, por tanto, era conocida en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada (criterio del conocimiento); y ii) que Г©sta ha incurrido en alguna de las circunstancias a las que se refiere el pГЎrrafo 4(b) de la PolГ­tica (criterio del comportamiento). VeГЎmoslo.

Para empezar, las pruebas aportadas por la Demandante y mediante las cuales pretende probar que la marca CLAVE VIAJES era notoria en el momento de registro del Nombre de Dominio, y posteriormente, consisten en folletos publicitarios de entre los aГ±os 1998 hasta prГЎcticamente nuestros dГ­as. ВїAcredita el sГіlo hecho de la presentaciГіn de estos documentos la notoriedad de una marca, lo que permitirГ­a presumir que la Demandada conocГ­a de la misma en el momento del registro? A juicio de este Experto, no: serГ­a sin duda un elemento necesario en la prueba, pero no suficiente. Como reiteradamente se ha seГ±alado en decisiones bajo la PolГ­tica , la notoriedad de una marca, o su renombre, debe probarse y no meramente anunciarse, pues, si no, estarГ­amos ante una mera declaraciГіn de parte (cfr. Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016; Banco AtlГЎntico, S.A. v. Infomax 2020, S.L., Caso OMPI No. D2000-0795; y Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar CaГ±as Curto, Caso OMPI No. D2000-0896, entre otras).

Baso mi razonamiento, asimismo, en el criterio jurisprudencial establecido, entre otras en las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV); de 22 de junio de 1999 (caso Lloyd); y 29 de septiembre de 1998 (Caso Canon), entre otras, sin querer ser exhaustivo; o, ya en nuestro ГЎmbito, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ВЄ) de 30 de mayo de 2008, tambiГ©n entre otras.

Lo que se puede deducir de esos pronunciamientos jurisdiccionales, que entiendo resultan plenamente aplicables al caso analizado, es que el requerimiento de “uso” o “uso efectivo” de la marca exige que no se trate de un uso simbólico, sino que debe tratarse de un uso real, acorde con la función social de la marca, y para cuya consideración el intérprete habrá de ponderar todos los elementos que permitan adverar la realidad de la explotación comercial.

En este sentido, se admite por la jurisprudencia referenciada como tales la prueba acerca de la cuota de mercado poseГ­da por la marca; la intensidad, la extensiГіn geogrГЎfica y la duraciГіn de uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporciГіn de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyГ©ndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, asГ­ como las declaraciones de CГЎmaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (esto Гєltimo extracto de la Sentencia del TJCE en el asunto Canon).

Estas circunstancias, de concurrir, permitirГ­an adverar que el pГєblico o sector profesional interesado (si de notoriedad estamos hablando) conoce efectivamente la existencia de la marca.

En este orden de cosas, la prueba aportada por la Demandante, y a la que antes me he referido, es escasa para que este Experto pueda apreciar que se da la circunstancia de que el Demandado “estaba en condiciones razonables de conocer” la existencia de las marcas opuestas, y para que, por tanto, pueda el Experto apreciar ese “engarce” jurídico necesario y suficiente para entender que no sólo la Demandada conocía de la marca de la Demandante, sino que, además, procedió a registrar y usar el Nombre de Dominio en disputa con intención de competir deslealmente con el titular de la marca.

Y es que, en efecto, aquella prueba se limita a unos folletos publicitarios; pero no acredita la parte datos esenciales para entender cubierto aquel requisito como, por ejemplo, datos de facturaciГіn; datos de nГєmero de viajeros a los que se ha prestado un servicio; nГєmero de oficinas abiertas al pГєblico; publicidad contratada en periГіdicos de gran difusiГіn regional o nacional; declaraciones de CГЎmaras de Comercio o asociaciones especializadas que afirmen el carГЎcter conocido o notorio de la marca en el sector profesional de referencia, etc.

Es decir, parece como si la Demandante diera por sentada la mala fe de la Demandada por el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior, y ese modo de razonar, si es que se fuera cierto, es incorrecto en tГ©rminos de la PolГ­tica, como viene a demostrar el elenco de circunstancias a las que se refiere el parГЎgrafo 4(b) de la misma.

Como se ha indicado anteriormente, la mala fe no se presume, y hay que probarla, y en el cumplimiento de esa carga procesal, a juicio de este Experto, la Demandante ha fallado.

Yendo a lo concreto, y escrutando los supuestos previstos en la Política, de la prueba aportada por la Demandante no veo que la Demandada: i) haya registrado el Nombre de Dominio en disputa “fundamentalmente” con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al Demandante: esto ni se discute; ii) haya registrado el Nombre de Dominio con el fin de impedir que el Demandante refleje su marca a través de aquél: de hecho, la Demandante registró el Nombre de Dominio <claveviajes.es> poco después que lo hiciera la Demandada, en 2001 y desde entonces hasta 2007 han convivido, en apariencia pacíficamente, sin que la Demandante se haya visto impedido de acceder a Internet; iii) haya registrado y esté usando el Nombre de Dominio con un ánimo de querer perturbar la actividad comercial de un competidos: precisamente por lo anterior, si durante seis años han venido conviviendo pacíficamente ambos nombres de dominio, <claveviajes.es> y <claveviajes.com >, poca perturbación podría apreciarse; y, finalmente, iv) tampoco parece que el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa haya buscado para atraer usuarios de Internet, con ánimo de lucro, al sitio web agregado bajo el Nombre de Dominio en disputa: siendo el Demandado una empresa asentada en el sector de las agencias de viaje, afiliada a organizaciones internacionales y de la que no cabe predicar o presumir una actividad fraudulenta, no parece razonable estimar que esa ha sido la finalidad del registro y uso del nombre de dominio (cfr. Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto, Caso OMPI No. D2000-0896).

Lo anterior no quita, y quiero dejarlo claro, para que la soluciГіn al conflicto que se ha planteado no tenga una soluciГіn mГЎs acorde a Derecho, ya en el ГЎmbito de la propia Ley de Marcas y, concretamente, de su artГ­culo 34.3.e) en conexiГіn con el apartado segundo del mismo precepto.

Porque en ese ГЎmbito legal, ya poco importa que haya habido (o no) motivaciones subjetivas del presunto infractor del derecho de marca opuesto; poco importa que un demandante pruebe que la contraparte ha llevado a cabo un comportamiento conocidamente infractor, o no. Lo que importa realmente es la prueba acerca de la existencia de una marca anterior, de la existencia del nombre de dominio coincidente, y, consecuentemente, que se dГ© el ejercicio del derecho de marca, que confiere a su titular el poder de impedir que cualquier tercero utilice como identificador de Internet un Nombre de Dominio que coincida con su marca registrada. Cambia, por tanto, el enfoque: el anГЎlisis es ya eminentemente objetivo, no basado en apreciaciГіn de mala fe (subjetiva). Pero aquel anГЎlisis objetivo escapa a la estructura subjetiva sobre la que se asienta la PolГ­tica Uniforme, que, a estos efectos, se ocupa de casos mucho mГЎs limitados en su base fГЎctica de lo que ocurre con el que ha venido a nuestras manos.

Por tanto, a juicio de este Experto, lo correcto hubiera sido desestimar la Demanda por falta de prueba acerca de la mala fe de la Demandada en el registro y uso del Nombre de Dominio (de corte subjetivo), sin perjuicio del derecho que asistirГ­a al Demandante de iniciar acciones judiciales sobre la base (objetiva) del art. 34 de la Ley de Marcas espaГ±ola (vГ©ase a tal efecto, la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de fecha 2 de julio de 2007).

Fecha: 27 de octubre de 2008