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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Audiodescripciones S.A. c. Santiago Lazaro Vela

Caso No. DES2008-0001

 

1. Las Partes

La parte demandante es Audiodescripciones S.A., Sevilla, Espaa, representada por Polo Patent, Espaa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Santiago Lazaro Vela, Zaragoza, Espaa, representada por Hernndez Garca Abogados, Espaa (en adelante, el “Demandado”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iphone.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demandante present su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 9 de enero de 2008. El 10 de enero de 2008, el Centro envi a ESNIC por medio de correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el Nombre de Dominio en cuestin. El mismo da ESNIC envi al Centro, por va de correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los correspondientes contactos administrativo, tcnico y de facturacin.

En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 23 de enero de 2008. El Centro verific que la Demanda, junto con la modificacin a la Demanda, cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el 28 de enero de 2008, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 17 de febrero de 2008. El escrito de contestacin a la Demanda (en adelante, la “Contestacin a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 15 de febrero de 2008.

El Centro nombr a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 26 de febrero de 2008, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una empresa espaola especializada en el desarrollo de elementos de telecomunicaciones as como al diseo y ejecucin de proyectos vinculados a los mencionados elementos.

Entre otros registros, la Demandante es titular de la marca espaola No. 2.552.633 IPHONE, registrada con efectos desde el 28 de julio de 2003, en la clase 38 del Nomenclator Internacional de marcas. De acuerdo con lo acreditado en la Demanda y sus anexos, la citada marca ha sido utilizada por la Demandante desde 2003 para identificar un sistema de audio-guas que transmite informacin en diversos idiomas a travs del telfono mvil del usuario.

Este sistema ya se encuentra implantado en diversas ciudades de Espaa como, por ejemplo, en Crdoba. El ayuntamiento de dicha ciudad ha contratado desde 2003 a la Demandante para el uso de la mencionada tecnologa en relacin con itinerarios de visita de los principales lugares de inters histrico y turstico de la ciudad. La Demandante ha acreditado que la marca IPHONE de su titularidad ha sido incluida en todos los folletos promocionales de tales itinerarios, as como en otros materiales promocionales e informativos.

El Demandado

De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el Demandado pertenece al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragn. Ms all de este dato, el Demandado no ha aportado ms informacin sobre l ni sobre sus actividades profesionales.

El Nombre de Dominio

El 16 de diciembre de 2005 el Demandado registr el Nombre de Dominio. En el momento en que se emite esta decisin el mismo se encuentra desactivado. De acuerdo con lo indicado por el Demandado en la Contestacin a la Demanda el registro del Nombre de Dominio respondi a la voluntad de servirse del mismo para vender aparatos de telefona mvil desde el momento en que el modelo iPhone, diseado y fabricado por la compaa estadounidense Apple, Inc., se encuentre disponible en Espaa.

Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante ha acreditado que tras registrarse, el Nombre de Dominio se conect a un sitio web desde el que se ofreca pblicamente en venta. A tal efecto, la Demandante, por medio de uno de sus trabajadores, se puso en contacto con el Demandado, ofreciendo un precio de 500 Euros. Esta oferta fue rechazada en una comunicacin del Demandado, en la que ste indic que slo tendra en cuenta “ofertas serias”, entendiendo por tales aqullas “con un mnimo de 5 nmeros”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda la Demandante alega:

- Que es titular de una marca mixta espaola basada en el nombre “iPhone”, que ha venido utilizando desde 2003 para la promocin de sus productos y servicios de telecomunicaciones, habiendo conseguido una significativa implantacin en el mercado espaol;

- Que el Nombre de Dominio es idntico a la marca titularidad de la Demandante, ya que la nica diferencia existente entre ellos es la inclusin del sufijo .es en el Nombre de Dominio, respondiendo dicho sufijo a la extensin territorial para los nombres de dominio espaoles;

- Que el Demandado no ostenta ningn derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio dado que ni lo ha utilizado, ni ha hecho preparativos demostrables de utilizarlo, en relacin con un uso de buena fe, ni ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, ni desarrolla actividad alguna vinculada al sector de la telefona, ni ha realizado un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio;

- Que el Demandado registr de mala fe el Nombre de Dominio al dedicarse profesionalmente a la administracin de fincas, una actividad completamente desvinculada del mbito de la telefona. Asimismo, actu de mala fe cuando, al responder a una propuesta de transferencia del Nombre de Dominio remitida por la Demandante, respondi que solamente considerara “ofertas serias”, esto es, “con un mnimo de cinco nmeros”. Tampoco actu de buena fe al ignorar el requerimiento remitido por la Demandante, indicndole que el registro y cualquier eventual uso del Nombre de Dominio supondra una violacin de sus derechos y, por tanto, debera transferirlo a favor de la Demandante a fin de evitar un procedimiento como el presente; y

- Que, atendiendo a las razones expuestas, el registro del Nombre de Dominio debera transferirse a su favor.

B. Demandado

En la Contestacin a la Demanda el Demandado alega:

- Que omite la Demandante en la Demanda que la marca iPhone alegada es grfica, por lo que de tratarse de una marca estrictamente denominativa sera de imposible registro;

- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa de registro de nombres de dominio .es, la cual liberaliza el registro de tales nombres de dominio;

- Que el nombre “iPhone” corresponde a un tipo de telefona mvil no implantada en este momento en Espaa, por lo que no existe un riesgo real de confusin con la marca titularidad de la Demandante, dado que el Nombre de Dominio se identifica plenamente con un objeto o cuestin ajena a la Demandante, que con la Demanda demuestra su inters por aprovecharse de ello;

- Que en ningn momento la Demandante, en su calidad de titular de la marca IPHONE, ha realizado actuacin alguna tendente a asegurarse el registro del Nombre de Dominio, lo cual constituye una evidencia clara de su falta de inters en el mismo;

- Que el registro del Nombre de Dominio se registr y se pretende utilizar para servir como plataforma para la futura venta de aparatos de telefona mvil bajo el sistema iPhone, a partir del momento en que dicho sistema se encuentre disponible en Espaa; y

- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda debera ser desestimada.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carcter idntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuacin se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Poltica respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho anlisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretacin de las circunstancias aplicables a este caso, se servir de la interpretacin dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicacin de la Poltica Uniforme de la ICANN para la resolucin de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboracin del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibrica, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idntico o confusamente similar con una denominacin sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyndose dentro de la definicin de dicho concepto establecida por el artculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaa.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca espaola basada en la denominacin “iPhone”, la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idnticas al Nombre de Dominio. En este sentido, debe rechazarse el argumento del Demandado indicando que el carcter grfico (de hecho es mixto) de la marca alegada por la Demandante impide su consideracin como base para la Demanda. A tal efecto hay que tener en cuenta que el elemento denominativo obvio de la mencionada marca lo constituye precisamente el nombre “iPhone” y, por tanto, dicho nombre es el que debe tenerse en cuenta a la hora de comparar la marca con el Nombre de Dominio.

Tampoco la inclusin del sufijo “.es” debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuracin tcnica actual del sistema de nombres de dominio. As lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragn c. Oscar Espinosa Comn, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningn derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos — de carcter meramente enunciativo — en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio en cuestin y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legtima. En concreto, tales supuestos son:

(i). Haber utilizado, con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii). Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, an cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii). Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inters legtimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio corresponder a una plataforma para la venta de equipos de telefona mvil iPhone. En relacin con dicha alegacin, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Segn la opinin del Experto, una descripcin como la indicada por el Demandado constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o inters genuinamente legtimo. Difcilmente el propsito sealado podra constituir un derecho o inters legtimo, en cuanto que el mismo, en cualquier caso, se basara en el uso no autorizado de una marca ajena, lo cual impide imaginar que dicho uso podra realizarse en el marco de una oferta de buena fe de productos o servicios.

- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, el Demandado no ha aportado acreditacin alguna respecto al proyecto indicado en la Contestacin a la Demanda. As, dicha falta de aportacin por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecucin del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o inters legtimo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en Petrleo Brasileiro, S.A. – PETROBRAS c. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022; Transacciones Internet de Comercio Electrnico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc., Caso OMPI No. DES2006-0026; y Umdasch AG y sterreichische Doka Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. David Besada Pires).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .es. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificacin normativa de registro de nombres de dominio .es, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procedi al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. La aceptacin de este argumento llevara al absurdo de considerar legtimo el registro de cualquier nombre de dominio idntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos especficamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al pblico. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningn podra considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestin.

Por lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

Por lo que respecta al registro del Nombre de Dominio es difcil creer la versin ofrecida por el Demandado (respondiendo el registro del Nombre de dominio a la voluntad de asegurarse un medio para la distribucin en Internet de equipos de telefona mvil iPhone). Aparte de que dicho uso requerira, en su caso, una serie de autorizaciones a fin de evitar la eventual infraccin de los derechos de terceros, es difcil aceptar que un registro que se produjo el 16 de diciembre de 2005 pudiera tener por objeto la distribucin de un producto que no fue pblicamente anunciado hasta mediados de 2007.

Dicha impresin se ve reforzada precisamente en relacin con el uso hecho por el Demandado del Nombre de Dominio. En efecto, analizando este uso debe considerarse que el mismo difcilmente se podra considerar como hecho de buena fe, si se tienen en cuenta los siguientes factores:

- El Demandado, al ser contactado por la Demandante, se mostr inmediatamente dispuesto a transferir el Nombre de Dominio a cambio de una remuneracin claramente superior a los gastos soportados para registrar y mantener el Nombre de Dominio. Esta conducta parece diametralmente opuesta a cualquier posicin de buena fe;

- El Demandado no ha presentado argumento convincente alguno para justificar un futuro uso del Nombre de Dominio. En este sentido, cabe insistir en el hecho que difcilmente el uso previsto del Nombre de Dominio (asocindolo a una plataforma de venta a travs de Internet de telfonos iPhone) podra realizarse sin infringir los derechos de la Demandante o, en su caso, de Apple, Inc., propietaria de la tecnologa vinculada a los equipos de telefona mvil iPhone o incluso de terceros.

Atendiendo a todos estos factores, el Experto debe considerar probado que el Demandado registr y ha usado el Nombre de Dominio de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el artculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <iphone.es> sea transferido a la Demandante.


Albert Agustinoy Guilayn
Experto nico

Fecha: 11 de marzo de 2008

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/des2008-0001.html

 

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