Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Federaciуn Nacional de Cafeteros de Colombia v. A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano y UXIO Digital S.L.

Caso No. DES2008-0012

1. Las Partes

La Demandante es Federaciуn Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotб, Colombia representada por Elzaburu, Espaсa.

Las Demandadas son las entidades A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano, Palma de Mallorca, Espaсa representados por Encarnaciуn Alfocea Tardio, Espaсa y UXIO Digital S.L. representada Eugenio de la Cruz Silva, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <juanvaldez.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 17 de abril de 2008. El 17 de abril de 2008 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 21 de abril de 2008, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el registrante es A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano, uno de los Demandados. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo del paнs correspondiente a Espaсa (“ES.”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2008. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 14 de mayo de 2008. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda por parte de Uxio Digital S.L. fue presentado ante el Centro el 12 de mayo de 2008. En esa misma fecha, A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano tambiйn presentу su contestaciуn.

El Centro nombrу a Paz Soler Masota como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 26 de mayo de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- La Demandante es titular de varios dominios en torno a la denominaciуn “Juan Valdez” y, en particular, opera un sitio web bajo el dominio <juanvaldez.com>.

- El dominio controvertido fue registrado por “Uxio Digital, S.L.” el 11 de agosto de 2006. En una primera fase el sitio web de la Demandada contuvo un framing o enmarcado para incorporar un link a la pбgina web de una empresa competidora de la Demandante. Como primera acciуn, la Demandante enviу un requerimiento a tal empresa competidora, la cual afirmу no tener vinculaciуn alguna con el sitio web, proporcionando ademбs informaciуn sobre el titular registral del dominio en cuestiуn.

- En fecha 6 de noviembre de 2007, la Demandante enviу a la entidad “Uxio Digital, S.L.” una carta-requerimiento advirtiйndole de su mejor derecho sobre el dominio en cuestiуn solicitando su cancelaciуn o cesiуn. La referida entidad contestу en fecha 26 de noviembre de 2007, declarando su voluntad de negociar al efecto de proceder a la venta del dominio y, mientras tanto, redireccionar a la pбgina web de la Demandante. De los hechos alegados no consta que tal redireccionamiento se produjera. El 1 de enero de 2008, el seсor de la Cruz Silva, administrador de la entidad requerida, enviу a la Demandante por correo electrуnico un informe emitido por una entidad alemana y fechado a 20 de diciembre en el que se contenнa una tasaciуn econуmica del dominio por un importe de 850.000 Euros.

- En el нnterin, el dominio en controversia cambiу de titular, pasando a ser de la entidad en constituciуn “A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano”. El contenido inicial del sitio web, tras el cambio de titular registral, venнa configurado por un framing o enmarcado, en esta ocasiуn a una organizaciуn polнtica colombiana, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario.

- En la misma fecha de emisiуn del informe de tasaciуn del dominio arriba citado, esto es, el 20 de diciembre de 2007, se presentу en el Registro de Asociaciones de las Islas Baleares una solicitud de registro de la “A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano”. No se ha aportado prueba del efectivo registro de la referida Asociaciуn.

- A travйs del dominio en controversia, segъn comprobaciуn adicional del Experto previa a la emisiуn de la presente Decisiуn, se accede en la actualidad a una pбgina web de diseсo y contenido muy precarios, en la que se presenta la referida Asociaciуn como un grupo de amigos amantes del cafй y con inquietudes culturales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el dominio controvertido constituye un registro de carбcter abusivo, todo ello por cuanto:

- La Demandante es una entidad que agrupa a mбs de 566.000 productores de cafй colombiano que desarrolla una muy intensa actividad de promociуn del cafй colombiano en el mundo desde el aсo 1972, utilizando al efecto la imagen del personaje ficticio “Juan Valdez”, creado y ampliamente utilizado como elemento publicitario desde el aсo 1959, y habiendo recibido, entre otros reconocimientos, el de icono publicitario en la Semana de la Publicidad que se celebrу en Nueva York en 2005.

- La Demandante es titular, entre otras, de marcas comunitarias coincidentes con la denominaciуn que es objeto del dominio en controversia, en concreto: marca denominativa nє 2401933 concedida en el aсo 2001, marca grбfica nє 4390118 concedida en el aсo 2003 y marca grбfico-denominativa nє 313614 concedida en el aсo 2005, todas ellas en vigor.

- Que en el mes de junio de 2006 se eligiу al nuevo actor que, a partir de tal fecha, encarnarнa al personaje “Juan Valdez” en la publicidad, noticia que tuvo un fuerte impacto mediбtico, tal cual queda acreditado en el expediente, por lo tanto en un momento inmediatamente anterior al registro y mantenimiento del dominio en controversia.

- Que, tan pronto como tuvo noticia de la existencia del dominio y de la real titularidad del mismo, interpuso requerimiento solicitando su anulaciуn o cesiуn, quedando acreditado que la primera titular del mismo declarу su voluntad de abrir negociaciones para su venta al Demandante, siendo el precio de venta ofertado notoriamente superior a los gastos de registro del dominio en controversia.

- Que tras el cambio de titularidad del dominio en controversia, el enmarcado o framing a un partido polнtico determinado es demostrativo de una estrategia encaminada a forzar la compra del dominio por parte del Demandante.

- Que el registro de la referida Asociaciуn no podrб prosperar por vulnerar el artнculo 8.3 de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaciуn.

- Que, en todo caso, el Demandante no ha autorizado a los Demandados ni existe vнnculo alguno con ellos.

- Y asн, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor de los nombres de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandados

En su contestaciуn a la Demanda, los Demandados alegan:

1. A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano

- Que el personaje “Juan Valdez” pertenece al acervo cultural colombiano y que, por lo tanto, es de libre disposiciуn.

- Que los registros de marcas comunitarias de la Demandante no suponen ni significan un registro vбlido de la marca en Espaсa. Y que, para el supuesto de que este argumento se desestimara, que tales marcas comunitarias no fueron registradas para cubrir actividades culturales, debiendo primar el principio de especialidad, por cuanto tales marcas comunitarias no son notorias en territorio espaсol.

- Que los miembros y directivos de la Asociaciуn - la cual se acordу por sus promotores en fecha 18 de diciembre de 2007 - no participaron en la negociaciуn para la venta del dominio, limitбndose su relaciуn con la entidad “Uxio Digital, S.L.” al encargo de un sitio web.

- Que no consta todavнa la denegaciуn del registro constitutivo de la Asociaciуn, siendo el objeto de la misma “el promover todo tipo de actividades encaminadas a divulgar las caracterнsticas del cultivo y consumo cafй colombiano y potenciar su consumo en el territorio de la isla de Mallorca”.

2. UXIO Digital S.L.

- El nombre de dominio fue registrado por Uxio Digital S.L. como parte de su actividad empresarial y en cumplimiento de una solicitud de un tercero.

- Uxio Digital S.L. no transmitiу la titularidad a la Demandante posterior al requerimiento de la misma, debido a que existнa un derecho de preferencia por parte de la co-Demandada.

- A.C. Juan Valdez, Amigos del Cafй Colombiano, estб legitimada al uso de dicha denominaciуn por cuanto la misma forma parte de su denominaciуn y sus actividades no compiten con los productos y servicios de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

(i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

(ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y

(iii) de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho espaсol que el Panel considere aplicables.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el artнculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carбcter especulativo o abusivo del dominio en controversia, йstos son:

(i) que el nombre de dominio registrado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con otros tйrminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Experto considera que el dominio en controversia <juanvaldez.es> es idйntico a la marca comunitaria denominativa del Demandante, de la cual se ha probado su carбcter notorio en la Decisiуn National Federation of Coffee Growers of Colombia v. Daniel Harrison, Caso OMPI No. D2002-1134, sin que a estos efectos sea relevante la supresiуn del espacio entre los vocablos “Juan” y “Valdez” ni la adiciуn del sufijo “ES”, en concordancia, entre otra, con Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco Josй Gуmez Sagastume, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandante ha aportado abundante prueba del carбcter notorio de sus marcas en el territorio espaсol, trasunto a su vez de las inversiones en publicidad realizadas desde hace dйcadas por el Demandante en torno al personaje “Juan Valdez” (vid. de modo similar, de nuevo, Decisiуn en el Caso OMPI No. National Federation of Coffee Growers of Colombia v. Daniel Harrison, Caso OMPI No. D2002-1134).

Mбs aun, la fecha de constituciуn del Demandando (18 de diciembre de 2007) es posterior al requerimiento por parte del Demandante (6 de noviembre de 2007). Los Demandados, por su parte, no han conseguido desvirtuar con su argumentaciуn las alegaciones del Demandante.

En opiniуn del Experto, y del modo que se fundamentarб seguidamente, el ъnico interйs tras el registro del dominio en controversia no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta al Demandante. Las imputaciones que siguen son, por lo demбs, extensibles a ambos Demandados.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El uso del dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte de los Demandados. En efecto, y en primer lugar, los contenidos ofrecidos a travйs del sitio web distinguido con el dominio no han respondido en ningъn momento a una voluntad de explotaciуn legнtima del mismo: ni en una primera fase bajo la titularidad de una de las Demandadas, en la que se recurriу a la tйcnica del framing para redireccionar, precisamente, a la pбgina web de una empresa competidora del Demandante (con el correspondiente desvнo de los usuarios de Internet que naturalmente buscan informaciуn sobre la Demandante y el potencial daсo a los intereses comerciales de йsta).

Tampoco bajo la segunda fase bajo la titularidad de la segunda de las Demandadas, en la que primero se volviу a recurrir a la tйcnica del framing para redireccionar, esta vez, a la pбgina web de una organizaciуn polнtica colombiana (susceptible de generar vнnculos de asociaciуn indebidos entre йsta y el Demandante).

Actualmente, como ha podido comprobar el Experto, para albergar los contenidos de una supuesta Asociaciуn orientada a la difusiуn del consumo de cafй colombiano en las Islas Baleares. Singular propуsito en sн mismo considerado, que si fuera veraz se compadecerнa mal con el contenido previo de redireccionar a la pбgina de una organizaciуn polнtica colombiana. En segundo lugar, el cambio de titularidad del dominio ha de reputarse inserto en una estrategia espuria de construir una apariencia de buen derecho bajo una supuesta actividad cultural a travйs de una Asociaciуn cuya solicitud de registro coincide en el tiempo, insуlitamente, con la fecha de emisiуn del informe de una empresa alemana sobre la valoraciуn del dominio sobre la que una de las Demandantes sustentу su ofrecimiento de venta, por una cantidad notoriamente superior a los costes de registro y mantenimiento del dominio (850.000 Euros) que no puede concluirse si no tasada a partir de las inversiones y notoriedad de que gozan los signos distintivos del Demandante. Como es sabido, la oferta de transferencia del dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del dominio es una circunstancia sobre la que el Panel, por sн sola, justifica la mala fe en el registro y uso del dominio (entre otras y con ulteriores citas Caso Heineken Espaсa, S.A. c. Rubйn Omar Garcнa Mantecуn, Caso OMPI No. DES2008-0008).

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <juanvaldez.es> sea transferido al Demandante.

Paz Soler Masota
Experto Ъnico