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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Heineken Espaa, S.A. c. Rubn Omar Garca Mantecn

Caso No. DES2008-0008

 

1. Las Partes

La parte demandante es Heineken Espaa, S.A., con domicilio en Sevilla, Espaa, representada por Landwell- Pricewaterhousecoopers, Sevilla, Espaa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Rubn Omar Garca Mantecn, con domicilio en Torremolinos, Espaa (en adelante, el “Demandado”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <piensaenverde.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La demanda (en adelante, la “Demanda”) se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 10 de marzo de 2008. El 11 de marzo de 2008, el Centro envi a ESNIC por medio de correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el Nombre de Dominio. El 12 de marzo de 2008, ESNIC envi al Centro, por va de correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los Artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2008. De conformidad con el artculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 6 de abril de 2008. El Demandado present su escrito de contestacin a la Demanda (en adelante, la “Contestacin a la Demanda”) el 3 de abril de 2008.

El Centro nombr a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 11 de abril de 2008, recibiendo la correspondiente declaracin de aceptacin y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el Artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es la filial espaola del Grupo Heineken, uno de los principales grupos fabricantes de cerveza del mundo, encargndose de la distribucin y promocin de los productos Heineken en territorio espaol. A tal efecto la Demandante ha venido utilizando el eslogan “Piensa en verde” desde hace aos tanto en la publicidad de sus productos cerveceros como en el patrocinio de diversas actividades culturales y sociales.

Heineken Brouwerijen, BV, sociedad holandesa matriz de la Demandante, es titular desde 1998 de ms de cuarenta registros de marcas mixtas espaolas basados en la denominacin “Piensa en verde”. Asimismo, la Demandante ha aportado al presente procedimiento un documento en el que la mencionada sociedad holandesa la autoriza expresamente a instar el presente procedimiento, a fin de reclamar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio.

En relacin con las mencionadas marcas PIENSA EN VERDE, la Demandante ha aportado numerosa documentacin acreditando la alta inversin realizada por el Grupo Heineken a nivel internacional y, en particular, en Espaa, para la promocin de las mismas. As, la Demandante ha probado que entre los aos 1999 y 2004 el Grupo Heineken ha realizado en Espaa una inversin de casi noventa millones de euros para la promocin de las marcas PIENSA EN VERDE y su asociacin con los productos cerveceros Heineken. En este sentido, se han aportado numerosos materiales acreditando la intensa promocin de las mencionadas marcas en Espaa, tanto en medios impresos como audiovisuales, sonoros y electrnicos. Igualmente, se han aportado pruebas del uso recurrente de las marcas PIENSA EN VERDE en relacin con eventos culturales tan relevantes en Espaa como son el festival de jazz de San Sebastin, el festival internacional de Benicassim o el festival de msica de Madrid (Festimad).

Atendiendo a la documentacin aportada por la Demandante, el Experto considera que sta ha acreditado suficientemente el carcter notorio en Espaa de las marcas PIENSA EN VERDE y su vinculacin con la Demandante y los productos cerveceros que distribuye y promociona en Espaa.

4.2. El Demandado

El Demandado es un ciudadano espaol que, de acuerdo con lo indicado en la Contestacin a la Demanda, se dedica a la venta al por menor, entre otros, de productos de jardinera tanto a travs de una tienda fsica llamada “Rincn Verde”, ubicada en la localidad malaguea de Torremolinos, como de una tienda en Internet, ubicada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio (que, a su vez, se encuentra vinculado al portal “www.rinconverde.es”, igualmente operado por el Demandado).

Cabe sealar que las actividades de jardinera promovidas por el Demandado parecen encontrarse estrechamente vinculadas al cultivo del camo. As lo considera el Experto tras haber revisado las fotografas del establecimiento del Demandado, aportadas en la Contestacin a la Demanda, en las que se incluyen numerosas representaciones de la hoja del camo as como otros productos vinculados al mismo (como, por ejemplo, pipas para su consumo). La misma impresin se extrae tras visitar el sitio web conectado al Nombre de Dominio, en cuya pgina de arranque se incluye de forma destacada un grfico representando una hoja de marihuana.

4.3. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de junio de 2006. En el momento de presentarse la Demanda el Nombre de Dominio se encontraba conectado al sitio web “Rinconverde.es”, operado por el Demandado y en el que, tal como se ha sealado con anterioridad, se ofrece una amplia variedad de productos y utensilios de jardinera, aparentemente conectados con el cultivo de camo.

De acuerdo con lo indicado en la Contestacin a la Demanda, el Demandado registr el Nombre de Dominio por su carcter genricamente referido al mbito de la jardinera, ofreciendo una buena descripcin de la voluntad de uso del correspondiente sitio web.

Con carcter previo a la presentacin de la Demanda, la Demandante contact con el Demandado a fin de obtener la transferencia del Nombre de Dominio. En el marco de dichos contactos el Demandado indic su disponibilidad a proceder a dicha transferencia, siempre que la Demandante le compensase los gastos en los que haba incurrido respecto al registro del Nombre de Dominio as como respecto a la puesta en marcha de su tienda a travs de Internet. En este sentido, el Demandado solicit a la Demandante el pago de 12.230 Euros, cantidad que, segn indica en la Contestacin a la Demanda, corresponda a los gastos en los que haba incurrido como consecuencia del desarrollo de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web, del registro y mantenimiento del Nombre de Dominio as como a otros gastos de explotacin. Finalmente las partes no llegaron a un acuerdo y no fue posible la transferencia del Nombre de Dominio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda alega la Demandante:

- Que el Nombre de Dominio es idntico a la denominacin sobre la que la Demandante ostenta derechos previos, en el sentido previsto por el Reglamento. En efecto, indica la Demandante es licenciataria de numerosas marcas espaolas basadas en el eslogan “Piensa en verde”;

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas ni de razn social alguna que pueda justificar la tenencia por su parte del Nombre de Dominio. De hecho, ni siquiera la denominacin de la tienda “El Rincn Verde” titularidad del Demandado corresponde o est relacionada con la denominacin “Piensa en verde”. Tampoco ha sido autorizado por la Demandante a registrar o usar el Nombre de Dominio, por lo que es obvio que el Demandado no ostenta un derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que ste corresponde a una marca notoriamente conocida en Espaa y de gran prestigio;

- Que el Demandado registr el Nombre de Dominio con la nica finalidad de aprovecharse de la reputacin del eslogan “Piensa en verde” (evidentemente referido a la Demandante), lo cual es una muestra de su mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el carcter renombrado del mencionado eslogan y de las correspondientes marcas sobre las que la Demandante ostenta derechos;

- Que el Demandado se sirve del Nombre de Dominio para promocionar y operar en Internet un negocio de venta de productos relacionados con la marihuana o cannabis y otras sustancias psicotrpicas y para ello est utilizando las marcas vinculadas a la Demandante, las cuales gozan de una amplia aceptacin en el mercado espaol; y

- Que, atendiendo a todo lo expuesto, el Nombre de Dominio debera ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado alega en la Contestacin a la Demanda:

- Que la Demandante no ha acreditado el uso de sus marcas PIENSA EN VERDE, por lo que cabe cuestionar la validez de las mismas, al menos por lo que atae al presente procedimiento;

- Que el Demandado registr el Nombre de Dominio bsicamente por su carcter genrico y por su estrecha relacin con las actividades y productos de jardinera que ofrece a travs de su tienda fsica y su tienda a travs de Internet. De hecho, ha utilizado dicha denominacin en Internet desde el mes de diciembre de 2002, momento en que registr como su direccin de correo electrnico los nombres “piensaenverde@msn.com” y “piensaenverde@hotmail.com”. El Demandado indica que en ese momento no registr el Nombre de Dominio porque sus modestos recursos le impidieron afrontar los gastos vinculados al registro del mismo, as como la puesta en marcha del correspondiente sitio web. Dicha situacin cambi en 2006, permitiendo al Demandado registrar el Nombre de Dominio y proceder al desarrollo y puesta en marcha del citado sitio web. En este sentido, indica el Demandado que ha gastado 12.230 Euros en tal registro y puesta en marcha, cantidad que, en el marco de las negociaciones previas a este procedimiento con la Demandante solicit a sta para la transferencia del Nombre de Dominio;

- Que las actividades que desarrolla a travs del Nombre de Dominio son plenamente legales, sin que los productos que ofrece en el correspondiente sitio web deban dirigirse necesariamente al cultivo del camo, sino que pueden utilizarse para cualquier tipo de cultivo;

- Que la denominacin en la que se basa el Nombre de Dominio es totalmente genrica y, por tanto, la Demandante no puede pretender ostentar un monopolio sobre la misma en Internet;

- Que la actuacin de la Demandante antes y durante este procedimiento ha sido totalmente maliciosa; y

- Que, atendiendo a lo indicado, el Experto debera rechazar las pretensiones de la Demandante y mantener el registro del Nombre de Dominio a favor del Demandado.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carcter idntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un trmino sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuacin se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho anlisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretacin de las circunstancias aplicables a este caso, se servir de la interpretacin dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicacin de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, la “Poltica UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboracin del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisin en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibria, S.A. v. Maxtersolutions C.B, Caso OMPI No. DES2006-0003.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primero de los elementos que la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es idntico o confusamente similar respecto a un trmino sobre el que aqulla alega poseer derechos previos.

Cabe recordar que las marcas registradas ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas se incluyen dentro de la definicin de “derecho previo” prevista por el Reglamento, por lo que en relacin con este primer elemento la cuestin clave es determinar si el nombre de dominio es idntico o confusamente similar respecto a las marcas PIENSA EN VERDE de las que la Demandante es licenciataria.

No obstante, antes de proceder a dicha comparacin, es preciso analizar una de las principales alegaciones del Demandado. ste ha indicado de forma recurrente en la contestacin a la Demanda que la denominacin “Piensa en verde” es genrica y que, por tanto, la Demandante no debera ostentar un derecho excluyente sobre la misma y, consiguientemente, sobre el Nombre de Dominio. En el marco del Reglamento dicha alegacin debe ser rechazada. En efecto, la Demandante ha probado ostentar derechos sobre una serie de marcas y, por tanto, ha acreditado la existencia de unos derechos previos sobre la denominacin “Piensa en verde”, de plena conformidad con lo previsto por el Reglamento. Si el Demandado considera que dicha denominacin no debera ser objeto de registro como marca espaola, cuenta con medios para atacar dicho registro, pero esta pretensin supera de forma clara el mbito de este procedimiento.

Habiendo realizado dicha puntualizacin, cabe resolver sobre el carcter idntico o no entre el Nombre de Dominio y las marcas PIENSA EN VERDE. Al comparar dicha denominacin con el Nombre de Dominio se constata que la nica diferencia existente es que el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”, mientras que las mencionadas marcas no lo incluyen.

No parece que la inclusin del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuracin tcnica actual del sistema de nombres de dominio. As lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Poltica UDRP como, por ejemplo, en el New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812,; en A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172 o en Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragn c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o inters legtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos —de carcter meramente enunciativo— en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio en cuestin y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legtima. En concreto, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, an cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii) Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inters legtimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. En este sentido cabe recordar que el principal argumento del Demandado para defender sus derechos sobre el Nombre de Dominio se basa en el hecho de que en diciembre de 2002 ya registr dos direcciones de correo electrnico cuyo titular se identificaba como “piensaenverde”. Esta alegacin, no obstante, no parece lo suficientemente fundada como para permitir considerar al Experto que el Demandado efectivamente ostenta un derecho o inters legtimo. A tal efecto cabe tener en cuenta:

- Que el mero registro de dos direcciones de correo electrnico no supone un ttulo lo suficientemente acreditativo del efectivo uso de esta denominacin por parte del Demandado en sus transacciones comerciales. De hecho, cabe recordar que a finales de 2002 el Demandado no hubiera podido registrar el Nombre de Dominio, puesto que la reglamentacin aplicable en ese momento respecto al registro de nombres de dominio .ES hubiera requerido que probara ser titular de una marca o un nombre registrado idntico al Nombre de Dominio, condiciones que, de acuerdo con lo indicado por el propio Demandado, no cumpla, ni, de hecho, cumple;

- Que incluso ignorando lo indicado en el punto anterior hay que tener en cuenta que el Demandado utiliza como denominacin de su tienda fsica y su tienda online el nombre “Rincn Verde” y no “piensa en verde”. Por tanto, no parece que este ltimo sea el nombre por el que se le conozca en el marco de sus transacciones comerciales o, como mnimo, el Demandado no ha acreditado lo contrario en este procedimiento; y

- Que, segn lo alegado por el Demandado, el registro de las citadas direcciones de correo electrnico se produjo a finales de 2002. Es decir, atendiendo a los datos aportados por la Demandante, dicho registro se produjo en un momento en que la Demandante ya haba realizado una inversin en publicidad de las marcas PIENSA EN VERDE en Espaa de ms de cincuenta millones de euros, habindose promocionado ya tales marcas durante cuatro aos. Como consecuencia de ello, y atendiendo de nuevo a los estudios y otras pruebas aportadas en la Demanda, cabra considerar que en diciembre de 2002 las citadas marcas ya eran notorias en Espaa.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que difcilmente podra considerarse que el Demandado ha hecho un uso legtimo u ostenta un inters legtimo en general sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere de modo relativamente obvio a las marcas de las que la Demandante es licenciataria, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infraccin de los derechos de la Demandante.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que el Demandado no ostenta derecho o inters legtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisin, el Demandado no ostenta derecho o inters legtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difcil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al carcter notorio de las marcas PIENSA EN VERDE y que dicha denominacin se encuentra obviamente vinculada a la Demandante y a los productos que distribuye en Espaa.

Atendiendo a dichas circunstancias, es difcil imaginar que se produjo una coincidencia desafortunada y que el Demandado no tuviera claro en el momento de registrar el Nombre de Dominio que el mismo se corresponda con las marcas utilizadas por la Demandante.

En este mismo sentido, cabe sealar que la identidad existente entre las marcas licenciadas a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infraccin de los derechos de aqulla. Dicha interpretacin coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, Bugatti International S.A. c. Eduardo Landa Iturricha, Caso OMPI No. DES2006-0010, Gas Gas Motos, S.A. c. Luis Nieto Montero, Caso OMPI No. DES2006-0013, Endebe Catalana, S.L. c. Ramn Ortiz Ortiz, Caso OMPI No. DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominio fuera ofrecido en venta a la Demandante por un precio superior a los costes de registro soportados por el Demandado (debindose excluir los dems gastos incurridos por el Demandado, al no estar directamente vinculados a la tenencia del Nombre de Dominio) es otra muestra del uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado. As se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, Sanofi Aventis c. Holger Kirgiz, Caso OMPI No. DES2006-0007; Clariden Holding AG c. Pablo Pilo de la Fuente, Caso OMPI No. DES2006-0018; o Tomtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones Informticas, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0030).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el artculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <piensaenverde.es> sea transferido a Heineken Espaa, S.A.


Albert Agustinoy Guilayn
Experto nico

Fecha: 2 de mayo de 2008

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/des2008-0008.html

 

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