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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Heineken Espaсa, S.A. c. Rubйn Omar Garcнa Mantecуn

Caso No. DES2008-0008

1. Las Partes

La parte demandante es Heineken Espaсa, S.A., con domicilio en Sevilla, Espaсa, representada por Landwell- Pricewaterhousecoopers, Sevilla, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Rubйn Omar Garcнa Mantecуn, con domicilio en Torremolinos, Espaсa (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <piensaenverde.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 10 de marzo de 2008. El 11 de marzo de 2008, el Centro enviу a ESNIC por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio. El 12 de marzo de 2008, ESNIC enviу al Centro, por vнa de correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los Artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2008. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de abril de 2008. El Demandado presentу su escrito de contestaciуn a la Demanda (en adelante, la “Contestaciуn a la Demanda”) el 3 de abril de 2008.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 11 de abril de 2008, recibiendo la correspondiente declaraciуn de aceptaciуn y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el Artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es la filial espaсola del Grupo Heineken, uno de los principales grupos fabricantes de cerveza del mundo, encargбndose de la distribuciуn y promociуn de los productos Heineken en territorio espaсol. A tal efecto la Demandante ha venido utilizando el eslogan “Piensa en verde” desde hace aсos tanto en la publicidad de sus productos cerveceros como en el patrocinio de diversas actividades culturales y sociales.

Heineken Brouwerijen, BV, sociedad holandesa matriz de la Demandante, es titular desde 1998 de mбs de cuarenta registros de marcas mixtas espaсolas basados en la denominaciуn “Piensa en verde”. Asimismo, la Demandante ha aportado al presente procedimiento un documento en el que la mencionada sociedad holandesa la autoriza expresamente a instar el presente procedimiento, a fin de reclamar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio.

En relaciуn con las mencionadas marcas PIENSA EN VERDE, la Demandante ha aportado numerosa documentaciуn acreditando la alta inversiуn realizada por el Grupo Heineken a nivel internacional y, en particular, en Espaсa, para la promociуn de las mismas. Asн, la Demandante ha probado que entre los aсos 1999 y 2004 el Grupo Heineken ha realizado en Espaсa una inversiуn de casi noventa millones de euros para la promociуn de las marcas PIENSA EN VERDE y su asociaciуn con los productos cerveceros Heineken. En este sentido, se han aportado numerosos materiales acreditando la intensa promociуn de las mencionadas marcas en Espaсa, tanto en medios impresos como audiovisuales, sonoros y electrуnicos. Igualmente, se han aportado pruebas del uso recurrente de las marcas PIENSA EN VERDE en relaciуn con eventos culturales tan relevantes en Espaсa como son el festival de jazz de San Sebastiбn, el festival internacional de Benicassim o el festival de mъsica de Madrid (Festimad).

Atendiendo a la documentaciуn aportada por la Demandante, el Experto considera que йsta ha acreditado suficientemente el carбcter notorio en Espaсa de las marcas PIENSA EN VERDE y su vinculaciуn con la Demandante y los productos cerveceros que distribuye y promociona en Espaсa.

4.2. El Demandado

El Demandado es un ciudadano espaсol que, de acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, se dedica a la venta al por menor, entre otros, de productos de jardinerнa tanto a travйs de una tienda fнsica llamada “Rincуn Verde”, ubicada en la localidad malagueсa de Torremolinos, como de una tienda en Internet, ubicada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio (que, a su vez, se encuentra vinculado al portal “www.rinconverde.es”, igualmente operado por el Demandado).

Cabe seсalar que las actividades de jardinerнa promovidas por el Demandado parecen encontrarse estrechamente vinculadas al cultivo del cбсamo. Asн lo considera el Experto tras haber revisado las fotografнas del establecimiento del Demandado, aportadas en la Contestaciуn a la Demanda, en las que se incluyen numerosas representaciones de la hoja del cбсamo asн como otros productos vinculados al mismo (como, por ejemplo, pipas para su consumo). La misma impresiуn se extrae tras visitar el sitio web conectado al Nombre de Dominio, en cuya pбgina de arranque se incluye de forma destacada un grбfico representando una hoja de marihuana.

4.3. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de junio de 2006. En el momento de presentarse la Demanda el Nombre de Dominio se encontraba conectado al sitio web “Rinconverde.es”, operado por el Demandado y en el que, tal como se ha seсalado con anterioridad, se ofrece una amplia variedad de productos y utensilios de jardinerнa, aparentemente conectados con el cultivo de cбсamo.

De acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, el Demandado registrу el Nombre de Dominio por su carбcter genйricamente referido al бmbito de la jardinerнa, ofreciendo una buena descripciуn de la voluntad de uso del correspondiente sitio web.

Con carбcter previo a la presentaciуn de la Demanda, la Demandante contactу con el Demandado a fin de obtener la transferencia del Nombre de Dominio. En el marco de dichos contactos el Demandado indicу su disponibilidad a proceder a dicha transferencia, siempre que la Demandante le compensase los gastos en los que habнa incurrido respecto al registro del Nombre de Dominio asн como respecto a la puesta en marcha de su tienda a travйs de Internet. En este sentido, el Demandado solicitу a la Demandante el pago de 12.230 Euros, cantidad que, segъn indica en la Contestaciуn a la Demanda, correspondнa a los gastos en los que habнa incurrido como consecuencia del desarrollo de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web, del registro y mantenimiento del Nombre de Dominio asн como a otros gastos de explotaciуn. Finalmente las partes no llegaron a un acuerdo y no fue posible la transferencia del Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda alega la Demandante:

- Que el Nombre de Dominio es idйntico a la denominaciуn sobre la que la Demandante ostenta derechos previos, en el sentido previsto por el Reglamento. En efecto, indica la Demandante es licenciataria de numerosas marcas espaсolas basadas en el eslogan “Piensa en verde”;

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas ni de razуn social alguna que pueda justificar la tenencia por su parte del Nombre de Dominio. De hecho, ni siquiera la denominaciуn de la tienda “El Rincуn Verde” titularidad del Demandado corresponde o estб relacionada con la denominaciуn “Piensa en verde”. Tampoco ha sido autorizado por la Demandante a registrar o usar el Nombre de Dominio, por lo que es obvio que el Demandado no ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que йste corresponde a una marca notoriamente conocida en Espaсa y de gran prestigio;

- Que el Demandado registrу el Nombre de Dominio con la ъnica finalidad de aprovecharse de la reputaciуn del eslogan “Piensa en verde” (evidentemente referido a la Demandante), lo cual es una muestra de su mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el carбcter renombrado del mencionado eslogan y de las correspondientes marcas sobre las que la Demandante ostenta derechos;

- Que el Demandado se sirve del Nombre de Dominio para promocionar y operar en Internet un negocio de venta de productos relacionados con la marihuana o cannabis y otras sustancias psicotrуpicas y para ello estб utilizando las marcas vinculadas a la Demandante, las cuales gozan de una amplia aceptaciуn en el mercado espaсol; y

- Que, atendiendo a todo lo expuesto, el Nombre de Dominio deberнa ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado alega en la Contestaciуn a la Demanda:

- Que la Demandante no ha acreditado el uso de sus marcas PIENSA EN VERDE, por lo que cabe cuestionar la validez de las mismas, al menos por lo que ataсe al presente procedimiento;

- Que el Demandado registrу el Nombre de Dominio bбsicamente por su carбcter genйrico y por su estrecha relaciуn con las actividades y productos de jardinerнa que ofrece a travйs de su tienda fнsica y su tienda a travйs de Internet. De hecho, ha utilizado dicha denominaciуn en Internet desde el mes de diciembre de 2002, momento en que registrу como su direcciуn de correo electrуnico los nombres “piensaenverde@msn.com” y “piensaenverde@hotmail.com”. El Demandado indica que en ese momento no registrу el Nombre de Dominio porque sus modestos recursos le impidieron afrontar los gastos vinculados al registro del mismo, asн como la puesta en marcha del correspondiente sitio web. Dicha situaciуn cambiу en 2006, permitiendo al Demandado registrar el Nombre de Dominio y proceder al desarrollo y puesta en marcha del citado sitio web. En este sentido, indica el Demandado que ha gastado 12.230 Euros en tal registro y puesta en marcha, cantidad que, en el marco de las negociaciones previas a este procedimiento con la Demandante solicitу a йsta para la transferencia del Nombre de Dominio;

- Que las actividades que desarrolla a travйs del Nombre de Dominio son plenamente legales, sin que los productos que ofrece en el correspondiente sitio web deban dirigirse necesariamente al cultivo del cбсamo, sino que pueden utilizarse para cualquier tipo de cultivo;

- Que la denominaciуn en la que se basa el Nombre de Dominio es totalmente genйrica y, por tanto, la Demandante no puede pretender ostentar un monopolio sobre la misma en Internet;

- Que la actuaciуn de la Demandante antes y durante este procedimiento ha sido totalmente maliciosa; y

- Que, atendiendo a lo indicado, el Experto deberнa rechazar las pretensiones de la Demandante y mantener el registro del Nombre de Dominio a favor del Demandado.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un tйrmino sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaciуn de las circunstancias aplicables a este caso, se servirб de la interpretaciуn dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, la “Polнtica UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboraciуn del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisiуn en Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibйria, S.A. v. Maxtersolutions C.B, Caso OMPI No. DES2006-0003.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los elementos que la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar respecto a un tйrmino sobre el que aquйlla alega poseer derechos previos.

Cabe recordar que las marcas registradas ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas se incluyen dentro de la definiciуn de “derecho previo” prevista por el Reglamento, por lo que en relaciуn con este primer elemento la cuestiуn clave es determinar si el nombre de dominio es idйntico o confusamente similar respecto a las marcas PIENSA EN VERDE de las que la Demandante es licenciataria.

No obstante, antes de proceder a dicha comparaciуn, es preciso analizar una de las principales alegaciones del Demandado. Йste ha indicado de forma recurrente en la contestaciуn a la Demanda que la denominaciуn “Piensa en verde” es genйrica y que, por tanto, la Demandante no deberнa ostentar un derecho excluyente sobre la misma y, consiguientemente, sobre el Nombre de Dominio. En el marco del Reglamento dicha alegaciуn debe ser rechazada. En efecto, la Demandante ha probado ostentar derechos sobre una serie de marcas y, por tanto, ha acreditado la existencia de unos derechos previos sobre la denominaciуn “Piensa en verde”, de plena conformidad con lo previsto por el Reglamento. Si el Demandado considera que dicha denominaciуn no deberнa ser objeto de registro como marca espaсola, cuenta con medios para atacar dicho registro, pero esta pretensiуn supera de forma clara el бmbito de este procedimiento.

Habiendo realizado dicha puntualizaciуn, cabe resolver sobre el carбcter idйntico o no entre el Nombre de Dominio y las marcas PIENSA EN VERDE. Al comparar dicha denominaciуn con el Nombre de Dominio se constata que la ъnica diferencia existente es que el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”, mientras que las mencionadas marcas no lo incluyen.

No parece que la inclusiуn del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuraciуn tйcnica actual del sistema de nombres de dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Polнtica UDRP como, por ejemplo, en el New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812,; en A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172 o en Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos —de carбcter meramente enunciativo— en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legнtima. En concreto, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii) Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. En este sentido cabe recordar que el principal argumento del Demandado para defender sus derechos sobre el Nombre de Dominio se basa en el hecho de que en diciembre de 2002 ya registrу dos direcciones de correo electrуnico cuyo titular se identificaba como “piensaenverde”. Esta alegaciуn, no obstante, no parece lo suficientemente fundada como para permitir considerar al Experto que el Demandado efectivamente ostenta un derecho o interйs legнtimo. A tal efecto cabe tener en cuenta:

- Que el mero registro de dos direcciones de correo electrуnico no supone un tнtulo lo suficientemente acreditativo del efectivo uso de esta denominaciуn por parte del Demandado en sus transacciones comerciales. De hecho, cabe recordar que a finales de 2002 el Demandado no hubiera podido registrar el Nombre de Dominio, puesto que la reglamentaciуn aplicable en ese momento respecto al registro de nombres de dominio .ES hubiera requerido que probara ser titular de una marca o un nombre registrado idйntico al Nombre de Dominio, condiciones que, de acuerdo con lo indicado por el propio Demandado, no cumplнa, ni, de hecho, cumple;

- Que incluso ignorando lo indicado en el punto anterior hay que tener en cuenta que el Demandado utiliza como denominaciуn de su tienda fнsica y su tienda online el nombre “Rincуn Verde” y no “piensa en verde”. Por tanto, no parece que este ъltimo sea el nombre por el que se le conozca en el marco de sus transacciones comerciales o, como mнnimo, el Demandado no ha acreditado lo contrario en este procedimiento; y

- Que, segъn lo alegado por el Demandado, el registro de las citadas direcciones de correo electrуnico se produjo a finales de 2002. Es decir, atendiendo a los datos aportados por la Demandante, dicho registro se produjo en un momento en que la Demandante ya habнa realizado una inversiуn en publicidad de las marcas PIENSA EN VERDE en Espaсa de mбs de cincuenta millones de euros, habiйndose promocionado ya tales marcas durante cuatro aсos. Como consecuencia de ello, y atendiendo de nuevo a los estudios y otras pruebas aportadas en la Demanda, cabrнa considerar que en diciembre de 2002 las citadas marcas ya eran notorias en Espaсa.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que difнcilmente podrнa considerarse que el Demandado ha hecho un uso legнtimo u ostenta un interйs legнtimo en general sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere de modo relativamente obvio a las marcas de las que la Demandante es licenciataria, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracciуn de los derechos de la Demandante.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisiуn, el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difнcil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al carбcter notorio de las marcas PIENSA EN VERDE y que dicha denominaciуn se encuentra obviamente vinculada a la Demandante y a los productos que distribuye en Espaсa.

Atendiendo a dichas circunstancias, es difнcil imaginar que se produjo una coincidencia desafortunada y que el Demandado no tuviera claro en el momento de registrar el Nombre de Dominio que el mismo se correspondнa con las marcas utilizadas por la Demandante.

En este mismo sentido, cabe seсalar que la identidad existente entre las marcas licenciadas a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracciуn de los derechos de aquйlla. Dicha interpretaciуn coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, Bugatti International S.A. c. Eduardo Landa Iturricha, Caso OMPI No. DES2006-0010, Gas Gas Motos, S.A. c. Luis Nieto Montero, Caso OMPI No. DES2006-0013, Endebe Catalana, S.L. c. Ramуn Ortiz Ortiz, Caso OMPI No. DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominio fuera ofrecido en venta a la Demandante por un precio superior a los costes de registro soportados por el Demandado (debiйndose excluir los demбs gastos incurridos por el Demandado, al no estar directamente vinculados a la tenencia del Nombre de Dominio) es otra muestra del uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado. Asн se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, Sanofi Aventis c. Holger Kirgiz, Caso OMPI No. DES2006-0007; Clariden Holding AG c. Pablo Pilo de la Fuente, Caso OMPI No. DES2006-0018; o Tomtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones Informбticas, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0030).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <piensaenverde.es> sea transferido a Heineken Espaсa, S.A.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico