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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL GRUPO DE EXPERTOS

McNeil Nutritionals, LLC c. Javier Gallegos Z.

Caso No. DMX2008-0005

1. Las Partes

El Promovente es McNeil Nutritionals, LLC, con domicilio en Pennsylvania, Estados Unidos de Amйrica, representado por Bufete Sonн, Mйxico.

El Titular es Javier Gallegos Z., con domicilio en Tijuana, Baja California, Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <splenda.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC Mйxico.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2008. El 16 de junio de 2008 el Centro enviу al Registrador vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. El 16 de junio de 2008, NIC Mйxico remitiу al Centro por igual vнa su respuesta confirmando que Javier Gallegos Z. es el titular del nombre de dominio en cuestiуn al figurar como contacto administrativo, tйcnico y registrante del mismo, proporcionando ademбs sus datos de localizaciуn completos.

El Centro revisу que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro emplazу formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificбndole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo el 24 de junio de 2008 para todo los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artнculo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 14 de julio de 2008. El Titular no contestу la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusу la rebeldнa correspondiente el 16 de julio de 2008.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo de Expertos el 22 de julio de 2008, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia, segъn lo dispone el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa filial del grupo Johnson & Johnson que se dedica a la comercializaciуn mundial de productos nutricionales innovadores, entre los que se encuentran sustitutos del azъcar, tabletas masticables, crema untable, leche y suplementos dietйticos.

Para distinguir el edulcorante sin calorнas que pone a la venta en un sinnъmero de paнses, el Promovente tiene registrada la marca SPLENDA desde 1989 en Estados Unidos y a partir de 1990 en Mйxico, con respecto a las clases 5 y 30 del nomenclбtor internacional, asн como en mбs de veinte paнses segъn se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.

El Promovente mantiene mбs de doscientos portales de Internet donde ofrece informaciуn sobre su popular endulzante hecho a base de sucralosa que se encuentra presente en mбs de 4.000 productos de diversos fabricantes.

El Titular por su parte, registrу el 20 de febrero de 2007 el nombre de dominio en disputa, mismo que ha venido utilizando para reenviar a los visitantes a un sitio Web carente de contenido bajo el nombre de dominio <despachojuridico.net>.

Al considerar que el Titular se apropiу indebidamente de su marca notoria al haber registrado y detentar pasivamente el nombre de dominio en litigio, el Promovente presentу la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) La ъnica diferencia entre el nombre de dominio en controversia y la marca del Promovente es la extensiуn “.com.mx”. Sin embargo, es bien sabido que tales sufijos no pueden servir para desvirtuar la similitud en grado de confusiуn que se actualiza en el presente caso;

(ii) Es de estudiado derecho que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o intereses legнtimos en el mismo;

(iii) El Titular no puede demostrar tener derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en razуn de que carece de derechos marcarios, asн como porque no estб haciendo un uso razonable o no comercial del mismo;

(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos sobre la marca SPLENDA en los Estados Unidos de Amйrica, Mйxico o algъn otro paнs;

(v) El Titular no utiliza el tйrmino “splenda” en relaciуn con alguna oferta de buena fe de productos o servicios, como tampoco existe evidencia de que sea conocido comъnmente con el nombre de dominio en conflicto;

(vi) El Titular no tiene afiliaciуn o relaciуn alguna con el Promovente, ni propуsitos o razones legнtimas para utilizar la marca SPLENDA en el nombre de dominio materia de este procedimiento;

(vii) El Titular retiene pasivamente el nombre de dominio en disputa esperando obtener dinero del Promovente, lo que no puede considerarse un uso legнtimo y no comercial al tenor de la Polнtica;

(viii) El ofrecimiento en venta de <splenda.com.mx> pone de manifiesto que el propуsito fundamental del Titular al registrar dicho nombre de dominio fue transferirlo al Promovente con fines de lucro;

(ix) El Titular registrу de mala fe el nombre de dominio en controversia debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca SPLENDA del Promovente que ha estado vigente en Mйxico desde hace mбs de 19 aсos y es ampliamente publicitada a travйs de la televisiуn y revistas de circulaciуn nacional;

(x) A falta de demostraciуn de un uso actual de buena fe, la retenciуn pasiva del nombre de dominio en litigio es evidencia tajante de registro y uso de mala fe al amparo de la Polнtica segъn lo confirman mъltiples Paneles Administrativos.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente, dejando asн de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1.a de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Polнtica estб basada en el texto de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien mъltiples Expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automбticamente en una resoluciуn favorable al Demandante (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte en inglйs intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la Demanda) y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Es de explorado derecho que la cuestiуn principal en este apartado de la Polнtica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusiуn entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este ъltimo por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acciуn al amparo de la Polнtica.

Asн las cosas, de una comparaciуn puramente visual entre <splenda.com.mx> y la marca registrada SPLENDA, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio es indistinguible con respecto a la marca del Promovente, lo que permite concluir no una similitud en grado de confusiуn sino la identidad misma o exacta correspondencia entre los signos en pugna.

Lo anterior debido a que como aduce con razуn el Promovente de acuerdo a un sinnъmero de resoluciones bajo la Polнtica, la presencia del dominio de nivel superior genйrico “.com” y del cуdigo territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un anбlisis de identidad o confusiуn al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinaciуn de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusiуn componentes grбficos de la marca como un triangulo y la estilizaciуn de una letra).

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son tйcnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, tal disparidad tipogrбfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn con arreglo a la Polнtica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condiciуn prevista en el artнculo 1.a.i de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular no es licenciatario de la marca SPLENDA ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicho signo distintivo. Asimismo, el Promovente asegura que hasta donde pudo comprobar, el Titular no es conocido en ningъn medio con el nombre de dominio en cuestiуn.

En la medida que tales deducciones y aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este ъltimo carece de derecho o interйs legнtimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Vйanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legнtimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo a su favor).

La conclusiуn que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el ъnico propуsito de redirigir trбfico al sitio Web <despachojuridico.net> por demбs carente de contenido y en contra de la intenciуn original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <splenda.com.mx> en relaciуn con un ofrecimiento autйntico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que estй realizando un uso legнtimo y leal o no comercial del mismo sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legнtimos conforme a la Polнtica) y American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (decretando falta de derechos o intereses legнtimos en <aa.com.mx> por haberse utilizado dicho nombre de dominio para reenviar a sus visitantes al Portal <exalumnos.com>, mismo que no justificaba de modo alguno la elecciуn del nombre de dominio en controversia por parte del titular).

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artнculo 1.a.ii de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que SPLENDA es una denominaciуn intrнnsecamente distintiva que no tiene otro significado o funciуn mas que como marca del Promovente, asн como al hecho de que la misma es mundialmente reconocida en el mercado de los edulcorantes sustitutos del azъcar, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SPLENDA al momento de registrar un nombre de dominio idйntico casi 17 aсos despuйs de que al Promovente le hubiera sido concedido el registro de su marca en Mйxico. Ver McNeil Nutritionals, LLC v. Prepress Consultants, Inc. and Greg Irvin, NAF Case N° FA0707001043195 (atribuyendo a la marca SPLENDA el estatus de famosa en los Estados Unidos de Amйrica y considerando improbable que el demandado, tambiйn radicado en ese paнs, haya obrado de buena fe al registrar nombres de dominio que incorporaban la marca famosa del demandante).

A mayor abundamiento, vista la extensa difusiуn y presencia de la marca SPLENDA en una gran variedad de alimentos y bebidas que se comercializan en el propio paнs del Titular, se impone concluir que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de <splenda.com.mx>, el Titular se ha valido del nombre de dominio en litigio para captar trбfico a expensas de la notoriedad de que goza la marca SPLENDA en Mйxico, cuya circunstancia por sн sola constituye mala fe en el contexto de la Polнtica. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (resolviendo que el Titular se condujo con mala fe al haber registrado el nombre de dominio <aa.com.mx> a sabiendas de que con ello se estaba apoderando sin derecho y sin consentimiento de la marca famosa AA del Promovente); Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registrу de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debiу haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputaciуn de la marca famosa FERRARI del demandante).

Adicionalmente el Experto advierte la actualizaciуn del supuesto tнpico de mala fe prescrito en el artнculo 1.b.i de la Polнtica, toda vez que como estб documentado en el expediente, el Titular rechazу la oferta del Promovente para reembolsarle los gastos de registro y renovaciуn del nombre de dominio en litigio, solicitando en cambio una oferta de compra mбs cuantiosa, lo que evidenciу su verdadera motivaciуn para haber registrado como nombre de dominio una marca de renombre y mantener aquйl cautivo esperando obtener en algъn momento una ganancia por su transferencia: Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson [aka Wembleystadium.net], Caso OMPI No. D2000-1233 <wembleystadium.net>.

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Polнtica bajo su artнculo 1.a.iii.

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <splenda.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico