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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL EXPERTO ADMINISTRATIVO

Consultorio Dexeus, S.A. v. DamiГЎn Dexeus

Caso No. D2009-0596

1. Las partes

1.1. La Demandante es Consultorio Dexeus, S.A., domiciliada en la ciudad de Barcelona, EspaГ±a, representada por Baker & McKenzie, Barcelona, EspaГ±a.

1.2. El Demandado es DamiГЎn Dexeus, residente en Barcelona, EspaГ±a, representado por DВЄ Rosa MartГ­nez Brines, domiciliada en Barcelona, EspaГ±a.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

2.1. La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <clinicadexeus.com>, <clinicadexeus.net>, <clinicadexeus.org>, <dexeus.info>, <hospitaldexeus.com>, <hospitaldexeus.net>, <hospitaldexeus.org>, <institutdexeus.com>, <institutdexeus.net>, <institutdexeus.org>, <institutodexeus.com>, <institutodexeus.net>, <institutodexeus.org>, <institutosantiagodexeus.com>, <institutosantiagodexeus.net> y <santiagodexeus.com>

2.2. El registrador de los citados nombres de dominio es GoDaddy.com, Inc.

3. Iter procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI ("el Centro") el 4 de mayo de 2009. El 7 de mayo de 2009, el Centro enviГі vГ­a correo electrГіnico a GoDaddy.com, Inc. una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio <dexeus.info>. El 8 de mayo de 2009, GoDaddy.com, Inc. transmitiГі vГ­a correo electrГіnico al Centro, confirmando que el Demandado figuraba como titular del nombre de dominio citado y proporcionando sus datos de contacto. El Centro verificГі que la demanda cumplГ­a con los requisitos formales de la PolГ­tica Uniforme de SoluciГіn de Controversias en materia de Nombres de Dominio ("la PolГ­tica" o "UDRP"), el Reglamento de la PolГ­tica Uniforme de SoluciГіn de Controversias en materia de Nombres de Dominio ("el Reglamento") y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica Uniforme de SoluciГіn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio ("El Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la demanda al demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de mayo de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar a la demanda se fijГі para el 15 de junio de 2009.

Con fecha 9 de junio, la Demandante presentГі vГ­a correo electrГіnico ante el Centro un escrito suplementario de la demanda con el fin de extender la disputa y el alcance de la demanda a quince nombres de dominio mГЎs, identificados al inicio de esta decisiГіn. El 17 de junio de 2009 el Centro notificГі la extensiГіn del plazo para responder a la demanda hasta el dГ­a 7 de julio de 2009.

La contestaciГіn a la demanda fue presentada en el Centro con fecha de 6 de julio de 2009.

El Centro nombrГі a Luis H. de Larramendi como Гєnico miembro del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 20 de julio de 2009, recibiendo la declaraciГіn de aceptaciГіn y de imparcialidad e independencia en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento con posterioridad.

Con fecha 29 de julio de 2009 Luis H. de Larramendi, como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos, solicitГі respetuosamente al Centro la extensiГіn del plazo para dictar la decisiГіn correspondiente al presente caso, hasta el dГ­a 7 de agosto, cuando habГ­a sido fijada inicialmente para el dГ­a 3 de agosto, extensiГіn que fue comunicada a las partes por el Centro mediante correo electrГіnico de 29 de julio de 2009.

4. Idioma del procedimiento

El Panel considera que siendo tanto las dos partes como sus representantes de nacionalidad espaГ±ola y con residencia en EspaГ±a, carece de todo sentido y lГіgica que la decisiГіn sea dictada en lengua inglesa.

En consecuencia y con el fin de una mayor eficiencia y ahorro de costes, y en ejercicio de la facultad que asiste al Panel contenida en el pГЎrrafo 11.a) del Reglamento, la decisiГіn serГЎ dictada en espaГ±ol.

5. Antecedentes de hecho

La Demandante es una conocida entidad constituida en 1972, que presta sus servicios en el sector de la ginecologГ­a, obstetricia y sectores afines de la medicina, pasГЎndose a llamar Consultorio Dexeus, S.A. en 1986.

Consultorio Dexeus, S.A es titular del registro de nombre comercial nВє 252739 Consultorio Dexeus, S.A. con prioridad 16 de marzo de 2003, asГ­ como de los registros de marca comunitaria nВє 5622185 WOMAN`S HEALTH DEXEUS y nacional nВє 2751877 WOMAN`S HEALTH DEXEUS, con prioridad de 30 de enero y 26 de enero de 2007 respectivamente.

El Demandado es una persona fГ­sica, D. DamiГЎn Dexeus, de nacionalidad espaГ±ola, con residencia en la ciudad de Barcelona, EspaГ±a, y pertenece a la conocida dinastГ­a de médicos ginecГіlogos comenzada por su abuelo Santiago Dexeus y continuada por su padre de igual nombre y apellido.

Que el Demandado prestГі sus servicios profesionales para Consultorio Dexeus, S.A. desde el 18 de julio de 2005 hasta el 3 de marzo de 2009.

6. Alegaciones de las partes

A. Demandante

El Demandante afirma en su escrito de demanda:

- Que la Demandante es una sociedad constituida en 1972 y cuya denominaciГіn cambiГі en 1986 para llamarse Consultorio Dexeus y que desde la primera fecha de su constituciГіn ha venido prestando servicios relacionados con la ginecologГ­a, obstetricia y reproducciГіn humana.

- Que la Demandante es titular del registro de nombre comercial nВє 252739 CONSULTORIO DEXEUS, S.A. con prioridad de 16 de marzo de 2003, asГ­ como del registro de marca nacional nВє 2751877 WOMAN`S HEALTH DEXEUS con prioridad de 26 de enero de 2007 y registro de marca comunitaria WOMAN`S HEALTH DEXEUS nВє 5622185 con prioridad de 31 de enero de 2007; protegiendo los tres registros servicios relacionados con los campos médicos antes citados, dentro de la clase 44 del NomenclГЎtor Internacional.

- Que DEXEUS es el elemento mГЎs distintivo de los registros mencionados, por lo que debe considerarse que el nombre de dominio <dexeus.info>, es cuasi idéntico y confundiblemente similar a los mencionados registros de marca, marca comunitaria y nombre comercial.

- Que el Demandado no ha sido comГєnmente conocido por el nombre de dominio <dexeus.info> ni es titular de registro de marca alguno que incluya el término DEXEUS.

- Que no hay evidencia de que el Demandado haya usado o haya llevado a cabo actos de preparaciГіn del uso del nombre de dominio <dexeus.info>, o un nombre que corresponda con el mismo, en conexiГіn con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes del inicio de la disputa, demostrando todo ello la inexistencia de un derecho o interés legГ­timo a su favor en el registro o uso del citado nombre de dominio.

- Que con fecha 17 de marzo de 2009 se enviГі al Demandado un requerimiento para que el nombre de dominio <dexeus.info> fuera cedido a la Demandada; lo que fue rechazado mediante contestaciГіn de 14 de abril de 2009 indicando, en primer lugar, que el nombre de dominio habГ­a sido registrado siguiendo instrucciones de su padre (si bien inicialmente el nombre de dominio se registrГі a nombre de Espaivirtual Serveis TelemГ ics S.L.), en segundo lugar, que el nombre de dominio <dexeus.info> reproduce el apellido de su padre Santiago Dexeus, y que, en tercero lugar, el nombre de dominio <dexeus.info> se refiere a una pГЎgina web con fines no comerciales, para proporcionar informaciГіn sobre el padre del Demandado y su trayectoria profesional, asГ­ como anunciar el nuevo proyecto profesional de D. DamiГЎn Dexeus, su padre D. Santiago Dexeus, y demГЎs colaboradores.

- Que el Demandado no estГЎ efectuando un uso legГ­timo no comercial del nombre de dominio <dexeus.info>, sino que usa el nombre comercial, razГіn social y marca de la Demandante con el fin de confundir a los usuarios de Internet y a los pacientes clientes de la Demandada.

- Que el Demandado prestГі sus servicios como ginecГіlogo para la Demandante desde el 18 de julio de 2005 hasta el 3 de marzo de 2009, comenzando a trabajar para la clГ­nica Tres Torres (directo competidor de la Demandante), siendo conocedor de la existencia de la razГіn social, nombre comercial y marca de la Demandante, lo que constituye una muestra de mala fe en su proceder.

- Durante su relaciГіn profesional con la Demandante, y sin autorizaciГіn, el Demandado obtuvo la titularidad sobre el nombre de dominio <dexeus.info> de la firma Espaivirtual Serveis TelemГ ics, S.L., que ya habГ­a obtenido el registro el 17 de noviembre de 2008.

- Que el Demandado ordenГі el registro del citado nombre de dominio a dicha firma, con la intenciГіn de esconder su identidad y transferГ­rselo luego a su favor, una vez finalizada la relaciГіn profesional entre las partes.

- Que el Demandado usa la direcciГіn postal de la clГ­nica Tres Torres en la propia informaciГіn "WhoIs" del nombre de dominio <dexeus.info>, asГ­ como en la pГЎgina web que lo identifica, lo que acredita la conexiГіn del Demandado con el citado establecimiento competidor, siendo clara su intenciГіn de desviar los pacientes que sean clientes de la Demandante a uno de sus competidores.

- Que el nombre de dominio <dexeus.info> conduce a una pГЎgina que proporciona, en primer lugar, servicios que compiten con los de la Demandante y, en segundo lugar, a un establecimiento que compete con el de la Demandante. Como consecuencia de todo ello el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio <dexeus.info> de mala fe.

En base a todo lo expuesto, el Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio <dexeus.info> a su favor.

Con posterioridad a la presentaciГіn de la demanda principal, la Demandante presentГі con fecha 9 de junio un escrito suplementario con el fin de extender la disputa y el alcance de la demanda a quince nombres de dominio mГЎs, identificados al inicio de esta decisiГіn. BГЎsicamente las afirmaciones mГЎs relevantes que contienen dicho escrito son:

- Que excepto los nombres de dominio <institutosantiagodexeus.com> y <institutsantiagodexeus.net>, los restantes fueron registrados en el curso de la relaciГіn profesional entre las partes y sin autorizaciГіn de la Demandante.

- Que dado que contienen como elemento fundamental el término "DEXEUS", debe considerarse también, respecto de estos nuevos nombres de dominio, que concurren los tres requisitos de la PolГ­tica descritos y desarrollados en el escrito de demanda principal.

B. El Demandado

El Demandado, en su escrito de ContestaciГіn, llevГі a cabo las siguientes afirmaciones:

- Que no puede negarse que concurre el primer requisito exigido por la PolГ­tica, al coincidir la marca del Demandante con el nombre de dominio, en cuanto al vocablo DEXEUS.

- Que el Demandado es el mГЎs joven representante de la dinastГ­a Dexeus, que goza de una notable reputaciГіn en el sector de la ginecologГ­a y la obstetricia, tanto en EspaГ±a como internacionalmente.

- Que tanto el Demandado como su padre han venido prestando sus servicios a Consultorio Dexeus, S.A. (que es lo mismo que decir el departamento de ginecologГ­a, obstetricia y reproducciГіn del Instituto Dexeus), que actГєa como Demandante de este procedimiento.

- Tanto el consultorio, como la clГ­nica y el instituto deben su nombre a Santiago Dexeus, fundador y promotor.

- Que debido a disensiones surgidas con los socios de Consultorio Dexeus, S.A., que provocaron la salida forzada de Santiago y DamiГЎn Dexeus (que ya estГЎn siendo objeto de anГЎlisis por un tribunal), estos iniciaron un nuevo rumbo profesional en la clГ­nica Tres Torres.

- Con el Гєnico fin de presentar su nuevo proyecto a sus leales pacientes y clarificar cualquier malentendido, el demandado registrГі el nombre de dominio <dexeus.info>.

- Todo ello demuestra que el Demandado tiene un claro derecho e interés legГ­timo en relaciГіn con el nombre de dominio <dexeus.info>, compuesto por su propio apellido y el de sus antecesores, notablemente conocidos en el sector y cuyo registro y uso no se ha producido de manera abusiva o maliciosa.

- Que debe tenerse en cuenta que, aplicando la PolГ­tica, la decisiГіn del Experto no debe pronunciarse acerca de quien tiene un mejor derecho sobre el término "DEXEUS", sino simplemente acerca de si el Demandado tiene o no algГєn derecho o interés legГ­timo, que de existir, debiera bastar para desestimar la demanda.

- Que ninguna de las cuatro razones establecidas en el pГЎrrafo 4(b) de la PolГ­tica, cuya consecuencia darГ­a lugar a concluir que el nombre de dominio <dexeus.info> ha sido registrado de mala fe, concurren.

- Que no existe base real para efectuar esa reclamaciГіn ya que el nombre de dominio <dexeus.info> estГЎ constituido sobre el propio apellido del Demandado e identifica una pГЎgina web meramente informativa acerca del Dr. Dexeus y su equipo, incluido su hijo, ya que los pacientes que han acudido a él durante su estancia en el Consultorio Dexeus, y que no han podido encontrar a los doctores Dexeus, tienen derecho a estar informados de cualquier cambio.

- Que ello demuestra que no existe mala fe alguna en el proceder del Demandado, lo que no se desvirtГєa por el hecho de que el nombre de dominio <dexeus.info> fuere inicialmente registrado por Espaivirtual Serveis TelemГЎics, S.L.

- Que la PolГ­tica no ha sido creada para resolver una controversia como la aquГ­ planteada, en la que el Demandado goza de un claro derecho o interés legГ­timo sobre el nombre de dominio <dexeus.info>, habiéndose producido su registro y uso de indudable buena fe.

Por su parte, con fecha 6 de julio de 2009, la representaciГіn del Demandado presentaba escrito de respuesta al escrito suplementario de demanda principal antes citado, que la Demandante habГ­a formulado con fecha 9 de junio de 2009.

Sus alegaciones pueden resumirse en la siguiente forma:

- Que los nuevos nombres de dominio a los que se ha solicitado extensiГіn del ГЎmbito de la demanda, no son idénticos a la marca de la demandante, a pesar de la coincidencia en el término "DEXEUS".

- Que también en relaciГіn con esos nuevos nombres de dominio, el Demandado tiene derecho e interés legГ­timo al estar constituidos con su apellido y el de sus antecesores, como elemento fundamental.

7. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

A juicio del Experto, la concurrencia de este requisito es indiscutible por cuanto el elemento verdaderamente distintivo de los nombres de dominio involucrados es el componente "Dexeus", a su vez también Гєnico elemento distintivo de los derechos de marca cuya existencia ha acreditado la Demandante.

A juicio del Experto no puede aceptarse la alegaciГіn de que por el mero hecho de incluir el vocablo "Santiago", los nombres de dominio <santiagodexeus.com> y <santiagodexeus.net> no deban considerarse confundiblemente similares con las marcas de la Demandante que incluyen el vocablo "Dexeus", mГЎs aГєn cuando el aГ±adir una palabra genérica -en este caso el nombre civil del fundador- sГіlo consigue acentuar la confusiГіn de dicho término entre la marca del Demandante y los nombres de dominio del Demandado, lo que hace que este Experto determine que entre ambos existe similitud hasta el punto de causar confusiГіn.

Adicionalmente, como consecuencia de ello se deriva que tanto los registros de marca de la Demandante, como los nombres de dominios registrados por el Demandado puedan ser asociados, en este caso por el pГєblico espaГ±ol, conocedor de la misma, a un mismo origen.

Teniendo en cuenta que, en ninguno de los casos, la partГ­cula identificativa del dominio de nivel superior en cuestiГіn (ya sea <.com>, <.org> o <.net> u otras) carece de transcendencia en el proceso comparativo a efectuar, el Experto concluye que sГ­ se cumple el primer requisito exigido por la PolГ­tica.

B. Derechos o intereses legГ­timos

Hay dos premisas indiscutibles que deben ser tenidas en cuenta a la hora, de determinar si al Demandado le asiste o no algГєn interés legГ­timo. Estas premisas son:

- El Demandado es médico/doctor especializado en ginecologГ­a y obstetricia, precisamente el mismo sector de la medicina en el que el Consultorio Dexeus ha adquirido notoriedad.

- El Demandado se apellida "Dexeus", que es el elemento mГЎs distintivo de la razГіn social de la Demandante, Consultorio Dexeus, S.A.; instituciГіn que proviene del entramado institucional fundado por su abuelo, Santiago Dexeus, y continuado después por su padre, de igual nombre y apellido.

A tenor de las afirmaciones efectuadas por las partes, es claro que en el mes de marzo del presente aГ±o el Demandado se desvincula profesionalmente de la Demandante. No obstante, no se ha presentado evidencia alguna en el expediente que implique la extinciГіn total del derecho del Demandado a continuar ejerciendo su profesiГіn, a que compita con la Demandante, o a no hacerlo empleando la denominaciГіn "Dexeus" o cualquier otra que lo contenga. Dicho en otras palabras, si bien es cierto que a nivel institucional el término "Dexeus" puede ser vinculado en mayor medida por el pГєblico a un reconocido establecimiento que ofrece servicio de la mГЎs alta calidad en un sector determinado (lo que incluso podrГ­a dar lugar a concluir que la Demandante ostenta un "mejor" derecho), ello no implica que un individuo, que ostenta el apellido "Dexeus", y que ademГЎs pertenece a la familia que dio origen al nombre con el que la instituciГіn en sГ­ es conocida, carezca totalmente del derecho a usarlo y a registrarlo como nombre de dominio.

Antes al contrario, obtener el registro de un nombre de dominio que se corresponde con el apellido propio o que lo incluya, parece evidenciar prima facie un interés legГ­timo, no correspondiendo al Experto el decidir si, pese a ello, como consecuencia de relaciones entre las partes la Demandante tiene mejor derecho. Es de hacer notar a este respecto que existen acciones judiciales pendientes entre las partes, donde probablemente, con todo el abanico de pruebas y alegaciones que la jurisdicciГіn ordinaria ofrece, pueden dilucidarse esa y otras cuestiones que enfrenten a las partes.

La acreditaciГіn por parte de la Demandada de ser titular de algГєn tipo de derecho o interés legГ­timo, independientemente de la naturaleza, amplitud o envergadura del derecho que ostente la Demandante, puede ser suficiente para desvirtuar una pretendida inexistencia de derecho o interés legГ­timo, como a juicio de este Experto ocurre en el presente caso.

Este criterio ha sido ya seguido en otras decisiones emanadas del Centro. En concreto puede citarse la decisiГіn Celina GarcГ­a IvГЎГ±ez y Eladio GarcГ­a IvГЎГ±ez v. Adelia IvГЎГ±ez GarcГ­a, Caso OMPI No. D2008-0831, asГ­ como la Rapido TV Limited v. Jan Duffy-King, Caso OMPI No. D2000-0449.

En cualquier caso, este Experto no quiere dejar de reiterar que, dada la naturaleza del conflicto planteado en el presente procedimiento, no es la PolГ­tica, ni el Centro, el foro mГЎs adecuado para dilucidar las diferencias suscitadas. En el desarrollo argumental de esas diferencias se han planteado innumerables supuestos que no tienen cabida, en cuanto al anГЎlisis o decisiГіn, en un procedimiento seguido al amparo de la UDRP, y deben ser resueltas en otro foro.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Considerando todo lo descrito en el punto precedente, este experto considera innecesario el anГЎlisis de la concurrencia del tercer requisito exigido por el pГЎrrafo 4(b) de la PolГ­tica, ya que no dГЎndose cualquiera de ellos, la demanda debe ser desestimada.

8. DecisiГіn

Por las razones expuestas, el Panel decide desestimar la demanda.

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Luis H. de Larramendi
Experto Гљnico

7 de agosto de 2009