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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Brenda Vanesa Zicarrelli y Alejandro Javier Milberg v. GSM Nitro - Ricardo Buse

Caso No. D2009-1476

1. Las Partes

El Demandante es Brenda Vanesa Zicarrelli y Alejandro Javier Milberg, con domicilio en la Provincia de Santa Fe, Argentina, representada por Marval O`Farrell & Mairal, Argentina, con domicilio en Buenos Aires, Argentina.

El Demandado es GSM Nitro - Ricardo Buse, con domicilio en AsunciГіn, Paraguay, representada por Lilian RocГ­o Barreto Cordero y/o Hugo Vera RocГ­o Barreto Cordero, AsunciГіn, Paraguay.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iga-la.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 30 de octubre de 2009. El 2 de noviembre de 2009 el Centro enviГі a eNom via correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en cuestiГіn. El 3 de noviembre de 2009 eNom enviГі al Centro, via correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturaciГіn. El Centro enviГі una comunicaciГіn electrГіnica a las partes el 6 de noviembre de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 10 de noviembre de 2009, el Demandante enviГі su solicitud en relaciГіn con el idioma de procedimiento. El Demandado no enviГі ninguna comunicaciГіn al respecto. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 6 de diciembre de 2009. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fué presentado ante el Centro el 7 de diciembre de 2009.

El Centro nombrГі a Gerardo Saavedra como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 17 de diciembre de 2009, previa recepciГіn de su DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuestiones preliminares

A) ContestaciГіn extemporГЎnea

Este Experto debe primero considerar la admisibilidad del escrito de contestaciГіn a la Demanda presentado por el Demandado al Centro el 7 de diciembre de 2009, esto es, al dГ­a siguiente del vencimiento del plazo fijado para su presentaciГіn. A reserva de decidir de forma distinta en otros casos, en el presente caso este Experto ha resuelto admitir dicho escrito de contestaciГіn a la Demanda, ya que el mismo no retrasa el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el pГЎrrafo 10 del Reglamento.¹

B) Idioma

El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en idioma inglés, tal y como lo confirmГі el Registrador. Sin embargo, la Demanda y el Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fueron realizados en espaГ±ol. AdemГЎs, el Demandante expresamente solicitГі que el procedimiento se llevara en idioma espaГ±ol, a lo que no hubo objeciГіn del Demandado. Considerando lo anterior y que las partes en este procedimiento se ubican en paГ­ses de habla hispana y que las comunicaciones entre ellas han sido en espaГ±ol, atento a lo dispuesto en el pГЎrrafo 11.a) del Reglamento, este Experto estГЎ de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el espaГ±ol.²

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Demandante son personas fГ­sicas domiciliadas en Argentina, co-titulares de la marca mixta IGA (y diseГ±o) registrada en Argentina bajo el NВ° 1.998.893 en clase 41 de fecha 16 de noviembre de 2004.

4.2 El co-Demandante, Javier Alejandro Milberg, es el titular del registro de la marca mixta IGA (y diseГ±o) registrada en Chile bajo el NВ° 853.172 en clase 41 en vigor desde el 19 de junio de 2009 y, ademГЎs, es el solicitante del registro de la marca IGA (y diseГ±o) (i) en Paraguay, expediente NВ° 06355 de fecha 8 de marzo de 2007 y (ii) en México, expediente NВ° 0893203 de fecha 31 de octubre de 2007.

4.3 El co-Demandante, Brenda Vanesa Zicarrelli, es titular del nombre de dominio <iga-la.net> creado el 11 de septiembre de 2008.

4.4 El co-Demandante, Javier Alejandro Milberg, es titular del nombre de dominio <e-iga.com.ve> creado el 7 de agosto de 2008 y de <e-iga.com.ar> creado el 19 de noviembre de 2002.

4.5 El co-Demandante, Javier Alejandro Milberg, aparece en la escritura constitutiva de I.G.A. Paraguay, S.A., sociedad paraguaya constituida en junio de 2007 (la "Sociedad") como socio titular de un tercio de su capital social.

4.6 La Sociedad se dedica a la prestaciГіn de servicios e imparticiГіn de cursos relacionados con la gastronomГ­a.

4.7 El 13 de agosto de 2008 la Sociedad celebrГі un contrato de riesgos compartidos con SAT SRL, representada por Ricardo Buse (el "Contrato"), con vigencia inicial de 12 meses, mediante el cual ésta colocarГ­a "banners" y enviarГ­a correos electrГіnicos a toda su base de datos con los diseГ±os entregados por la Sociedad promocionando los servicios o cursos de la Sociedad y para la atracciГіn de nuevos alumnos.

4.8 El nombre de dominio objeto de la Demanda fue creado el 13 de agosto de 2008.

4.9 El Demandado estГЎ domiciliado en Paraguay.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:

A.1 El nombre de dominio objeto de la Demanda es similar hasta el punto de crear confusiГіn con la marca IGA del Demandante. El agregado "la" en el nombre de dominio es una clara alusiГіn a Latinoamérica y, junto con el guiГіn, no le otorga distintividad y no alcanza a alejar la clara confusiГіn con la marca IGA del Demandante.

A.2 Es una prГЎctica habitual identificar nombres de dominio con el agregado geogrГЎfico "la" para indicar que el sitio estГЎ dirigido o relacionado con Latinoamérica.

A.3 El Demandado no posee derechos ni intereses legГ­timos sobre el nombre de dominio en disputa.

A.4 El Demandante es titular del registro de la marca IGA en Argentina, y solicitГі el registro de la marca IGA en Paraguay en marzo de 2007, esto es con anterioridad a que el Demandado solicitara el nombre de dominio en agosto de 2008.

A.5 El Demandante es director de la Sociedad, la cual presta servicios y cursos relacionados con la gastronomГ­a en varios paГ­ses latinoamericanos, entre los que se encuentran Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

A.6 A efecto de promocionar en Paraguay los servicios y cursos que ofrece, el 13 de agosto de 2008 la Sociedad celebrГі con SAT SRL, representada por Ricardo Buse, el Contrato. En esa misma fecha el Demandado registrГі a su nombre el nombre de dominio objeto de la Demanda.

A.7 El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web que ofrece servicios competidores de aquellos que presta el Demandante, y que contiene enlaces pagos a otros sitios web que también compiten con los prestados por el Demandante (remite a impresiones del contenido de dicha pГЎgina web anexos a la Demanda), lo que no puede ser considerado una oferta de buena fe de bienes o servicios.

A.8 El Demandado ha intentado desviar a los consumidores de manera equГ­voca a su sitio web y a otros sitios web que compiten con el Demandante. El Demandado reconoce que estГЎ ganando dinero con la publicidad generada (remite a intercambio de correos electrГіnicos anexos a la Demanda) lo que no puede ser considerado como un uso legГ­timo y leal o no comercial.

A.9 El Demandado tampoco es conocido generalmente como individuo, organizaciГіn o negocio por el nombre de IGA.

A.10 El Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe. El Demandado conocГ­a la marca IGA del Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que ha sido registrado de mala fe.

A.11 El sitio web del Demandado dice "Informamos a todos que la Comunidad IGA-LA no tiene ningun vinculo con ninguna empresa o escuela de GastronomГ­a de Latino América" en clara referencia a la Sociedad y su actividad en Latinoamérica.

A.12 El Demandante registrГі su marca IGA en Argentina en noviembre de 2004 y presentГі solicitudes de registro para la misma en México en octubre de 2007 y en Paraguay en marzo de 2007. Particularmente en Paraguay el Demandante constituyГі la Sociedad el 6 de junio de 2007, es decir, mГЎs de un aГ±o antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa.

A.13 El sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa es utilizado para ofrecer servicios relacionados con la gastronomГ­a como cursos on-line, recetas, foros, etc. (remite a impresiones del contenido de dicha pГЎgina web anexos a la Demanda) que claramente compiten con los prestados por el Demandante, lo que no puede ser considerado un uso de buena fe. El sitio web del Demandado posee enlaces pagos que redirigen a los usuarios a otros sitios en lГ­nea que también prestan servicios competidores de aquellos prestados por el Demandante (Vgr. el sitio Mausi Sebess-Alta GastronomГ­a). Al usar el nombre de dominio en disputa el Demandado ha intentado atraer con ГЎnimo de lucro usuarios de Internet a sus sitio web y a otros sitios en lГ­nea, creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de sus sitio web, lo que constituye un uso de mala fe.

El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

Las alegaciones del Demandado se pueden resumir como sigue:

B.1 Es cierto en razГіn de ser conocimiento pГєblico que IGA es una compaГ±Г­a que presta servicios y dicta cursos relacionados con la gastronomГ­a en diversos paГ­ses de América Latina.

B.2 El nombre de dominio en disputa no es idéntico, tal vez similar, pero en ningГєn caso hasta el punto de crear confusiГіn con el que el Demandante alega poseer derechos previos, es decir <iga-la.net>.

B.3 El nombre de dominio en disputa fue creado por el Demandado de buena fe.

B.4 En virtud del Contrato, SAT SRL, representada por Ricardo Buse, se comprometГ­a a efectuar publicidad electrГіnica a fin de promocionar la marca IGA, todo ello con expresa autorizaciГіn del Director de la Sociedad Andrés Basedovsky como del propietario de la marca Alejandro Milberg. Fue asГ­ que Ricardo Buse-GSM Nitro SRL registraron a su nombre el nombre de dominio en disputa, todo ello con relaciГіn sГіlo a publicidad de noticias gastronГіmicas, todo en beneficio de IGA, "pero en ningГєn caso comercializar productos y/o servicios idénticos o similares como por ejemplo cursos de gastronomГ­a relacionado esrtictamente a la empresa de los demandantes" (sic).

B.5 Primeramente cabe seГ±alar que "marca" y "dominio" son ontolГіgicamente diferentes, no existiendo de esta manera, posibilidad alguna de inducir al pГєblico consumidor a error ya que el solo hecho de tener registrado un nombre de dominio similar "no idéntico" a la marca, resulta exiguo ya que el adquirente se encontrarГ­a con un sinnГєmero de posibilidades para adquirir el producto y/o servicio a través del comercio electrГіnico.

B.6 La prioridad en el registro del nombre de dominio otorgarГЎ un mejor derecho si ha sido otorgado de buena fe -como en el caso del Demandado, es decir, si se ha actuado conforme a las pautas de conducta establecidas en las leyes.

B.7 El nombre de dominio en disputa no puede ser privada (sic) de ser utilizada por el Demandado, de lo contrario se estarГ­a violando su derecho de propiedad al impedГ­rsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allГ­ su actividad publicitaria.

B.8 Para determinar quién estГЎ obligado a probar la mala fe, resulta necesario partir de diferentes principios, entre ellos que la buena fe se presume y es quien alega lo contrario quien debe demostrarlo. La carga probatoria se encuentra en cabeza de quien, por las circunstancias del caso, estГЎ en mejores condiciones de producirla. AsГ­, serГЎ el registrante quien estГЎ en mejor condiciГіn para probar el derecho que tiene sobre el nombre de dominio registrado y a su vez el demandante o reclamante deberГЎ probar la titularidad que alega sobre la marca o el nombre de dominio.

B.9 El nombre de dominio en disputa ha sido registrado con absoluta buena fe por el Demandado en fecha 13 de agosto de 2008. A fin de evaluar la buena fe y el interés legГ­timo conviene tener en cuenta que si el usuario terceriza la bГєsqueda a través de un motor de bГєsqueda, ingresando la palabra "iga" aparecerГ­an innumerables opciones para adquirir los productos y/o servicios de IGA de los diferentes comerciantes que surgen en la red, todo ello mГЎs allГЎ de otras marcas y del nombre de dominio registrado.

B.10 El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web, pero en ningГєn caso el sitio en cuestiГіn ofrece servicios competidores de aquéllos que presta el Demandante. El uso es de buena fe en razГіn de haberse efectuado en virtud a un contrato previo y con expresa autorizaciГіn de los propietarios de la marca IGA.

B.11 No es verdad que el Demandado mediante el uso del nombre de dominio en disputa haya intentado desviar a los consumidores de manera equГ­voca a su sitio web y a otros sitios web competidores del Demandante. El uso es legГ­timo y leal no comercial, puesto que es realizado en virtud a un contrato previo y con expresa autorizaciГіn de los propietarios de la marca IGA.

B.12 No es verdad tampoco, que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet en su sitio Web y a otros sitios en lГ­nea, creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio web y de los servicios que figuran en su sitio web, lo que no constituye un uso de mala fe en los términos de la PolГ­tica.

El Demandado solicita se rechace la Demanda del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el pГЎrrafo 4.a) de la PolГ­tica, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

(ii) El titular no tiene derechos o intereses legГ­timos en relaciГіn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

El Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca IGA (y diseГ±o) la cual se encuentra registrada, entre otros paГ­ses, en Argentina.

Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico ".com" no influye ni se debe tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama DomГ­nguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Respecto al diseГ±o que forma parte de la marca registrada IGA, es bien sabido que también por razones técnicas un grГЎfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).

En el caso que nos ocupa, dicha marca del Demandante y el nombre de dominio objeto de la disputa solamente se diferencian entre sГ­ por el sufijo "-la" en el nombre de dominio (que pudiera corresponder al acrГіnimo de "Latino América" como alega el Demandante³), siendo "IGA" el elemento central en ambos y sin que dicho sufijo sea suficiente para establecer una clara distinciГіn entre ambos, por lo que de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusiГіn a la marca del Demandante.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el pГЎrrafo 4.a.i) de la PolГ­tica.

B. Derechos o intereses legГ­timos

Ha quedado acreditado que el Demandante es titular de la marca IGA (y diseГ±o) desde al menos el 2004.

Ha quedado acreditado que la Sociedad (de la cual forma parte uno de los co-Demandantes) se constituyГі en Paraguay en junio de 2007, y que el 13 de agosto de 2008 la Sociedad celebrГі el Contrato con SAT SRL, la cual estaba representada por Ricardo Buse. También ha quedado acreditado que en esa misma fecha el Demandado registrГі el nombre de dominio en disputa. Resulta claro que Ricardo Buse (co-Demandado) es el elemento comГєn en ambas relaciones, esto es, por un lado representando a dicha sociedad SAT SRL y por otro lado como registrante junto con GSM Nitro (el otro co-Demandado) del nombre de dominio en disputa.

El Demandado asevera que en virtud del Contrato, SAT SRL se comprometГ­a a efectuar publicidad electrГіnica a fin de promocionar la marca IGA, todo ello con expresa autorizaciГіn de la Sociedad y del propietario de la marca Alejandro Milberg, y que por ello es que que Ricardo Buse-GSM Nitro SRL registraron a su nombre el nombre de dominio en disputa, alegando que todo ello en relaciГіn sГіlo a publicidad de noticias gastronГіmicas y todo en beneficio de la Sociedad, "pero en ningГєn caso comercializar productos y/o servicios idénticos o similares como por ejemplo cursos de gastronomГ­a relacionado esrtictamente a la empresa de los demandantes" (sic).

El Contrato fue celebrado entre la Sociedad y SAT SRL, no con Ricardo Buse en lo personal. El Contrato no contiene autorizaciГіn alguna para el uso de la marca IGA (y diseГ±o) del Demandante ni para la creaciГіn del nombre de dominio en disputa. Es mГЎs, el Contrato no contiene referencia alguna a la marca IGA (y diseГ±o) del Demandante ni a ninguna otra marca, y tampoco hace referencia a la creaciГіn de nombre de dominio alguno. El Contrato en ningГєn lado sugiere siquiera que el Demandado (o SAT SRL) sean autorizados a usar las marcas de la Sociedad (o del Demandante).

El Demandante asevera que el Demandado no es conocido generalmente como individuo, organizaciГіn o negocio por el nombre de IGA, lo que el Demandado no refutГі.

No obstante que el Demandado alega usar el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web, pero en ningГєn caso usar el sitio en cuestiГіn para ofrecer servicios competidores de aquéllos que presta el Demandante, la evidencia proporcionada por el Demandante muestra que en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, entre otros, aparecen: (i) un recuadro con el anuncio de "CURSO DE CHEF ONLINE... Sistema de Estudio E-Learning Interactivo en breve"; (ii) un recuadro con el anuncio de "EAG-Escuela GastronГіmica EmpezГЎ en Agosto..."; (iii) un recuadro con el anuncio "Informamos a todos que la Comunidad IGA-LA no tiene ningГєn vinculo con ninguna empresa o escuela de GastronomГ­a..."^{. 4} El sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa en ningГєn lado muestra una afiliaciГіn con la Sociedad o las marcas del Demandante, como alega el Demandado, sino que por el contrario la leyenda transcrita bajo el subpГЎrrafo (iii) anterior desliga indirectamente a dicho sitio web de la Sociedad y de los servicios ofrecidos al amparo de la marca del Demandante.

El Demandante alega que el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa muestra enlaces patrocinados ("enlaces pagos") a otros sitios web, lo que le genera un ingreso al Demandado, habiendo adjuntado a la Demanda copia de correos electrГіnicos con el co-demandado Ricardo Buse en los que queda de manifiesto lo anterior, no obstante la aseveraciГіn en contrario del Demandado.

Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Demandante ha acreditado que el Demandado carece de derechos o intereses legГ­timos en el nombre de dominio objeto de la Demanda, sin que los alegatos del Demandado hayan logrado refutarlo y sin que éste haya aportado evidencia alguna para soportar sus aseveraciones.⁵ En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el pГЎrrafo 4.a)ii) de la PolГ­tica.

C. Registro y uso de mala fe

El Demandante asevera que el Demandado conocГ­a la marca IGA del Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. El conocimiento previo de la marca IGA (y diseГ±o) del Demandante no fue refutado por el Demandado.⁶

No obstante, el Demandado asevera que la creaciГіn del nombre de dominio en disputa se hizo de buena fe con el objeto de efectuar publicidad electrГіnica a fin de promocionar la marca IGA, contando con la autorizaciГіn expresa del Director de la Sociedad Andrés Basedovsky y del propietario de la marca Alejandro Milberg. Sin embargo, el Demandado no aportГі evidencia alguna que soporte su dicho. Como quedГі establecido lГ­neas arriba, el Contrato es totalmente omiso respecto a marcas o nombres de dominio.

La evidencia suministrada por el Demandante pone de manifiesto la publicidad de cursos de gastronomГ­a realizada en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, sin referencia alguna a la Sociedad o a la marca IGA (y diseГ±o) del Demandante. El uso de enlaces patrocinados bajo el portal del nombre de dominio en disputa permiten deducir que existe un ГЎnimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, usuarios que en principio estarГ­an buscando al Demandante o a los servicios ofrecidos por el Demandante a través de la Sociedad.⁷

Lo anterior, aunado a la leyenda que aparece en dicho sitio desligГЎndose de cualquier escuela de gastronomГ­a, permiten presumir que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado fue realizado con fines propios y no como lo alega el Demandado, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe.

Por lo anterior este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el pГЎrrafo 4.a)iii) de la PolГ­tica.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <iga-la.com> sea transferido al Demandante.

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Gerardo Saavedra
Experto Гљnico

Fecha: 31 de diciembre de 2009