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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Retevisión Móvil, S.A. v. Miguel Menéndez

Caso nє D2001-1479

 

1. Las Partes

Demandante: RETEVISION MOVIL, S.A., domiciliada en calle Marina, 16-18, planta 25, 08005 Barcelona (España).

La representante autorizada para el procedimiento administrativo es DЄ Beatriz González Paz, cuya dirección es: Paseo de la Castellana, 72-1є de Madrid (España).

Demandado: D. Miguel Menéndez, domiciliado en Luis Galdós, 12, 4є dcha., 48920 Portugalete (Vizcaya) España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.net> y <mundoamena.org>.

La entidad registradora de los nombres de dominio es Enom, Inc.

 

3. Iter procedimental

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 21 de diciembre de 2001, habiendo sido recibida confirmación en papel el día 3 de enero de 2002.

3.2 La demanda fue presentada contra D. Juan José Martín Cabero y subsidiariamente contra D. Miguel Menéndez.

Comunicada la demanda por "El Centro de Arbitraje" a la entidad registradora, ENOM, Inc., con fecha 3 de enero de 2002, la entidad registradora contestó con fecha 8 de enero haciendo constar que el titular registral de los tres nombres de dominio objeto de la demanda era D. Miguel Menéndez Moreno. Los datos que figuraban en la base de datos WHOIS de la entidad registradora correspondientes al titular registral, contacto administrativo, contacto de facturación y contacto técnico eran los siguientes:

Organization Name: Miguel Menéndez Moreno
First Name: Miguel
Last Name: Menéndez Moreno
Address 1: Solicitar por email
Address 2:
City: Solicitar
State Province: Solicitar
Postal Code: 48013
Country: ES
Phone: 666666666
Fax: 666666666
Email Address: < WEBMASTER@MUNDOAMENA.COM>

3.3 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 14 de enero de 2002 al demandado.

Los repetidos intentos de hacer llegar al demandado la demanda en papel a los direcciones facilitadas para ponerse en contacto con él resultaron fallidos. En el expediente figuran las comunicaciones de DHL según las cuales entre el 15 de enero y el 20 de febrero se intentó diariamente la entrega en el domicilio indicado en Vitoria, siempre con el mismo resultado: "Entrega intentada, nadie en casa". E igualmente consta que DHL intentó en vano la entrega entre el 15 de enero y el 1 de febrero, en otro domicilio de contacto facilitado en Marbella, Málaga; siempre con el mismo resultado: "Entrega intentada, nadie en casa".

El intento de hacer la entrega en otra dirección de contacto en Málaga, fue igualmente inútil, según hace constar DHL, al informar "Dirección incorrecta".

Fue posible notificar la demanda por fax el día 14 de enero de 2002. Y no es posible establecer si el demandado recibió la demanda por correo electrónico ya que, aunque alguna de las direcciones de correo electrónico utilizadas por el Centro para notificar la demanda parecen haber funcionado, otras no parece que lo hayan hecho, bien por ser desconocida la dirección de correo electrónica facilitada, bien por contener errores que hacían imposible la transmisión.

3.4 Con fecha 5 de febrero de 2002 el Centro comunico a ambas partes la falta de personación del demandado.

3.5 El 21 de febrero se notificó a las partes la designación de un papel compuesto por un solo miembro en la persona de D. Alberto Bercovitz.

 

4. Antecedentes de hecho

4.1 La entidad demandante es Retevisión Móvil, S.A., constituida el 16 de julio de 1998, que había ganado el concurso para la 3Є licencia de telefonía móvil DCS 1800 de ámbito nacional. Al 1 de febrero del año 2001, los servicios de telefonía móvil de la demandante, ofrecidos bajo la marca AMENA y que habían sido objeto de intensas campañas de publicidad, habían sido contratados por más de cuatro millones de clientes.

La demandante es titular de 95 marcas en las que figura la denominación AMENA, cuyas certificaciones de registro se adjuntan a la demanda; entre ellas es titular de tres marcas consistentes en la denominación MUNDO AMENA.

Las muy intensas campañas publicitarias con la marca Amena y un color verde característico hacen que se trate de una marca renombrada en España.

4.2 El demandado es una persona física, D. Miguel Menéndez Moreno, cuyo domicilio de contacto está en Portugalete (Vizcaya) España.

Los nombres de dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.net> y <mundoamena.org> de los que es titular el demandado fueron registrados el 3 de abril de 2000.

4.3 El panelista ha podido comprobar personalmente que los tres nombres de dominio están activos. Cualquiera que consulte las páginas web con esos nombres de dominio pensará que se trata de páginas web de Amena, puesto que se promocionan los servicios de telefonía móvil de esa marca, con el color verde característico de sus campañas publicitarias e incluso estableciendo vínculos (links) con diversas páginas web de Amena. El propio panelista ha tenido que comprobar que las páginas con esos nombres de dominio seguían estando registradas a nombre del demandado, como así se ha comprobado, porque la impresión que produce su consulta es que son páginas de Amena, lo cual no es cierto.

 

5. Alegaciones de las partes

5.1 Demandante

La demandante afirma:

Que ofrece servicios de telefonía móvil, tanto a particulares como a empresas, contando actualmente con más de 4.76 millones de clientes en España.

Que la publicidad realizada para lograr los objetivos conseguidos ha sido muy fuerte, como pone de manifiesto la relación de emisiones publicitarias y de anuncios en la prensa cuya relación se adjunta (anexos 3.4/3.5 y 3.7).

Que la demandante es titular de un gran número de marcas registradas en España que incluyen todas ellas el término AMENA. Se adjuntan certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas referentes a la inscripción de 95 marcas diferentes (anexos 2.1 a 2.95). Entre esas marcas figuran tres que protegen concretamente la denominación MUNDO AMENA. Se trata de las marcas números 2233153, 2233154 y 2233155, solicitadas todas ellas el 10 de mayo de 1999 y concedidas las dos últimas el 22 de noviembre de 1999, habiéndose publicado la concesión el 1 de febrero de 2000. La marca 2233153 fue concedida el 22 de mayo de 2000, habiéndose publicado la concesión el 1 de agosto del mismo año.

Que también existe una marca comunitaria 1109792 AMENA.

Que la denominación AMENA es notoria en España e individualiza los productos y servicios relativos a telefonía móvil de la demandante: Retevisión Móvil, S.A.

Que además en las campañas publicitarias de la demandante se destaca precisamente el color verde que ofrecen en Internet los dominios reivindicados, sumándose así diferentes elementos que suprimen cualquier posible actuación de buena fe.

Que la llamativa identidad de los nombres de dominio reivindicados con los signos prioritarios de la demandante ponen de manifiesto que el demandado pretende un aprovechamiento ilícito de la clara notoriedad que tales signos prioritarios han adquirido en el mercado español.

Que dada la notoriedad de los signos registrados por la demandante es evidente que el demandado no puede ostentar ningún derecho legítimo sobre tal denominación, y aún menos en la explotación que pretende de la misma.

Que la ausencia de legitimidad del titular del dominio es clara, puesto que no tiene ninguna relación con la compañía ni ha recibido licencia de uso ni consentimiento de ningún tipo (ni expreso ni tácito).

Que la denominación AMENA y otros datos que también se integran (color y especificaciones gráficas) en las páginas con los nombres de dominio reclamados, implican que el demandado no ha registrado el dominio de buena fe. Desde su registro no ha habido un uso del que pueda presumirse "buena fe" por su parte, solamente se observa la utilización altamente confundible con otro origen empresarial.

Que la demandante ante las implicaciones que tales páginas suponen requirió, a través de notario, al entonces titular del dominio D. Miguel Menéndez (documentación notarial que se adjunta como anexo V). El primer requerimiento de fecha 1 de julio de 2001 no surtió efecto alguno al no haberse recibido. Fue devuelto constando dos sellos de correos en los que se lee CADUCADO. En fecha 1 de julio de 2001 en documento notarial se recogió el contenido exacto (predominando el tono verde) de las páginas de los dominio que ahora se reivindican. En esta misma fecha 19 de julio de 2001 se remitió el contenido del requerimiento a través del fax del Sr. Notario, lográndose así una efectiva notificación. A pesar de ello no hubo pronunciamiento de ningún tipo. Todo lo contrario, en fecha 23 de agosto de 2001 se requirió al Sr. Notario comprobación de las páginas web y se observó la básica coincidencia, si bien, se suprime el color verde predominante en la anterior versión (lo que denota la admisión por parte del requerido de que dicho color coloca al consumidor en la creencia de hallarse ante un origen empresarial diferente y muy conocido). No obstante, la última hora de estas páginas nos mostraban nuevamente su color original (en tonos verdes), exactamente en el mismo punto (en construcción) y asombrosamente constaba un cambio de titularidad. Ahora aparecía como titular D. Juan José Martín Cabero, a pesar de que se le había advertido de la situación al requerido D. Miguel Menéndez con advertencia expresa de que se abstuviese de transmitir los dominios a un tercero.

Que los intentos de solución pacífica por parte de la demandante han resultado totalmente infructuosos y si bien en un principio se consiguió contactar a través de fax con el titular del registro, los datos que se proporcionan con el nuevo titular, eran completamente ficticios y no permitían una comunicación efectiva. A mayor abundamiento, el requerimiento remitido al primer titular de los dominios se le instaba a no transferirlos a ningún tercero, lo que rápidamente se hizo. Es evidente que se trata de una concatenación de hechos encaminada a eludir responsabilidades y mantenerse en su línea de actuación (lo que llamaríamos un claro FRAUDE DE LEY), de lo que en modo alguno puede predecirse buena fe. Mientras tanto la legítima titular de la denominación MUNDOAMENA, notoriamente conocida en el mercado, tiene cerrado a sus intereses el acceso a esos dominios y la obligación de estar en permanente vigilia sobre los mismos para que no se produzca un uso fraudulento de su prestigio e imagen provocando engaño en el consumidor y sin duda aprovechamiento indebido.

5.2 Demandado

El demandado no ha contestado a la demanda.

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2 Falta de contestación a la demanda por parte del demandado.

El demandado no ha contestado a la demanda. Por ello el panel debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por el demandante. Evidentemente el panel no puede resolver a favor de la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (WIPO Casos números D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner y D2001-1183 Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez).

6.3 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante el titular de las marcas "MUNDO AMENA" (números 2233153, 2233154, 2233155).

Es evidente que los nombres de dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net> son idénticos a las marcas denominativas "MUNDO AMENA" con la única diferencia de suprimir los espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión de espacios es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (vid., por ejemplo, los OMPI casos nє D2000-0098, D2000-0239 y D2001-0397).

6.3.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del nombre de dominio.

El demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual que le permita utilizar la marca "MUNDO AMENA" o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar los nombres de domino <mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net>.

El demandado, al no contestar a la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que él tuviera derechos o legítimos intereses en relación con los nombres de dominio objeto de esta controversia.

Además, en este caso, el hecho que ha podido comprobar personalmente el panelista de que los nombres de dominio se estén utilizando en páginas web que inducen a creer totalmente que se trata de páginas utilizadas por la propia demandante para promocionar sus servicios, pone de manifiesto por sí solo que el demandado no tiene ningún interés legítimo sobre esos nombres de dominio. Si tuviera ese interés legítimo sería absurdo que utilizara los nombres de dominio para promocionar la marca y los servicios de la demandante.

Así pues, hay que concluir que el demandado, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net>.

6.3.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

AMENA es, sin duda, una marca renombrada en España, debido a las muy intensas y originales campañas de televisión de las que ha sido objeto desde que Retevisión Móvil, S.A. lanzó sus servicios de telefonía móvil. Es por ello indudable que el demandado, que tiene su domicilio en España, sabía al incluir esa denominación AMENA en los nombres de dominio que registró, que se trataba de una marca conocida por el gran público. A ello hay que añadir que la concesión de dos de las marcas MUNDO AMENA fue publicada el 1 de febrero del año 2000, es decir apenas dos meses antes de que los nombres de dominio del demandado fueran registrados. Todo ello permite pensar con fundamento que el demandado no sólo sabía de la notoriedad de la marca AMENA, sino que conocía también el interés de la demandante por tener protegidos y utilizar las marcas MUNDO AMENA. Todos estos datos serían suficientes para considerar que el registro de los nombres de dominio objeto de la demanda fueron inscritos de mala fe por el demandado.

Existen además otras circunstancias que inducen a pensar en la mala fe del demandado. En efecto, no es admisible que quien registra unos nombres de dominio se preocupe de ocultar en el propio registro de la entidad registradora su dirección y los datos a través de los cuales los terceros puedan entrar en contacto con él. Y esto es lo que ha hecho el demandado. Y este dato contribuye de manera evidente a poner de manifiesto que al hacer su registro el demandado actuó de mala fe.

Pero esa mala fe se extiende también al uso que el demandado hace de los nombres de dominio.

Por una parte implica una actuación de mala fe que alguien facilite uno o varios domicilios y direcciones para que los terceros puedan entrar en contacto con él y, sin embargo, sea imposible hacerle entrega de los envíos en los domicilios que él mismo ha facilitado. Y lo mismo ocurre con las direcciones de correo electrónico. En el tráfico económico no es admisible un comportamiento de esa naturaleza.

Por otra parte, como ya se ha expresado anteriormente, el panelista ha podido comprobar personalmente que los nombres de dominio se utilizan en páginas web que se confunden totalmente con las de la entidad demandante, utilizando su marca AMENA, el color vede peculiar de sus campañas de publicidad, promocionando sus servicios e incluso estableciendo vínculos (links) con los nombres de dominio de la entidad demandante. Posiblemente esta actuación tenga por finalidad ocultar que el control de los nombres de dominio pertenece a una entidad distinta a la demandante; o tal vez se pretenda hacer ver que dado el uso que se hace de los nombre de dominio, ningún perjuicio se está irrogando a la entidad demandante. Más es lo cierto que ese uso que se hace de los nombres de dominio pone de manifiesto una actuación que es claramente de mala fe, porque en primer lugar se confunde a los terceros sobre la titularidad de esos nombres de dominio; en segundo lugar se violan los derechos de marca de la entidad demandante al utilizarlos sin consentimiento suyo. Pero sobre todo, es obvio que a la entidad demandante lo que le interesa es tener el control de esos nombres de dominio; y no es admisible en forma alguna que ese control esté en manos del demandado, que por el uso que está haciendo de ellos pone de manifiesto que no tiene ningún interés legítimo sobre los mismos, y que sin duda ninguna puede cambiar el uso de esos nombres de dominio sustituyendo totalmente el contenido actual de las páginas web identificadas por ellos.

Por todo ello hay que considerar que el demandado está haciendo un uso de mala fe de los nombres de dominio que ha registrado.

 

7. Decisión

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro de los nombres de dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net> sea transferido a la demandante.

 

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Alberto Bercovitz
Panelista Unico

Fecha: 7 de marzo de 2002