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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

La demandante es la sociedad Mundo Revistas S.A., sociedad válidamente constituida conforme a las leyes de España y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la Sección 8Є, Hoja 106731, con domicilio social en Avenida Diagonal, 477, 2Є planta, 08036 Barcelona, España (en adelante, la "Demandante"). Actúa en el presente procedimiento representada por D. Jorge Isern y D. Néstor Martínez-Aguado.

El demandado es D. Daniel Tercero García, con domicilio en Avenida Gaudí, 13, 7є 2Є, 08025 Barcelona, España. (en adelante, el "Demandado"). Actúa en el presente procedimiento representada por D. Esteban Gómez Rovira.

El nombre de dominio controvertido es <historiayvida.com>.

El nombre de dominio objeto de la demanda se encuentra registrado en Melbourne IT, Ltd., (en adelante, el "Registrador").

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 25 de junio de 2002, por correo electrónico y el 27 de junio de 2002 por correo, una demanda (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante, la "Política Uniforme"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet el día 24 de octubre de 1999.

El Centro verificó el cumplimiento por la Demanda de los requisitos formales establecidos en la Política Uniforme, en el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento") y en el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

El día 4 de julio de 2002, tras la verificación registral correspondiente, recibida del Registrador por correo electrónico el día 1 de julio de 2002, se notificó al Demandado la Demanda así como el inicio del procedimiento.

El Demandado presentó el día 22 de julio de 2002, por correo electrónico y el día 30 de julio de 2002 en copia en papel, su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la "Contestación").

El día 17 de julio de 2002 se notificó a las partes el nombramiento de D. Montiano Monteagudo, Panelista único.

Con posterioridad al nombramiento del Panelista único, éste, directamente por medio de un correo electrónico, recibió de la Demandante un escrito de réplica a la Contestación. El Centro advirtió de la extrema irregularidad de una comunicación establecida directamente con el Panelista por una de las partes. A pesar de lo cual, el Panelista decidió, por cuanto ya había tenido acceso a su contenido, tener presente el referido escrito de réplica.

El Centro comunicó posteriormente al Panel que había recibido una Contrarréplica por parte del Demandado. El Panel, en atención a un elemental criterio de igualdad de defensa entre las partes, aceptó que le fuera remitida la referida Contrarréplica a fin de tenerla en cuenta en la resolución del caso.

Tanto la Demandante como el Demandado han solicitado que el presente procedimiento se tramite en idioma castellano sobre la base de la común nacionalidad y residencia española de ambas partes.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento así como de las partes intervinientes, el Panel ha decido dictar la presente decisión en castellano.

La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas número 538.890 y 2.280.773, registrada la primera en 1969 y la segunda en el año 2000. Ambas son marcas denominativas. La primera para la denominación "historia y vida" y la segunda para la denominación "documentos historia y vida" y se encuentran registradas para la Clase 16 del Nomenclátor Internacional.

A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:

- La Demandante pertenece a un importante grupo de comunicación del territorio común de las partes. Dentro de dicho grupo, la Demandante publica, desde hace más de 30 años, una revista cuyo título es "Historia y Vida". Tal revista es ampliamente conocida entre el público interesado en cuestiones historiográficas del territorio común de las partes como revista de divulgación histórica. En la actualidad goza de una importante difusión en el referido territorio y se distribuye en diversos países de América Latina y, dentro de los Estados Unidos, en Miami.

- El uso que actualmente tiene el nombre de domino controvertido es el de direccionar a una página web desde la que se ofrece información de muy diversos temas de lo que genéricamente podría denominarse divulgación histórica.

- Si bien no puede decirse que el contenido de la revista y el de la página web del Demandado sea exactamente idéntico, queda establecido que puede considerarse equivalente tanto por la temática como por el tono y el acercamiento divulgativo a sus contenidos.

- En fecha 9 de mayo de 2002, la Demandante requirió al Demandado la transferencia del nombre de dominio. Dicho requerimiento fue contestado negativamente por dicho Demandado.

En breve síntesis, la Demandante sostiene en su Demanda:

- Que es titular de las marcas españolas anteriormente mencionadas que protegen la denominación "historia y vida".

- Que el título de la revista que comercializa es idéntico al nombre de dominio controvertido, sin que pueda considerarse relevante a los efectos de la comparación la supresión, en el caso del nombre de dominio, de espacios entre los tres elementos lingüísticos de los que tal denominación se compone.

- Que el Demandado carece absolutamente de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido. Destacando el hecho, que debe ser tenido en cuenta, que la prueba de un elemento negativo cual es la falta de derechos o intereses legítimos puede resultar en ocasiones imposible, aporta sin embargo el resultado diversas búsquedas de las que se concluye que ninguna relación existe entre el Demandado y la denominación que compone el nombre de dominio.

- Teniendo en cuenta la residencia del Demandado, y habida cuenta de la difusión de los diversos productos y servicios del grupo al que pertenece la Demandante, entiende esta última que el Demandado conocía la existencia de la revista "Historia y Vida". Resalta, además, el hecho de que dicho Demandado parece a todas luces un experto en Historia y que, como tal, puede suponérsele con mayor razón que a cualquier otro ciudadano el referido conocimiento. Todo ello implica que el registro del nombre de dominio se llevó a cabo con mala fe.

- Aduce también la Demandante doctrina del Centro según la cual el registro de mala fe determina el uso de mala fe. Al efecto de evidenciar la concurrencia de tal uso de mala fe, señala igualmente que el contenido de la página es idéntico al que es objeto de la revista "Historia y Vida".

Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia del nombre de domino controvertido a su favor.

Por su parte, y de nuevo sintéticamente, el Demandado expone en su Contestación:

- Que no existe la pretendida identidad entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio por cuanto en el segundo no existen espacios entre las palabras. De haber querido imitar la marca con los espacios, habría procedido a separar las palabras mediante guiones como resulta habitual.

- Que concurren todas las circunstancias de la Política según las cuales queda probada la existencia de derechos e intereses legítimos del Demandado. Su utilización es anterior al requerimiento efectuado por la Demandante y está relacionada con la oferta de buena fe de productos y servicios.

- El Demandado es corrientemente conocido por el nombre de dominio por cuanto de la búsqueda efectuada en un buscador de Internet distinto del utilizado por la Demandante, se obtiene su página web como primer resultado.

- El uso que se hace del nombre de dominio no reviste carácter comercial alguno y, en cualquier caso, no reviste ánimo de lucro.

- Con carácter general, el Demandado indica que los términos "historia" y "vida" son términos genéricos que bajo ninguna circunstancia le podían haber permitido imaginar que pudiesen estar amparados por un derecho de marca y que, en cualquier caso, desconocía hasta la fecha del requerimiento de la Demandante la existencia de su revista. A este respecto, se indica en la Contestación que el Demandado no es ningún experto en Historia y que simplemente mantiene la página web como una afición o un pasatiempo para él.

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de Demandante y Demandado, son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español (en este sentido se han pronunciado, entre otras muchas, las decisiones del Centro dictadas en los casos OMPI Nos.D2000-0001, D2000-0239, D2000-0143, D2000-0691 y D2000-0723).

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La concurrencia de este requisito precisa de dos presupuestos: por un lado, la existencia de una marca sobre la que la Demandante tenga derechos; por otro lado, la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca susceptible de producir confusión.

En primer lugar, por medio de la documentación adjunta a la Demanda, la Demandante ha acreditado ser titular de las marcas denominativas indicadas en los antecedentes de hecho de la presente resolución. La primera de éstas marcas le confiere los correspondientes derechos de exclusiva sobre la denominación "historia y vida". Se cumple, pues, sin duda alguna el primero de los presupuestos que deben existir para que concurra el requisito objeto de análisis en el presente apartado.

En segundo lugar, el Panel entiende, sobre la base de numerosos pronunciamientos del Centro al respecto, que existe plena identidad entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio controvertido <historiayvida.com>. En efecto, no pueden prosperar las argumentaciones del Demandado destinadas a rebatir la existencia de tal identidad. Expresadas sintéticamente, dichas argumentaciones se fundamentan en el hecho de que, mientras que en la marca de la Demandante existen espacios en blanco entre los tres elementos de la denominación, ello no ocurre en el caso del nombre de dominio controvertido, que está formado por un único elemento. De haber querido reproducir exactamente la denominación protegida por dicha marca, sostiene, habría registrado, como es práctica frecuente, un nombre de dominio con guiones entre las palabras. Sin embargo, son constantes los pronunciamientos del Centro sobre la falta de relevancia de tales símbolos en la comparación entre marca y nombre de dominio que debe efectuarse.

A mayor abundamiento, el Panel considera indudable que, al margen de la concreta argumentación respecto de la concurrencia de este primer requisito de la Política, el Demandado ha pretendido siempre que su página sea identificada por la denominación "historia y vida" (con espacios en blanco) con independencia de que por necesidades técnicas se haya visto obligado a suprimir dichos espacios al registrar el nombre de dominio controvertido. A este respecto, el Panel tiene en cuenta que en otros pasajes de su Contestación el Demandado alude claramente a la genericidad de los términos "historia" y "vida" e incluso pone ejemplos de su utilización o bien en determinados artículos periodísticos o bien como título de obras literarias de autores conocidos en el territorio común de las partes. En todos estos ejemplos, las referencias que efectúa el Demandado lo son a la denominación "historia y vida", con espacios (pueden verse los documentos que configuran el Anexo C de su Contestación). En su propia página web, además, puede leerse claramente la denominación "historia y vida", escrita con espacios entre sus tres elementos, si bien añadiendo a la misma la triple "w" y el nombre de dominio de primer nivel ".com". No es cierto, pues, que el Demandado haya pretendido identificarse por una denominación que no mantenga los tres elementos que componen la marca de la Demandada. Y por lo tanto, no es sostenible ni creíble el argumento de que, de haber querido hacerlo, habría establecido los referidos guiones entre dichos elementos.

Manifiesta también el Demandado que los términos de los que se compone la marca de la Demandante son genéricos y que, precisamente por ello, jamás se le ocurrió pensar que estarían amparados por derecho de marca alguno. El Panel considera más apropiado sistemáticamente realizar la valoración de esta segunda manifestación al analizar la concurrencia del tercero de los requisitos exigidos por la Política, esto es, la existencia de registro y uso de mala fe.

En consecuencia, el Panel considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.

El Demandado argumenta en este punto que concurren no una sino las tres circunstancias que, conforme a la Política, le permitirían acreditar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido.

Si bien es cierto que el nombre de dominio ha sido utilizado con anterioridad a la fecha del requerimiento que la Demandante envió al Demandado, esto es, antes del 9 de mayo de 2002, la cuestión fundamental radica en determinar si dicha utilización estaba, como exige la Política, relacionada con una oferta de buena fe de productos o servicios. A estos efectos, resulta necesario anticipar aquí conclusiones que se desarrollarán más detenidamente en el apartado siguiente. Concretamente, resulta determinante establecer si puede entenderse que la oferta de servicios que realiza el Demandado a través de la página a la que se accede por medio del nombre de dominio controvertido es una oferta de la que puede predicarse buena fe. A este respecto, el Panel considera que el Demandado no ha conseguido dar una explicación suficiente de por qué escogió la denominación que resultaba amparada por la marca de la Demandante. Lo determinante no es ya que conociese efectivamente la existencia de dicha marca sino el hecho de que, de las circunstancias del caso, el Panel entiende que el Demandado conocía la existencia de la publicación de la Demandante y que tal circunstancia fue la que le llevó a escoger el nombre de dominio. En consecuencia, el Panel concluye que no puede predicarse la buena fe que requiere la política en la oferta de servicios que, efectivamente, comenzó con anterioridad al requerimiento que el Demandado recibió de la Demandante.

El Panel considera que el Demandado no ha establecido que fuera "corrientemente conocido" por el nombre de dominio. En efecto, la discusión de las partes al respecto ha radicado en el hecho de si se encuentra o no la página del Demandado y la referencia al mismo a través de instrumentos de búsqueda de páginas web. Sin embargo, los resultados de dicha búsqueda, en el único caso en que han sido positivos, se limitan a remitir a la página a la que se accede por medio del nombre de dominio controvertido. Ello no acredita, por sí solo, que el Demandado haya sido corrientemente conocido por el nombre de dominio. En cualquier caso, ninguna evidencia se ha aportado que dicho conocimiento hubiera tenido lugar con anterioridad al registro de dicho nombre de dominio. En consecuencia, entender que por el mero registro y por el hecho de que un determinado buscador efectivamente localiza la página del Demandado, dicho Demandado es corrientemente conocido por el nombre de domino es, a juicio del Panel, excesivo. Sería tanto como entender que el mero registro del nombre de dominio es susceptible de otorgar los derechos o intereses legítimos sobre el mismo requeridos por la Política. Conclusión que resulta vedada por numerosas resoluciones del Centro.

Finalmente, el Demandado argumenta que hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio y que en ningún caso ha pretendido "desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro". El fundamento de esta argumentación es, de nuevo, que el Demandante desconocía la existencia de la revista "Historia y Vida". El Panel no puede dejar de manifestar que la concurrencia de ánimo de lucro no es fácil de determinar en este supuesto. Ciertamente, el uso de banners no reporta, de momento, beneficio alguno para el Demandado. Ahora bien, entiende el Panel que la concurrencia de tal requisito no debe limitarse exclusivamente a la obtención de un efectivo beneficio sino que basta para la misma que el Demandado pretenda, como reconoce, recuperar los costes que le supone el mantenimiento de dicha página. O, asimismo, que le reporte algún tipo de ventaja, no ya de carácter exclusivamente crematístico, el haber utilizado la denominación protegida por la marca de la Demandante. A este respecto, resulta relevante el número de visitas que su página reciba. Y para este último punto, resulta a su vez relevante la clara posibilidad de que usuarios de Internet aficionados a la historia crean, tanto por el nombre de dominio como por el contenido de la página del Demandado, que se trata de la versión digital de la revista que ha venido publicando la Demandante desde hace 30 años.

En consecuencia, el Panel considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Política.

Hemos concluido en el apartado anterior que no es posible deducir la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

Además de las argumentaciones referidas en el apartado anterior, el Demandado sostiene, de cara a desvirtuar la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, que desconocía la existencia de la revista de la Demandante y que, en cualquier caso, los términos que componen la denominación amparada por la marca de la Demandante son genéricos. Comenzaremos por el segundo de estos argumentos.

El Panel no puede sino concluir que, como bien dice la Demandante, la conjunción de dos elementos genéricos puede revestir la suficiente distintividad. Tal es el caso que nos ocupa. Nada puede objetarse al hecho de que, por sí solos, los términos "historia" y "vida", son términos claramente genéricos que difícilmente se hallarían amparados por un derecho de marca. Ahora bien, lo verdaderamente relevante es que la conjunción de ambos sí reviste de referida distintividad. Particularmente, el Panel considera que en el concreto público de los individuos aficionados a la historia, o a la divulgación histórica, la denominación "historia y vida" identifica a la revista que publica la Demandante. Ciertamente no es la única ocasión en la que dichos términos se han utilizado, tal y como el Demandado acredita documentalmente. Sin embargo, los ejemplos aportados por éste no resultan suficientes para rebatir la conclusión anterior. En un caso se trata de un artículo aislado y en el segundo se trata del título de un libro que es cronológicamente muy anterior a la fecha en la que la revista de la Demandante empezó a publicarse. Ello no desvirtúa el hecho de que, en el momento en que el Demandado (si no experto sí que, desde luego, evidentemente aficionado a la divulgación histórica) registró el nombre de dominio, era claro que "historia y vida" se identificaba claramente con la publicación de la Demandante.

Es por ello que el Panel considera que la defensa del Demandado basada en la falta de distintividad que, aisladamente, puede predicarse de los términos que conforman el nombre de dominio controvertido, no puede prosperar.

El Panel, en fin, no considera atendible que el Demandado desconociese la existencia de la revista de la Demandante. En efecto, tratándose, como se ha indicado, de un aficionado a la historia residente precisamente en la localidad donde la referida revista tiene, desde siempre, su más amplia difusión, y habida cuenta del grado de conocimiento tanto de la bibliografía especializada como de varias publicaciones del mismo tenor que la de la Demandante, no resulta creíble, como decimos, el alegado desconocimiento. Tal y como señala la Demandante, algunas de estas publicaciones se distribuyen en los mismos puntos de venta que la revista "Historia y Vida", con lo que se añade así un claro elemento de certidumbre del conocimiento del Demandado de la existencia de tal revista.

Siendo ello así, el Panel se pregunta por qué escogió el Demandado el nombre de dominio controvertido. Sobre las premisas anteriores, no puede dejar de concluir que para atraer a los usuarios de Internet a los que, sin duda, habida cuenta también del contenido de la página del Demandado, se verían claramente confundidos y creerían que dicha página está relacionada con la revista de la Demandante.

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 4 a) de la Política Uniforme.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el Panel resuelve que concurren los tres elementos contemplados en el artículo 4 a) de la Política. Por consiguiente, el Panel resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro del nombre de dominio < historiayvida.com> se transfiera a la Demandante.

Montiano Monteagudo
Panelista Único

Fecha: 5 de septiembre de 2002