1. Las partes

1.1. Demandante: DINAMICA DIRECTIVA, S.L., con domicilio en Avda. Diagonal nº 615, 8ºF, Barcelona, España

1.2. Demandado: JAVIER LARUMBE OCHOA, con domicilio en c/ Manuel Iradier nº 39, 2º, Vitoria, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dinamicadirectiva.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Core Internet Council of Registrars, con domicilio en World Trade Center II, 29 route de Pré-Bois, Ginebra, Suiza.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominaida "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "El Reglamento", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 16 de Febrero de 2004, vía correo electrónico, así como el siguiente día 17 de Febrero de 2004, en formato papel.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, el día 1 de Marzo de 2004, se dio traslado de la demanda al demandado, quien no contestó dentro del plazo establecido al efecto.

3.3. Con fecha 5 de Mayo de 2004, el expediente completo del caso fue remitido, en formato papel, a D. Alberto de Elzaburu, panelista único.

4. Idioma del procedimiento

Dinámica Directiva, S.L., la firma demandante, ha solicitado expresamente que la presente decisión sea dictada en idioma español.

Atendiendo a las circunstancias concretas del caso y teniendo en cuenta especialmente la nacionalidad de ambas partes, el Panel ha decidido dictar esta decisión en español, haciendo uso de la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento.

5. Antecedentes de hecho

5.1. La firma demandante Dinámica Directiva, S.L. es titular de los registros de marca nos. 2420193 DINAMICA DIRECTIVA en clase 36 y 2420195 DINAMICA DIRECTIVA en clase 42, ambas con prioridad de 8 de Agosto de 2001.

5.2. En el momento de dictar esta decisión por el Panel, se encuentra en curso el juicio declarativo ordinario nº 72/04 instado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Bilbao, por la firma demandante frente al demandado, D. Javier Larumbe Ochoa, habiéndose dictado auto por el citado Juzgado con fecha 26 de Abril de 2004 requiriendo al demandado para que cese en el acto que viola el derecho de la demandante titular registral de la marca DINAMICA DIRECTIVA, y para que cancele de manera inmediata el registro de dominio que es objeto de este procedimiento.

5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta también los siguientes hechos:

- El Panel ha consultado la página identificada por el dominio controvertido <dinamicadirectiva.com> con fechas 11 y 12 de Mayo, siendo evidente que se ha cumplido ya uno de los mandamientos contenidos en el citado auto, puesto que únicamente aparece el logotipo de la firma Nominalia Internet, S.L., no habiendo podido, por tanto, verificar el Panel la información que acerca del contenido que esa web identificada por el dominio controvertido tenía anteriormente, al que se refiere el demandante en su escrito de demanda.

- El Panel también ha consultado si se ha cumplido la segunda parte dispositiva del citado auto, esto es, la cancelación inmediata del dominio, no habiendo tenido lugar dicha cancelación de acuerdo con las comprobaciones hechas en las mismas fechas que las anteriormente mencionadas.

- El demandado mantuvo relaciones comerciales en calidad de cliente con la firma demandante, según se desprende la documentación aportada en el expediente y según reconoce la representación de D. Javier Larumbe en su escrito de contestación a la demanda presentado en el contexto del procedimiento que se está siguiendo ante el Juzgado de Bilbao anteriormente mencionado.

- El dominio controvertido fue registrado con fecha 3 de Julio de 2000, esto es, con anterioridad a la fecha de prioridad de los registros de marca de los que es titular la firma demandante Dinámica Directiva, S.L.

6. Pretensiones de las partes

6.1 El demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma:

- Que el demandante es titular de los registros de marca nos. 2420193 DINAMICA DIRECTIVA en clase 36 y 2420195 DINAMICA DIRECTIVA en clase 42, y que el demandado está utilizando un nombre de dominio idéntico a las citadas marcas registradas.

- Que el dominio controvertido crea confusión respecto de la marca registrada, pues los internautas interesados en localizar a la demandante que se dirijan a la dirección "www.dinamicadirectiva.com" en la creencia de que están accediendo a su página web oficial, son redireccionados automáticamente a una página que nada tiene que ver con lo que esperan encontrar, y de la que no se deduce otra finalidad que la de hacer el mayor daño posible a la imagen y prestigio de la firma demandante.

- Que el demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto del citado nombre de dominio, ya que nunca ha sido conocido comúnmente por el nombre de "DINAMICA DIRECTIVA", y que además la firma demandante es titular de los dominios <dinamicadirectiva.es>, <dinamicadirectiva.org> y <dinamicadirectiva.net>, lo que sin duda constituye una razón adicional para que se produzca esa errónea asociación entre la página identificada por el dominio controvertido y la firma demandante.

- Que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado y se utiliza de mala fe, con el fin de impedir que la demandante refleje la marca en el dominio correspondiente a la extensión ".com".

- Que ese dominio y uso de mala fe viene también manifestado por la intención de perturbar la actividad comercial de la demandante y atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la demandante.

- Que el demandado ha usurpado dicho dominio con el fin de hacer el mayor daño posible al prestigio de Dinámica Directiva, S.L. y de confundir y desviar a sus posibles clientes y a los que ya lo son.

Como consecuencia de todo ello la firma demandante solicita que le sea transferido el dominio <dinamicadirectiva.com>.

6.2.- El demandado

El contenido de esta demanda ha sido remitido al demandado, de acuerdo con los previsto en el Artículo 2-a) del Reglamento, por correo electrónico y fax a las direcciones de contacto correspondientes

El demandado no ha contestado a la demanda.

7. Debate y conclusiones

7.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia de la firma demandante y del demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

7.2. Examen de los supuestos de admisibilidad de la demanda, contenidos en el párrafo 4-a) de la "Política Uniforme"

7.2.1.- Cuestiones previas

- Previamente al análisis de la concurrencia de los tres requisitos exigidos por la "Política Uniforme", el Panel entiende necesario analizar someramente, en primer lugar, la razón por la cual este Panel no ha decidido la suspensión ni la terminación de este procedimiento a pesar del procedimiento judicial que se encuentra en curso identificado con anterioridad, y en segundo lugar, si el hecho de que el dominio controvertido haya sido registrado con anterioridad a los regitros de marca de los que es titular la firma demandante, impide que ésta sea titular también de derechos susceptibles de ser amparados por la propia "Política".

En relación con ambos puntos el Panel ha alcanzado las siguientes conclusiones:

* El artículo 18-a) del Reglamento señala expresamente que:

"En caso de que se inicien procedimiento judiciales antes o durante la resolución del procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continúa con el mismo hasta adoptar una resolución".

Ya se ha indicado anteriormente que el Panel ha podido verificar que el demandado ha dado ya cumplimiento a una de las partes dispositivas del auto de 26 de Abril dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Bilbao, no habiéndose podido, no obstante, verificar que se había procedido también al cumplimiento de la segunda parte dispositiva del citado auto, esto es, la cancelación del dominio controvertido.

Ello constituye, a juicio de este Panel, razón suficiente como para se dicte una decisión que sólo dicha cancelación hubiera hecho realmente innecesaria, y que lógicamente se dicta sin perjuicio de lo que finalmente ordene y mande el mencionado Juzgado.

* En relación a la segunda cuestión previa, este Panel desea hacer expresa mención al hecho de que la "Política Uniforme" no menciona en modo o manera alguna la necesidad de que el registro o registros de marca en los que se base la demanda, hayan tenido necesariamente que ser depositadas o registradas en la oficina correspondiente con anterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido.

Tal y como ya se interpretaba en las decisiones de D2000-1697 y D2002-0648, esa ausencia de mención a criterios de temporalidad y formalidad registral respecto de ese registro o registros de marca, exonera al Panel de la obligación de tener que exigir su concurrencia al examinar la demanda.

En este mismo contexto, es también digno de mención el hecho de que el registro del dominio controvertido necesariamente tuvo lugar con posterioridad a la relación comercial que en calidad de cliente había mantenido el demandante con la firma demandada, lo cual implica necesariamente que fue registrado cuando la denominación de la que es objeto ya identificaba en el tráfico mercantil a una persona distinta del solicitante, la mercantil hoy demandante DINAMICA DIRECTIVA, S.L., y podía considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio, aunque ésta no hubiera sido aún registrada.

Tanto en el momento en el que fue registrado el dominio controvertido, como en la fecha en que fuero depositadas las solicitudes de marca de la firma demandante, se encontraba en vigor la Ley Española de 10 de Noviembre de 1988, de Marcas, que señalaba en su Artículo 13-b), incido primero, que no podrían registrarse como marcas:

"el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, pseudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

Dicha prohibición ha sido también continuada y consolidada en la actual Ley Española de Marcas de 8 de Diciembre de 1001 (que entró en vigor el 31 de Julio de 1002), en su Artículo 9.1 apartados a) y d).

El criterio aquí reflejado ha sido ya aplicado en otras decisiones emanadas del Centro, como la D2000-0896.

Una vez analizadas las cuestiones previas mencionadas, el Panel examinará a continuación la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el párrafo 4-a) de la "Política Uniforme".

7.2.2.- Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marcas

A juicio del Panel no puede discutirse que exista identidad entre el dominio controvertido y los registros de marca del demandante, ya que todos ellos se refieren a la denominación DINAMICA DIRECTIVA. Evidentemente, no puede tenerse en cuenta a efectos comparativos la partícula ".com", que identifica el nivel superior de dominio genérico.

El Panel entiende que, por consiguiente, la firma demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito recogido en el párrafo 4-a) de la "Política Uniforme".

7.2.3.- Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado

La concurrencia de este segundo requisito viene marcada, a juicio del Panel por una serie de premisas:

* El hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda, impide tener conocimiento de su versión en relación con su verdadera intención al registrar el dominio controvertido y con la posible existencia de derechos o intereses legítimos en los que poder apoyar tal registro. Atendiendo al contenido del escrito de demanda y la documentación aportada por la firma demandante, tampoco puede conocerse si el demandado había desempeñado alguna actividad vinculada con la denominación DINAMICA DIRECTIVA o si era titular de algún derecho sobre la misma.

Teniendo en cuenta esa ausencia de contestación a la demanda debe entenderse, a juicio del Panel, que el registro del dominio <dinamicadirectiva.com> proviene de la relación que, en calidad de cliente, mantuvo el demandado con la firma demandante, y no de una posible creación o invención independiente por el demandando de la denominación DINAMICA DIRECTIVA.

A pesar de que, tal y como ya se ha indicado en el apartado de antecedentes de hecho, el cumplimiento parcial por el demandado de lo dispuesto en el auto de 26 de Abril ha impedido a este Panel examinar el contenido de la página web que identificaba el dominio controvertido, del anexo nº 6 de la demanda, con el que se adjunta una impresión de alguno de los contenidos que albergaba ese sitio web, se desprende el descontento por lo servicios prestados por la demandante a "un cliente desencantado", lo que indudablemente significa que si no hubiera habido esa relación comercial, el demandado no hubiera conocido con anterioridad la denominación DINAMICA DIRECTIVA.

* Algunas de esas impresiones incluye frases como "podéis poneros en contacto con nosotros para dar vuestras impresiones sobre la empresa en cualquiera de estas direcciones de correo electrónico" o "página no oficial creada por un cliente desencantado...", "empresa dedicada al asesoramiento en las áreas fiscal, laboral, contable y financiero", que vienen a ratificar que no es factible la atribución de la creación independiente del dominio <dinamicadirectiva.com> al demandado, sino que su registro se derivó de necesariamente de un previo conocimiento de la existencia del demandante y de sus actividades.

* El Panel entiende, por otra parte, que resulta procedente analizar la posibilidad de que el registro del dominio <dinamicadirectiva.com> estuviera justificado o amparado por un ejercicio del derecho del demandado a la libertad de expresión en la red, tal y como pretende la representación del mismo en su escrito de contestación a la demanda, instado ante el mencionado Juzgado de Bilbao por el demandante, y cuya copia aporta éste también con su escrito de demanda.

De la documentación aportada el Panel ha obtenido la innegable conclusión de que la página identificada por el dominio controvertido ha constituido el instrumento del demandante para hacer públicas opiniones que perjudican o pueden perjudicar la imagen del demandante.

Debe recordarse a este respecto que el ejercicio de un derecho no puede materializarse sobre la base de vulnerar otro derecho ajeno o, lo que es lo mismo, que no existe razón que justifique que el derecho de libertad de expresión deba materializarse a través de la marca de un tercero, o del nombre con que éste es conocido para la generalidad del público.

Decisiones como la D2000-0299, D2001-1331 y D2001-0648 han interpretado circunstancias análogas o idénticas de igual manera.

El Panel concluye que el demandado no ha acreditado que en el momento de registrar el dominio controvertido le asistía derecho o interés legítimo alguno, por lo que el demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4-a) de la "Política Uniforme". andado a adoptar el dominio controvertido,

7.2.4.- Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido

Atendiendo a las circunstancias recogidas en el párrafo 4-b) de la "Política Uniforme", el Panel entiende que el caso planteado no puede ser subsumido en ninguna de ellas, teniendo en cuenta que:

- No se ha aportado al expediente prueba alguna de que el demandado procediera al registro del dominio controvertido, con la finalidad de venderlo o alquilarlo a cambio de cantidad económica alguna.

- Aún cuando es evidente que la imposibilidad de registrar en la extensión ".com" es una consecuencia inherente al registro del domino controvertido, el Panel tampoco ha podido concluir de la documentación obrante en el expediente, que éste fuera registrado con ese fin.

- El hecho, también contrastado, de que el demandado no sea un competidorde la entidad demandante, impide la aplicación del supuesto contemplado en el párrafo 4-b iii).

- Por último, a igual conclusión debe llegarse respecto de la posible aplicación del párrafo 4-b IV) al no poder inferirse de la documentación obrante en el expediente, que existiera ánimo de lucro alguno por parte del demandado.

No obstante, el párrafo 4 de la "Política Uniforme" permite al Panel determinar que ha podido existir registro y uso de mala fe del dominio controvertido, si concluye que concurren circunstancias, que no necesariamente han de ser las contempladas en sus cuatro apartados, de las que se deduzca esa mala fe.

El Panel desea, por tanto, manifestar lo siguiente en relación a este punto:

* Del expediente se deduce, indudablemente:

- Que el demandado conocía el signo distintivo DINAMICA DIRECTIVA, y que éste identificaba a una persona jurídica ajena a él.

- Que la intención del demandado ha sido obtener ese registro como instrumento para referirse a las actividades de la citada persona jurídica.

- Que el dominio controvertido ha sido registrado en la extensión ".com", que ha sido ya reconocida en innumerables decisiones emanadas del Centro, como la más popular e indicativa de un sitio web a través del cual se desarrollan actividades comerciales. La lógica consecuencia de ello es que cualquier internauta que a través de la red trate de localizar a Dinámica Directiva, S.L., lo hará acudiendo en un primer momento casi con toda probabilidad, a la extensión ".com" y que en lugar de obtener la oferta de servicios deseada, encontrará opiniones y juicio personales acerca de la actividad o actividades del demandante a través de un nombre que sólo a él identifica.

* El Panel entiende, adicionalmente, que a la conducta del demandado tanto en lo que al registro como al uso del dominio controvertido se refiere, le es aplicable la premisa de que "quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero", contemplada en un gran número de resoluciones emanadas del Centro y contenida originariamente en la decisión D2000-0239.

Por todo ello el Panel concluye que el demandado ha registrado y usado de mala fe el dominio controvertido, y que ha quedado debidamente acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el párrafo 4-a) de la "Política Uniforme".

8. Decisión

El Panel decide que el demandante ha probado, por las razones ya expuestas, que concurren los tres requisitos contemplados en el párrafo 4-a) de la "Política Uniforme" y, por consiguiente, ordena que el dominio <dinamicadirectiva.com> sea transferido a la entidad demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Único

19 de Mayo de 2004