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1. Le parti

La Ricorrente и la societа Pasticceria Balla S.n.c. di Balla Stefano & C., Ivrea (Torino), Italia rappresentata da Massimo Introvigne, Studio Legale Jacobacci e Associati, Torino, Italia.

Il Resistente и il signor Bernardetto Percassi, Sondrio, Italia.

2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione

Il nome a dominio contestato и <torta900.com>, registrato presso Key-Systems GmbH.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso и stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il giorno 17 maggio 2004. Il 17 maggio 2004, il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Key-Systems GmbH. Il 19 maggio 2004, Key-Systems GmbH ha inviato la sua risposta confermando che il Resistente appare come titolare del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti del Resistente e invitando il Centro a contattare Dominando S.r.l., rivenditore della Key-Systems GmbH, per informazioni relative alla lingua del contratto di registrazione. Il 25 maggio 2004, il Centro ha richiesto tale informazione a Dominando S.r.l. e lo stesso giorno Dominando S.r.l. ha inviato la sua risposta informando che la lingua del contratto di registrazione и l’italiano.

Il Centro ha verificato la conformitа del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).

Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura и iniziata l’8 giugno 2004. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 28 giugno 2004. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. In conseguenza di ciт, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente il 30 giugno 2004.

Il Centro ha nominato Edoardo Fano, Membro Unico del Collegio, il 12 luglio 2004. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformitа alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialitа e di indipendenza, in conformitа con le Norme, articolo 7.

La lingua della presente procedura и l’italiano, essendo l’italiano la lingua del contratto di registrazione.

4. Vicende sostanziali

La Pasticceria Balla S.n.c. di Balla Stefano & C. (qui di seguito denominata “la Ricorrente”) и una nota societа italiana attiva nella produzione e nel commercio di torte e biscotti. Il prodotto piщ conosciuto della Ricorrente и una torta chiamata “TORTA 900”, la cui denominazione и protetta come marchio da diverse registrazioni italiane, tra cui la domanda n. TO2000C002177 (terzo rinnovo di una registrazione di marchio i cui diritti di esclusiva risalgono al 1960), nonchй dalla registrazione comunitaria n. 1.105.055.

Il Resistente ha registrato il nome a domino <torta900.com> ed il corrispondente sito web и un sito pornografico.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il nome a dominio contestato и confondibile con il marchio “TORTA 900” della Ricorrente.

Per quanto ha conoscenza della Ricorrente, il Resistente non vanta diritti nй interessi legittimi in relazione al nome a dominio dal momento che:

- non ci sono prove che, prima dell’inizio di questa procedura, il Resistente abbia usato, o si sia preparato ad usare il nome a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi;

- il Resistente non sembra essere mai stato conosciuto o collegato al nome a dominio, nй averlo usato nel corso di un’attivitа commerciale;

- non ci sono prove che il Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali, mentre il nome a dominio и utilizzato esclusivamente per rimandare i navigatori di Internet a un sito pornografico.

Il Resistente, a maggior ragione in quanto residente in Italia dove la Ricorrente ha il suo principale mercato, non poteva non essere a conoscenza del marchio “TORTA 900” della Ricorrente, pertanto la registrazione non puт che essere avvenuta in malafede. Quando si puт presumere che “il Resistente (…) conoscesse la fama dei marchi del Ricorrente,” si puт concludere che si trovasse al momento della registrazione del nome a dominio in una situazione di “malafede opportunistica” (“opportunistic bad faith”: Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157. In questo caso il Collegio ha ritenuto che il Resistente non poteva ignorare che BANCA SELLA sia un marchio famoso in Italia per servizi bancari). Nel caso Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd. (Caso OMPI No. D2000-0163), il Collegio ha notato che “il nome a dominio <veuvecliquot.org> и collegato in modo cosм ovvio a un prodotto ben noto (lo champagne VEUVE CLIQUOT) e che il suo uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con il prodotto suggerisce una malafede opportunistica.” Nel caso Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net (Caso OMPI No. D2000-0226) si и pure concluso che “i nomi a dominio sono cosм ovviamente collegati con nomi e prodotti ben noti che il loro stesso uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con tali prodotti costituisce una malafede opportunistica (citando qui il caso Veuve Cliquot). In assenza di prova contraria, il Collegio conclude che i Resistenti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere i marchi del Ricorrente nel momento in cui i Resistenti registravano i nomi a dominio, considerando l’ampio uso e la celebritа del marchio CHRISTIAN DIOR del Ricorrente”. Il Collegio ha deciso allo stesso modo anche in casi in cui il marchio in questione (nella specie, EXPEDIA per un’agenzia di viaggio ondine, Expedia, Inc. v. European travel Network, Caso OMPI No. D2000-0137) non era altrettanto noto di VEUVE CLIQUOT o CHRISTIAN DIOR (almeno al di fuori di Internet).

Il Resistente usa il nome a dominio in malafede. Nella pagina web all’indirizzo “www.torta900.com” appare il title tag “Cosa trovi dentro la torta”. Il sito offre immagini pornografiche di rapporti lesbici, accessibili dietro pagamento. Come il Collegio ha concluso nel caso Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (Caso OMPI No. D2000-0079), “mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente legali e costituiscono un’offerta in buona fede di prodotti e servizi, l’uso del marchio di qualcun altro come nome a dominio (o anche solo come metatag) chiaramente non configura un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti e servizi, quando il titolare del sito non ha diritti su un marchio registrato o di fatto. In questo caso, la sola ragione per utilizzare il marchio come domain name o metatag и attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per adulti, ma stavano invece cercando i prodotti o servizi associati al marchio. Questo uso del marchio puт creare una confusione tra i clienti o un effetto di diluizione del marchio, e questo и precisamente quanto le leggi sui marchi si sforzano di prevenire. Ogni azione che crea, o tende a creare violazioni della legge, puт difficilmente essere considerata in buona fede”. Che la ridirezione a siti pornografici a partire da un domain name che incorpora un noto marchio sia di per sй prova della malafede и stato sostenuto da diverse decisioni in procedure ICANN. Per esempio:

- Ty, Inc. v. O.Z. Names (Caso OMPI No. D2000-0370), dove si conclude che in mancanza di prova contraria il link tra un nome a dominio del tipo citato e siti pornografici и di per sй prova della malafede;

- Youtv, Inc. v. Alemdar (Caso National Arbitration Forum No. FA 94243), che riscontra la malafede quando una parte resistente attira verso un sito pornografico gli utenti servendosi di un marchio di cui non и proprietaria;

- Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Caso OMPI No. D2000-0362), dove и citata come prova della malafede la semplice circostanza che il ricorrente ha minacciato di utilizzare il nome a dominio a scopo pornografico;

- Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive (Caso National Arbitration Forum No. 0008000095343), secondo la quale “linkare un nome a dominio che и identico o confondibile con il marchio della ricorrente a un sito pornografico и prova della registrazione e dell’uso in malafede”;

- Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (Caso OMPI No. D2002-0601);

- Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak (Caso OMPI No. D2003-0022), dove si afferma che “lo sviamento del nome a dominio verso un sito pornografico и di per sй certamente coerente con la conclusione che il nome a dominio и stato registrato ed и usato in malafede”;

- Cattlemens v. Menterprises –Web Development (Caso CPR No. CPR0304), dove si conclude che “un sito pornografico (…) si pone di per sй in antagonismo alle attivitа legittime della ricorrente”.

Infine il Resistente ha a suo tempo registrato il nome a dominio sparcospa.it, corrispondente alla ragione sociale di un’altra nota societа italiana, la Sparco S.p.A. Il 16 dicembre 2003, una procedura di riassegnazione italiana MAP (mandatory arbitration proceeding, che assomiglia alla procedura ICANN) ha trasferito il nome a dominio sparcospa.it alla Sparco S.p.A., rilevando tra l’altro che “l’uso di un noto marchio altrui come nome a dominio per attirare gli utenti verso un portale pornografico costituisce una circostanza da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato”. Evidentemente il fatto che il Resistente abbia giа svolto in passato attivitа di pornosquatting ai danni di un’altra nota azienda italiana costituisce a sua volta un’ulteriore conferma della sua malafede.

B. Resistente

Il Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dalla Ricorrente e non si и in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale inadempienza.

Pur non sussistendo alcun obbligo in capo al Resistente di partecipare ad una procedura presentata in conformitа alla Policy, in caso di sua inadempienza e quindi in mancanza di prova contraria le dichiarazioni riportate nel Ricorso della Ricorrente potranno essere considerate dal Collegio come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a veritа, in applicazione dell’articolo 14(b) delle Norme (si vedano inoltre i precedenti Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., Caso OMPI No. D2000-0441; Microsoft Corporation v. Freak Films Oy, Caso OMPI No. D2000-0109; SSL International plc v. Mark Freeman, Caso OMPI No. D2000-1080; Alta Vista Company v. Grandtotal Finances Limited et al., Caso OMPI No. D2000-0848).

6. Motivi della decisione

La prima decisione del Collegio riguarda la lingua della procedura. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. Poichй le parti non hanno comunicato nessun accordo su questo punto, e poichй la lingua del contratto di registrazione и l’italiano, la presente procedura sarа condotta in italiano.

In applicazione dell’articolo 4(a) della Policy, al fine di ottenere la rassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione il Ricorrente deve dimostrare che sussistano i seguenti tre elementi richiesti dalla Policy:

(i) il nome a dominio и identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; ed

(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed

(iii) il nome a dominio и stato registrato e viene usato in malafede.

(i). Identitа o somiglianza fra il nome a dominio contestato ed il marchio

Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolaritа della stessa del marchio “TORTA 900”, dall’altro considera che il nome a dominio contestato sia identico a tale marchio.

E’ infatti ormai pacificamente accettato che il dominio di primo livello, in questo caso .com, debba essere ignorato nel giudizio di identitа tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).

(ii). Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato

Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme, e non sembra essere in alcun modo evidente relazionato con il nome a dominio contestato.

In considerazione di quanto sopra nonchй delle dichiarazioni della Ricorrente in base alle quali il Resistente non vanterebbe alcun diritto nй interesse legittimo in relazione al nome a dominio in questione, l’onere di provare la sussistenza del secondo elemento richiesto dalla Policy ricade sulla Resistente.

Tuttavia, come detto sopra, il Resistente non ha presentato alcuna prova tesa a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto di contestazione e pertanto il Collegio ritiene provato in modo soddisfacente anche il secondo elemento richiesto all’articolo 4(a) della Policy.

(iii). Registrazione ed uso in malafede

L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:

(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo;

(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio;

(iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attivitа commerciale di un concorrente; o

(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolaritа della Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attivitа del Resistente e quella della Ricorrente.

Tale elenco di circostanze и puramente esemplificativo e non и pertanto da considerarsi esaustivo.

Per ciт che concerne la registrazione in malafede del nome a dominio contestato, il Collegio ritiene sia stata sufficientemente provata da parte della Ricorrente una certa notorietа, per lo meno in Italia dove il Resistente и residente, del marchio “TORTA 900”, notorietа peraltro verificata dal Collegio stesso inserendo tale denominazione nel motore di ricerca internet Google.

Pertanto il Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio <torta900.com>, sapeva o doveva sapere che questo era identico ad un marchio di titolaritа di un terzo (si vedano ad esempio Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd, Caso OMPI No. D2000-0163; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Lian Ming, Caso OMPI No. DWS2003-0001; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Jaques Stade, Caso OMPI No. DBZ2003-0003; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Lian Ming, Caso OMPI No. D2003-0266; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Giuseppe Strano, Caso OMPI No. DBZ2003-0004; Ferrero S.p.A. v. Hugo Bazzo, Caso OMPI No. D2003-0715; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Antonietta Maria Loprete, Caso OMPI No. DRO2003-0004).

A riprova della registrazione in malafede da parte del Resistente, il Collegio considera pertinente l’ulteriore registrazione a nome del Resistente di un nome a dominio corrispondente alla ragione sociale di una societа terza, giа riassegnato al relativo titolare della stessa.

Per ciт che concerne l’uso in malafede del nome a dominio contestato il Collegio и indotto a considerare il caso un esame un chiaro ed inequivoco esempio di “pornosquatting”.

Tale condotta ha luogo quando un “cybersquatter” cerca di sfruttare a suo vantaggio un marchio o ragione sociale ben nota per attirare gli utenti di Internet verso un sito pornografico. In particolare: (a) и utilizzato un marchio di cui il “pornosquatter” non и titolare; (b) il sito cui l’utente и avviato и di natura ovviamente pornografica; (c) il sito и commerciale, in altre parole i prodotti e i servizi pornografici sono proposti all’utente a pagamento.

La circostanza di collegare un nome a dominio, corrispondente ad un marchio di titolaritа di terzi, ad un sito web per adulti con contenuti pornografici и da considerarsi per pratica ormai consolidata come prova di uso in malafede (si vedano, tra gli altri, MatchNet plc. v. MAC Trading, Caso OMPI No. D2000-0205; America Online, Inc. v. East Coast Exotics, Caso OMPI No. D2000-1198; Motorola, Inc. Limited v. NewGate Internet, Inc., Caso OMPI No. D2000-0079; Ty, Inc. v. O.Z. Names, Caso OMPI No. D2000-0370; La Union Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros v. Cosmar Hard-Soft Caso OMPI No. D2003-0570; Youtv v. Alemdar, Caso Nat. Arb. Forum No. FA 94243; Oxygen Media, LLC v. Primary Source, Caso OMPI No. D2000-0362; Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive, Caso Nat. Arb. Forum No. FA 95343; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022; Cattlemen v. Menterprises – Web Development, Caso CPR No. CPR0304).

Condotta la cui malafede viene ribadita dall’esistenza di tecniche cosiddette di “mouse-trapping”, adottate nel sito in esame come da verifica condotta direttamente dal Collegio (si vedano a tale proposito i precedenti casi Sparco S.p.A. v. Mr. Oleg Filipov-Guevreyan, Caso OMPI No. DLA2003-0001; Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0601; Miroglio S.p.A. v. Mr. Alexander Albert W. Gor,e Caso OMPI No. D2003-0557; Agnona S.p.A. v. Ms. Antonietta Maria Lopret,e Caso OMPI No. DBZ2003-0005; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Hugo Bazzo, Caso OMPI No. DWS2003-0002).

La circostanza poi che il nome a dominio contestato punti su un sito web a contenuto pornografico che offre servizi a pagamento avvalora secondo il Collegio la condotta in malafede del Resistente, configurando un suo comportamento indubbiamente finalizzato ad attrarre gli utenti di Internet verso il proprio sito web a scopo di lucro, non solo creando confusione con il marchio della Ricorrente, come previsto all’articolo 4(b)(iv) delle Norme, ma anche causando diluizione del marchio in questione.

In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata in maniera soddisfacente anche l’esistenza del terzo ed ultimo elemento previsto dalla Policy, vale a dire che il nome a dominio contestato и stato registrato e viene usato in malafede da parte del Resistente.

7. Decisione

Il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia provato che il nome a dominio contestato sia identico al suo marchio “TORTA 900”, che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e, infine, che il Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede.

Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio <torta900.com> venga trasferito alla Ricorrente.

Edoardo Fano
Membro unico del Collegio

21 luglio 2004