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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cocihogar Cooperativa Valenciana de Trabajo Asociado v. Wax Home S.A.

Caso No. D2006-0453

 

1. Las Partes

La Demandante en este procedimiento es Cocihogar Cooperativa Valenciana de Trabajo Asociado Benidorm, Alicante, Espaсa, representada por Abril Abogados, Espaсa.

La Demandada es Wax Home S.A., Sevilla, Espaсa.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.

La entidad registradora de los nombres de dominio es Wild West Domains, Inc.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 10 de abril de 2006. El 12 de abril de 2006 el Centro enviу a Wild West Domains, Inc. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 19 de abril de 2006 Wild West Domains, Inc. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 3 de mayo de 2006. El Centro verificу que la Demanda asн como su posterior modificaciуn, cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de mayo de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 23 de mayo de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 24 de mayo de 2006.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 2 de junio de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento. El escrito de Demanda se presentу en lengua espaсola, el Demandado no ha contestado la Demanda, pero ambas partes son espaсolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida en el pбrrafo 11.a) del Reglamento, estima que el espaсol debe ser la lengua del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La entidad Demandante ostenta la titularidad de distintos registros de marcas espaсolas cuya existencia y vigencia ha sido debidamente acreditada por la representaciуn de la Demandante a travйs del anexo nє 3 de la Demanda y que consisten en la denominaciуn COCIHOGAR, siendo la mбs antigua de las marcas de 26 de noviembre de 1998.

El Demandado es WAX HOME, S.A., persona jurнdica con domicilio social en Sevilla, Espaсa.

El nombre de dominio <cocihogar.com> fue registrado el dнa 21 de diciembre de 2004 y <cocihogar.net> fue registrado el 10 de mayo de 2005.

El Demandado no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificado.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante estableciу en su escrito:

Que es titular de los siguientes expedientes de signos distintivos espaсoles actualmente en vigor:

Marca nacional No. 2.198.798 (x) COCIHOGAR;

Marca nacional No. 2.198.799 (8) COCIHOGAR;

Marca nacional No. 2.205.385 (9) COCIHOGAR;

Marca nacional No. 2.216.215 (1) COCIHOGAR;

Nombre comercial Nє 251.403 (6) COCIHOGAR;

Rуtulo de establecimiento Nє 260.363 (4) MARINA BAIXA COCIHOGAR;

Rуtulo de establecimiento Nє. 272.850 (8) COCIHOGAR.

Que los nombres de dominio objeto de la Demanda <cocihogar.com> y <cocihogar.net>, reproducen de forma idйntica, fonйtica y grбficamente, la denominaciуn COCIHOGAR, protegida en exclusiva por los signos distintivos prioritarios espaсoles ya mencionados, que son titularidad de Cocihogar Cooperativa Valenciana De Trabajo Asociado.

Que esta reproducciуn servil de la denominaciуn “Cocihogar” como nombre de dominio bajo los niveles genйricos “.com” y “.net”, genera confusiуn en el consumidor que de forma errуnea tendrб la convicciуn de hallarse ante la pбgina Web de la Demandante, o de que йsta tiene algъn vнnculo con el nombre de dominio, o bien que dicha pбgina Web ofrece u ofrecerб productos o servicios cuyo origen se encuentra directa o indirectamente relacionado con la Demandante.

Que las marcas de la Demandante fueron solicitadas antes de los registros de ambos nombres de dominio por el Demandado.

Que la Demandante lleva utilizando la denominaciуn Cocihogar de forma probada y reiterada en el tiempo, al menos desde la fecha de solicitud de su signo distintivo mбs antiguo en vigor, el rуtulo de establecimiento 260.636 (4) “Marina Baixa Cocihogar”, esto es desde el 10 de febrero de 1998.

Que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio, como lo demuestra el hecho de que la pбgina Web a la que redireccionan los dos nombres de dominio no acredita derecho alguno del Demandado que le legitime al uso ni muestra oferta alguna de productos o servicios. Por el contrario, sуlo aparece la leyenda “en breve le mostraremos la nueva pбgina”, sin mбs indicaciуn de destino o fines de la misma, e incluye en la pбgina de inicio una fotografнa carente de descripciуn, mensaje o sentido alguno, acompaсada de un dibujo de contenido erуtico que atenta claramente, por asociaciуn, a la buena imagen y prestigio de los signos de la Demandante.

Que, ademбs, el Demandado carece de registro de un signo distintivo que le legitime para el uso de la denominaciуn Cocihogar por lo que no se entiende el uso de estos dominios sino desde una perspectiva de aprovechamiento del prestigio y la reputaciуn ajenas con innegable mala fe, pues con estos registros impide su uso legнtimo a la Demandante como titular de un derecho prioritario.

Que el Demandado dedica su actividad al registro de dominios y alojamiento de pбginas Web a travйs de su pбgina corporativa <wadhoo.com>, siendo conocido en el trбfico mercantil como Wadhoo Internet.

Que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe con el propуsito de impedir el uso al Demandante de cualquiera de las dos denominaciones y atraer usuarios de Internet.

Que el Demandado realiza una mera apariencia de uso de los nombres de dominio, lo que constituye un uso de mala fe.

Que tal apariencia de uso puede considerarse como tenencia pasiva y por tanto inactiva, pues esta actitud viene siendo reiterada en el tiempo sin que se haya producido cambio alguno.

Que el Demandado se ha apropiado de la reputaciуn y prestigio de COCIHOGAR a travйs del registro de los nombres de dominio <cocihogar.com> y <cocihogar.net>, lo que constituye un acto de mala fe.

Ante todas estas conductas que considera desleales e ilнcitas, reclama la aplicaciуn de la legislaciуn espaсola de marcas y competencia desleal, citando jurisprudencia de Tribunales espaсoles que ha declarado que es infracciуn de marca el registro posterior de un dominio semejante, sin autorizaciуn del titular de la marca, constituyendo esta conducta un acto de competencia desleal, sancionado en la Ley espaсola. Tambiйn cita casos en los que los citados Tribunales han acordado medidas cautelares contra los presuntos infractores. En apoyo de la aplicaciуn de esta legislaciуn nacional, cita diversas Resoluciones del Centro que hacen referencia a la misma.

La Demandante termina solicitando le sean transferidos los nombres de dominio <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.

B. Demandado

De acuerdo con la documentaciуn relativa a este procedimiento, el 3 de mayo de 2006 le fue notificada la Demanda al Demandado, quien no ha contestado a la misma, habiйndole sido debidamente notificado el plazo que tenнa para contestar asн como la falta de respuesta.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisiуn de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en Espaсa y nacionalidad espaсola de Demandante y Demandado, junto con las reglas de la Polнtica Uniforme, se tendrбn en consideraciуn, para reforzar el cumplimiento de tales reglas, las leyes y principios del Derecho espaсol.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la polнtica uniforme.

Estos son los siguientes:

1) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca producto o servicio sobre la que la Demandante tenga derechos.

2) que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio,

3) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante alega la absoluta identidad entre sus signos prioritarios COCIHOGAR y los dominios <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.

A la vista de los antecedentes expuestos, el Experto considera que, efectivamente, entre los nombres de dominio, <cocihogar.com> y <cocihogar.net>, y la marca COCIHOGAR existe total identidad hasta el punto de crear confusiуn y lo entiende por las siguientes razones.

La ъnica diferencia existente entre los signos de la Demandante y los dominios impugnados se refiere a la extensiуn “.com” y “.net”, caracterнstica de un dominio genйrico. Como numerosas Decisiones del Centro han concluido, estas extensiones por ser de obligatoria inclusiуn en los dominios de primer nivel, no deben entrar en el anбlisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca de la Demandante. En efecto, en la comparaciуn entre la marca y el nombre de dominio, la inclusiуn en йste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificaciуn en cuanto a la identidad o confundibilidad, puesto que el usuario internauta ъnicamente centrarб su atenciуn en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Asн se recoge entre otros en Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI Nє D2005-0023, Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI Nє D2004-0721, ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI Nє D2001-1425 y Myrurgia, S.A. v. Javier Ivбn Madroсo, Caso OMPI Nє D2001-0562.

Por tanto, el ъnico vocablo que constituye ambos nombres de dominio es absolutamente idйntico a las marcas titularizadas por la Demandante.

El Experto entiende, en consecuencia, cumplido el requisito contenido en el pбrrafo 4.a) i) de la Polнtica.

6.2.2. Derechos o intereses legнtimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no es posible conocer su versiуn o intereses legнtimos para la adopciуn de los nombres de dominio <cocihogar.com> y <cocihogar.net> y ello da a entender, ademбs, que carece de argumentos para demostrar tal interйs o derecho.

Sin embargo este Experto ha examinado los diferentes indicios a travйs de los cuales se podrнa determinar la existencia de tal interйs o derecho, atendiendo a lo establecido en el pбrrafo 4.c) de la Polнtica y verifica que los antecedentes no acreditan que:

- el Demandado haya utilizado los nombres de dominio o efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, dado que durante de la vigencia de la titularidad que ostenta se ha podido constatar que no ha realizado una oferta de productos o servicios a travйs de los correspondientes nombres de dominio. Es mбs, el Experto ha visualizado la pбgina a la que se accede a travйs de los mencionados nombres de dominio y ha comprobado que se ha eliminado el dibujo y fotografнa que antes aparecнan (segъn ha acreditado la Demandante) y que lo que se refleja actualmente es el nombre de una persona fнsica, Fernando Cueva Hidalgo, que aparentemente debe estar tras la sociedad WAX HOME titular de los nombres de dominio, pues segъn se advierte en la pбgina es la persona que ha registrado dichos dominios, aunque no figure como titular de los mismos. Figura tambiйn la direcciуn <wadhoo.com> como referencia que se encuentra el internauta al consultar esta pбgina. Al no contener la pбgina mas que la mencionada informaciуn, no se puede entender este uso, con el “ser utilizado” que exige la Polнtica.

- se conozca al Demandado corrientemente por alguno de los nombres de dominio que ha registrado, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios con la misma denominaciуn. Como se ha acreditado en la Demanda, las ъnicas referencias que hay del Demandado es esa direcciуn <wadhoo.com> y ahora, el nombre de la persona fнsica antes indicada que debe estar relacionado con la empresa Wax Home.

- haya hecho un uso legнtimo y leal, o no concurrencial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar al consumidor de manera equнvoca. Por el contrario, ha quedado acreditado que el uso que se ha venido desempeсando de la pбgina es desleal, en tanto que no permite su uso al legнtimo titular de la marca y desvнa a las personas interesadas en conocer los productos relacionados con la marca COCIHOGAR (referentes a mobiliario de cocina) a una pбgina cuyo contenido lo comprendнan sendas fotografнas de cierto contenido erуtico, que vienen a desprestigiar el buen nombre de la marca de productos o servicios a la cual se vincula la denominaciуn COCIHOGAR. Por otra parte, el actual contenido de esta pбgina en el que tan sуlo se menciona a una persona fнsica y se incluye la referencia de la direcciуn <wadhoo.com> como una llamada al navegante para que la consulte, tampoco significa uso legнtimo. En definitiva, lo que se deriva del contenido de la pбgina del Demandado es una voluntad de confundir al internauta y potencial consumidor que visita la pбgina para encontrar una oferta de productos o servicios relacionados con la marca de la Demandante, al encontrarse con una pбgina cuyo nulo contenido le crea un gran desconcierto y le invita a consultar la pбgina <wadhoo.com> que pertenece al Demandado.

Por todo lo expuesto el experto entiende que queda cumplido el requisito contenido en el pбrrafo 4.a)ii) de la Polнtica.

6.2.3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha probado contar con un grupo de registros marcarios que reivindican la titularidad de la marca COCIHOGAR, cuya primera solicitud se realizу con anterioridad al registro por el Demandado de los nombres de dominio <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.

La existencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio, normalmente, exige la prueba del conocimiento por el Demandado sobre la existencia de la marca del Demandante. Esa prueba no existe directamente en las alegaciones y documentos aportados en la Demanda. Sin embargo, el Experto entiende que para determinar si el registro de un dominio se ha hecho de mala fe, esa falta de prueba de conocimiento, puede suplirse con otras circunstancias que permitan llevar al convencimiento de si tal mala fe existe o no.

Asн, parece evidente que la elecciуn del nombre “COCIHOGAR” por el Demandado no puede considerarse casual, pues consiste en una denominaciуn de fantasнa, producto de la contracciуn de los tйrminos “cocina” y hogar”; actividad muy distante de la que desarrolla el Demandado y que, sin embargo, es el objeto social de la Demandante, cuya denominaciуn ha protegido como marca, mucho antes de los dominios controvertidos.

En efecto, el Demandado se dedica a proporcionar pбginas Web a empresas para que ofrezcan sus servicios o se publiciten a travйs de la red, y йste parece ser a priori su ъnico propуsito al registrar los dominios <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.

Por ello, con su registro el Demandado no parece tener otro interйs y finalidad que atraer, en beneficio propio, posibles interesados en adquirir sus servicios de alojamiento de pбginas Web o publicidad a travйs de la red, imposibilitando el uso y registro de estos dominios al legнtimo titular de la marca COCIHOGAR.

Como prueba de ello, de los documentos aportados en la Demanda resulta que el Demandado no parece tener relaciуn alguna con Cocihogar. De la informaciуn contenida en la base de datos WHOIS relativa al dominio controvertido, no se desprende ningъn vнnculo del Demandado con la Demandante o sus marcas, ni circunstancia alguna que permita inferir la buena fe en la adopciуn de dicho nombre de dominio, ni la existencia de derechos o intereses legнtimos a favor del Demandado, respecto de los mencionados nombres de dominio. Y tampoco йste ha mostrado interйs en probar su supuesto derecho, lo que podrнa haber realizado sin dificultad, contestando la Demanda.

El Experto considera que estas circunstancias son suficientes para concluir que el registro de los dominios <cocihogar.com> y <cocihogar.net> ha sido efectuado de mala fe.

En cuanto a si el uso de los mencionados nombres de dominio ha sido realizado de mala fe, hemos de remitirnos a que la Demandante ha probado y el Experto ha verificado, que el Demandado, desde que ostenta la titularidad de los referidos dominios, no ha realizado ningъn uso directo de los mismos, mediante una oferta de productos o servicios a travйs de una pбgina Web a la que se acceda con estos nombres de dominio. Por el contrario, el primer contenido de las pбginas Web identificadas por los nombres de dominio controvertidos, es totalmente vejatorio para el nombre “COCIHOGAR” y actualmente tan sуlo constan los datos identificativos y de localizaciуn del Demandado y una referencia una Web relacionada con йl, como es “wadhoo.com”. Ello hace inevitable llegar a la conclusiуn de que el Demandado realiza una tenencia pasiva de ambos nombres de dominio con el ъnico fin de obstaculizar el acceso de la Demandante a estos dominios y aprovecharse, en beneficio propio, de las consultas que puedan hacer los navegantes creyendo que van a encontrar informaciуn sobre los productos o actividades de la Demandante. En lugar de ello, de lo que son informados es de la Web corporativa “wadhoo.com” y del nombre de quien ahora afirma ser el que ha registrado el dominio, lo que provocarб, en muchos casos, la consulta a esa Web y la captaciуn fraudulenta de clientes, a costa del nombre de la Demandante.

Ademбs, la tenencia pasiva, en doctrina consagrada en numerosas decisiones emanadas tambiйn del Centro de Arbitraje, constituye causa justificada de mala fe, tanto en el registro como en el uso de los dominios en cuestiуn (Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI Nє D2000-1402, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє D2000-0239, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Frank Koh, Caso OMPI Nє D2003-0559, entre otras). En todas ellas se establece la exigencia de analizar el caso concreto.

En este caso, tras el examen realizado, el Experto considera que hay suficientes indicios para concluir que la tenencia pasiva equivale a un supuesto de registro y uso de mala fe, al que hay que aсadir las demбs circunstancias ya expuestas.

Por otra parte, ha de tenerse en consideraciуn que la legislaciуn espaсola de marcas, de 7 de diciembre de 2001, concede al titular de una marca el derecho exclusivo -entre otros- de utilizar el signo en redes telemбticas y, en especial, como nombre de dominio, como prescribe el artнculo 34.3.e).

Igualmente, la Ley espaсola de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. No se juzga una intencionalidad en la buena o mala fe sino un estбndar de conducta que debe ser observado por todos los que concurren en el mercado. La citada Ley sanciona como “actos de confusiуn” aquella conducta que resulte idуnea para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos (artнculo 6) y como “explotaciуn de la reputaciуn ajena”, el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, siendo, particularmente ilнcito, el empleo de signos distintivos ajenos (artнculo 12).

En este caso, el Demandado ha registrado como nombre de dominio, una denominaciуn idйntica a las marcas anteriores de la Demandante, lo que constituye una violaciуn de su derecho exclusivo. Ademбs, con esta conducta no ha observado la lealtad que debe presidir la concurrencia en el mercado y se ha aprovechado en beneficio propio del atractivo que puede tener para el internauta la consulta de una Web que consiste en la marca registrada por la Demandante, creando un total desconcierto en quien la consulta y un desprestigio para la reputaciуn de la Demandante.

El Experto, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido en el pбrrafo 4.a.iii) de la Polнtica tambiйn concurre en el presente supuesto.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <cocihogar.com> y <cocihogar.net> sean transferidos al Demandante.

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Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico

Fecha: 14 de junio de 2006