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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.

Caso N D2006-1277

 

1. Las Partes

La Demandante es Millennium & Copthorne International Limited con domicilio en Singapur, representada por Clifford Chance, LLP, Espaa.

La Demandada es Allium Hotels S.L. con domicilio en Barcelona, Espaa, representada por Ramn Gallardo Hermida, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <hotelmillennium.com> y <hotelmillenni.com>. El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.

 

3. Iter Procedimental

La demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de 2006. El 4 de octubre de 2006 el Centro envi a Tucows, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin. El 5 de octubre de 2006 Tucows envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin. Dado que el acuerdo de registro est en ingls y la demanda se present en castellano, el 11 de octubre de 2006 el Centro le requiri a la Demandante que modificara la demanda, o solicitara al Panel que el idioma del procedimiento sea el castellano, expresando sus motivos. El 25 de octubre de 2006 la Demandante present nuevamente su demanda, solicitando formalmente que el idioma del procedimiento sea el castellano. El Centro verific que la nueva demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25deoctubre de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij para el 14 de noviembre de 2006. El Escrito de Contestacin a la demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2006.

El Centro nombr a Roberto Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 27 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante fund su pedido en cuanto al idioma del procedimiento en que la Demandada es una sociedad de nacionalidad espaola, inscripta en el registro mercantil de Barcelona y domiciliada en esa ciudad, que est en castellano la pgina web bajo los nombres de dominio en disputa, y que las intimaciones hechas por la Demandante a la Demandada se hicieron en castellano. Como la Demandada contest la demanda en castellano, considera el Experto que hay un acuerdo de hecho al respecto. Por tanto, el Experto decide que el procedimiento contine en castellano (Prrafo 11(a) del Reglamento).

En fecha 6 de diciembre de 2006 el Experto emiti la Orden de Procedimiento No. 1, solicitando informacin adicional a la Demandada. El Centro comunic la Orden a las Partes el mismo da. Con fecha 11 de diciembre de 2006 la Demandada envi un email al Centro, con copia a la Demandante, adjuntando su respuesta a la Orden No. 1. Con fecha 13 de diciembre de 2006 la Demandante remiti un email al Centro, con copia a la Demandada, adjuntando sus observaciones sobre las respuestas de la Demandada. El 11 de diciembre de 2006 por Orden de procedimiento No. 2 se dispuso ampliar en siete das el plazo de que dispone el Experto para remitir su decisin al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

El Experto considera verdaderos los siguientes hechos y circunstancias por estar probados, o no estar controvertidos, o haber sido constatados directamente por el Experto en uso de sus atribuciones reglamentarias:

4.1 La Demandante integra el grupo MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC, una cadena internacional conocida en la industria hotelera. La cadena cuenta con 103 hoteles en 18 pases de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Asia, Oriente Medio, Norte de frica y Norteamrica.

4.2 La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias (en adelante las “marcas MILLENNIUM”):

(a)MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS (denominativa), nmero 312.140, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24deseptiembrede 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.

(b)MILLENNIUM (denominativa), nmero 310.623, solicitada el 31dejulio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.

(c)MILLENNIUM CLUB (marca denominativa), nmero 310.649, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.

4.3 El 19 de septiembre de 2000 la Demandada registr el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.

4.4 El 18 de julio de 2001 la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. solicit ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (“OEPM”) el registro de la marca mixta HOTEL MIL.LENNI, para distinguir servicios de hoteles etc., de la clase internacional 42. La Demandante formul oposicin fundndose en las marcas MILLENNIUM.

4.5 El 20 de mayo de 2002 la OEPM deneg la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI (ver 4.4.) por entender que “es incompatible con las marcas opositoras... por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusin/asociacin entre ellas”.

4.6 El 28 de mayo de 2002 la Demandada registr el nombre de dominio <hotelmillenni.com>.

4.7 El 5 de marzo de 2003 se dict resolucin desestimando el recurso de alzada interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors S.L. contra la resolucin indicada en 4.5.

4.8 El 23 de octubre de 2003 la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Oct LLC. dict sentencia de aquiescencia de un acuerdo entre la Demandante y la cadena hotelera Best Western International, Inc. Por ese acuerdo se le prohibi a Best Western en forma permanente que acepte o incluya entre los miembros de su cadena a un hotel que incorpore la marca “Millennium”, o que a sabiendas incluya entre sus miembros a cualquier hotel que incorpore cualquier marca confundiblemente similar a la marca Millennium, y se le orden que elimine toda referencia a “Millennium” o “Millenni” del sitio web de Best Western, que instruya a otros sitios web y sitios de reserva hotelera que eliminen toda referencia a “Millennium” y “Millenni” de la porcin de sus sistemas que se refiera a Best Western, y que requiera a su licenciataria Best Western de Espaa eliminar todas las referencias a “Millennium”, “Millenni”, “Mil.Lennium” y “Mil.Lenni” de su sitio web y sistema de reservas a ms tardar el 1ro. de enero de 2004.

4.9 El 17 de noviembre de 2004 la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dict sentencia en un juicio promovido por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L., confirmando la sentencia de primera instancia por la cual se haba ordenado a Mil.Lenium Hotel Inversors cesar en el uso de la denominacin MILLENIUM para el hotel sito en Ronda de St. Pau nmero 14, Barcelona, prohibindole promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio <hotel-millenium.com1> 1 por infringir los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Adems, conden a Mil.Lenium Hotel Inversors a pagar daos y perjuicios, y las costas de primera y segunda instancia. Esa sentencia est firme.

4.10 El 5 de enero de 2006 la Demandante requiri a la Demandada mediante Burofax que se abstuviera inmediatamente de utilizar el dominio <hotelmillennium.com> para promocionar y distinguir servicios hoteleros o productos o servicios de las clases 35 y 42, que renunciara inmediatamente al nombre de dominio, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar cualquier tipo de confusin entre los servicios prestados por ambas entidades. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.

4.11 En algn momento despus de recibir el requerimiento mencionado en 4.10., la Demandada dej inactiva la pgina web a la que diriga el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.

4.12 El 10 de marzo de 2006 la Demandante reiter el requerimiento indicado en 4.10. supra, exigiendo adems la transferencia gratuita del nombre de dominio <hotelmillennium.com>. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.

4.13 El 9 de junio de 2006 la Sala de lo contencioso-administrativo, Seccin Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Catalua desestim el recurso administrativo interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors contra la resolucin de la OEPM indicada en 4.7 (ver tambin 4.5).

4.14 El 31 de julio de 2006 la Demandante requiri por Burofax a la Demandada que en forma inmediata se abstuviera de utilizar el nombre de dominio <hotelmillenni.com> para promover y distinguir los servicios hoteleros que la Demandada presta en Barcelona, o cualquier producto o servicio de las clases 35 y 43 de la actual clasificacin internacional, que renunciara al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, que cediera gratuitamente su titularidad a la Demandante, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar la confusin entre los servicios prestados por la Demandante y la Demandada. No consta respuesta alguna a ese requerimiento

4.15 Mediante una visita a los URLs correspondientes, el Experto constat que actualmente no existe una pgina web activa bajo el nombre de dominio <hotelmillennium.com>, y que en cambio s est activo el sitio web www.hotelmillenni.com de la Demandada, en el que se ofrecen los servicios del Hotel Millenni u Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, integrante de la cadena hotelera Apsis.

5. Alegaciones de las Partes

Resumidamente, las partes alegan lo siguiente:

A. Demandante

- Los nombres de dominio en disputa incorporan las marcas MILLENNIUM de la Demandante. Hay riesgo de confusin y asociacin con dichas marcas porque esos nombres de dominio recogen la palabra “hotel”, que describe los servicios que prestan Demandante y Demandada. La inversin del orden de las palabras “hotel” y “millennium” no disminuye el riesgo de confusin y asociacin con las marcas MILLENNIUM. Existe un vnculo societario y familiar entre Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. y Allium Hotels, S.L. ya que las mismas personas han ostentado y siguen ostentando cargos de responsabilidad en una y otra sociedad.

- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, el mero hecho que la terminacin “-um” de las Marcas MILLENNIUM haya sido suprimida no impide que pueda identificarse con ellas y los servicios a los que ellas se dirigen. Hay patente semejanza fontica, grfica y conceptual, lo que determina la concurrencia de riesgo de asociacin del origen empresarial y de confusin en los usuarios.

- Allium Hotels carece de derecho e inters legtimo respecto a los nombres de dominio en disputa, y no dispone de ningn tipo de autorizacin o licencia de la Demandante para el uso de dichas marcas. Todo uso que la Demandada pueda hacer de dichos nombres de dominio es de mala fe.

- Los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. La Demandante solicit las marcas MILLENNIUM en 1996 y registr los nombres de dominio <millenniumhotels.com> y <millenniumhotel.com> el 29 de enero de 1999 y 14 de septiembre de 1999, respectivamente. Debe presumirse que la Demandada, que opera en el mismo sector - hotelero - que la Demandante, tena conocimiento de la existencia y notoriedad de dichas marcas cuando registr los nombres de dominio en disputa. Cuando la Demandada solicit el registro del segundo de los dominios, ya tena conocimiento de la demanda interpuesta por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors por infraccin de las marcas MILLENNIUM.

- Dado el prestigio de la cadena MILLENNIUM y la notoriedad de las marcas MILLENNIUM, la Demandada intent aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputacin y prestigio de la Demandante. A travs de ambos nombres de dominio la Demandada publicit sus propios servicios hoteleros, y los sigue publicitando en la actualidad a travs del sitio web www.hotelmillenni.com.

- Allium Hotels ha sacado a relucir su mala fe en el uso del nombre de dominio <hotelmillennium.com>, al querer mantener y seguir ejercitando el uso pasivo y la titularidad de un nombre de dominio que no est legitimada a utilizar, por constituir una infraccin de los derechos de marca de la Demandante.

- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, la Demandada no ha contestado el requerimiento de fecha 31 de julio de 2006, lo que pone de manifiesto su la mala fe. A la luz de los precedentes judiciales dictados en relacin con nombres de dominio y marcas muy similares, la Demandada sabe que no puede usar los nombres de dominio aqu en disputa.

B. Demandado

- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillennium.com>, la Demandada no objeta que es idntico a las marcas de la Demandante, ni que origina confusin con ellas. El procedimiento ante el Juzgado de Primera instancia Nmero 36 y luego en la Audiencia Provincial de Barcelona lo promovi la Demandante contra la entidad MILLENIUM HOTEL INVERSORS, S.L., y no contra ALLIUM HOTELS, S.L. La mercantil ALLIUM HOTELS, S.L. es una empresa distinta de MILLENIUM HOTEL INVERSORS, S.L. De todos modos, la Demandada no puede cuestionar resoluciones firmes que debe respetar, y respeta.

- ALLIUM HOTELS, S.L. ostenta derechos e intereses legtimos respecto del nombre de dominio <hotelmillennium.com>, puesto que lo registr. Con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la adversa, la Demandada utilizaba el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de servicios. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio y ha hecho un uso de ste legtimo y leal.

- La Demandada agrega textualmente lo siguiente: “Sin embargo, en relacin con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, nmero 36 de los de Barcelona decret en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”2 2.

- El nombre de dominio <hotelmillennium.com> no se utiliza de mala fe. La Demandada, tras recibir el requerimiento remitido por la actora en fecha 5 de enero de 2006, dej inactiva la pagina web a la que diriga el nombre de dominio litigioso. No tiene ninguna intencin de volver a utilizarlo en un futuro para publicitar sus servicios, y no tiene ningn inconveniente en transferirlo a la Demandante. De este modo ces en el uso del nombre de dominio, cumpliendo con el requerimiento efectuado por la Demandante.

- La Demandada renuncia al nombre de dominio <hotelmillennium.com>. No ha procedido a cederlo gratuitamente a la Demandante porque tcnicamente no puede hacerlo. Por ello, la Demandada no ha actuado en momento alguno con mala fe.

- El nombre de dominio <hotelmillenni.com> no crea confusin con respecto a las marcas de la Demandante. No incorpora en su totalidad ninguna de ellas, pues se trata de designaciones distintas. El servicio prestado por la Demandada no puede confundirse con el de la Demandante dado que este ltimo es de una imagen y calidad diferente, y se encuentra ubicado fuera del territorio espaol. En el momento de iniciarse los hechos, la Demandada perteneca a la cadena BEST WESTERN y actualmente, a la cadena APSIS HOTEL, ambas cadenas de prestigio, y distintas a la que pertenece la Demandante, que le ofrecen ventajas y beneficios propios de su pertenencia a ella y que presta un servicio distinto al de la Demandante. La Demandante no tiene ningn establecimiento en Espaa ni consta que lo vaya a tener en un futuro.

- MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED reconoci ante un Tribunal de Justicia la inexistencia de confusin por parte de los consumidores. En los procedimientos judiciales instados por la actora contra la mercantil HOTEL INVERSORS, S.L., que no ALLIUM HOTELS, S.L., nica y exclusivamente se ha peticionado el cese en el uso de la denominacin MILLENIUM. La adversa se ha interesado siempre en que no se utilice la marca MILLENIUM, que no la denominacin MILLENNI, y admite tcitamente que la denominacin MILLENNI no le afecta, pues de otro modo no puede entenderse que en su da no peticionara judicialmente tambin el cese en el uso de dicha denominacin.

- La Demandada tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio en su condicin de empresa registrante del mismo. Con anterioridad a la presente controversia, esta parte viene utilizando el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de servicios, tal y como se desprende del documento No. 16 acompaado a la demanda. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido y ha hecho un uso de ste legtimo y leal.

- La Demandada jams tuvo la intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de servicios de la adversa, pues no le hace falta. ALLIUM HOTELS, S.L. perteneca a la cadena BEST WESTERN, cadena de prestigio, que le ofreca las ventajas y los beneficios propios de su pertenencia a ella, y ahora pertenece a la cadena APSIS HOTEL.

- El nombre de dominio <hotelmillenni.com> no se utiliza de mala fe, ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. La Demandada y MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED no compiten entre s, por lo que resulta absurdo afirmar que ALLIUM HOTELS, S.L. ha actuado de mala fe.

- Sorprende que la Demandante afirme que hubo mala fe en la actuacin de la Demandada, cuando la propia MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED suscribi con la entidad BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC, cadena a la que perteneci la Demandada, un acuerdo de no-agresin mutua que se recoge en la sentencia de aquiescencia dictada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva Cork, de fecha 23 de octubre de 2003, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Host LLC. Ntese que dicho acuerdo se firm en el ao 2003, con posterioridad al registro, por parte de la Demandada, del nombre de dominio litigioso. En consecuencia, con dicho acuerdo se respetaba tcitamente el uso por la Demandada del nombre de dominio <hotelmillenni.com>.

6. Debate y conclusiones

6.1. Nombre de dominio <hotelmillenium.com>

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La Demandante afirma que el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas comunitarias MILLENNIUM, y la Demandada admite que es idntico a ellas. El Experto concluye que el primer elemento de la Poltica est probado.

B. Derechos o intereses legtimos

La Demandante alega que la Demandada no tiene ni derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio, y que carece de autorizacin o licencia de la Demandante para utilizarlo. Toca a la Demandada, entonces, alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, punto 2.1, en “http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.

La Demandada afirma que ostenta derechos e intereses legtimos respecto del nombre de dominio <hotelmillennium.com> puesto que lo registr. El Experto considera que ese argumento no es vlido. De aceptarse, cualquier demandado en un procedimiento UDRP tendra automticamente derechos o intereses legtimos sobre un nombre de dominio por el mero hecho del registro, lo que es absurdo. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI ND2005-1139 , citando a Christie's Inc. v. Nicholas Stirpe, Caso OMPI No.D2001-0044, (“El simple registro nicamente no puede constituir tales derechos”).

Asimismo, la Demandada alega que, con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la Demandante, utilizaba el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, la Demandada no ha negado que conociera la existencia de la cadena al momento de registrar el dominio.

Asimismo, la Demandada alega que ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio. Sin embargo, la denominacin social ALLIUM HOTELS no coincide con el nombre de dominio <hotelmillennium.com>. Por otra parte, ms adelante la Demandada alega que es conocida corrientemente por el nombre de dominio <hotelmillenni.com>. Ver 6.2.B.

De todos modos, la propia Demandada afirma textualmente: “Sin embargo, en relacin con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, nmero 36 de los de Barcelona decret en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”. El Experto considera que si la Demandada admite esa prevalencia de la marca de la Demandante, no puede alegar derechos o intereses legtimos al nombre de dominio en cuestin. Adems, la Demandada declara que renuncia al nombre de dominio <hotelmillennium.com>, y que lo hubiera cedido gratuitamente a la Demandante de haber podido hacerlo tcnicamente. Como no puede presumirse la gratuidad de los actos de una mercantil, en opinin de este Experto, un propsito de renuncia no resulta demasiado creble. La Demandada tampoco explica claramente qu razones tcnicas le impidieron ceder el nombre de dominio a la Demandante, si realmente estaba dispuesta a hacerlo.

Por todo ello, el Experto opina que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante alega que Allium Hotels opera en el mismo campo de negocios que la Demandante, y que tena conocimiento de la existencia y notoriedad de las marcas MILLENNIUM cuando registr el nombre de dominio en disputa. La Demandada afirma que no lo registr ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. Agrega que la Demandante y ella no compiten entre s, por lo que resulta absurdo afirmar que ha actuado de mala fe.

La Audiencia Provincial de Barcelona declar que promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio <hotel-millenium.com> (con guin y una sola “n”) infringe los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Ver 4.9. supra. Es de notar que la Demandada en su contestacin de demanda ni siquiera menciona por qu motivo registr el nombre de dominio <hotelmillennium.com>. De all, este Experto puede concluir que el registro del nombre de dominio, casi idntico a la marca de la Demandante, con toda probabilidad fue realizado para atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de un servicio que figure en su sitio Web, en los trminos de la Poltica, prrafo 4(b)(iv). Como mnimo, esa posibilidad debe haber sido tenida en cuenta por la Demandada desde el momento del registro. Ntese que la Poltica no exige que la confusin efectivamente se produzca, sino que es suficiente con crear esa posibilidad.

El hecho que despus del requerimiento de la Demandante la Demandada haya eliminado todo contenido del sitio web inclina a creer que se trata de un reconocimiento implcito de que el uso activo del nombre de dominio era de mala fe.

Por otra parte, la actual ausencia de contenido en el sitio web, no cambia el hecho que existi uso de mala fe, ya que una vez usado de mala fe el nombre de dominio, queda satisfecho el prrafo 4(b)(iv) de la Poltica. Ver Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Martn, Caso OMPI N D2000-1679 (“La interrupcin actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilizacin de mala fe en el sentido de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Poltica exigiendo que la utilizacin de mala fe contine despus que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldra a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resolucin desfavorable, el fcil expediente de interrumpir o eliminar toda publicacin de contenidos en el sitio web, dejndolo inactivo a todo efecto prctico. Eso debe descartarse por absurdo.” )

El Experto considera probado que el nombre de dominio se registr y se usa de mala fe.

6.2. Nombre de dominio <hotelmillenni.com>

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Contrariamente a lo que sostiene la Demandada, para determinar si se ha cumplido con el primer requisito de la Poltica, es insustancial si coinciden o no la imagen, calidad o localizacin de los servicios respectivamente prestados por Demandante y Demandada. Hay consenso entre los panelistas de la OMPI en que para determinar si se ha reunido el primer elemento de la Poltica simplemente hay que comparar la marca con el nombre de dominio. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/#12 .

La Demandada sostiene que el nombre de dominio <hotelmillenni.com> no crea confusin con respecto a las marcas de la Demandante, y que no incorpora en su totalidad ninguna de ellas. Sin embargo, descartado el gTLD “.com”, las diferencias no son significativas. En el nombre de dominio faltan la partcula final “um” y la palabra “resorts”, presentes en la marca MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS. La falta de la partcula “um” no es significativa, dado que en comparacin con “millenium”, la palabra“millenni” tambin contiene tres slabas, las dos primeras idnticas, y la tercera, muy parecida. La palabra “hotel” figura tanto en la marca como en el nombre de dominio, siendo indiferente el orden de los trminos. No parece significativa la ausencia de la palabra “resorts” en el nombre de dominio; tanto “hotel” como “resort” son establecimientos o lugares donde se proporcionan servicios de alojamiento por un precio. A pesar de que - como se ver ms adelante - la cuestin del idioma en que estn escritas las palabras “millennium” y “millenni” tiene su importancia cuando se considera la cuestin de la mala fe, en la simple comparacin que debe efectuarse para establecer el primer elemento de la Poltica, “millenni” en cataln y “millennium” en ingls (o latn) significan lo mismo.

De todo esto el Experto concluye que el nombre de dominio <hotelmillenni.com> es confundiblemente similar a la marca sobre la que tiene derechos la Demandante.

B. Derechos o intereses legtimos

Frente a la alegacin de la Demandante, de que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, la Demandada afirma que, con anterioridad a la presente controversia, viene utilizando el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de servicios. Cita como prueba el documento nmero 16 anexo a la demanda, una impresin de la pgina web existente en http://www.hotelmillenni.com, sitio web de la Demandada, obtenida e impresa el 26deseptiembre de 2006. All se ofrecen los servicios hoteleros del Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Saint Pau, 14, Barcelona, y figura que el hotel integra la cadena de hoteles Apsis.

De este modo la Demandada aludi al prrafo 4(c)(i) de la Poltica (“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios”), aunque sin dar mayores precisiones. Por tanto, el Experto dict la Orden de procedimiento No. 1, pidiendo a la Demandada que indicara con la mayor precisin posible: a) la fecha exacta de comienzo de la utilizacin del nombre de dominio <hotelmillenni.com> o de un nombre correspondiente a dicho nombre de dominio, en relacin con una oferta de buena fe de servicios; b) la modalidad de la utilizacin; c) si lo que utiliz es el nombre de dominio citado o un nombre correspondiente al mismo, y en el segundo caso, cul, y d) una descripcin de la oferta de servicio, explicando por qu la misma debe considerarse de buena fe.

La Demandada respondi a la Orden declarando que el 28 de Mayo de 2002 es la fecha de comienzo de la utilizacin del nombre de dominio <hotelmillenni.com> en relacin con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, como bien observ la Demandante, la Demandada no aport prueba alguna de que ese nombre de dominio se comenzara a usar en esa fecha. Considera el Experto que la Demandada tampoco present prueba de la fecha en que su hotel comenz a denominarse “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”. Por su parte, la Demandante manifiesta que si bien desconoce la fecha exacta en la que tuvo lugar el paso del hotel de la cadena Best Western a la cadena Apsis, este cambio se realiz con toda probabilidad con posterioridad a la firma del acuerdo mencionado en 4.8. supra, dado que la cadena hotelera APSIS HOTELS se cre en 2003.

Por cierto, el prrafo 4(c)(i) de la Poltica no exige que el uso bona fide se remonte a la fecha de registro. Puede ser posterior al registro, con tal que sea anterior a la recepcin de cualquier aviso de la controversia. Por eso cabe preguntarse desde cundo hay una controversia entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio <hotelmillenni.com>, y cundo recibi aviso la Demandada de una controversia. La mayora de los expertos hacen coincidir ese aviso con la recepcin de la demanda en el procedimiento UDRP. As por ejemplo, en Televisa V. Retevision Interactiva S.A., Caso OMPI No. D2000-0264, la demandada haba registrado un nombre como designacin societaria y como nombre de una de sus subsidiarias, y numerosas marcas con ese nombre antes de la notificacin de la demanda. Adems, el conocimiento de la controversia debe ser posterior al registro de la marca por parte del demandante. Ver Phone-N-Phone Services (Bermuda) Ltd. v. Shlomi (Salomon) Levi, Caso OMPI No. D2000-0040 (la controversia no puede haber existido antes de que por lo menos hayan comenzado a emerger derechos de la marca).

Este Experto opina que el significado de los trminos “controversia” (“dispute”) y “noticia” (“notice”) en la Poltica sugiere que la noticia relevante a los fines del prrafo 4(b)(i) puede recibirse antes de la notificacin de la demanda en el procedimiento UDRP, puesto que del prrafo 4 de la Poltica se desprende que una disputa o controversia es anterior al procedimiento UDRP y que “disputa” no es igual a “procedimiento” o a “la accin que toma el demandante para iniciar los procedimientos”. Ver Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises, and J. D. Sallen Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0461.

En el presente caso parece claro que cuando la Demandada registr el nombre de dominio ya exista una controversia entre la aqu Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors, en la que se opusieron las marcas comunitarias de la Demandante a una solicitud de marca prcticamente idntica al nombre de dominio en disputa. Como se ve en 4.5. supra, el 20 de mayo de 2002 la OEPM haba denegado la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI presentada por la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors S.L., por entender que “es incompatible con las marcas opositoras [...] por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusin/asociacin entre ellas”. Sin embargo, como afirma la Demandada, la controversia no era con ella, sino con Mil.Lenium Hotel Inversors.

No escapa al Experto que la Demandada registr el nombre de dominio <hotelmillenni.com> el 28demayode2002 , es decir apenas ocho das despus de la denegatoria mencionada (ver 4.6 supra). No se puede descartar que cuando registr el nombre de dominio la Demandada pudiera estar en conocimiento que exista la mencionada controversia. En particular no puede excluirse que haya existido algn tipo de comunicacin o entendimiento entre la Demandada y la mercantil Mil.Lenium teniendo en cuenta que la direccin del hotel en cuestin es Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, la misma en que la sociedad Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene su sede social. Ver Anexo 7 y Documento 1 del Anexo 11 al escrito de demanda. Otro posible nexo entre las mercantiles, segn surge de la prueba anexa a la demanda, es que la Sra. Gracia Lpez Gerard, integrante del rgano de administracin de la Demandada Allium Hotels, S.L., es o ha sido consejero y secretario de Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L.

De todos modos, an si la Demandada hubiera tenido noticia de la mencionada controversia al registrar el nombre de dominio, no est probado que la mencionada disputa entre la Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors involucre tambin a la Demandada, o que esta sea un alter ego de Mil.Lenium, o que Mil.Lenium lo sea de la Demandada. El Experto no puede ignorar que en este procedimiento la Demandada sostuvo expresamente que ambas mercantiles son personas jurdicas distintas entre s. En otros trminos, el Experto no puede, sin ms, levantar el velo societario. Ver Caesars Entertainment, Inc. f/k/a Park Place Entertainment Corporation v.AdDreamer Inc., Caso OMPI No. D2005-0293 (“[S]uch issues as piercing corporate veils or finding an individual or other entity liable in the stead of a named party are simply not matters that need to be made in the context of UDRP proceedings”)3.3

A la pregunta del Experto sobre la oferta de servicios para la que se utiliz el nombre de dominio, y por qu la misma debera considerarse de buena fe, la Demandada respondi que se trata de los servicios propios de una cadena hotelera de prestigio, sin la intencin de desviar a los consumidores de manera inequvoca o de empaar el buen nombre de la adversa. Agreg que ofrece sus servicios de buena fe porque no pretende aprovecharse ni de los clientes de la adversa ni de sus marcas o reputacin, pues la adversa no tiene abierto en Espaa ningn establecimiento hotelero, ni intencin de abrirlo.

Es verdad que, como observa la Demandante, la Demandada no ha mencionado en este contexto la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que estableci que existe un riesgo de asociacin del origen empresarial y de confusin en los usuarios entre las Marcas MILLENNIUM de la Demandante y los trminos “hotel millenni”. Sin embargo, al considerar la mala fe a los fines de la Poltica, adems del riesgo de asociacin, debe considerarse la intencin de aprovecharlo. Esa intencin de la Demandada no ha sido probada. Ver punto “C” infra.

La Demandada tambin alega que “[a]simismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, y que ha hecho un uso de ste legtimo y leal.” De tal modo, la Demandada invoca el prrafo 4(c)(ii) de la Poltica (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”).

Es evidente que la denominacin de la mercantil Allium Hotels no coincide con el nombre de dominio. En la orden de procedimiento No. 1 el Experto tambin pidi a la Demandada que ampliara la informacin suministrada, preguntndole: e) Desde qu fecha la Demandada es conocida corrientemente por el nombre de dominio hotelmillenni.com o un nombre a l correspondiente, f) Desde qu fecha ha hecho un uso del nombre de dominio <hotelmillenni.com>, g) La modalidad de la utilizacin, y h) Por qu el uso indicado en “f)” y “g)” debe considerarse legtimo y leal.

La Demandada contest que usa el nombre de dominio <hotelmillenni.com> desde el28de mayo de 2002, a lo que la Demandante observ que el cambio de denominacin de “Hotel Millennium” por “Hotel Millenni” es ms reciente y tiene como causa la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en fecha 17 de noviembre de 2004 (ver 4.9), y el cambio de cadena hotelera de BEST WESTERN a APSIS HOTELS.

Dada la discrepancia de las Partes en cuanto a la fecha de uso del nombre de dominio, y a si la Demandada ha sido corrientemente conocida por el nombre de dominio y, en su caso, desde qu fecha, en fecha 15 de diciembre de 2006 el Experto, en uso de sus atribuciones, visit el sitio de Internet Archive, que guarda “instantneas” de millones de pginas web. El Experto encontr que la versin ms antigua disponible del sitio web existente en http://www.hotelmillenni.com es de fecha 11 de julio de 2004, y est archivada en http://web.archive.org/web/20040711024159/http://www.hotelmillenni.com/.

El Experto pudo observar, de izquierda a derecha, un cuadro con el nombre MILLENNI y cuatro asteriscos impresos sobre otra imagen en gris del edificio, la imagen del mismo edificio de varios pisos en fotografa a color y, a continuacin, un cuadro con los datos de direccin, telfonos y correo electrnico del establecimiento HOTEL APSIS MILLENNI. La pgina contiene, adems, informacin y “links” internos sobre las instalaciones, servicios y reservas. De dicha pagina web surge que la Demandada exhibe pblicamente en Internet al “Hotel Millenni” y “Hotel Apsis Millenni”, publicitando y vendiendo servicios de hotelera que se prestan en Barcelona por lo menos desde julio de 2004.

Por cierto no est probado que la Demandada utilizara en la Red el nombre “Millenni” desde el 28 de mayo de 2002; adems, asiste razn a la Demandante en cuanto a que no es probable que la utilizacin haya comenzado antes de octubre de 2003, cuando se firm el acuerdo entre la aqu Demandante y la cadena Best Western Internacional. Ver 4.8. supra. Sin embargo, no puede descartarse que el uso haya comenzado antes de julio de 2004. El Internet Archive muestra que se archivaron pginas de fechas anteriores, aunque no estaban disponibles al momento de la consulta por el Experto.

El Experto concluye que el uso del nombre de dominio por la Demandada en relacin con una oferta bona fide de servicios hoteleros en Barcelona se remonta a por lo menos dos aos antes de la notificacin de la Demanda en el presente procedimiento, con lo que la Demandada est claramente comprendida dentro de la circunstancia de la Poltica, prrafo 4(c)(i). Puesto que el hotel integra la cadena Apsis desde por lo menos julio de 2004, el Experto tambin considera probado que la Demandada o el hotel eran “conocidos corrientemente” en los trminos de la Poltica, prrafo 4(c)(ii) (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”). Ver FUNDUS Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH v. Adlon Hotel, Caso OMPI No. D2001-0339 (rechazando la demanda del Hotel Adlon de Berlin, entre otros motivos, porque el demandado operaba normalmente una empresa hotelera denominada “Adlon Hotel” en San Jos, California, ubicada a miles de kilmetros de Berln, Alemania).

Por todo lo anterior, el Experto concluye que la Demandante no ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

C) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Aunque a esta altura no es estrictamente necesario examinar el tercer elemento de la Poltica, el Experto cree que tampoco se prob la mala fe de la Demandada en los trminos establecidos en la Poltica. No se ha alegado ni probado que la Demandada haya registrado el nombre de dominio con la finalidad principal de vendrselo a la Demandante o de lucrar indebidamente con la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio (Poltica, prrafo 4(b)(i)), ni con la finalidad de impedir que la Demandante refleje alguna de sus marcas en un nombre de dominio correspondiente (Poltica, prrafo 4(b)(ii)), ni fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (Poltica, prrafo 4(b)(iii)).

Alega la Demandante que la Demandada registr el nombre de dominio <hotelmillenni.com> en un intento de aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputacin y prestigio de los servicios hoteleros de la cadena hotelera de la Demandante.

No puede descartarse que la Demandada, al registrar el nombre de dominio, haya tenido conocimiento de la existencia previa de la Demandante y los servicios hoteleros que presta en otros pases. Sin embargo de all no se desprende necesariamente que al registrar o utilizar el nombre de dominio la Demandada haya “intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea” (Poltica, prrafo 4(b)(iv)).

Tanto el documento 16 anexo a la demanda como la mencionada pgina web guardada en Internet Archive, refieren exclusivamente al hotel cuatro estrellas “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”, y exhibe una descripcin de los servicios, indicando como correo electrnico <millenni@apsishotels.com>. En relacin con la fuente, patrocinio, afiliacin y promocin del sitio web, surge del texto y configuracin de la pgina que se trata de un hotel ubicado en Barcelona, que funciona realmente como tal, y que est afiliado a la cadena Apsis. Tanto la afiliacin comercial como la localizacin encuadran al hotel dentro de una cadena distinta de la Demandante. Por lo tanto, del uso probado del nombre de dominio el Experto no infiere que exista una intencin de aprovechamiento parasitario del prestigio de la cadena hotelera de la Demandante.

Finalmente, aunque a los fines de establecer el primer elemento de la Poltica el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas de la Demandante, lo cierto es que no es idntico a las mismas; adems, “millenni” es una palabra en cataln, la lengua del lugar en que opera efectivamente el hotel, y la Demandante no posee establecimiento hotelero alguno en Espaa.

En consecuencia, el Experto considera que tampoco se ha probado el tercer requisito de la Poltica.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <hotelmillennium.com> sea transferido a la Demandante.

En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, por no haberse probado que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio y que el mismo se ha registrado y se usa de mala fe, se desestima la demanda.

La presente decisin se adopta en el limitado marco de estos procedimientos, y de ninguna manera prejuzga sobre las determinaciones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes, en procedimientos en los que se ofrezca y produzca todo tipo de prueba admisible, y con amplio debate, en cuanto a los derechos que conforme a la legislacin aplicable puedan o no tener las Partes.


Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 18 de diciembre de 2006


1 1 Con guin intermedio y una sola “n”.

2 2 Se refiere a <hotelmillennium.com>.

3 3 Entre sus observaciones a las respuestas de la Demandada a la Orden No. 1, la Demandante aleg que Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene una participacin en el capital de la Demandada, adjuntando prueba documental. El Panel no considerar dicha alegacin y prueba porque excede manifiestamente lo requerido en la Orden, porque la Demandante poda haber acompaado dicha prueba a la Demanda, y porque otorgarle a esta altura del procedimiento un plazo la Demandada para que pueda ejercer su defensa al respecto prolongara excesivamente la duracin de este procedimiento, que ya sido extendida una vez.

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-1277.html

 

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