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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.

Caso N° D2005-1139

 

1. Las Partes

La Demandante es The Coca-Cola Company, Londres, Reino Unido de Gran Bretaсa e Irlanda del Norte representada por Elzaburu, Espaсa.

La Demandada es Netitalia, S.L., Espaсa, representada por el Bufete Almeida, Abogados Asociados, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cocacolo.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es BulkRegister.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 2 de noviembre de 2005. Ese mismo dнa el Centro enviу a BulkRegister.com, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 7 de noviembre de 2005 BulkRegister.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2005. De conformidad con el Pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de diciembre de 2005. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de diciembre de 2005.

El Centro nombrу a Gabriela Paiva Hantke, Alberto Bercovitz y Roberto Bianchi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos (o “Panel”) el 30 de enero de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Aunque sin concertar un acuerdo al respecto las Partes han solicitado, por separado, que el idioma del procedimiento sea el espaсol. Por lo tanto, conforme al Pбrrafo 11(a) del Reglamento, el Panel resuelve que el idioma del procedimiento sea el espaсol, sin exigir traducciуn de los textos presentados por las Partes en idioma inglйs.

 

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados sin haber sido controvertidos, o por estar respaldados en suficiente evidencia documental, no contestada, el Panel acepta como verdaderos los siguientes hechos:

En Espaсa la Demandante es titular del registro 35.930 para la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) concedido el 16/11/1920 para la clase 32, y tambiйn es titular de los registros 310.858/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869 de la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) protegiendo productos de las clases 1, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33 y 34, otorgados durante 1957 y 1958. En la Uniуn Europea, ademбs de otras marcas COCA-COLA, la Demandante es titular del registro de marca comunitaria 02091569, concedido el 6 de junio de 2002, para la marca “Coca-Cola”, que ampara varias clases de productos, ademбs de servicios de las clases 38 (telecomunicaciones) y 42.

La marca COCA-COLA es mundialmente conocida y renombrada. En particular, se trata de una marca famosa en Espaсa.

La Demandada Netitalia, S.L. tiene registrado a su nombre el nombre de dominio <cocacolo.com>. El registro del nombre de dominio fue creado el 7 de mayo de 2003.

Con fecha 18 de junio de 2003 los cуnyuges Alberto Azzolini Fernбndez y Esther Dнez Arenas constituyeron en Madrid una mercantil de responsabilidad limitada de nacionalidad espaсola y de duraciуn indefinida denominada “Netitalia, S.L.”. Administrador ъnico de dicha entidad es el Sr. Azzolini  Fernбndez. El objeto de la sociedad es “realizar todo tipo de venta de productos y prestaciуn de servicios a travйs de Internet”, “venta, contrataciуn, promociуn, planificaciуn, de todo tipo de servicios en lo relativo a viajes y ocio”, y “compra, venta, alquiler, construcciуn y reforma de toda clase de bienes inmuebles, rъsticos y urbanos”.

El 26 de junio de 2003 el Sr. Azzolini Fernбndez presentу la Solicitud de Registro N° 2.548.104 para la marca “COCACOLO.COM”. Con fecha el 17 de marzo de 2004, ha pedido de la Demandante con fundamento en derechos anteriores de The Coca-Cola Company, la Oficina Espaсola de Marcas y Patentes (“OEPM”) denegу la mencionada solicitud de marca.

Mediante carta BUROFAX de fecha dнa 8 de septiembre de 2003 y recordatorios de fechas 2 de octubre de 2003 y 7 de julio de 2004 la Demandante requiriу a la Demandada que renunciara al nombre de dominio en disputa o se lo transfiriese por los costes inherentes a su registro. No hubo respuesta de la Demandada.

La Demandada tambiйn ha registrado el nombre de dominio <pepsicolo.com>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante apoya sus pedimentos en las siguientes alegaciones:

- Fue fundada en 1886 y es una de las firmas mбs prestigiosas del mundo. Es la principal productora y distribuidora en el mundo de concentrado de bebidas refrescantes. Comercializa cuatro de las cinco marcas de refrescos mбs vendidas en el mundo: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta y Sprite. Da empleo a 49.000 personas. En 2003 generу 21 mil millones de dуlares de beneficio neto. Del informe INTERBRAND sobre marcas mбs valoradas, publicado en 2002, 2003, 2004 y 2005, surge que COCA-COLA ocupa la primera posiciуn, con un valor de marca superior a los sesenta y siete mil millones de dуlares.

- La identidad en las siete primeras letras de la marca y el nombre de dominio y la escasa diferenciaciуn que introduce la modificaciуn de la vocal final, unido a la ausencia total de distintividad del tйrmino “.com”, confirma que los tйrminos COCA-COLA y COCACOLO resultan confundibles e incompatibles.

- En cuanto a derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, no es tнtulo habilitante el mero registro del nombre de dominio. La elecciуn del nombre de dominio <cocacolo.com> no puede ser fruto de la casualidad.

- El requerido Alberto Azzolini Fernбndez no dio contestaciуn a los requerimientos de la Demandante efectuados mediante Burofax, ni siquiera para manifestar cuбles eran sus derechos o intereses legнtimos sobre la denominaciуn en disputa. Dada la denegaciуn de la solicitud de marca “COCACOLO.COM” por la OEPM la legitimaciуn de Netitalia, S.L. no puede fundarse en dicho signo.

- En la pбgina web de la Demandada no existe verdaderamente un supuesto de parodia, sino un intento con fines comerciales de desviar a los internautas a una pбgina web distinta a la de la actora. El propуsito de la Demandada al registrar <cocacolo.com> pudo ser o bien “extorsionar” a THE COCA-COLA COMPANY para hacer un negocio con la venta del nombre de dominio a la demandante o a un tercero, o bien atraer a su pбgina web a aquellos consumidores que al tratar de acceder a la pбgina web de la demandante a travйs de un buscador o directamente a travйs de la barra de su explorador incurriese en el error tipogrбfico de escribir COCACOLO en lugar de COCA COLA.

- En la pбgina web de la demandada hay banners publicitarios de pбginas de turismo, de venta de carбtulas de discos, de empresas de alimentaciуn, portales femeninos, de empresas de servicios de telefonнa, etc. Se destaca el de la pбgina web “http://www.eljamoncito.com/”, centrada en la comercializaciуn de jamones y productos ibйricos en general. La titular del nombre de dominio <eljamoncito.com> es la Demandada Netitalia, S.L.

- La pбgina web bajo el nombre de dominio en disputa tiene tambiйn por objeto denigrar a la Demandante. Una muestra de ello es la utilizaciуn de la expresiуn “DIET CAKA” en lugar de “DIET COKE”.

- La pбgina web contiene un contador de visitas, el que tiene por objeto justificar el precio para el caso de que el nombre de dominio sea vendido. Al hacer click sobre el нcono “INICIO”, la URL inicial “http://www.cocacolo.com/index.html” se re-direcciona automбticamente a la URL “http://www.nemesis-i.com/botones/ver.php?uid=23”, en cuyo margen superior derecho se puede leer “BUY THIS DOMAIN!”.

- El propуsito del registro del nombre de dominio en disputa es, consecuentemente, atraer a su pбgina web a todas aquellas personas que en su intento de acceder a la pбgina web de THE COCA-COLA COMPANY, escriben en forma incorrecta la marca, incluir la letra final “O” en lugar de la letra “A” en el navegador de Internet o en un buscador como Google o Yahoo. En definitiva, se trata de un fin ilнcito: derivar a su pбgina web a los clientes o consumidores de la demandante valiйndose de un simple error tipogrбfico. El contador de visitas y los banners publicitarios ilustran el propуsito comercial del nombre de dominio.

- Es prueba de uso de mala fe que una pбgina web contenga informaciones que, mбs que parodiar, denigran la imagen de THE COCA-COLA COMPANY, como es el spot publicitario en el que se incluye el grбfico de una lata de refresco bajo la marca DIET CAKA. En lugar de tener una finalidad altruista y de parodia, la realidad es que la pбgina web “www.cocacolo.com” tiene una finalidad comercial.

B. Demandada

La Demandada apoya su contestaciуn a la demanda en las siguientes alegaciones:

- Lo protegido por derechos de propiedad industrial de la Demandante es, a pesar de su escasa diferencia formal, manifiestamente distinto del nombre de dominio, sin posibilidad de confusiуn. “Cocacolo” no es simplemente el masculino de la marca “Coca-Cola”, sino que es una palabra que en sн misma tiene diversos significados propios, entre otros: un tйrmino usado por algunos colombianos para referirse a personas que pertenecen a una generaciуn mбs joven que la propia, o a quien conduce mal; un usuario de los foros en “www.nevasport.com”; un miembro de la escuderнa “Pichaca”; el autor de un comentario en la Red sobre la cбmara Olympus America D-40 Zoom; un usuario del sitio “www.mundoumule.net”; el nombre puesto por su dueсo a un catamarбn de modelismo; нdem, a un vehнculo “jeep”; una taquerнa de Cancъn, Mйxico; un personaje de la pelнcula “Caнn”; el modo en que Francisco J. Vargas llamу en un comentario al presidente de Mйxico, Vicente Fox. Es decir, no hay coincidencia de significado, ni fonйtica. Se trata de una palabra que existнa con anterioridad a la fecha del registro del dominio y que, dado su significado, resultу perfecta para dar nombre al contenido de la pбgina web, cuyo objeto es parodiar diferentes aspectos de la vida cotidiana, instituciones, compaснas y personajes, contar chistes, bromas, etc.

- La controversia sobre la posibilidad de confusiуn de los signos en conflicto excede con creces el бmbito definido por la UDRP, que se refiere a casos claros de aprovechamiento ilнcito, circunstancia que requerirнa un amplio proceso, que supera el бmbito definido por la UDRP y cualquier interpretaciуn honesta que se haga de la misma.

- En cuanto a derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, hasta mayo de 2003 en que se registrу el nombre de dominio, el mismo podrнa haber sido registrado por cualquiera, incluida la Demandante. Si esta considera a “Cocacolo” como la masculinizaciуn de su marca, lo lуgico habrнa sido que hubiera registrado el dominio con anterioridad. El no hacerlo asн no puede interpretarse sino como que la Demandante no consideraba esta expresiуn como la versiуn masculina de su marca. Ademбs, la Demandada lleva mбs de dos aсos usando de forma efectiva este dominio, por lo que, unido a lo anterior, la actuaciуn de la Demandante parece extemporбnea. El nombre de dominio ha tenido un uso efectivo, y se trata de un nombre de dominio conocido en la Red. El Demandado es conocido en la Red por el nombre de “cocacolo”, lo que acredita su interйs legнtimo, cumpliendo lo establecido en el artнculo 4, apartado c)ii) de la Polнtica.

- El contador de visitas de la pбgina web tiene como ъnica finalidad constatar la afluencia de pъblico de la web. Considerarlo como indicio de que la misma estб en venta resulta aventurado y temerario. La gran cantidad de visitantes que la pбgina recibe a diario es suficiente para afirmar la existencia de un interйs legнtimo en el dominio, mбxime teniendo en cuenta que la Demandante ha tardado mбs de dos aсos en iniciar acciуn alguna frente al mismo.

- La Demandada tratу de inscribir sin йxito la marca “cocacolo.com” en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas. Ello es una prueba del interйs legнtimo que ostenta Netitalia, S.L., dado que el 26 de junio de 2003 (tan sуlo transcurrido algo mбs de un mes despuйs de registrar el dominio), tratу de dotar de mayor legitimaciуn esta situaciуn.

- En “www.cocacolo.com” se contiene una actividad completamente independiente de la actividad que desarrolla Coca-Cola. La Demandada nunca ha tenido intenciуn de confundir a los usuarios. El caso Philip Morris Incorporated v. r9.net Caso OMPI N° D2003-0004 <marlboro.com>, citado por la Demandante, difiere por completo de la web “www.cocacolo.com”, ya que si bien es cierto que esta incluye publicidad, lo hace como cualquier otra pбgina web, no dedicбndose de forma exclusiva a ello. La Demandada ni tiene el dominio en venta ni estб realizando ningъn ofrecimiento de venta, sino que en la pбgina aludida por la Demandante se ofrece la posibilidad de hacer una oferta al titular del dominio, de la cual es responsable quien la hace y sin que la Demandada participe en ningъn momento, hasta la decisiуn final.

 

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante ha probado a satisfacciуn del Panel que tiene derechos sobre la marca COCA-COLA en Espaсa, paнs de domicilio de la Demandada. Ver secciуn 4 supra. El primer registro en Espaсa de la marca COCA-COLA data de 1920, habiйndola registrado la Demandante nuevamente en 1957 para varias clases del nomenclador. Lo mismo ocurriу en los aсos 80 y posteriormente, de donde resulta que las marcas COCA-COLA son muy anteriores al registro del nombre de dominio, efectuado en 2003.

De una comparaciуn entre el nombre de dominio en disputa y la marca COCA-COLA resulta que las siete primeras letras del nombre de dominio coinciden con las siete primeras de la marca. El nombre de dominio se diferencia de la marca sуlo en la octava y ъltima letra (una “O” en lugar de una “A”), y en que no existe ni el espacio que separa a “COCA” de “COLO”, ni figura un guiуn en su lugar. Ninguna de esas pequeсas diferencias, ni la adiciуn del gTLD “.com”, tiene relevancia alguna para distinguir al dominio de la marca. El nombre de dominio es casi idйntico o, en cualquier caso, es confundiblemente similar a la marca de la Demandante. Ver Draw-Tite, Inc. v. Kevin Broderick Caso OMPI N° D2000-0017. (“el agregado o supresiуn de un guiуn o de un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insustancial en cuanto a la apariencia, pronunciaciуn y significado de los tйrminos”). Ver tambiйn Christian Dior Couture SA v. Bill Rosenfeld Caso OMPI N° D2000-0098, J. Garcнa Carriуn, S.A v. Ma Josй Catalбn Frнas Caso OMPI N° D2000-0239, Caixa d'Estalvis del Penedes v. Carlos Mesa Orrite Caso OMPI N° D2001-0397, Retevisiуn Movil, S.A. v. Juan Josй Martнn Cabero Caso OMPI N° D2001-1479, Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A v. Eugenio Bonilla Garcia Caso OMPI N° D2002-0908, Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A v. Jamones el Campo, S.L. Caso OMPI N° D2002-1114 y Banco Rнo de la Plata S.A. v. Alejandro Razzotti Caso OMPI N° D2001-0173.

De tal modo queda probado el primer extremo de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo al Pбrrafo 4(c)(i) de la Polнtica un registrante puede acreditar derechos o intereses legнtimos sobre un nombre de dominio si, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Sostiene la Demandada que eligiу el nombre de dominio por sus connotaciones humorнsticas o burlescas, y que lo viene usando desde 2003. Sin embargo, el uso que ha dado al sitio web correspondiente al nombre de dominio no es una oferta de buena fe, ya que no estб ofreciendo los productos de la Demandante. En cambio, la Demandada se vale del error tipogrбfico menor que puedan cometer usuarios de Internet para atraerlos a un sitio web con banners publicitarios propios y ajenos, y donde se publican textos e imбgenes que denigran la marca de la Demandante. Un uso bona fide requiere que se vendan en forma exclusiva los productos o servicios cubiertos por la marca. Ver Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com., Caso OMPI N D2001-0903, (“El demandado debe usar el sitio para vender ъnicamente los productos protegidos por la marca; de otro modo, podrнa estar usando la marca como cebo para atraer a usuarios de Internet y re-direccionarlos a otros productos. Nikon, Inc. (USA) Nikon Corporation (Nikon Japan) v. Technilab, Caso OMPI N D2000-1774 (el uso de nombres de dominio relacionados con Nikon para vender cбmaras Nikon y cбmaras que compiten con Nikon no es un uso legнtimo); Kanao v. J.W. Roberts Co., Caso CPR N 0109-2001) (“usar un cebo y re-direccionar trбfico no es legнtimo”).

La Demandada alega ademбs que es conocida por el nombre o apodo de “cocacolo”, pero no suministra prueba alguna de ello. Al respecto carecen de fuerza probatoria las referencias de la Demandada a contenidos de distintas pбginas de la Red segъn las cuales algunas personas u objetos -diferentes entre sн- serнan denominados con la expresiуn “cocacolo”, ya que la Demandada no prueba en siquiera uno de esos casos que es ella misma la asн conocida. Asimismo, segъn lo ha probado la Demandante sin negarlo la Demandada, йsta registrу tambiйn el nombre de dominio <pepsicolo.com>. Aunque un par de intentos del Panel por conectarse con el respectivo sitio web no tuvieron йxito, y no se pudo determinar si existe un sitio web bajo ese dominio, y con quй contenido, en poco contribuye ese simple registro a la credibilidad del argumento de la Demandada de que es “corrientemente conocida” –”commonly known” en el original de la Polнtica- por el nombre o apodo de “cocacolo”. El registro de <pepsicolo.com> mбs bien sugiere que la Demandada estб tambiйn tratando de aprovechar el renombre de otras marcas famosas mundialmente de refrescos.

En Ast Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken Caso OMPI N°D2001-1324, dijo el panel refiriйndose al Pбrrafo 4(b)(ii) de la Polнtica: “Dado que probar que se tiene ‘interйs legнtimo’ puede desvirtuar un cargo de cybersquatting de acuerdo a la Polнtica, un panel debe ser cuidadoso para asegurarse de que es legнtima la pretensiуn de un demandado de que ‘ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio.” Ver Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz, Caso OMPI N°D2000-0204 (determinando que hay interйs legнtimo cuando el demandado presentу prueba de que ‘por muchos aсos ha sido conocido por el apodo de ‘Penguin’’). Son insuficientes los apodos simplemente casuales u otras alegaciones no probadas de un uso pasado. Ver, e.g., DIMC The Sterwin-Williams Company. v.Quang Phan, Caso OMPI N D2000-1519 (rechazando la pretensiуn de que el demandado era conocido por el apodo ‘Krylon’ ante la ausencia de prueba de cuбndo se habнa adoptado el apodo alegado, y de cуmo se lo habнa usado); Red Bull GmbH v. Harold Gutch, caso OMPI N D2000-0766 (rechazando la pretensiуn de que el demandado era conocido por el apodo de “Red Bull” desde niсo porque no proporcionу evidencia para apoyar esa alegaciуn); Gambro Lundia AB / Healthcare, Inc. v. Family Health & Wellness Center, Caso OMPI N D2001-0447 (el demandado no presentу evidencia para apoyar la sugerencia de que su empleado era conocido por el apodo de “Gambro”); [...] Particularmente cuando las alegaciones de mala fe no son insustanciales, un panel debe exigir una prueba persuasiva de un uso bona fide del nombre.

La Demandada cita en su apoyo PRL USA Holdings, Inc. v. Ung Caso OMPI N D2002-0250, en que se confrontaba la marca “POLO” con el nombre de dominio <polo-home.com>. El Panel opina que la cita es inapropiada, ya que los hechos fueron totalmente distintos del presente caso. En PRL USA Holdings dijo el panel actuante: “La evidencia sugiere que el nombre legal del demandado es Polo Ung y que se lo conoce por ese nombre. Por cierto, su sitio web confirma que ‘Polo’ no es simplemente su nombre, sino que es un medio por el cual йl y su familia pueden identificar sus actividades, y por el cual sus amigos y familia pueden acceder a las fotos de su boda y otras. Esto sugiere que el sitio web es legнtimo, y que la palabra descriptiva ‘home’ es un medio perfectamente apropiado para identificar lo que se encuentra en el sitio web.” Estб claro que el presente caso ni siquiera se aproxima al mencionado.

Los banners que contiene el sitio web de la Demandada, en particular el de “www.eljamoncito.com” bajo un nombre de dominio tambiйn perteneciente a la Demandada, con el que se comercializan jamones ibйricos y otros productos, indican el propуsito comercial del sitio web de la Demandada bajo el nombre de dominio en cuestiуn. No puede pasarse por alto que Netitalia, S.L, titular del dominio, es una sociedad de responsabilidad limitada, con objeto comercial, segъn se ha visto en la secciуn 4 supra. Queda por lo tanto desvirtuada la alegaciуn de la Demandada de que su sitio web es simplemente humorнstico. Dado que el sitio tiene finalidad comercial, que con el nombre de dominio se desvнa de manera equнvoca a los consumidores mediante el typosquatting, y que allн se denigra una marca del Demandante –ver secciуn siguiente-, la Demandada no puede sostener que tiene derechos o intereses legнtimos sobre la base de un uso honesto (“fair use”) no comercial, conforme al Pбrrafo 4(b)(iii) de la Polнtica. Ver Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino de Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L Caso OMPI N D2002-0830.

Alega asimismo la Demandada que el registro y uso del sitio web le otorga un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio. El Panel no cree que se puedan fundar derechos o intereses legнtimos a cualquier nombre de dominio sobre la base del simple uso o por el simple hecho de haberlo registrado. De aceptarse ese argumento, todo registrante tendrнa derecho o interйs legнtimo por el solo registro, con lo que la Polнtica –que requiere que un demandante pruebe que el titular del dominio carece de derechos o intereses legнtimos- serнa inaplicable en todos los casos. Por conducir a un absurdo, el argumento debe descartarse. Ver Christie’s Inc. v. Nicholas Stirpe Caso OMPI N D2001-0044, (“El simple registro ъnicamente no puede constituir tales derechos”).

La Demandada tampoco puede establecer derechos o intereses legнtimos en razуn de una supuesta extemporaneidad de la Demandante para iniciar estos procedimientos. Ademбs de que la Polнtica no contiene exigencia alguna al respecto, ciertamente no parece extemporбnea la actuaciуn de la Demandante, ya que en septiembre de 2003, a cuatro meses del registro del dominio por la Demandada, aquella intimу por medio fehaciente a la Demandada para que cancelara el registro o le transfiriera el nombre de dominio por lo que costу registrarlo, reiterando dos veces ese requerimiento posteriormente. Ello no ha sido negado por la Demandada que fue quien dejу pasar todo ese tiempo sin enviar contestaciуn alguna a la Demandante. No se puede considerar que exista aquiescencia, pasividad o extemporaneidad alguna de la Demandante.

Asimismo, la Demandante impugnу oportuna y exitosamente la solicitud de marca “COCACOLO.COM” presentada por el seсor Azzolini Fernбndez ante la OEPM poco tiempo despuйs de que la Demandada registrara el nombre de dominio. Desde el punto de vista del derecho de marcas esa actuaciуn administrativa indica una falta de derechos o intereses legнtimos sobre la denominaciуn “COCACOLO.COM”. Aunque el registro de nombres de dominio no sigue principios idйnticos a los del derecho de marcas, de aquella denegatoria no se desprende derecho alguno de la Demandada para registrar un nombre de dominio casi idйntico a una marca famosa ajena.

El Panel considera probado que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Sostiene la Demandante que el nombre de dominio fue registrado con el fin de ser vendido, y para ello indica que el dominio figura en el sitio “www.nemesis-i.com” bajo la leyenda “Buy this domain”. La Demandada niega que ese hecho constituya una oferta de venta, dado que en esa pбgina web tambiйn se indica que quien haga una oferta por el dominio se considerarб como ъnico iniciador de la operaciуn. Aunque el hecho de publicar el propio nombre de dominio en un sitio donde se reciben ofertas de compra de nombres de dominio podrнa indicar que es aplicable el Pбrrafo 4(b)(i) de la Polнtica, el Panel no cree necesario llegar a una conclusiуn al respecto, considerando que – como puede verse a continuaciуn- el nombre de dominio en cuestiуn se ha registrado y se usa de mala fe, independientemente de que haya existido o no un propуsito de venta.

En primer lugar, el nombre de dominio registrado es prбcticamente idйntico, y en todo caso confundiblemente similar, a una marca renombrada mundialmente. Es indudable que la Demandada tenнa conocimiento perfecto de la existencia de la marca y de su renombre al registrar el nombre de dominio, con lo que quiso aprovecharse indebidamente de la reputaciуn ajena. Siendo esto asн y faltando todo interйs legнtimo no parece dudoso que el registro se hizo con mala fe. Ver Banco Espaсol de Crйdito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave Caso OMPI N D2000-0018 (“el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe”). Ver tambiйn Bankinter, S.A. v. Daniel Monclъs Pйrez Caso OMPI N D2000-0483.

En segundo lugar, al registrar un nombre de dominio casi idйntico a una marca mundialmente famosa y de altнsimo valor econуmico -aspectos reconocidos en el escrito de contestaciуn de la demanda- la Demandada buscу aprovechar el error dactilogrбfico que cometen los navegantes de la Red cuando, al intentar conectarse con el sitio de la Demandante, escriben una “o” en lugar de la “a” final. Eso es un claro ejemplo de typosquatting, realizado con la finalidad nada inocente de “atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea” (Pбrrafo 4(b)(iv) de la Polнtica).

En tercer lugar, la Demandada muestra en su sitio web un envase idйntico al de la “Diet Coke”, conocido refresco de la Demandante, pero exhibiendo la leyenda “Diet Caka”. Eso es claramente denigratorio de las marcas de la Demandante, por lo que la Demandada incurre en un uso de mala fe del nombre de dominio en el sentido del Pбrrafo 4(a)(iii) de la Polнtica. Este acto es prueba inequнvoca de que la Demandada conocнa y conoce los productos protegidos por la renombrada marca de la Demandante, lo que demuestra su mala fe. Por supuesto, el Panel no pone aquн en cuestiуn la libertad de expresiуn en Internet, ni el derecho a parodiar, o a burlarse (con buen o mal gusto) de quien se quiera, sino el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio casi idйntico a una marca famosa que se conoce de sobra. En CSA International a,k,a, Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc Caso OMPI N°D2000-0071., dijo el panel: “El reclamo de los demandados respecto de derechos e intereses legнtimos se basa esencialmente en una pretensiуn de libertad de expresiуn y de opiniуn, pero ese derecho no requiere para ese propуsito el uso de las marcas del Demandante en los nombres de dominio”. Ver tambiйn Metro Bilbao, S.A. v. Ignacio Allende Fernбndez Caso OMPI N D2000-0467.

En distintos momentos entre los dнas 2 y 10 de febrero de 2006 integrantes de este Panel intentaron visitar el sitio web en “http://www.cocacolo.com”, y se encontraron con una pбgina web con este ъnico texto: “DOMINIO DESACTIVADO – CONTACTE CON EL ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR”. Esta “desactivaciуn” refuerza la credibilidad de las alegaciones de la Demandante en cuanto al contenido del sitio web de la Demandada, en particular sobre la existencia de banners comerciales, y textos e imбgenes denigrantes para las marcas de la Demandante. Asн lo acreditan las elocuentes impresiones en papel del sitio web acompaсadas a la demanda, no cuestionadas por la otra Parte.

En conclusiуn, el Panel considera probado el tercer elemento de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los Pбrrafos 4(i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <cocacolo.com> sea transferido a la Demandante.


Roberto Bianchi
Experto Presidente

Alberto Bercovitz
Experto

Gabriela Paiva Hantke
Experta

Fecha: 13 de febrero de 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-1139.html

 

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