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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya v. Associaciу Catalana d’Enginyers en Informбtica de Catalunya

Caso No. D2007-0171

 

1. Las Partes

El Demandante es Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya con domicilio en Barcelona, Espaсa, representado por JAUSAS. Espaсa.

La Demandada es la Associaciу Catalana d’Enginyers en Informбtica de Catalunya, con domicilio Barcelona, Espaсa, representada por Eduard Elias i Vila.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <coeic.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de febrero de 2007. El 8 de febrero de 2007, el Centro enviу a Network Solutions, LLC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 9 de febrero de 2007, Network Solutions, LLC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tйcnico. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 1 de marzo de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de marzo de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de marzo de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 11 de marzo de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuestiones Preliminares

A. Idioma del procedimiento:

El idioma de registro del nombre de dominio <coeic.org> es el inglйs. No obstante, el Demandante solicita en la modificaciуn de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaсol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espaсolas y estбn domiciliadas en Espaсa; la demanda y la contestaciуn estбn redactadas en espaсol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducciуn al espaсol de la documentaciуn presentada en catalбn.

Improcedencia de la acumulaciуn con el procedimiento OMPI No. D2007-0168:

La Demandada solicita en su contestaciуn a la demanda que, de conformidad con el pбrrafo 4 f) de la Polнtica, se consolide este procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la consolidaciуn solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentaciуn que se presenta para el caso OMPI No. D2007-0168.

La argumentaciуn principal de la Demandada para solicitar la acumulaciуn de ambos procedimientos es que la Associaciу Catalana d’Enginyers en Informаtica, tenнa desde su fundaciуn el objetivo principal de crear el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya. Segъn la Demandada, en la Asamblea de la Asociaciуn celebrada el 2 de marzo de 2001 se aprobу la delegaciуn en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociaciуn; y que, a todos los efectos, el Colegio debнa ser considerado sucesor de la Asociaciуn.

Por razones prбcticas, este Experto no acumularб el actual procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. Sin embargo, dadas las estrechas relaciones que median entre los demandados de ambos procedimientos y atendiendo a la peticiуn de la Demandada, este Experto, haciendo uso de las facultades que le reconoce la Polнtica y el Reglamento, y dado que es el Experto ъnico de ambos procedimientos, decide tener por presentada en este caso la documentaciуn aportada por el Demandado en el procedimiento OMPI No. D2007-0168.

 

4. Antecedentes de Hecho

- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18 de diciembre de 1986 y por la resoluciуn del Conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluсa de 30 de enero de 1987. El Demandante estб inscrito con el nъmero EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluсa.

- El Demandante es titular de la marca espaсola registrada en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas con el Nє 2.478.652, consistente en la denominaciуn COEIC concedida el 7 de enero de 2003, para los servicios de representaciуn, asesorнa y defensa de los ingenieros (clase 42).

- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papelerнa, tarjetas de felicitaciуn, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones grбficas y representaciones grбficas, pуsteres, fotografнas, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.

- El Demandante es titular del nombre de dominio <eic.es> desde el 19 de octubre de 1996.

- La Demandada fue promotora de la constituciуn del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Autуnomas de Espaсa, la Comunidad Autуnoma de Cataluсa. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9 de abril, de creaciу del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya publicada en el Butlletн Oficial del Parlament de Catalunya Nє 167, de 2 de abril de 2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Nє 3371, de 19 de abril de 2001.

- Los Estatutos del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, fueron aprobados por “Resoluciуn del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluсa JUS/2068/2002, de 9 de julio, por la que habiйndose comprobado previamente la adecuaciуn a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Cataluсa los Estatutos del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya nъm. 3680, de 18 de julio de 2002). En el artнculo 1 de estos estatutos se dispone que el Colegio tambiйn podrб usar su acrуnimo, formado por las letras COEIC (“El Col·legi podrа usar tambй el seu acrтnim, format per les lletres COEIC”

Tras la constituciуn del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informаtica de Catalunya, la Associaciу Catalana d'Enginyers en Informаtica no ha quedado disuelta. Buena prueba de ello son los propios Estatutos del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informаtica de Catalunya, en cuyo artнculo 14 se dispone lo siguiente:

“Els Col.legis Oficials d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya articularan una especial via de col.laboraciу amb les seves respectives associacions promotores, l’Associaciу Catalana d’Enginyers en Informаtica (ACEI) i Associaciу Catalana d’Enginyeries Tиcniques en Informаtica (@cenit). El carбcter associatiu d’aquestes permet una major facilitat estatutаria per establir acords amb altres associacions professionals informаtiques i impulsar el que afirma el preаmbul de la Llei 3/2001 quan assenyala que el Col.legi “dura a cap activitats a favor dels seus associats i de la societat, que no siguin les que la llei reserva en exclusiva als col.legis, mitjanзant acords associatius amb altres entitats que agrupen els professionals informаtics i que comparteixen els mateixos objectius, independentment de quina en sigui la titulaciу”

- El nombre de dominio <coeic.org> fue registrado el dнa 12 de marzo de 2001.

- Bajo el nombre de dominio <coeic.org> se ofrece el sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en informаtica de Catalunya, denominaciуn que engloba al Col·legi Oficial d’Enginyeria Tиcnica en Informаtica y al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica.

- El 27 de enero de 2005, el Demandante remitiу por carta un requerimiento al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya solicitбndole formalmente que dejara de utilizar el acrуnimo COEIC, asн como el nombre de dominio <coeic.org>. Asimismo, el 23 de mayo de 2005, el Demandante requiriу al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acrуnimo y del referido nombre de dominio.

- El 2 de octubre de 2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya una comunicaciуn en la que afirma que la utilizaciуn de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infracciуn de los derechos de marca de la que es titular el Demandante, y se le advertнa que se iniciarнan las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelaciуn de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya mediante burofax remitido el 9 de octubre de 2006, en el que manifiesta que no utiliza el acrуnimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo ademбs lo dispuesto en el artнculo 1є de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandante es titular de una marca registrada compuesta por el signo COEIC.

- La Demandada no ha desarrollado una pбgina web propia a travйs de la cual presente su actividad, o se presente con carбcter pъblico ante sus miembros. Por el contrario el nombre de dominio en conflicto dirige al sitio web del Col.legi Oficial d’Enginyers en Informаtica de Catalunya, vinculado estrechamente a la Demandada.

- El registro del nombre de dominio <coeic.org> por parte de la Demandada y su uso por el Col-legi Oficial dґEnginyers en Informаtica para su utilizaciуn supone una vulneraciуn de la marca del Demandante.

- Argumenta el Demandante que su marca goza de la condiciуn de notoria en el sentido del artнculo 8 de la Ley de Marcas de 2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y rйgimen de la marca notoria.

- El registro del nombre de dominio por parte de la Demandada impide su registro a favor del Demandante. Ademбs el nombre de dominio no se usa por su titular, sino que bajo ese dominio se reconduce a la pбgina web principal del Col.legi Oficial d’Engynyers en Informаtica, pбgina web en la que no se encuentra ni la mбs mнnima referencia a la asociaciуn demandada.

- El registro del nombre de dominio <coeic.org> por parte de la Demandada y su cesiуn a favor a favor del Col-legi Oficial dґEnginyers en Informаtica para su utilizaciуn supone una vulneraciуn del ordenamiento jurнdico nacional sobre propiedad industrial de conformidad con el artнculo 39.3 de la Ley 17/2001 de Marcas, segъn el cual “la marca se reputarб usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.”

- Aunque la reclamaciуn se presenta seis aсos despuйs del registro del nombre de dominio, a efectos de evitar una eventual aplicaciуn de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la acciуn argumenta que el plazo de prescripciуn habrнa sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya.

- Tras las alegaciones de carбcter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relaciуn con los requisitos que exige la Polнtica para que prospere la demanda. Asн, considera que el nombre de dominio es idйntico a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparaciуn de los productos o servicios a los que se aplica la marca, si se compara dichos productos o servicios con las actividades desarrolladas bajo el nombre de dominio <coeic.org> se constata que la similitud de servicios es susceptible de crear confusiуn entre los agente del sector de la ingenierнa, perjudicбndose la labor y funciуn que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandado no podнa desconocer la notoriedad de la denominaciуn COEIC; y porque la Demandada en ningъn momento ha solicitado autorizaciуn del Demandante para la utilizaciуn de su marca. Finalmente, entiende el Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque no hay constancia alguna de que la Demandada estй usando, al menos en beneficio propio, el nombre de dominio, y porque el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials, a cuya pбgina se reenvнa desde el nombre de dominio <coeic.org>, ha solicitado el mayor nъmero posible de nombres de dominio con el tйrmino coeic, incluso con posterioridad a haber recibido requerimientos del demandante, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con la siglas eic, siglas que utiliza tambiйn para identificar al Col.legi y a la Asociaciт d’Engynyers Industrials de Catalunya de forma conjunta.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <coeic.org >.

B. Demandado

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandada son las siguientes:

- La Associaciу Catalana d’Enginyers en Informаtica, tenнa desde su fundaciуn el objetivo principal de crear el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya. En la Asamblea de la Asociaciуn celebrada el 2 de marzo de 2001, se aprobу la delegaciуn en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociaciуn, y que, a todos los efectos, el Colegio debнa ser considerado sucesor de la Asociaciуn.

- No es correcto, segъn la Demandada, la afirmaciуn del Demandante de que al reservar el dominio <coeic.org> y permitir su uso por el Colegio, no estй haciendo uso del mismo. Ademбs, segъn la Demandada, reservу dicho dominio en nombre del Colegio, cuando йste todavнa no tenнa capacidad de obrar, y en ello no hay ninguna mala fe ni mala utilizaciуn del nombre de dominio, como pretende la Demandante.

- La Demandada solicita al grupo administrativo que acumule el presente procedimiento con el procedimiento No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la acumulaciуn solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentaciуn que se presenta para el OMPI No. D2007-0168. En dicha documentaciуn el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominaciуn y las iniciales de la denominaciуn del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusiуn alguna; afirma la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposiciуn en su artнculo primero segъn la cual el Colegio podrб usar tambiйn su acrуnimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9 de julio de 2002, por la Generalitat de Cataluсa y eso establece el legнtimo derecho del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya a usar dicho acrуnimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Asimismo, en la documentaciуn presentada en el caso OMPI No. D2007-0168 tambiйn se niega que los nombres de dominio formados por el tйrmino COEIC hayan sido registrados y se estйn usando de mala fe, porque no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Segъn los argumentos del Colegio, que hace suyos la Asociaciуn, el Demandante abriу su pбgina web en el aсo 1996 con el dominio <eic.es> y nunca mostrу el mбs mнnimo interйs por ningъn nombre de dominio <coeic>. Ademбs, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya argumenta (y la Asociaciуn Demandada hace suyos sus argumentos) que tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, pues los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Informбtica, ni los Ingenieros en Informбtica pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Ademбs, se afirma que un Colegio Oficial es un organismo de derecho pъblico, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ningъn negocio del Demandante. De igual modo, se explica que los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC no son usados de forma engaсosa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya no estб interesado en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Ademбs, no se ha producido ninguna confusiуn hasta la fecha. Por todo ello, en la contestaciуn a la demanda del caso OMPI No. D2007-0169 la parte demandada entiende que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el pбrrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de una marca espaсola que protege la denominaciуn COEIC.

De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre el nombre de dominio <coeic.org> y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas [ United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199)]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Por lo demбs, es indiferente la comparaciуn de los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y la marca del Demandante. Porque frente a lo que sucede en el Derecho espaсol y comunitario de marcas, en la Polнtica lo ъnico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el pъblico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algъn tipo de vнnculo. Y es claro que puede generarse confusiуn entre la marca COEIC y el nombre de dominio <coeic.org> (con independencia de que consten o no casos concretos de confusiуn).

Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI No. D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, o Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI No. D2002-1037, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4.c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (en este sentido, entre otras, las decisiones en Caso OMPI Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI No. D2000-0079, Caso OMPI Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).

El Demandante afirma en su demanda que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandada no podнa desconocer la notoriedad de la denominaciуn; y porque la Demandada en ningъn momento ha solicitado autorizaciуn del Demandante para la utilizaciуn de su marca.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos.

Para intentar probar sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido, la Demandada viene a alegar que registrу el nombre de dominio para que lo usase el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya y ese Colegio tendrнa derechos o intereses legнtimos sobre el tйrmino COEIC, pues en el artнculo 1 de sus Estatutos (hallados acorde a la legalidad el 9 de julio de 2002 por la Generalitat de Catalunya), el Colegio podrб usar tambiйn su acrуnimo, formado por las letras COEIC.

Pues bien, en la medida en que la Demandada fue la promotora del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya puede entenderse que la Demandada gozaba de un interйs legнtimo en el momento de registrar el nombre de dominio. En efecto, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya posee un interйs legнtimo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, como se expone detalladamente en la decisiуn del caso OMPI No. D2007-0168. Siendo esto asн, la Asociaciуn promotora del Colegio tambiйn tendrнa un interйs legнtimo a la hora registrar el nombre de dominio en conflicto para posteriormente ceder su uso al Colegio. Sin embargo, el tenor literal del pбrrafo 4 a ii) de la Polнtica establece como condiciуn para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio”). Debe por ello analizarse si en la actualidad la Demandada, que figura como titular del nombre de dominio, cediendo su uso al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya mantiene o no un interйs legнtimo sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, este Experto entiende que no es necesario llegar a una conclusiуn definitiva en este punto, toda vez que la existencia de un interйs legнtimo en el nombre de dominio a la hora de registrarlo hace que dicho nombre de dominio no se haya registrado de mala fe, como se expone a continuaciуn.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto considera que el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya goza de un derecho o interйs legнtimo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, que es el acrуnimo de su denominaciуn oficial, porque el artнculo 1 de sus Estatutos recogen expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acrуnimo COEIC. Siendo esto asн, no cabe apreciar mala fe en el hecho de que la Demandada, que recordemos es una asociaciуn promotora de la constituciуn del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, haya registrado el nombre de dominio <coeic.org> para que fuese usado por dicho Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya.

El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneraciуn del mismo, con cita de jurisprudencia espaсola en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo demбs dispone el artнculo 34 de la Ley espaсola de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infracciуn de marca de conformidad con la Ley espaсola. Esa es una tarea que sуlo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados mбrgenes de los procedimientos regidos por la Polнtica, en los que ъnicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.

En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislaciуn espaсola, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. v. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Darнo Fernбndez de Villavicencio Greb, Caso OMPI No. D2003-0149.

El apartado 15.a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaciуn, para suplir las eventuales lagunas de la Polнtica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (vйanse a tнtulo meramente ejemplificativo las resoluciones en Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001; Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI No. D 2000-0004, , Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI No. D2000-0484; , Seur Espaсa, S.A. v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2000-0691).

Pero la aplicaciуn de la legislaciуn nacional, de forma complementaria a la Polнtica no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.

Asн pues, si el Demandante considera que la Demandada o el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya hacen un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la vнa jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley espaсola de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamaciуn en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no haya sido registrado de forma especulativa, y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP, sea utilizado de tal modo que infringe una marca registrada de conformidad con la legislaciуn espaсola. Esto es asн por las diferencias de rйgimen entre la Polнtica y la Ley de Marcas espaсola.

Sуlo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que la Demandada o el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya hacen del nombre de dominio <coeic.org> lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicaciуn al caso el artнculo 37 de la Ley de marcas segъn el cual “el derecho conferido por la marca no permitirб a su titular prohibir a terceros el uso en el trбfico econуmico, siempre que ese uso se hada conforme a las prбcticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su direcciуn”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infracciуn de marca, si puede o no procederse a una aplicaciуn analуgica de la Disposiciуn adicional decimosйptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominaciуn del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

La Demandada solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resoluciуn en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Segъn el apartado 15.e) del Reglamento, “si despuйs de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declararб en su resoluciуn que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaraciуn de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2000-1224, Goldline International, Inc. v. Gold Line, Caso OMPI No. D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por йl invocada: (Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, Caso OMPI No. DBIZ2002-00245, HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI No. D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado (Smart Design LLC v. Hughes, Caso OMPI No. D2000-0993).

Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretaciуn errуnea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con el nombre de dominio litigioso le permite obtener, sin mбs, la transferencia del nombre de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretaciуn desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 24 de abril de 2007