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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas

Caso No. D2004-0803

1. Las Partes

La Demandante es Soria Natural, S.A., con domicilio en Espaсa, representada por Clarke, Modet & Co., Espaсa.

La Demandada es Vicenc Roig Ribas con domicilio en Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>.

Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Nominalia Internet S.L. y CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 4 de octubre de 2004. El 5 de octubre de 2004, el Centro enviу a Nominalia Internet S.L. y a CORE Internet Council of Registrars vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 6 de octubre de 2004, CORE Internet Council of Registrars enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio <homeosor.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El 7 de octubre de 2004, Nominalia Internet S.L enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio <homeosor.biz>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de octubre de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijу para el 2 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestaciуn a la demanda fue presentado ante el Centro el 20 de octubre de 2004.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 10 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El acuerdo de registro del nombre de dominio <homeosor.com> estб en inglйs, y el del registro del nombre de dominio <homeosor.biz> en espaсol. Por su parte, la demanda y la contestaciуn a la demanda fueron presentadas en espaсol. A la vista de estos hechos, el Experto Ъnico, haciendo uso de la facultad conferida por el pбrrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de las marcas espaсolas nє 1782612, 1907097, 1907098 y 1907099, todas ellas denominativas y compuestas por el signo “Homeosor”, registradas por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, respectivamente, para productos de las clases 39, 30, 5 y 3 del Nomenclбtor internacional.

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca comunitaria nє 3053981, tambiйn denominativa y compuesta por la palabra “Homeosor”, para productos de las clases 5, 30 y 31.

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca internacional nє 648302, igualmente denominativa y compuesta por el signo “Homeosor”, registrada en las clases 3, 5 y 30 del Nomenclбtor internacional.

- Las marcas de la sociedad “Soria Natural, S.A.” han sido usadas con cierta profusiуn en el sector farmacйutico, alcanzando una notoriedad apreciable en dicho sector.

- El actual titular de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> es D. Vincenc Riog Ribas. Dichos nombres de dominio fueron registrados ante los registradores CORE Internet Council of Registrars y Nominalia, S.L., constando en el acuerdo de registro de estos nombres de dominio la sujeciуn de disputas como la presente a la Polнtica Uniforme de la ICANN.

- Los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, registrados a favor de D. Vincenc Roig Ribas, no han sido utilizados hasta el momento.

- Segъn queda acreditado por medio de acta notarial, el 17 de julio de 2004, D. Vincenc Roig Ribas recibe un requerimiento realizado por la representante de “Soria Natural, S.A.”, en el que se le insta a abstenerse de utilizar la denominaciуn “Homeosor” bajo cualquier forma, y a renunciar expresamente por escrito y ceder a “Soria Natural, S.A.” la titularidad de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>. Dicho requerimiento no fue contestado por D. Vincenc Roig.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que sus marcas son marcas notorias en el sector de la medicina natural; que existe plena identidad entre los dominios controvertidos y las marcas registradas por la Demandante; y que el uso de la denominaciуn “Homeosor” por terceros no autorizados no sуlo puede suponer una vulneraciуn del uso exclusivo de la marca por su legнtimo titular, sino que tambiйn suponer un riesgo para la salud pъblica, dada la naturaleza de los productos distinguidos con las marcas de la Demandante.

Asimismo, entiende la Demandante que el Demandado carece de cualquier derecho o interйs legнtimo sobre los nombres de dominio, careciendo de cualquier tipo de autorizaciуn o licencia de marca por parte del Demandante que le permita utilizar la denominaciуn “Homeosor” como nombre de dominio.

Finalmente, considera la parte Demandante que los nombres de dominio se han registrado y usado de mala fe. Para sostener esta alegaciуn, el Demandante afirma que el Demandado tiene su residencia en Espaсa, paнs en el que la marca de la Demandante goza de renombre; que la zona donde tiene su residencia el Demandado es una de las zonas donde se ubica un mayor nъmero de farmacias que venden productos “Homeosor” en Cataluсa, todo lo cual pone en duda el desconocimiento del Demandado de la marca HOMEOSOR. De igual modo, el Demandante basa la prueba de la mala fe del Demandado en el hecho de no haber contestado al requerimiento notarial que le realizу; en el hecho de que el registro de los nombres de dominio litigiosos supone una medida de presiуn para que el Demandante proceda a la compra de ambos nombres de dominio por un valor superior al de registro; y en la obstaculizaciуn para que el Demandante pueda usar su marca como nombre de dominio.

Termina la Demandante afirmando que la conducta del Demandado encaja en el artнculo 34 de la Ley espaсola de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), de modo que el Demandado estarнa lesionando los derechos de exclusiva que esta Ley reconoce. Y en el mismo sentido invoca el artнculo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el artнculo 6 bis del Convenio de la Uniуn de Parнs.

Por todo ello, la Demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resoluciуn en la que se ordene que los nombres de dominio objeto de la controversia le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado, en su contestaciуn a la demanda, solicita al Grupo de expertos que rechace los recursos solicitados por el Demandante, y alega lo siguiente:

- Que el registro de los dominios se ha hecho siguiendo las leyes para este tipo de procedimiento y siempre amparado en la legalidad vigente, sin que en ningъn momento el registrador de los nombres de dominio le hubiese comunicado que el registro era ilegal o que creaba confusiуn con una marca conocida de productos.

- Que creу el nombre de “HOMEOSOR” basбndose en lo siguiente: “HOMEO es una palabra griega que significa “LO SIMILAR, LO SEMEJANTE” y SOR es una raнz lйxica de la palabra “SORGIN-A”, que es el nombre en EUSKERA (el idioma autуctono de la regiуn franco-espaсola llamada comъnmente como “PAНS VASCO”) que se da a los BRUJOS/AS, unos personajes histуricos que celebraban rituales mбgico-esotйricos. La etimologнa de SORGIN deriva de SOR-+-GIN significando originariamente en vasco CREADOR(A), porque las brujas tenнan el poder de convertir en animales a aquellos que renegaran de sus creencias. Por tanto, el significado literal de la conjunciуn de ambas palabras vendrнa a significar “SIMILAR A LAS BRUJAS”, “SEMEJANTE A LAS BRUJAS”.

- Que es un gran aficionado y practicante de las llamadas “ciencias esotйricas y parapsicolуgicas”, y que su intenciуn en un futuro es crear una pбgina web totalmente altruнsta con el nombre de HOMEOSOR sobre temas parapsicolуgicos. Por ello, entiende el Demandado que tiene intereses legнtimos sobre el tйrmino HOMEOSOR, que a su juicio no induce a confusiуn con las marcas de la Demandante, pues la actividad comercial de йsta nada tiene que ver con el esoterismo.

- Que al ser la primera persona en registrar los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes, posee derechos o intereses legнtimos sobre los mismos.

- Que la pбgina web que tiene proyectada ha estado siempre inactiva, por falta de tiempo para ponerla en marcha, y que por esa razуn es imposible que intente obtener unos beneficios comerciales, que desvнe a consumidores de manera equнvoca, que se aproveche de la reputaciуn ajena o que empaсe el nombre de una marca conocida.

- Que la pбgina web proyectada serб altruista y que al Demandado no le mueve ningъn бnimo de lucro.

- Que no es cierto, como afirma el Demandante, que haya registrado y estй usando los nombres de dominio de mala fe, ni que estй realizando medidas de presiуn para obtener importantes ingresos econуmicos con la venta de los dominio, pues desde que registrу el primero de los dominios hasta la recepciуn del requerimiento notarial de la parte Demandante han pasado cuatro aсos y medio, sin que durante ese tiempo hubiese habido ningъn tipo de contacto entre las partes, ni el Demandado hubiese intentado la venta de los dominios.

- Que considera “lуgico, йtico y humano” negarse a contestar requerimientos como los de la parte Demandante, por considerarlo amenazador, dictatorial y basado en la prepotencia de una macro empresa que quiere hacer prevalecer a toda costa su poder mercantil.

- Que si hubiese actuado de mala fe habrнa registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo; que su actuaciуn en modo alguno afecta a la salud pъblica y que la inactividad de la pбgina web no puede implicar una prueba de la mala fe, pues es debida al poco tiempo de que dispone para preparar su puesta en funcionamiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Grupo de expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado estбn domiciliados en Espaсa, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos segъn la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaciуn, para suplir las eventuales lagunas de la Polнtica y del Reglamento, la normativa de dicho Estado (Vid. a tнtulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI Nє D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI Nє D 2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI Nє D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI Nє D2000-0691, Seur Espaсa, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho espaсol de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resoluciуn.

Por todas estas razones se procederб a analizar el presente caso a la luz de la Polнtica y el Reglamento, asн como del Derecho espaсol de marcas.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4.a)i) de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaсolas que protegen la denominaciуn “Homeosor”, asн como de una marca internacional y otra comunitaria, constituidas tambiйn por el signo “Homeosor”.

De igual modo este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominaciуn “Homeosor”. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.

Con relaciуn a la confundibilidad entre las marcas del Demandante y los nombres de dominio controvertidos, afirma el Demandado que en ningъn momento los registradores le comunicaron que el registro de dichos dominios fuera ilegal o que creara confusiуn con una marca conocida de productos, razуn por la cual, a juicio del Demandado, el registro se ha realizado de acuerdo con la legislaciуn vigente. Con relaciуn a esta alegaciуn del Demandado, este Experto quiere recordar que los registradores no estбn obligados a garantizar al solicitante de un nombre de dominio que dicho nombre no infringe derechos de terceras personas. Por esta razуn, la Polнtica se incorpora mediante referencia en los acuerdos de registro que los solicitantes de nombre de dominio conciertan con los registradores acreditados por la ICANN. De este modo, en los acuerdos de registro que en su dнa celebrу el Demandado con los registradores de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> se preveнa la posibilidad de que los nombres de dominio registrados fueran objeto de una controversia con un tercero (como efectivamente ha ocurrido).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Experto considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Polнtica para que prospere la demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto de losnombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa, es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Nє D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o Nє D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4.c) de la Polнtica.

La Demandante afirma en su demanda que “queda claramente demostrada la ausencia de legitimidad de cualquier derecho de Propiedad Industrial e Intelectual del Demandado respecto al nombre de dominio HOMEOSOR.com”. No obstante, este Experto entiende que, en modo alguno, queda claramente probada dicha ausencia de intereses. En parte, porque, como antes se ha indicado, la prueba por parte del Demandante de que el Demandado carece de derechos o interese legнtimos es una prueba de un hecho negativo y por tanto prбcticamente imposible. Lo que sн hace la parte Demandante es aportar indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legнtimos.

A juicio de este Experto el Demandante ha probado, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, de modo que hay que analizar si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba la resultarб ciertamente sencilla.

Para intentar probar sus derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Demandado alega, en primer lugar, que es el legнtimo titular de los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> por ser la primera persona en registrarlos legalmente siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes.

No obstante, no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio el simple hecho de tenerlos registrados a su favor. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legнtimos a los fines del pбrrafo 4.a)ii) de la Polнtica, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseerнan tales derechos o intereses, y ningъn Demandante podrнa triunfar en una reclamaciуn por registro abusivo. Y naturalmente esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda. (En este mismo sentido se expresan, entre otras muchas, las decisiones dictadas en los casos OMPI D2000-0073, The Hamlet Group Inc. v. James Lansford; D2000-0062, Potomacs Mills Limited Partnership v. Gambit Capital Management; D2000-1238, Repsol Comercial de Productos Petrolнferos, S.A. v, Juana Hidalgo Martos; y la decisiуn NAF FA 00120000096194, National Cable Satellite Corporation v Gearwood.com).

Asimismo, alega el Demandado para intentar probar su interйs legнtimo sobre los nombres de dominio en disputa, que la palabra “Homeosor” es una palabra compuesta que significa literalmente “semejante a las brujas” y que por esa razуn posee un interйs legнtimo sobre la misma, pues afirma ser un gran aficionado a las ciencias esotйricas y parapsicolуgicas y tener la intenciуn de crear una pбgina web sobre estas materias. Segъn el Demandado el tйrmino “homeosor” deriva de la combinaciуn del tйrmino “homeo” (en griego “lo mismo”, “lo semejante”), y de sor, la raнz lйxica de la palabra “sorgin-A” que es el nombre que en vasco se da a las brujas.

Este Experto no puede admitir, en modo alguno, semejante alegaciуn como prueba del interйs legнtimo del Demandado sobre los nombres de dominio litigiosos. En primer lugar, porque el Demandado no aporta ningъn tipo de prueba de que efectivamente tenga la intenciуn seria de crear una pбgina web dedicada a las ciencias esotйricas y parapsicolуgicas. Nуtese bien que el pбrrafo 4.c)i) de la Polнtica dispone que se entenderб que el demandado tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn”. Pero en el presente caso, el Demandado sуlo afirma tener la intenciуn de usarlo, sin que pruebe en modo alguno esa intenciуn, y sin que haya realizado preparativo alguno para usar los nombres de dominio. De hecho, el Demandado ni tan siquiera dispone de un sitio web en construcciуn.

Ademбs, no se pueden admitir las alegaciones del Demandado porque el tйrmino “homeosor” no serнa, como pretende, descriptivo del contenido de una pбgina web dedicada a las ciencias esotйricas. Si, como sostiene el Demandado, pretendнa crear una palabra que significase “similar a las brujas”, “semejante a las brujas” (y admitiendo que lo quisiese hacer combinando un prefijo griego y una palabra vasca), lo razonable hubiese sido registrar el nombre “homeosorgin”.

Por todas las razones expuestas, el Experto entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, concurriendo asн el segundo de los requisitos establecidos en la Polнtica para que prospere la demanda.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso de los nombre des dominio. Asн se deriva claramente de la dicciуn literal de los pбrrafos 4.a)iii) y 4.b) de la Polнtica, y asн lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediaciуn y Arbitraje en aplicaciуn de la Polнtica: caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. V. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboraciуn de la Polнtica confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizaciуn del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> han sido registrados y usados de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razуn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resoluciуn del caso OMPI No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la resoluciуn del caso OMPI No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero).

Registro de mala fe

La parte Demandante ha aportado indicios suficientes para pensar que el Demandado podнa conocer las marcas constituidas por el signo HOMEOSOR. Asн, la Demandante aporta pruebas de un uso intenso de las marcas (incluido un uso publicitario) en el sector farmacйutico, donde la marca se ha convertido en notoria. Asimismo, es relevante el hecho de que en la zona donde tiene su residencia el Demandado existan farmacias que venden productos Homeosor. Esta circunstancia, unida a la publicidad de la marca Homeosor en las farmacias (lugares a los que acude la generalidad del pъblico), permite poner en duda el desconocimiento del Demandado de la marca Homeosor. Y ante la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el tйrmino “Homeosor”, puede concluirse, cuando menos, la existencia de una intenciуn obstruccionista por parte del Demandado.

Acreditada por el Demandante, prima facie, la eventual mala fe del Demandado a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa corresponde al Demandado aportar pruebas de su buena fe. Y en este sentido, la mayorнa de los alegatos del Demandado tienen por objeto intentar demostrar que los nombres de dominio en disputa no estбn siendo usados de mala fe, y por eso serбn analizados posteriormente. Especнficamente en relaciуn con el registro de los nombres de dominio, afirma el Demandado que no ha obrado con mala fe, porque tiene derechos legнtimos sobre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>. Sin embargo, dichos intereses no han quedado demostrados, como se ha expuesto en el anterior epнgrafe de esta decisiуn.

Asimismo, argumenta el Demandado que si hubiese actuado de mala fe habrнa registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo. A este propуsito, hay que tener en cuenta que, efectivamente, el registro de una marca ajena en un elevado nъmero de Top Level Domains es una clara muestra de mala fe. Pero eso no significa, sin mбs, que habiendo registrado la marca ajena sуlo bajo .com y .biz, se haya actuado de buena fe.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interйs legнtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocнa las marcas de la Demandante en el momento de registrar sus nombres de dominio (extremo йste que no ha negado el Demandado).

Uso de mala fe

El Demandado en el presente procedimiento no ha procedido a usar de ningъn modo los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>.

La falta de uso de los nombres de dominio impide considerar que el Demandado estй infringiendo los derechos de marca del Demandante. Es cierto, tal como alega la Demandante, que el artнculo 34 de la Ley espaсola de marcas, de 7 de diciembre de 2001, ha establecido expresamente el “uso del signo como nombre de dominio” entre las conductas que el titular de la marca puede prohibir a terceros. No obstante, el artнculo 34.3 c) de dicha Ley de marcas dispone que el titular de la marca podrб prohibir el uso de su signo como nombre de dominio (o cualquier otra de las conductas enumeradas), siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 2 del artнculo 34. En ese apartado se recogen los requisitos que se deben manifestar para que el titular de una marca registrada pueda ejercitar su ius prohibendi, entre los cuales figura la necesidad de que el tercero utilice la marca o un signo similar “en el trбfico econуmico”. Y lo mismos hace el artнculo 9 del Reglamento (CE) nъm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Pues bien, este requisito falta en el caso que nos ocupa, porque los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> no son utilizados en el trбfico econуmico. En la actualidad, pues, el Demandado no estб infringiendo los derechos de marca de la Demandante, y con toda probabilidad un Tribunal espaсol no admitirнa la existencia, en el presente caso, de una lesiуn de los derechos de marca del Demandante. (Y la invocaciуn del artнculo 16 del Acuerdo ADPIC y del artнculo 6 bis del CUP en nada alteran esta conclusiуn, pues es un principio universal del Derecho de marcas que el ius prohiendi del titular de una marca sуlo opera frente a signos usados por terceros en el trбfico econуmico).

Ahora bien, la inexistencia de una lesiуn de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho espaсol de marcas no significa que no pueda prosperar su demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Polнtica no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Polнtica para dar acogida a sus pretensiones.

En efecto, a la luz de la Polнtica y de su interpretaciуn por los Grupos de expertos, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaciуn de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisiуn del caso OMPI Nє D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Nє D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; OMPI Nє D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI Nє D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI Nє D2001-0267, Boezio 31 S.r.l. v. Siga, S.r.l.). En este sentido, es interpretaciуn consolidada de los Grupos de expertos considerar que la falta de uso perceptible de los dominios litigiosos durante un perнodo de tiempo considerable despuйs de su registro, y a falta de una justificaciуn convincente, ha de interpretarse como un uso de mala fe, por originar una obstaculizaciуn y un perjuicio para la Demandante (Vid., entre otras, las decisiones de los casos OMPI D2001-0399, Caja de Arquitectos S. Coo.deCrйdito v. LORVI, S.L., D2001-0801, Banco Espaсol de Crйdito, S.A. v. Josй Luis Larraga Millбn; D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang). A este respecto, hay que recordar que el Demandado ha registrado el nombre de dominio <homeosor.biz> el 26 de enero de 2000, y el nombre de dominio <homeosor.com> el 8 de mayo de 2003, sin que haya podido demostrar la existencia de un interйs legнtimo sobre los mismos, y sin que los haya utilizado hasta la actualidad. De este modo, la falta de un sitio activo bajo los nombres de dominio en disputa tiene como consecuencia actual que un usuario de Internet que estй intentando conectarse con la Demandante tecleando “www.homeosor.com” o “www.homeosor.biz” en su navegador, concluirб, con toda probabilidad, que la Demandante no tiene un sitio web, o que es tйcnicamente incapaz de hacerlo, lo cual supone un perjuicio para la Demandante, al tiempo que una obstaculizaciуn para la misma. De la misma forma, y como se afirma en la decisiуn del caso OMPI D2000-0239, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, hay que reconocer que no tiene sentido y es ilуgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa serнa una vнa utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idйntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despuйs vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Serнa suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algъn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Por lo demбs, este Experto admite que el Demandado en modo alguno estaba obligado a responder al requerimiento notarial realizado por la Demandante. Pero es claro que si el Demandado tuviese intereses legнtimos sobre los nombres de dominio y hubiese registrado y usado los nombres de dominio de buena fe, dicha buena fe requiere una respuesta a dicho requerimiento, explicбndole al Demandante las razones en las que se ampara. (En esta misma lнnea, varias decisiones de Grupos de expertos han entendido la ausencia de respuesta a los requerimientos de la parte Demandante como un indicio de la existencia de mala fe: caso OMPI D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang; caso OMPI D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T)

Sobre la base de las consideraciones precedentes, este Experto concluye que los dos nombres de dominio objeto del presente procedimiento han sido registrados y usados de mala fe, manifestбndose asн el requisito establecido en el pбrrafo 4.a)iii) de la Polнtica de la ICANN.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto Ъnico ordena que los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> sean transferidos al Demandante.

Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 23 de noviembre de 2004