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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

FCC Construcciones, S.A. y Global Vнa Infraestructuras, S.A. c. Antonio Rodriguez Ruibal

Caso N° DES2007-0015

 

1. Las Partes

Las Demandantes son FCC Construcciones, S.A. y Global Vнa Infraestructuras, S.A. representadas por Garrigues, con domicilio en Madrid, Espaсa (en adelante, las “Demandantes”).

El demandado es Antonio Rodriguez Ruibal, con domicilio en Madrid, Espaсa (en adelante, el “Demandado”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <global-via.es> y <globalvia.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

Global Vнa Infraestructuras, S.A. presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) el 28 de junio de 2007. El 29 de junio de 2007 el Centro enviу a ESNIC una solicitud de verificaciуn registral.

ESNIC el 2 de junio de 2007, por medio de correo electrуnico dio respuesta a la solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los Nombres de Dominio, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de julio de 2007. El Demandado no contestу formalmente a la Demanda sino que remitiу mensajes de correo electrуnico, fechados el mismo 6 de julio de 2007 y el 9 de julio de 2007, expresando su posiciуn respecto a la Demanda, ratificбndolos como su respuesta formal a la Demanda el 10 de julio de 2007.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el 26 de julio de 2007, recibiendo la correspondiente declaraciуn de aceptaciуn y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas aplicables al presente procedimiento.

Tras revisar la Demanda el 14 de agosto de 2007, el Experto emitiу una orden de procedimiento instando a Global Vнa Infraestructuras, S.A. a corregir una deficiencia de la Demanda antes del 20 de agosto de 2007 e invitando al Demandado a presentar las observaciones que estimase pertinentes dentro del plazo indicado. Como consecuencia de la citada orden de procedimiento, FCC Construcciones, S.A. se presentу como Codemandante en el procedimiento, debido a que йsta habнa solicitado la transferencia de la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas a favor de la compaснa Global Vнa Infraestructuras, S.A., sin que hasta la fecha se hubiera inscrito en la citada Oficina la transmisiуn. Por su parte el Demandado contestу a la orden del procedimiento en la misma fecha.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1 Las Codemandantes

Ambas Codemandantes se integran dentro del Grupo empresarial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. En particular, Global Vнa Infraestructuras, S.A. es una sociedad espaсola participada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (una de las principales empresas del sector de la construcciуn y las infraestructuras en Espaсa) y Caja Madrid (una de las mбs importantes cajas de ahorro de Espaсa).

Dichas entidades constituyeron la sociedad Global Vнa Infraestructuras, S.A. el 29 de enero de 2007 para agrupar todas las participaciones en las 35 concesiones de infraestructuras que tienen (bбsicamente autopistas y autovнas, puertos comerciales y deportivos, lнneas de metro, tranvнas y hospitales).

No obstante, antes de su constituciуn efectiva diversos medios de comunicaciуn ya se hicieron eco de su futura creaciуn y de la importancia y volumen de negocios que tendrнa. En este sentido, las Codemandantes han aportado una serie de recortes y extractos de prensa fechados desde el 4 de diciembre de 2006 en los que diversos medios de comunicaciуn anuncian el futuro lanzamiento al mercado de la sociedad Codemandante, vinculбndola expresamente a la denominaciуn “Global Vнa”.

Previendo los riesgos de que terceros intentaran apropiarse de la denominaciуn “Global Vнa” antes incluso de la constituciуn de la sociedad Global Vнa Infraestructuras, S.A., sus entidades matrices acordaron que la sociedad FCC Construcciones, S.A. (perteneciente al grupo empresarial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) solicitara el registro de la denominaciуn “Global Vнa Infraestructuras” como marca espaсola.

Dicha solicitud de registro se produjo el 2 de noviembre de 2006, dando lugar a la marca nє 2.738.272 basada en la mencionada denominaciуn y registrada para distinguir servicios bajo las clases 30, 35, 36, 37, 38 y 42 del Nomenclator Internacional. El 7 de mayo de 2007 la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas resolviу la concesiуn de la mencionada marca para todos los servicios solicitados. El 23 de mayo de 2007, FCC Construcciones, S.A. presentу ante la citada oficina una solicitud de transferencia de la titularidad de la marca a favor de Global Vнa Infraestructuras, S.A. Al momento de dictarse la presente decisiуn, todavнa no se ha dictado la concesiуn de dicha transferencia de la marca a favor de la citada sociedad.

4.2 El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano espaсol sobre el cual el Experto no ha recibido informaciуn alguna.

De hecho, despuйs de realizar una bъsqueda a travйs de Internet, el Experto sуlo ha podido constatar que, aparentemente, el Demandado preside una organizaciуn no gubernamental espaсola, sin haber podido detectar uso alguno por parte del Demandado de las denominaciones que componen los Nombres de Dominio.

El Demandado contactу a las Codemandantes por medio de correo electrуnico el 10 de mayo de 2007, ofreciendo la posibilidad de vender uno de los Nombres de Dominio (en particular, <globalvia.es>). En el correspondiente mensaje el Demandado indicaba lo siguiente: “Me pongo en contacto con ustedes porque actualmente soy el dueсo de varios dominios de Internet, entre ellos globalvia.es. He recibido una oferta bastante elevada por el mismo y me he extraсado. Buscando un poco por Internet, he visto que ustedes tienen el .com .org .eu .net, etc. Simplemente por casualidad їles podrнa interesar globalvia.es?”.

Las Codemandantes respondieron a dicho correo electrуnico solicitando el precio que el Demandado considerarнa adecuado para proceder a la transferencia del mencionado nombre de dominio. En este sentido, el Demandado contestу en un nuevo mensaje de correo electrуnico: “Serнan 10.000 euros en un talуn nominativo o paquete accionarial por el mismo importe”. Ante dicha solicitud, las Codemandantes decidieron desistir de cualquier negociaciуn con el Demandado.

4.3 Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio fueron registrados el 5 de diciembre de 2006 (en el caso del dominio <globalvia.es>) y el 12 de diciembre de 2006 (en el caso del dominio <global-via.es>). Tal y como se ha indicado anteriormente, en dichas fechas se publicaron numerosas noticias en medios de comunicaciуn generalistas y econуmicos indicando la inminencia en la puesta en marcha de la sociedad Global Vнa Infraestructuras, S.A., asн como del uso por su parte de la denominaciуn “Global Vнa”.

Desde su registro los Nombres de Dominio se han encontrado desactivados, sin conectarse a sitio o pбgina web activa alguna.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Codemandantes

Las Codemandantes alegan en la Demanda:

- Que el dнa 5 de diciembre de 2006, diferentes agencias publicitarias y medios de informaciуn online en Espaсa anunciaron los planes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Caja Madrid (entidades matriz de la Global Vнa Infraestructuras, S.A.) comunicaron a las autoridades de defensa de la competencia espaсola la creaciуn de la citada sociedad. Esta noticia tuvo una gran repercusiуn y provocу que la denominaciуn “Global Vнa” adquiriera un amplio reconocimiento a nivel general en Espaсa.

- Que, como consecuencia de dicha repercusiуn, el Demandado tuvo conocimiento de la denominaciуn de la sociedad Codemandante y que, consiguientemente, procediу al registro de los Nombres de Dominio. De hecho la fecha de registro del nombre de dominio <globalvia.es> coincide con la publicaciуn en la prensa de la noticia sobre la creaciуn de la citada sociedad;

- Que existe una identidad sustancial entre la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS (titularidad de una de las Codemandantes y que se encuentra en fase de transferencia a favor de la otra Codemandante) y los Nombres de Dominio, teniendo la palabra “infraestructuras” en la marca una funciуn estrictamente descriptiva de los servicios prestados por la citada sociedad;

- Que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legнtimos sobre los Nombres de Dominio en cuanto que no es conocido en el mercado bajo el nombre “Global Vнa” ni es titular de marca o registro protegido alguno de dicha denominaciуn, ni ha sido autorizado por las Codemandantes para el uso de su marca por medio de los Nombres de Dominio;

- Que el Demandado registrу los Nombres de Dominio dado que dichos registros se produjeron en fechas en las que se publicaron noticias sobre la creaciуn de la sociedad Global Vнa Infraestructuras, S.A. y, por tanto, a travйs del registro de los Nombres de Dominio el Demandado pretendiу obstaculizar el uso por parte de las Codemandantes de su marca en Internet;

- Que el Demandado ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe puesto que, sin ser requerida por las Codemandantes, se puso en contacto con aquйllas para ofrecerles la venta de, al menos, uno de los Nombres de Dominio a cambio de una compensaciуn claramente abusiva (exigiendo para ello el pago de la cantidad de 10.000 Euros); y

- Que, en atenciуn a todo lo indicado, los Nombres de Dominio deberнan ser transferidos a favor de las Codemandantes.

B. Demandado

El Demandado alega en los dos mensajes de correo electrуnicos remitidos al Centro:

- Que no entiende la forma de actuar de las Codemandante y de sus representantes en el presente procedimiento pues a pesar de que las Codemandantes le invitaron a reunirse con ellas para tratar la cuestiуn de al menos uno de los Nombres de Dominio jamбs llegу a producirse dicho encuentro sino que, por el contrario, se presentу la Demanda, dando lugar al presente procedimiento;

- Que se puso en contacto con las Codemandantes para indicarles que habнa recibido una oferta para la transferencia de uno de los Nombres de Dominio y que, a pesar de que posteriormente pudo haberlo vendido, decidiу no hacerlo en cuanto que las Codemandantes le indicaron que estaban valorando la posibilidad de adquirirlo;

- Que los Nombres de Dominio constituyen objetos claramente abandonados que cualquier espaсol podrнa haber registrado y prueba de ello es que, el mismo dнa en que registrу los Nombres de Dominio, tambiйn registrу el nombre de dominio <global-via.com>;

- Que en ninguna de las comunicaciones mantenidas con las Codemandantes se hizo referencia al nombre de dominio <global-via.es>, lo cual constituye una posiciуn abusiva que va en contra de cualquier joven emprendedor;

- Que las Codemandantes debнan haberse servido de sus posibilidades y recursos humanos destinados al marketing, la publicidad y la comunicaciуn para registrar el Nombre de Dominio, del mismo modo que hizo el Demandado;

- Que el mismo dнa en que registrу los Nombres de Dominio intentу tambiйn registrar el dominio <globalvia.com> pero no pudo porque una persona de nacionalidad rumana lo habнa registrado y puesto a la venta por 750 €. En este sentido, el Demandado indica que al cabo de pocas semanas dicho nombre de dominio habнa sido transferido a favor de una de las Codemandantes, por lo que considera que la soluciуn mбs justa serнa establecer un precio para los Nombres de Dominio del mismo modo que se hizo en su dнa respecto al nombre de dominio <globalvia.com>.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, las Codemandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) El nombre de dominio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos; y

(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretaciуn de las circunstancias aplicables a este caso, se servirб de la interpretaciуn dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio, la cual ha servido de base para la elaboraciуn del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisiуn en el Caso , Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani; OMPI N° DES2006-0001; Ladbrokes International Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI N° DES2006-0002; y Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibйria, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI N° DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La primera de las circunstancias que las Codemandantes deben acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son idйnticos o confusamente similares con una denominaciуn sobre la cual las Codemandantes ostenten “derechos previos”, incluyйndose dentro de la definiciуn de dicho concepto establecida por el artнculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaсa.

En este sentido, cabe poner de relieve en primer lugar que, en respuesta a la orden de procedimiento dictada por el Experto, FCC Construcciones, S.A. (actual titular registral de la marca) se presentу como Codemandante en el procedimiento, debido a que йsta habнa solicitado la transferencia de la marca ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas a favor de Global Vнa Infraestructuras, S.A., sin que hasta la fecha se hubiera inscrito en la citada Oficina la transmisiуn.

Habiendo indicado esto, el siguiente paso que debe adoptarse es analizar la relevancia de las diferencias existentes entre la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS y los Nombres de Dominio, a fin de decidir si dichas diferencias son lo suficiente relevantes como para descartar una potencial confusiуn entre la mencionada marca y los Nombres de Dominio. Dichas diferencias son las siguientes:

- A diferencia de los Nombres de Dominio, la marca incluye la palabra “Infraestructuras” junto a la denominaciуn “Global Vнa”;

- En los Nombres de Dominio el nombre “Global Vнa” se encuentra escrito sin espacio o con un guiуn entre ambas palabras, sin acento y con la inclusiуn del sufijo “.es”.

En relaciуn con la primera de las diferencias apuntadas, no parece que la misma sea suficientemente relevante a efectos de lo previsto en el Reglamento. En efecto, la palabra “Infraestructuras”, combinada con la denominaciуn “Global Vнa” debe interpretarse como un elemento descriptivo de los servicios prestados por la sociedad Codemandante, sin que introduzca un grado de diferencia lo suficientemente relevante como para considerar que no existe un riesgo de confusiуn entre la citada marca y los Nombres de Dominio. De hecho, йste es el enfoque que se ha seguido en otras decisiones adoptadas en el marco del Reglamento tratando circunstancias parecidas (en este sentido, por ejemplo, ver las decisiones TOMTOM International B.V. c. Beta 5 Soluciones Informбticas S.L , Caso OMPI Nє DES2006-0030, o en Perfetti Van Melle S.p.A. c. Juan Carlos Gonzбlez Martнnez, Caso OMPI Nє DES2006-0042.

Por lo que respecta a la segunda de las diferencias apuntada, tampoco parece que la misma sea suficientemente relevante, dado que dichas diferencias se derivan de la propia configuraciуn tйcnica actual del sistema de nombres de dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth Caso OMPI Nє D2000-0812; A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night Caso OMPI Nє D2003-0172 o en Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn c. Oscar Espinosa Comin el Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que las Codemandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las Codemandantes es que el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre los Nombres de Dominio.

En el marco de la Polнtica Uniforme de la ICANN para la resoluciуn de disputas vinculadas a nombres de dominio, se ha venido identificando tres supuestos -de carбcter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el correspondiente demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza legнtimamente. En concreto, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii) Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii) Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas del demandante afectado.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por las Codemandantes, este Experto considera que:

(i) El Demandado no ha utilizado en modo alguno los Nombres de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno respecto a cualquier uso proyectado de los mismos en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) Dado el carбcter claramente referido a la marca titularidad de las Codemandantes del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que el Demandado en ningъn momento ha sido conocido bajo la denominaciуn “Global Vнa”, para cuyo uso tampoco habнa sido autorizado por parte de las Codemandantes;

(iii) Difнcilmente podrнa considerarse que el Demandado ha hecho un uso legнtimo u ostenta un interйs legнtimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere inequнvocamente a la denominaciуn “Global Vнa”, la cual identifica de forma clara a una de las Codemandantes. De hecho, es difнcil imaginar razonablemente un uso por parte del Demandado de los Nombres de Dominio que no constituyera una infracciуn de los derechos de las Codemandantes.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Codemandantes prueben que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisiуn, el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre los Nombres de Dominio. A ello debe sumarse el mбs que probable conocimiento que el Demandado tenнa al registrar los Nombres de Dominio del inminente inicio de actividades de la sociedad Global Vнa Infraestructuras, S.A., habida cuenta de las noticias publicadas a este respecto con anterioridad y en las fechas en las que se produjo el citado registro.

Asimismo, este Experto considera que el hecho de que el Demandado tuviera la iniciativa de contactar a las Codemandantes para ofrecerle uno de los Nombres de Dominio por un precio que posteriormente se revelarнa claramente abusivo constituye una evidente muestra de mala fe. Esta impresiуn se ve reforzada habida cuenta del hecho que el Demandado, en los mensajes remitidos al Centro como respuesta a la Demanda, indica expresamente que considera injusto no recibir una compensaciуn por encima del mero coste de registro de los Nombres de Dominio cuando, presuntamente, un tercero habнa obtenido de las Codemandantes una compensaciуn de 750 Euros por la transferencia del nombre de dominio <globalvia.com>.

Por otra parte, cabe seсalar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de las Codemandantes y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracciуn de los derechos de aquйlla.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <globalvia.es> y <global-via.es> sean transferidos a favor de las Codemandantes, como titulares de derechos previos en el sentido del Artнculo 2 del Reglamento.

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Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico

Fecha: 22 de agosto de 2007