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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee

Caso No. DMX2007-0019

1. Las Partes

El Promovente es Lycos, Inc., con domicilio en Massachusetts, Estados Unidos de Amйrica, representada por Melbourne IT CBS Ltd., Londres, Inglaterra.

El Titular es Jung Hyun Shin Lee, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de Amйrica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <tripod.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes seсalado es NIC-Mйxico.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007 el Centro enviу al Registrador vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. El 23 de octubre de 2007 NIC-Mйxico remitiу al Centro por igual vнa su respuesta confirmando que el Titular figura en la base de datos WHOIS como registrante del nombre de dominio en controversia en tanto contacto administrativo y tйcnico del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localizaciуn completos. En consecuencia y atendiendo a una prevenciуn del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la misma con fecha 7 de noviembre de 2007. El Centro revisу que la Demanda junto con la subsanaciуn de referencia cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro emplazу formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2007.

Con fundamento en el artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 28 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestaciуn alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusу la rebeldнa del Titular el 29 de noviembre de 2007.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de diciembre de 2007, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia, segъn lo dispone el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una compaснa que opera un conglomerado de Portales de Internet que proveen contenido de banda ancha en materia de entretenimiento a usuarios en 25 paнses de Amйrica, Asia, Europa y el Pacнfico, recibiendo un promedio de 33 millones de visitantes al mes.

Para identificar los servicios de hospedaje y creaciуn de sitios Web que presta su subsidiaria Tripod, Inc., el Promovente tiene registrada la marca TRIPOD en los Estados Unidos de Amйrica desde 1997 y en los paнses que integran la Uniуn Europea a partir del 2000, con respecto a la clase 42 internacional.

El Promovente ofertу desde 1999 hasta 2007 los servicios antes mencionados entre el pъblico mexicano a travйs de un Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto, pero debido a un error administrativo de su parte dicho nombre de dominio no fue renovado y al ser liberado por el Registrador, el Titular lo registro el 16 de septiembre de 2007 para ponerlo a la venta inmediatamente despuйs en el Portal de SEDO por un precio que fluctъa entre $100,000 y $150,000 dуlares americanos.

Durante los tres meses que el Titular ha disfrutado de la tenencia del nombre de dominio en pugna, el sitio Web vinculado a este ъltimo ha mostrado en forma prominente la marca TRIPOD del Promovente, asн como hipervнnculos de contenido erуtico y de servicios idйnticos a los prestados por el Promovente.

Al considerar que el uso del nombre de dominio en litigio afecta de manera progresiva la reputaciуn de su marca registrada TRIPOD y le impide volver a reflejar esta ъltima en un nombre de dominio .MX, el Promovente presentу sin mayor dilaciуn la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El hecho de que la marca TRIPOD estй registrada en la clase de servicios en lнnea hace aъn mas doloso el registro del nombre de dominio en conflicto al impedirse al Promovente hacer uso de su marca en la clase para la que se encuentra precisamente registrada;

(ii) La penetraciуn que alcanzу en Latinoamйrica el Portal de Internet vinculado al nombre de dominio en contienda mientras estuvo bajo el control del Promovente hace que sea de vital importancia que el Titular recupere el nombre de dominio <tripod.com.mx> en Mйxico;

(iii) En conclusiуn a lo anteriormente expuesto queda demostrada no sуlo la igualdad entre la marca registrada y el nombre de dominio en conflicto, sino la importancia y el alcance de los servicios ofrecidos por el Promovente a travйs del nombre de dominio <tripod.com.mx>;

(iv) Al poner en venta el nombre de dominio en cuestiуn y obtener ingresos cuando un visitante hace clic en los hipervнnculos contenidos en el Portal respectivo, el Titular estб haciendo un uso ilegнtimo y desleal del nombre de dominio en litigio con la intenciуn de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empaсar el buen nombre del Promovente con бnimo de lucro;

(v) Los hipervнnculos ofrecidos por el Titular pueden provocar confusiуn entre los usuarios al mencionar tйrminos como “alojamiento”, buscador”, etc., mismos que estбn relacionados con el negocio principal del Titular, asн como a los servicios ofertados mediante el Portal cuando este ъltimo era administrado por el Promovente;

(vi) El Portal vinculado al nombre de dominio en pugna tiene la apariencia de una pбgina de contenido erуtico, lo que daсa la imagen del Promovente y de su marca registrada TRIPOD;

(vii) Ninguno de los motores de bъsqueda mбs conocidos como Google, Yahoo o MSN arroja resultado alguno que asocie al Titular con el tйrmino Tripod, por lo que puede afirmarse que el Titular no es conocido comъnmente por el nombre de dominio en controversia;

(viii) Asimismo, de la investigaciуn que realizу el Promovente no se desprende que el Titular haya registrado la marca TRIPOD ni constituido persona moral alguna bajo idйntica denominaciуn social;

(ix) En conclusiуn y teniendo en cuenta que el Promovente no ha licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, puede concluirse que este ъltimo no tiene derechos ni intereses legнtimos con respecto al nombre de dominio <tripod.com.mx>;

(x) Diversas circunstancias acreditan la mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en litigio, entre ellas su puesta en venta por un precio de 100,000 dуlares americanos, la falta de desarrollo de un negocio asociado al nombre de dominio en conflicto, el ofrecimiento de servicios idйnticos a los ofrecidos en el comercio por el Promovente, la obtenciуn de recursos econуmicos por el acceso a hipervнnculos, el daсo a la reputaciуn del Promovente causado por la asociaciуn de su marca TRIPOD con un sitio Web de contenido erуtico, asн como la imposibilidad de que el Promovente refleje su marca TRIPOD en un nombre de dominio idйntico dirigido al pъblico mexicano;

(xi) Es evidente que el Titular sabнa de la existencia de la marca TRIPOD del Promovente pues incluso muestra la denominaciуn y el logotipo de aquйlla en el Portal asociado al nombre de dominio en controversia;

(xii) El registro del nombre de dominio disputado no solo lesiona derechos exclusivos de marca sino que impide el uso de la misma al Promovente, en contravenciуn al acuerdo de registro de NIC-Mйxico;

(xiii) El Titular fue condenado en Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2006-004, al haber registrado el nombre de dominio <samsungmobile.com.mx> de mala fe y sin detentar derechos o intereses legнtimos sobre el mismo;

(xiv) Actualmente el Titular figura como registrante de al menos 15 nombres de dominio en Mйxico que infringen derechos exclusivos de marca en perjuicio de terceros, como es el caso <facebook.com.mx>, <christinaaguilera.com.mx>, <cinvestav.com.mx>, <bebo.com.mx> y <changosmangos.com.mx>, entre otros.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente, dejando asн de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1(a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Polнtica se basa en su gran mayorнa en la Polнtica de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien mъltiples Expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automбticamente en una resoluciуn favorable al Demandante (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte en inglйs intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la Demanda) y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusiуn entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica.

En el caso particular deviene trascendente asentar que, en tratбndose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, la Polнtica sуlo exige que las mismas se encuentren registradas, pero no necesariamente en Mйxico. Ver NAF NAF c. Bernardo Garduсo Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2007-0009 (aceptando que el Promovente fundara la Solicitud no solo en registros marcarios mexicanos sino en un registro anterior de su propio paнs, en la especie Francia, asн como en un registro internacional). Este resultado es congruente con la prбctica registral de NIC-Mйxico que no exige al registrante de un nombre de dominio .MX tener su domicilio o establecimiento en Mйxico.

Ahora bien, de una comparaciуn puramente objetiva entre el nombre de dominio <tripod.com.mx> y la marca registrada TRIPOD, se advierte a la primera impresiуn que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma ъnica y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad grбfica y fonйtica entre los signos en pugna.

La conclusiуn que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genйrico “.com” y del cуdigo de paнs “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnъmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Polнtica.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, tal disparidad tipogrбfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn con arreglo a la Polнtica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condiciуn prevista en el artнculo 1.a.i de la Polнtica

B. Derechos o intereses legнtimos

El Promovente afirma no haber licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, asн como que este ъltimo no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo TRIPOD ni es conocido por el nombre de dominio en conflicto. Asimismo alega el Promovente que el Titular estб utilizando el nombre de dominio <tripod.com.mx> de manera ilegнtima y desleal, con la intenciуn de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empaсar el buen nombre del Promovente.

Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idуneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legнtimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo a su favor).

La anterior conclusiуn se ve robustecida por el hecho de que la aplicaciуn que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legнtimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorizaciуn la marca TRIPOD en relaciуn con servicios idйnticos a los que presta el Promovente, asн como con respecto a hipervнnculos de contenido sexual, lo cual dista mucho de los fines con que estб asociada dicha marca en el comercio.

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artнculo 1.a.ii de la Polнtica

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente acredita que el nombre de dominio en cuestiуn ha estado a la venta en el Portal de SEDO desde su registro hasta la fecha, por un precio que oscila entre 100,000 y 150,000 dуlares americanos.

La verificaciуn de este hecho en el caso concreto configura por sн solo un supuesto tнpico de mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, atento a lo dispuesto por el artнculo 1.b.i de la Polнtica. Ver Best Western Internacional Inc. v. Chafi Jacobo Borge / Network Administration, Caso OMPI No. DMX2007-0003 (fundando el Experto su determinaciуn de mala fe en el artнculo 1.b.i de la Polнtica, al quedar demostrado y no haberse controvertido que el Titular solicitу US$150,000.00 por la transferencia del nombre de dominio <bestwestern.com.mx> al Promovente).

Por otra parte, en la medida que dentro del Portal vinculado al nombre de dominio <tripod.com.mx> se propicia la confusiуn de sus visitantes en torno al uso no autorizado que ahн se hace de la marca TRIPOD en relaciуn con servicios idйnticos a los que presta el Promovente al amparo de esta ъltima, este Experto estima que la conducta del Titular se traduce tambiйn en mala fe a la luz de la hipуtesis descrita en el artнculo 1.b.iv. de la Polнtica. Ver FIGAROґS Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informбtica S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa Garcнa, Caso OMPI No. DMX2005-0001 (determinando mala fe al encontrarse que el Titular utilizу el nombre de dominio de un modo engaсoso para los usuarios de Internet, haciйndoles creer que existнa una cierta vinculaciуn del dominio <figaros.com.mx> con el Promovente, en virtud de que se empleaba la marca “FIGARO'S PIZZA” propiedad de este ъltimo en el sitio Web).

Ninguna de las anteriores conclusiones se ve afectada por el hecho de que el nombre de dominio en conflicto haya sido liberado por el Registrador como consecuencia del error de no renovarlo a tiempo atribuible al Promovente, pues los derechos exclusivos de este ъltimo con respecto a su marca TRIPOD seguнan surtiendo plenos efectos, lo que impedнa de jure al Titular registrar de manera oportunista el nombre de dominio en pugna. Ver LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (encontrando que el demandado actuу de mala fe por haber adquirido de forma dudosa el nombre de dominio <lcia.org>, mismo que el demandante habнa venido utilizando de manera continua, con el ъnico fin de ponerlo a la venta en SEDO por un monto de 10,000 libras esterlinas).

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Polнtica bajo su articulo 1.a.iii.

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tripod.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnic

Fecha: 18 de diciembre de 2007