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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Inversiones Telestrión, C.A. v. SuperVirtualOffice Corp.

Caso No. DVE2008-0002

1. Las Partes

La Demandante es Inversiones Telestrión, C.A., Caracas, República Bolivariana de Venezuela, representada por Araque Reyna Sosa Viso & Pittier, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

La Demandada es SuperVirtualOffice Corp., Miami, Florida, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <clasificadoseluniversal.com.ve>.

El registrador del citado nombre de dominio es Centro De Información De Red De Venezuela (NIC.VE).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de octubre de 2008. El 3 de octubre de 2008, el Centro envió a Centro De Información De Red De Venezuela vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de octubre de 2008, el Centro De Información De Red De Venezuela envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y cobranza. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el

Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda, dando comienzo al procedimiento el 15 de octubre de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de noviembre de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de noviembre de 2008.

El Centro nombró a Luis Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de noviembre de 2008 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos relevantes y no controvertidos en este procedimiento quedan enumerados a continuación:

- La Demandante es una compañía nacional venezolana, domiciliada en la ciudad de Caracas, que forma parte del Grupo "El Universal", diario reconocido y de circulación en la comunidad venezolana.

- La primera edición del diario "El Universal", se realizó en el año 1909.

- La Demandante es titular de diversos registros de marca, CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, solicitada en fecha 13 de septiembre de 2006 y concedidas la mayoría en fecha 21 de abril de 2008¹.

- La Demandada es una entidad domiciliada en EE.UU., concretamente en la ciudad de Miami, Estado de Florida.

A los efectos de este procedimiento, se consideran a su vez, los siguientes hechos:

- El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, pues a la fecha en que se dicta esta Decisión, al acceder a la página, el usuario es redirigido al portal Ya.com, en el que se indica que la dirección solicitada, o no existe, o no está disponible.

- La Demandante, es una empresa del Grupo "El Universal", que detenta la propiedad de las marcas del diario, "El Universal", a su vez, es titular del nombre de dominio <clasificadoseluniversal.com> desde el 14 de enero de 1994, cuya existencia y contenido son notoriamente conocidos en Venezuela, como demuestra el hecho de que el 84,5% de sus visitantes tienen su origen en ese país. En esa misma página se reseñan los 97 años de "liderazgo y tradición" de los Clasificados El Universal.

Finalmente, el Experto, ha podido averiguar a través de indagaciones propias, que la demandada es titular de otros nombres dominios en la extensión <.com.ve>, idénticos a nombres que identifican reconocidos diarios y periódicos venezolanos, ya sean publicados en Caracas o en otras zonas geográficas de ese país.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de demanda, realiza las siguiente alegaciones:

- Que la Demandante es titular de las marcas nacionales EL UNIVERSAL, Solicitud No. 20728; CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, Solicitud No. 2006-20721; CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, Solicitud No. 2006-20722; CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, Solicitud No. 2006-20723; EL UNIVERSAL, Solicitud No. 2006-20724; CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, Solicitud No. 2006-20725 y CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, Solicitud No. 2006-20726; todas ellas con prioridad de 13 de septiembre de 2006, fecha anterior a la del registro del dominio controvertido (19 de enero de 2007).

- Que existe una clara identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

- Que tanto la marca CLASIFICADOS UNIVERSAL como el diario "El Universal", en el que se encartan los clasificados mencionados, son símbolos identificadores, notorios de la comunidad local venezolana.

- Que la denominación CLASIFICADOS EL UNIVERSAL puede considerarse reputada con mucha antelación a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa, como demuestra el tráfico de visitas del dominio <clasificadoseluniversal.com>, que refleja más de un millón de visitas desde el 30 de julio de 2006.

- Que la reputación de la denominación CLASIFICADOS EL UNIVERSAL no puede ser negada por el Demandando, quien además ha obtenido el registro de muchos otros nombres de dominio en la extensión <.com.ve>, por lo que carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

- Que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe al ser imposible que no conociera previamente la existencia y reputación de la marca CLASIFICADOS EL UNIVERSAL.

- Que la Demandada además ha desarrollado un patrón de conducta al registrar al menos 108 dominios en nivel <.ve>, lo que confirma la mala fe en el registro.

- Que la Demandada ha usado el nombre de dominio de mala fe al valerse de la notoriedad de la marca CLASIFICADOS EL UNIVERSAL para atraer usuarios a su página web, impidiendo además con ello el libre uso de la denominación, por parte de la Demandante.

Como consecuencia de todo ello la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es indudable que en el presente supuesto concurre el primer requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política.

No existe diferencia alguna entre el nombre de dominio en disputa <clasificadoseluniversal.com.ve> y los registros de marca cuya titularidad ha acreditado la Demandante y que protegen la marca CLASIFICADOS EL UNIVERSAL.

En ese proceso comparativo, y siguiendo además el criterio sobradamente aplicado en innumerables decisiones UDRP, no resulta relevante la presencia del sufijo <.com.ve> identificadores del nivel superior del dominio genérico y territorial respectivamente.

En conclusión, se trata de un supuesto de identidad absoluta y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores, por lo que este Experto determina que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito antes citado.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que lógicamente este Experto no dispone de la posibilidad de conocer la versión del titular del nombre de dominio en disputa acerca de posibles derechos o intereses legítimos que pudieran asistirle en el momento de efectuar el registro.

En tales circunstancias, el Experto ha procedido a examinar la documentación y argumentos que constan en el expediente, y de todo ello las conclusiones fundamentales son:

- No existe prueba en la cual conste que la Demandante haya concedido a la Demandada autorización alguna, permiso o licencia para llevar a cabo el registro o el uso de la marca CLASIFICADOS EL UNIVERSAL, ni tampoco a registrarla como nombre de dominio.

- Tampoco puede inferirse del expediente, ni de las comprobaciones efectuadas por este Experto, que exista derecho alguno de propiedad industrial o de otro tipo sobre ningún signo distintivo o denominación que contenga la expresión CLASIFICADOS EL UNIVERSAL a favor de la Demandada.

- Por otro lado, la ausencia de contestación a la demanda puede considerarse, siguiendo el criterio también aplicado en un grandísimo número de decisiones UDRP, como un reconocimiento de la Demandada, en cuanto a la inexistencia de derecho o interés legítimo alguno a su favor. El establecimiento de este criterio puede comprobarse, entre otras muchas, en Hipercor, S.A. c. Miguel A. González, Caso OMPI No. D2000-0045, o más recientemente, Campanas Quintana, S.A. c. Jacinto Machado Cuenca, Caso OMPI No. D2008-1199.

Teniendo en cuenta, por tanto, las circunstancias descritas, el Experto entiende que la entidad demandante ha acreditado también la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política.

C Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto ha procedido al examen de la posible concurrencia de las cuatro circunstancias que, de forma no limitativa, están incluidas en el párrafo 4.b) de la Política y que, de haberse producido, permitirían llegar a la conclusión de la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Las conclusiones a este respecto del Experto son las siguientes:

- No existe prueba, argumento ni acreditación ninguna en el expediente que constate que la Demandada haya procedido al registro del nombre de dominio en disputa <clasificadoseluniversal.com.ve> con el fin de venderlo a la Demandante o a uno de sus competidores por un precio superior al que se derivó de su registro.

- La inexistencia de contenido en la página web identificada por el nombre de dominio en disputa permite concluir que la Demandada haya procedido a su registro para atraer usuarios de Internet con intención de obtener un beneficio comercial, favoreciendo la confusión con la marca de la Demandante en cuanto a su origen, patrocinio o filiación.

- Tampoco puede inferirse de la documentación que obra en el expediente que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el propósito de crear problemas en el negocio de un competidor, tal y como reza el apartado iii) del citado párrafo 4.b) de la Política.

El Experto considera, no obstante, que concurre en el presente supuesto la circunstancia descrita en el apartado ii) del mencionado párrafo 4.b), con base en los siguientes razonamientos:

El Experto entiende que puede sin duda determinarse que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que el propietario de la marca obtuviera dicho nombre de dominio, constituyendo tal proceder un patrón de conducta.

Debe puntualizarse, no obstante, que esta conclusión no se alcanza por la mera afirmación que efectúa la Demandante en su escrito de Demanda, acerca de que la Demandada es titular de 108 nombres de dominio <.ve>. Es indiscutible que el hecho de que una determinada entidad sea titular de un número considerable de nombres de dominio, no implica necesariamente un patrón de conducta en el sentido descrito en la Política.

La conclusión la ha alcanzado el propio Experto a través de sus propias averiguaciones obteniendo una lista de los diarios y periódicos más populares en Venezuela y verificando después la titularidad de cada una de esas denominaciones como nombre de dominio en la extensión <.com.ve>.

Así, el Experto ha podido verificar que SuperVirtualOffice, la Demandada en este procedimiento, es titular de los nombres de dominio <elperiodiquito.com.ve>, <thedailyjournal.com.ve>, <eldiariodecaracas.com.ve> o <talcual.com.ve>, entre otros. Dándose la circunstancia de que dichas denominaciones corresponden precisamente a diarios venezolanos, cuya tirada alcanza no sólo a Caracas, sino también a otras zonas del país, es indiscutible que la actuación que constituye el registro del dominio <clasificadoseluniversal.com.ve>, refleja un patrón de conducta.

Debe igualmente señalarse que el Experto aprecia la concurrencia de otras circunstancias, diferentes de las contempladas en el párrafo 4.b) de la Política, que también justifican la conclusión de que el registro y uso del nombre de dominio controvertido se ha producido de mala fe. Dichas circunstancias son:

Ante la ausencia de alegaciones por parte de la Demandada, el Experto ha concluido que el hecho de que ésta sea titular de numerosos dominios en la extensión <.ve>, y que entre ellos se encuentren además diversos nombres de dominios iguales a marcas que identifican conocidos diarios venezolanos, la Demandada conocía, sin duda, la existencia y notoriedad de la marca CLASIFICADOS EL UNIVERSAL.

El Experto considera a este respecto que en el caso de marcas notorias, de cuya notoriedad se es consciente por la razón anteriormente expuesta, el registro de un nombre de dominio equivalente a un signo de esas características, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del nombre de dominio.

Este criterio ha sido ya aplicado en numerosas decisiones como Banco Español de Crédito, S.A. c. Miguel Duarte Perri Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018; o J. Carrion S.A. c. María José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, en la que se contiene una afirmación a juicio del Experto muy acertada, que explica bien a las claras el criterio aplicado:

"Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero".

Tras todo lo expuesto, el Experto concurre, por tanto, que la Demandante ha acreditado también la concurrencia del tercer requisito exigido en el párrafo 4.a) iii) de la Política.

7. Decisión

En virtud de todo lo expuesto, el Experto decide y ordena que el nombre de dominio <clasificadoseluniversal.com.ve> sea transferido a la Demandante.

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Luis Larramendi
Experto àšnico

Fecha: 1 de diciembre de 2008

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¹ Fecha de concesión, extraída de la consulta en línea realizada por el Experto a la página web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I.), ‘www.sapi.gob.ve'.