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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, CГЎdiz, AlmerГ­a, MГЎlaga y Antequera (UNICAJA) c. Xoan GonzГЎlez DГ­az

Caso No. D2009-1445

1. Las Partes

La Demandante es Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, CГЎdiz, AlmerГ­a, MГЎlaga y Antequera (UNICAJA) con domicilio en MГЎlaga, EspaГ±a, representada por Udapi & Asociados, EspaГ±a.

El Demandado es Xoan GonzГЎlez DГ­az, con domicilio en Vigo (Pontevedra), EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El Demandado tiene como objeto el nombre de dominio <unicajasur.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Dinahosting, S.L.

3. ГЌter Procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 26 de octubre de 2009. El 26 de octubre de 2009 el Centro enviГі a Dinahosting, S.L. vГ­a correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa. El 28 de octubre de 2009 Dinahosting, S.L. enviГі al Centro, vГ­a correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturaciГіn. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de noviembre de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 22 de noviembre de 2009. El Demandado no contestГі a la demanda. Por consiguiente, el Centro notificГі al Demandado su falta de personaciГіn y ausencia de contestaciГіn a la demanda el 23 de noviembre de 2009.

El Centro nombrГі a Mario Aurelio Sol MuntaГ±ola como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 2 de diciembre de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, CГЎdiz, AlmerГ­a, MГЎlaga y Antequera (en lo sucesivo "la Demandante") es titular de 86 marcas espaГ±olas denominativas y/o denominativas con grГЎfico consistentes en la denominaciГіn "Unicaja", registradas ante la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), asГ­ como de otras tantas marcas espaГ±olas que contienen la denominaciГіn "Unicaja" combinadas con otras denominaciones adicionales, también registradas ante la O.E.P.M.

Unicaja es titular de las marcas comunitarias figurativas 811703 y 956128, registradas ante la Oficina de ArmonizaciГіn del Mercado Interior (O.A.M.I.), que combinan un grГЎfico con la denominaciГіn "Unicaja".

El Sr. Xoan GonzГЎlez DГ­az (en lo sucesivo "el Demandado") registrГі el nombre de dominio <unicajasur.org> el 21 de julio de 2009 con el servicio del Registrador Dinahosting, S.L.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante:

(i) Alega que es una entidad de crédito creada en 1991 con casi 900 sucursales en 17 provincias espaГ±olas y en varias ciudades extranjeras, con alrededor de 5.800 empleados y con un gran volumen de negocio y notoriedad. Aporta como prueba un dossier con noticias de prensa econГіmica y generalista relacionadas con la Demandante, una reseГ±a de la Demandante en Wikipedia, una lista de resultados de la bГєsqueda de la denominaciГіn "Unicaja" obtenida con Google, el balance de pérdidas y ganancias de la Demandante del ejercicio 2008, y otros documentos para probar el carГЎcter renombrado y/o notorio de las marcas "Unicaja" en el sector bancario.

(ii) Alega que la popularidad de sus marcas registradas espaГ±olas y comunitarias, de cuya concesiГіn aporta prueba al procedimiento, conlleva que el Demandado no pudiera desconocer la existencia de la Demandante y considera que el renombre de dichas marcas constituye prueba de la mala fe del Demandado.

(iii) Alega que patrocina al famoso equipo de la primera divisiГіn espaГ±ola de baloncesto (ACB) "Club Unicaja Baloncesto", conocido como "El Unicaja" y que ha sido dos veces subcampeГіn de la liga espaГ±ola de baloncesto. La Demandante alega también que realiza importantes inversiones en Obra Social con 5 millones de beneficiarios, un presupuesto en 2008 en torno a 68 millones de euros, mГЎs de 4.000 actividades al aГ±o y 174 centros de actividades.

(iv) Alega que el nombre de dominio <unicajasur.org> incorpora las marcas espaГ±olas y comunitarias registradas UNICAJA, propiedad de la Demandante, generando riesgo de confusiГіn a los internautas. Asimismo alega que el Demandado no ostenta derecho o interés legГ­timo respecto de <unicajasur.org> porque el registro del nombre de dominio es posterior a la fecha de registro de la mayorГ­a de las marcas de la Demandante.

(v) Alega que en el aГ±o 2009 ha realizado y negociado operaciones de fusiГіn con cajas andaluzas cuales son Caja Jaén y Cajasur, y alega que la negociaciГіn del proceso de fusiГіn entre la Demandante y Cajasur fue anunciado en las noticias del Telediario de TelevisiГіn EspaГ±ola (T.V.E.) a las 15:00 horas el dГ­a 21-07-2009. La Demandante afirma que el registro del dominio en disputa fue realizado dos horas mГЎs tarde a la retransmisiГіn en las noticias televisadas en T.V.E. el 21-07-2009, que informaban de la negociaciГіn del proceso de fusiГіn entre la Demandante y Cajasur. La Demandante alega que esta coincidencia en el tiempo constituye prueba de la mala fe del Demandado.

(vi) Alega que ningГєn operador en el mercado espaГ±ol o comunitario, salvo la Demandante, tiene derechos sobre la denominaciГіn "Unicaja", que no existe por parte del Demandante noticia de uso de buena fe del nombre de dominio en disputa y que el Demandado no ha usado el nombre de dominio controvertido para alojar pГЎgina web alguna.

 

(vii) Alega que ha enviado un requerimiento al Demandado, quien no habrГ­a manifestado otro interés por el nombre en disputa mГЎs allГЎ que el de obtener un beneficio pecuniario.

(viii) Solicita que se dicte una resoluciГіn por la que el Grupo Administrativo de Expertos dicte una resoluciГіn por la que el nombre de dominio <unicajasur.org> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, a quien se notificГі de la demanda en fecha 2 de noviembre de 2009, no contestГі a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme el pГЎrrafo 4(a) de la PolГ­tica, los elementos que la Demandante debe probar para que proceda ordenar la cancelaciГіn o transferencia de la titularidad del nombre de dominio en disputa son los siguientes:

i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y

ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio; y

iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

El pГЎrrafo 10.d) establece que el Grupo de Expertos determinarГЎ la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

El pГЎrrafo 15.a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos debe resolver la demanda de conformidad con la PolГ­tica, el Reglamento, asГ­ como las normas y principios de derecho que considere aplicables. El pГЎrrafo 14.a) del Reglamento establece que "en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrГЎ dar curso a la demanda y adoptar una soluciГіn". Es importante recalcar esta afirmaciГіn a la vista de la no contestaciГіn por el Demandado.

(i) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn

El nombre de dominio <unicajasur.org> es similar a la marca UNICAJA, propiedad de la Demandante, hasta el punto de crear confusiГіn con éstas por los motivos que se indican a continuaciГіn:

De una parte, es doctrina reiterada que, salvo en contadas excepciones, el dominio de primer nivel, aquГ­ el agregado del sufijo ".org", no debe tomarse en cuenta para el anГЎlisis de la identidad o similitud (véase D2004-0064 Banco Zaragozano S.A. v. José LГіpez, Caso OMPI No. D2002-0486 Caixa D`Estalvis i Pensions de Barcelona v. Senota ComunicaciГіn Visual S.L.). De otra parte, el término "sur" deviene, en el caso que nos ocupa, un término descriptivo que no impide calificar al nombre de dominio en disputa como confusamente similar a los derechos marcarios probados por la Demandante, considerando la prueba aportada por la Demandante de su condiciГіn de entidad financiera de gran difusiГіn y notoriedad en la Comunidad AutГіnoma de AndalucГ­a, radicada en el sur geogrГЎfico de EspaГ±a. "Sur" adquiere por tanto carГЎcter descriptivo en relaciГіn con la localizaciГіn geogrГЎfica donde la Demandante desarrolla su actividad principal. Los consumidores que observan la denominaciГіn compuesta por la marca "Unicaja" y el término descriptivo "sur" son susceptibles de caer en la confusiГіn al pensar que se enfrentan a una marca derivada y asimismo fГЎcilmente pueden pensar que el nombre de dominio pertenece a la Demandante, a su departamento comercial o bien a un licenciatario o agente autorizado (véase Caso OMPI No. D2001-1245, Koninklijke Philips Electronics N.V. v. NicNax).

En consecuencia, la Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la PolГ­tica, pГЎrrafo 4.i).

(ii) Derechos o intereses legГ­timos

La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de varias decenas de marcas espaГ±olas y de dos marcas comunitarias registradas, respectivamente, ante la O.E.P.M. y la O.A.M.I. consistentes en la denominaciГіn UNICAJA. Todas las marcas aportadas por la Demandante tienen fecha de concesiГіn anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el 21 de julio de 2009. El nombre de dominio en disputa se limita a aГ±adir el signo descriptivo "sur" a la marca propiedad de la Demandante.

La Demandante alega que el Demandado no habrГ­a respondido a un requerimiento remitido por aquélla, mГЎs que con un interés en obtener un beneficio pecuniario y de otra parte, el Demandado no ha contestado la demanda y por tanto no aporta elementos que demuestren que es titular de derechos o intereses legГ­timos sobre el nombre de dominio en cuestiГіn.

De conformidad con los pГЎrrafos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento y a la vista de lo anterior, este Panel considera que el Demandado no es titular de derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, la Demandante ha probado el segundo elemento requerido en el pГЎrrafo 4.a).ii) de la PolГ­tica.

(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El hecho notorio de que, antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, se hubiera informado por los medios de comunicaciГіn, profusa y pГєblicamente, las negociaciones para la fusiГіn entre la Demandante y Cajasur, sumado a la prueba de la grabaciГіn aportada informando en las noticias del telediario de TelevisiГіn EspaГ±ola (T.V.E.) sobre las negociaciones de fusiГіn coincidente en el tiempo con la fecha de registro, constituyen para este Panel prueba de la existencia de la mala fe del Demandado en el registro de <unicajasur.org>.

La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de mГЎs de 80 marcas espaГ±olas y comunitarias consistentes en la denominaciГіn UNICAJA y ha aportado asimismo abundante prueba de la presencia, difusiГіn y popularidad de su marca "Unicaja" en el sector bancario espaГ±ol y andaluz.

De otra parte, la Demandante es patrocinadora del popular equipo de baloncesto de la liga espaГ±ola (ACB) "El Unicaja".

Consideramos que no cabe razonablemente pensar que la presencia, difusiГіn y popularidad de la Demandante como importante entidad financiera espaГ±ola y andaluza, patrocinadora de un conocido equipo de baloncesto, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado y es aГєn mГЎs improbable que de forma casual el Demandado desconociera UNICAJA y a su vez tuviera la ocurrencia de registrar dicha marca unida al signo descriptivo "sur" al tiempo en que los medios de comunicaciГіn difundieron la negociaciГіn de la posible fusiГіn de la Demandante con la entidad granadina Cajasur.

La documentaciГіn aportada por la Demandante y sus alegaciones constituyen prueba suficiente de que antes y después del registro de <unicajasur.org>, el Demandado debГ­a razonablemente conocer a la entidad financiera de la Demandante. Una coincidencia fruto de casualidad es altamente improbable y esta circunstancia sumada al contexto de negociaciГіn para una posible fusiГіn entre la Demandante y la entidad Cajasur constituyen prueba suficiente de la mala fe en el registro y uso del nombre en disputa.

La mala fe en el registro y en el uso de un dominio confundible con los derechos alegados por un Demandante, también se fundamenta en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dichos derechos (véanse los Caso OMPI No. D2003-0675, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José; el Caso OMPI No. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas; Caso OMPI No. D2006-0001, Deutsche Post AG v. NJDomains; y mГЎs recientemente el Caso OMPI No. DES2009-0006, Facebook Inc. v. Usta Cafer.)

Este Centro ha manifestado en muchas resoluciones que la notoriedad de la marca confusamente similar al dominio controvertido y la falta de contestaciГіn de la demanda son indicios que implican directamente el uso de mala fe del nombre de dominio controvertido (en este sentido véanse el Caso OMPI No. D2000-1805, Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S.; Caso OMPI No. D2002-1107, San Miguel, FГЎbricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, entre otros).

El Demandado no ha contestado la demanda y por tanto no ha aportado prueba que justifiquen su buena fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.

En atenciГіn a lo anterior y en consonancia con los pГЎrrafos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento precedentemente transcriptos, este Panel encuentra que el Demandante ha probado el tercer elemento requerido en el pГЎrrafo 4.a).iii) de la PolГ­tica.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <unicajasur.org> sea transferido a la Demandante.

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Mario Aurelio Sol MuntaГ±ola
Experto

Fecha: 15 de diciembre de 2009