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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Torell Llopart, S.A. v. Private Registration/Agust Torell

Caso n D2005-1354

 

1. Las Partes

La Demandante es Torell Llopart, S.A. Barcelona Espaa, representada por Estudi Juridic Victor Guix, Espaa.

Los Demandados son Private Registration, como organizacin registrante, y D. Agusti Torell, como persona fsica registrante Buffalo, Nueva York, Estados Unidos de Amrica, representado por D Gemma Torell Sibill, Sant Sadurni d’Anoia, Barcelona, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <torello.biz>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2005, figurando como Demandada D Eulalia Torell Sibill. El 29 de diciembre de 2005, el Centro envi a eNom, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 29 de diciembre de 2005 eNom envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta informando de que el registrante era Private Registration/Agusti Torell y proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

De acuerdo con la informacin recibida del registrador, en la que se informaba que el registrante no era la persona que apareca en la Demanda como Demandada, el Centro notific a la Demandante que la Demanda era administrativamente deficiente. El da 30 de enero de 2006 la Demandante present la Demanda enmendada, apareciendo como Demandados: Private Registration/Agusti Torell. El Centro verific que la Demanda enmendada cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 26 de febrero de 2006.

El da 24 de febrero de 2006 se present ante el Centro, Escrito de Contestacin a la Demanda en nombre de D Eulalia Torell Sibill, D. Alejandro Torell Sibill y D.Agusti Torell Sibill.

El Centro nombr a Alberto Bercovitz como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 10 de marzo de 2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el espaol.

 

4. Antecedentes de hecho.

La Demandante es la sociedad Torell Llopart, S.A., dedicada a la comercializacin de vinos y cavas.

La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional n 569966 TORELL (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaolas: n 481271 TORELL (clase 33) solicitada en agosto de 1965; n 2606350 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606351 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 1634591 TORELL CAVA y grfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; n 2606352 TORELL DESDE 1935 y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2607214 GRAN G TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606348 CRISALYS TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y n 2228973 CRISALYS TORELL (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial n 254914 TORELL solicitado en octubre de 2003.

La Demandante utiliza en el mercado la marca TORELLO para distinguir vinos y cavas, siendo esta marca conocida en el mercado, especialmente en la Comunidad Autnoma de Catalua.

El Demandado es D. Agusti Torello.

El nombre de dominio <torello.biz> fue registrado por la sociedad Agusti Torell, S.A. a travs de la entidad de registro eNom. Posteriormente el nombre fue transferido a DEulalia Torell Sibill quien a su vez lo transfiri a D. Agusti Torell. Actualmente este nombre de dominio figura a nombre de Private Registration/Agusti Torell.

Tanto el Demandado, D. Agusti Torell, como D Eulalia Torell, anterior titular de este nombre de dominio, son familiares de D. Agusti Torello Mata, fundador de la sociedad Agusti Torello, S.A. El Panelista ha comprobado en el Registro Mercantil de Barcelona que, a la fecha de dictarse la Resolucin, D. Agusti Torell es Consejero de Agusti Torell, S.A.

La Demandante, Torell Llopart, S.A. y la sociedad Agust Torell, S.A. se han enfrentado en varias ocasiones en los Tribunales ordinarios por el uso de la marca AGUSTI TORELLO.

En el primero de estos procedimientos, la sociedad Torell Llopart, S.A. demand a Agust Torell, S.A. por violacin de la marca 481.271/9 TORELLO. Este procedimiento fue tramitado y resuelto por el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona (autos 803/1996-2) que con fecha 23 de abril de 1998 dict sentencia con el siguiente fallo: “Estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis en nombre y representacin de TORELLO LLOPART, S.A contra AGUSTI TORELLO, S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada a: 1.- La cesacin en el uso de las denominaciones “AGUSTI TORELLO” y “CAVAS DE/D AGUSTI TORELLO”, como distintivo de un cava o vino espumoso, en todos los documentos de negocio y de publicidad de la demandada, por lesionar el derecho de exclusividad de la marca n 481.271/9 “TORELLO”, propiedad de la actora; 2.- La publicacin de la sentencia en un diario de difusin nacional, a costa de la demandada. Ello sin especial declaracin sobre las costas procesales”.

Recurrida esta sentencia en apelacin, la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dict sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2000, con el siguiente fallo: “Desestimamos el recurso de apelacin que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nmero dos de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Agust Torell, S.A., a la que imponemos las costas correspondientes a dicho recurso Estimamos, en parte, el recurso de apelacin que, contra la misma sentencia, interpuso Torell Llopart, S.A., de modo que la modificamos en el slo sentido de sustituir el pronunciamiento sobre costas que contiene por el de que la demandada pagar todas las de la primera instancia. Sobre las costas de este recurso no formulamos especial pronunciamiento”.

En la sentencia de la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce el derecho de la sociedad Demandada a utilizar su denominacin social Agust Torell, S.A en el mercado, de buena fe y siempre que no sea como marca ni como nombre comercial. Igualmente se declara probado en dicha sentencia que el principal accionista de la sociedad Agusti Torell, S.A. es titular registral de la marca AGUSTI TORELLO MATA y se reconoce la licitud del uso por dicha sociedad de esta marca.

En el ao 2004, las sociedades anteriormente citadas se enfrentaron en un nuevo procedimiento judicial por violacin de la marca n 481.271/9 TORELLO. En este caso, en virtud de acuerdo transaccional, por el que la Demandada se allanaba a los pedimentos 1 y 2 de la Demanda y la actora renunciaba a las pretensiones 3, 4 y 5 de la misma, el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona (Procedimiento ordinario 53/2004) dict sentencia, el 21 de septiembre de 2004, con el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por la entidad Torell Llopart, S.A., representada por el procurador Sr. Ranera Cahs y asistida por el letrado Sr. Puebla Brugueras contra la entidad Agusti Torell, S.A. representada por el Procurador Sr. Fontquerni Bas y asistida por el Letrado Sr. Roman Lluch, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad demandada a; 1 la inmediata cesacin en el uso de la denominacin “AGUSTI TORELLO” como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricacin, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio. 2 La inmediata retirada del mercado o trfico econmico de todos los documentos que lleven la denominacin “AGUSTI TORELLO” y especialmente la inmediata retirada de las botellas de cava tamao magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo”.

El Panelista ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolucin, el nombre de dominio <torello.biz> remite a una pgina de contenido general del registrador eNom.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- Torell Llopart, S.A. es titular registral de la marca internacional n 569966 TORELL (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaolas: n 481271 TORELL (clase 33) solicitada en agosto de 1965; n2606350 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606351 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 1634591 TORELL CAVA y grfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; n 2606352 TORELL DESDE 1935 y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2607214 GRAN G TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606348 CRISALYS TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y n 2228973 CRISALYS TORELL (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial n 254914 TORELL solicitado en octubre de 2003.

La Demandante comercializa en el mercado diferentes vinos y cavas distinguindolos con la denominacin TORELL que constituye marca y nombre comercial de dicha firma.

- El Demandado, Agust Torell, ha adquirido de mala fe el nombre de dominio <torello.biz> de su anterior titular, D Eulalia Torell Sibill, y sta de la sociedad Agust Torell, S.A. Tanto el Demandado, Agusti Torell, como la anterior titular del nombre de dominio, D Eulalia Torell Sibill, son personas vinculadas familiarmente a la compaa Agust Torell, S.A., solicitante inicial del nombre de dominio, y por lo tanto conocen el contencioso que dicha compaa tiene con la Demandante desde hace aos en relacin con el uso de la marca AGUSTI TORELL.

En concreto, el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona dict sentencia con fecha 23 de abril de 1998 en la que se condenaba a Agusti Torell, S.A. a cesar en el uso de las denominaciones AGUSTI TORELL y CAVAS DE/D AGUSTI TORELL como distintivo de un cava o vino espumoso en todos los documentos de negocio y de publicidad del Demandado por lesionar los derechos de exclusiva de la marca n 481.271/9 TORELLO propiedad de la actora. Este pronunciamiento fue confirmado por la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2000. Igualmente, en un procedimiento posterior, el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2004, ha condenado nuevamente a Agust Torell, S.A. a la cesacin en el uso de la denominacin AGUSTI TORELLO como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricacin, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio y a retirar de inmediato del mercado o trfico econmico todos los documentos que lleven la denominacin AGUSTI TORELL y especialmente a retirar todas las botellas de cava de tamao magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo.

- Con absoluta mala fe, la sociedad Agusti Torell, S.A. sigue en la actualidad utilizando la denominacin Agusti Torell y con esta denominacin se presenta en el sector y ante los consumidores, llegando ahora tambin el conflicto a Internet.

- El nombre de dominio <torello.biz> es idntico a la marca TORELLO y, por lo tanto, es susceptible de crear confusin o asociacin en los consumidores. Este hecho viene agravado, adems, por el litigio que la Demandante mantiene con la compaa Agust Torell, S.A. condenada por las sentencias antes indicadas a cesar en el uso de la denominacin TORELL, sentencias que aquella compaa ha intentado burlar transfiriendo el nombre de dominio, primero a DEulalia Torell y posteriormente al Demandado D. Agust Torell.

- El Demandado, Agust Torell, no posee ningn derecho respecto del nombre de dominio <torello.biz>, al igual que sus anteriores titulares. No existe prueba alguna de que el titular haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilizacin del nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de recibir el aviso de la presente controversia. Adems, el titular no hace ningn tipo de uso, legtimo y leal del nombre de dominio que pueda justificar el registro.

- De lo expuesto resulta que el nombre de dominio <torello.biz> ha sido registrado y transferido de mala fe a su actual titular, pues la compaa Agust Torell, S.A. fue condenada a cesar en el uso de la denominacin Torell y para eludir esa condena es por lo que se ha transferido el referido nombre de dominio a familiares y personas vinculadas a la empresa, primero a D Eulalia Torell y despus a D. Agusti Torell.

La Demandante, en la Demanda, solicit la cancelacin del nombre de dominio, si bien, con posterioridad present una enmienda interesando la transferencia del nombre de dominio a su favor.

B. Demandado

En el escrito de Contestacin a la Demanda se realizan alegaciones en relacin con el registro del nombre de dominio <torello.biz> objeto de este procedimiento, as como en relacin con los nombres de dominio <torello.com> y <agustitorello.com> que han sido objeto Torell Llopart, S.A. v. Alejandro Torell Sibill, Caso OMPI No.D2005-1353 y Torell Llopart, S.A. v. Agusti Torell Sibill, Caso OMPINo.D2005-1355 dictadas por este mismo Panelista. Hay que mencionar que en la resolucin de estos procedimientos no pudieron ser tenidas en cuenta estas alegaciones por ser claramente extemporneas.

Las alegaciones del Escrito de Contestacin a la Demanda las formula D. Gemma Torell Sibill, como representante de D. Agust Torell Sibill, D. Alejandro Torell Sibill y D Eulalia Torell Sibill.

En concreto en el escrito de contestacin a la Demanda, se afirma:

- Existe un error formal de comunicacin de la Demanda por cuanto que dirigida la Demanda contra la persona de D Eulalia Torell Sibill, el escrito sellado el 3 de febrero de 2006 respecto al nombre de dominio <torello.biz> seala como Demandado a la persona de Agusti Torello que resulta ser el padre de la realmente Demandada D Eulalia Torell Sibill. No obstante se acepta la comunicacin realizada.

- Existe confusin respecto al Demandado. Se dirige la Demanda contra D. Agust Torell como “persona fsica registrante” y resulta que ni D. Agusti Torell Mata ni su hijo D. Agust Torell Sibill han sido nunca registrantes del nombre de dominio <torello.biz>. Este nombre de dominio lo solicit D. Eulalia Torell Sibill que lo tiene hasta el 13 de febrero de 2007, sin que sta haya realizado ningn cambio al respecto. Todos los derechos del nombre de dominio <torello.biz> corresponden a D Eulalia Torell Sibill.

- Las controversias que mantiene Torello Llopart, S.A. con Agust Torell, S.A. son litigios entre estas compaas por cuestiones de marca de producto que nada tienen que ver con esta Demanda. Lo nico cierto es que fue la sociedad Agust Torell, S.A quien solicit inicialmente el registro de los nombres de dominio <torello.biz>, <torello.com>, <agustitorello.com> y <agustitorello.com.es> y si se hizo as fue por cuestin de trmite con el servidor sin que nunca tuvieran un uso comercial por parte de esta empresa. Por ello, cuando Torell Llopart, S.A. se dirigi a Agusti Torell, S.A. en relacin con estos nombres de dominio, se le contest que los mismos no pertenecan a la sociedad y que, por ello, no haba lugar a reclamacin alguna.

- D Eulalia Torell Sibill y D. Alejandro Torell Sibill detentan los nombres de dominio <torello.biz> y <torello.com> a ttulo absolutamente personal, sin vinculacin alguna con la empresa Agusti Torell, S.A. y tienen un derecho indiscutible a usar su propio apellido en cualquier actividad personal. En concreto, D Eulalia Torell tiene inters en el nombre de dominio <torello.biz> porque curso estudios en Estados Unidos donde sigue manteniendo numerosos amigos personales y este tipo de dominio genrico es usualmente empleado en ese pas. Por su parte, D. Alejandro Torell tiene inters en el nombre de dominio <torello.com> por su aficin al mundo de la hpica y de los caballos y por ser as conocido en esta faceta.

- Si la Demandante consideraba que la solicitud del nombre dominio por la sociedad Agust Torell, S.A. fue fraudulento tena que haber Demandado a esta sociedad. Si no lo hizo es porque sabe perfectamente que esta solicitud fue puramente formal y que esa sociedad nunca utiliz los nombres de dominio comercialmente.

- En relacin con el nombre de dominio <agustitorello.com>, ste pertenece legtimamente a D. Agusti Torell Sibill que tiene una actividad profesional propia al margen de la sociedad Agusti Torell, S.A., para la que tiene adems constituida una sociedad civil, Agusti Torello Sibill SCP, siendo adems profesor en distintas escuelas de viticultura y enologa. Es para esta actividad profesional para lo que se utiliza el nombre de dominio <agustitorello.com>. D. Agusti Torello Sibill tiene pues legitimo derecho sobre un nombre de dominio que incluye su propio nombre y que se utiliza en una actividad que nada tiene que ver con la marca de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El prrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica y en el propio Reglamento y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio espaoles de la Demandante y el Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica, las leyes y principios del Derecho nacional espaol.

B. Consideraciones Previas.

En el presente procedimiento se ha producido una cierta confusin en relacin con la persona que es titular actual del nombre de dominio <torello.biz>.

En la Demanda inicial figuraba como Demandada, D Eulalia Torell Sibill.

Sin embargo, segn la verificacin registral enviada por el registrador a peticin del Centro, el registrante actual del nombre de dominio es Private Registration, como organizacin registrante y D. Agusti Torell, como persona fsica registrante.

Esta verificacin registral motiv la presentacin de una nueva Demanda enmendada en la que aparecan como Demandados: Private Registration/Agusti Torello.

En el Escrito de Contestacin a la Demanda, la representante del Demandado afirma que la titular del nombre de dominio es D Eulalia Torell Sibill y que D. Agusti Torell nunca ha sido titular de dicho nombre.

Este Panelista ha podido comprobar que tanto en el WHOIS de eNom como en el WHOIS de Domain Registry of America, aparece como titular a 16 de marzo de 2006, D. Agusti Torell. Los resultados de la comprobacin realizada por el Panelista coinciden, por tanto, con la informacin suministrada por el Centro sobre la personalidad de Demandante y Demandado.

A la vista de lo expuesto, este Panelista resuelve el presente procedimiento tomando en consideracin la informacin del Centro basada en la verificacin del registrador y que coincide, adems, con la comprobada personalmente por el Panelista, segn la cual el titular del nombre de dominio <torello.biz> es el que figura en la Demanda enmendada.

No obstante, dado que en el Escrito de Contestacin a la Demanda se hacen alegaciones tanto en nombre de D. Eulalia Torell Sibill como en nombre de D. Agusti Torell Sibill, el Panelista ha tenido en cuenta todas estas alegaciones para la resolucin del procedimiento.

C. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demandada contenidos en el prrafo 4.a) de la Poltica

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legitimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin.

La Demandante es titular de la marca internacional n 569966 TORELL (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaolas: n 481271 TORELL (clase 33) solicitada en agosto de 1965; n 2606350 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606351 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 1634591 TORELL CAVA y grfico (clase 33) solicitada en junio de 2001: n 2606352 TORELL DESDE 1935 y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606348 CRISALYS TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y n 2228973 CRISALYS TORELL (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial n 254914 TORELL solicitado en octubre de 2003.

Es evidente que el nombre de dominio <torello.biz> es idntico a la marca internacional n 569966 y a la marca espaola n 481271, ambas marcas denominativas, con la denominacin TORELL. La nica diferencia consiste en la adicin del gTLD “.biz”, lo cual, como es sabido, es totalmente irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Compay v. Netitalia, S.L., Caso OMPI No.D2005-1139; y Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33, S.L Caso OMPI No.D2002-0830.). Las marcas denominativas TORELL anteriormente citadas han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

C.2. Derechos o intereses legtimos.

De las alegaciones de las partes y de la prueba aportada se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relacin contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca “TORELL” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningn momento ha recibido autorizacin de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <torello.biz>.

En este caso lo primero que se observa es que, el nombre de dominio <torello.biz> coincide con el apellido de su titular. Esto es as tanto si se considera que el titular del nombre de dominio es D Eulalia Torell, como se afirma en el escrito de contestacin a la Demanda, como si los es D. Agusti Torell.

La Poltica permite en su prrafo 4.c) que se invoque como fundamento de un inters legtimo el hecho de que el Demandado haya sido l mismo conocido por el nombre de dominio que registra. Por su parte, la vigente Ley de Marcas espaola, cuya atinencia en este caso est justificada por la comn nacionalidad y domicilio de espaoles de Demandante y Demandado (prrafo 15.a) del Reglamento), establece en su artculo 37 que el titular de la marca no puede prohibir a terceros el uso en el trfico econmico de su nombre siempre que ese uso se haga conforme a las prcticas leales en materia industrial o comercial.

Ahora bien, tanto desde el punto de vista de la Poltica como de la Ley de Marcas espaola, el uso de apellidos se admite siempre y cuando no se induzca a confusin con marcas registradas y en todo caso para que ese uso sea lcito debe utilizarse el nombre completo o bien la denominacin social completa. Este es de hecho el criterio seguido en las sentencias civiles a las que se refiere la Demanda, en las que se reconoce el derecho de la sociedad Agusti Torell, S.A. a usar su denominacin social siempre que lo haga de forma completo o a usar la marca AGUSTI TORELLO MATA, que se compone del nombre completo del fundador de la sociedad.

A la vista de lo expuesto, debe resolverse sobre si el hecho de que el nombre de dominio objeto del procedimiento consista en el primer apellido de su titular puede suponer la existencia de un inters legtimo en el registro y uso. As se alega en el escrito de contestacin a la Demanda.

Sin embargo, se dan en este caso, unas particulares circunstancias que impiden apreciar ese inters legtimo.

De los hechos probados resulta que la Demandante ha mantenido, durante aos, un contencioso con la sociedad Agusti Torell, S.A. por el uso en el mercado de la marca AGUSTI TORELLO. En el primer procedimiento resuelto por el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona y, en apelacin, por la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona se condena a Agust Torell, S.A. a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO por considerar que la parte distintiva y principal de dicha marca es el trmino Torell que coincide plenamente con la denominacin de la marca de la que es titular la Demandante. En el posterior procedimiento seguido tambin ante el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona, en el ao 2004, se condena igualmente a Agust Torell, S.A. a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELL, si bien se llega a tal pronunciamiento tras un acuerdo transaccional de ambas partes que termina con el allanamiento de la Demandada a determinados pedimentos de la Demanda y la renuncia del Demandante a otros de los pedimentos.

En el escrito de contestacin a la Demanda se reconoce que es la sociedad Agust Torell, S.A. la que registra inicialmente el nombre de dominio <torello.biz>, as como los nombres de dominio <torello.com>, <agustitorello.com> y <agustitorello.com.es>.

Es evidente que la sociedad Agusti Torell, S.A. registra todos estos nombres de dominio, despus de que sean firmes unos pronunciamientos judiciales que la condenan a cesar en el uso de la denominacin Agusti Torello, precisamente por considerar que la parte distintiva y principal de dicha denominacin es el trmino Torell idntico a las marcas registradas de la actora. Y en el caso del registro del nombre de dominio <torello.biz> la situacin es incluso ms grave que la contemplada en las sentencias mencionadas, por cuanto entre las marcas registradas a favor de la Demandante con la denominacin Torell y el nombre de dominio <torello.biz> existe una identidad total.

Despus de registrar el nombre de dominio objeto del procedimiento, y los otros nombres de dominio que incluyen el trmino <torell>, la sociedad Agust Torello, S.A. transfiere los mismos a personas con las que esta vinculado por lazos familiares y profesionales. El nombre de dominio <torello.com> a D. Alejandro Torell Sibill, el nombre de dominio <agustitorello.com> a D. Agusti Torello y el nombre de dominio <torello.biz>, objeto de este procedimiento, tambin a D. Agusti Torell. En el escrito de contestacin a la Demanda se ha reconocido la relacin de los hermanos TorellSibill con la sociedad Agust Torell, S.A..

Pues bien, la existencia de unos pronunciamientos judiciales firmes de condena a cesar y la vinculacin existente entre el titular del nombre de dominio <torello.biz> y la sociedad condenada impiden que pueda considerarse justificado, en este caso, ningn inters legtimo del titular sobre el nombre de dominio, por mucho que el mismo pueda estar formado por su primer apellido.

En efecto, no puede olvidarse que el nombre de dominio <torello.biz> se compone exclusivamente del trmino que los tribunales han considerado como parte distintiva de la denominacin y que coincide plenamente con las marcas denominativas de la Demandante. Es ms, el nombre de dominio no contiene mas que el primer apellido del titular. Para no ser confundible y poder reconocer algn derecho en su registro, el nombre de dominio debera estar compuesto por el nombre completo de su titular, y no solamente por uno de los apellidos que es precisamente el que coincide con la marca registrada.

Todas estas circunstancias permiten concluir que el Demandado no tiene derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio <torello.biz>.

C.3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Como ya se ha sealado con anterioridad, en el presente caso, se da la peculiaridad de que quien registra el nombre de dominio y su actual titular son personas distintas. As, el nombre de dominio es registrado por la sociedad Agust Torell, S.A. y est registrado en la actualidad por una persona fsica, D. Agust Torell, que lo ha adquirido de su hermana D Eulalia Torell, que a su vez lo adquiri previamente de la sociedad.

En la Contestacin a la Demanda se reconoce que los nombres de dominio <torello.biz>, objeto de este procedimiento, as como los nombres de dominio <torello.com>, <agustitorello.com> y <agustitorello.com.es> son registrados inicialmente por la sociedad Agusti Torello, S.A.

Por lo tanto, cuando la sociedad Agusti Torell, S.A. registra el nombre de dominio <torello.biz> objeto de controversia, exista ya una sentencia firme dictada por los Tribunales espaoles en la que se condenaba a esa sociedad a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO por considerar que la parte distintiva de esa denominacin es el trmino Torello que coincide totalmente con las marcas registradas TORELLO de la Demandante.

Este dato permite deducir que la sociedad Agust Torell, S.A. registr el nombre de dominio <torello.biz> contraviniendo la orden de cesacin en el uso de la denominacin Torell impuesta por una sentencia firme.

En el escrito de contestacin a la Demanda se afirma que la sociedad Agust Torell, S.A. nunca tuvo inters en los citados nombres de dominio y que s formalmente fue ella la que los solicit fue por una cuestin de trmite con el servidor, pero siempre con el nimo de que estos nombres de dominio pertenecieran a D Eulalia, D. Alejandro y D. Agust Torell Sibill para su uso particular.

Esta alegacin ciertamente no puede admitirse. Y es que no se entiende como puede simplificarse el trmite de registro por el hecho de que sea una misma sociedad la que solicite todos los nombres de dominio, cuando resulta que cada uno de ellos se ha solicitado a un registrador distinto. A este respecto, el Panelista ha podido comprobar que el nombre de dominio <torello.biz> se registr en eNom; el nombre de dominio <torello.com> en Nominalia Internet, S.L. y el nombre de dominio <agustitorello.com> en Registrer.com.

Todo esto lleva a la conclusin de que la sociedad Agust Torell, S.A. registr de mala fe el nombre de dominio <torello.biz> puesto que saba, no slo que la denominacin TORELLO era una denominacin protegida por diversas marcas a favor de una entidad competidora, la hoy Demandante, sino tambin y sobre todo porque existan ya unos pronunciamientos judiciales firmes que le prohiban el uso de la denominacin AGUST TORELL, precisamente porque dicha denominacin inclua como trmino principal y mas distintivo el trmino Torell (Snchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L, Caso OMPI No. D2002-1114).

No parece, pues, dudoso que el registro del nombre de dominio objeto del procedimiento se hizo de mala fe.

Ahora bien, dado que el Demandado que es el titular del nombre de dominio no es la misma sociedad que lo registr, la cuestin a dilucidar es si el uso llevado a cabo por una persona distinta de quien registra de mala fe es un uso de buena fe. Es decir, se trata de determinar si el Demandado, que ha adquirido el nombre de dominio despus de haber sido registrado de mala fe, es un tercero que usa ese nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legtimos.

Est probado y se reconoce en el escrito de contestacin a la Demanda, que el Demandado tiene claros vnculos familiares y profesionales con la sociedad Agust Torell, S.A. Tambin se reconoce en el escrito de contestacin a la Demanda que D. Agusti Torell es hermano de D Eulalia Torell, de quien adquiere el nombre de dominio.

El Demandado conoca, por lo tanto, perfectamente cuando adquiri el nombre de dominio a su hermana D Eulalia Torell, que una sentencia judicial firme obligaba a la sociedad Agust Torell, S.A., de quien sta haba adquirido previamente, a abstenerse de usar la denominacin Agusti Torell precisamente porque inclua como principal el trmino Torell idntico a la marca TORELL de la Demandante.

Esto significa que el Demandado no puede considerarse un tercer adquirente de buena fe y que, por lo tanto, en este caso no existe independencia entre la sociedad que registra el nombre de dominio y la persona que lo adquiere y lo usa con posterioridad. Las conexiones existentes entre la persona fsica y la persona jurdica ponen de manifiesto que quien registra y quien usa es, en realidad, la misma persona (Caso OMPI No. D2005-1172, Los Guerrilleros, S.A. v. Disven 2003, S.L.).

Por ello, dado que la sociedad Agusti Torell, S.A. ha registrado el nombre de dominio de mala fe, despus de un pronunciamiento judicial que le obliga a cesar en el uso de la denominacin Agust Torell y consiguientemente en el uso de Torell y por lo tanto sin inters legtimo, es difcilmente imaginable que una persona estrechamente vinculada a esa misma sociedad, a travs de la trasferencia nominal del nombre de dominio a favor de la misma, pueda usar de buena fe ese mismo nombre de dominio.

Es ms, la propia transmisin del nombre de dominio, primero a D Eulalia Torell y luego al Demandado puede considerarse por s una actuacin fraudulenta, pues parece haber sido realizada con el fin de eludir la condena de cesacin de uso impuesta a la sociedad.

Un ltimo factor a considerar consiste en que el nombre de dominio objeto de este procedimiento <torello.biz> no tiene mas que un contenido genrico con enlaces de variados perteneciente al propio registrador eNom.

Todo ello pone de manifiesto que el registro y la utilizacin del nombre de dominio <torello.biz> se ha realizado de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y el 15 del Reglamento el Panel ordena que el nombre de dominio <torello.biz> sea transferido a la Demandante.


Alberto Bercovitz
Panelista Unico

Fecha: 24 de marzo de 2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-1354.html

 

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