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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Torell Llopart, S.A. v. Agusti Torell Sibill

Caso n D2005-1355

 

1. Las Partes

La Demandante es Torell Llopart, S.A., Barcelona, Espaa representada por Estudi Juridic Victor Guix, Espaa.

El Demandado es Agusti Torell Sibill, Barcelona, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <agustitorello.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Register.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2005. El 29 de diciembre de 2005 el Centro envi a Register.com, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 29 de diciembre de 2005 Register.com envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

En respuesta a una notificacin del Centro, la Demandante present una enmienda a la Demanda el 18 de enero de 2006. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27deenero de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 16 de febrero de 2006. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de escrito de contestacin a la Demanda el 17defebrerode2006.

El Centro nombr a Alberto Bercovitz como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 1 de marzo de 2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el espaol.

 

4. Antecedentes de hecho.

La Demandante es la sociedad Torell Llopart, S.A., dedicada a la comercializacin de vinos y cavas.

La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional n 569966 TORELL (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaolas: n 481271 TORELL (clase 33) solicitada en agosto de 1965; n 2606350 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606351 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 1634591 TORELL CAVA y grfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; n 2606352 TORELL DESDE 1935 y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606348 CRISALYS TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y n 2228973 CRISALYS TORELL (clase 33) solicitada en febrero de 2002. Tambin es titular registral del nombre comercial n 254914 TORELL solicitado en octubre de 2003.

La Demandante utiliza en el mercado la marca TORELLO para distinguir vinos y cava, es Consejero de Agusti Torell, S.A. siendo esta marca conocida en el mercado, especialmente en la Comunidad Autnoma de Catalua.

El Demandado es D. Agusti Torell Sibill.

El nombre de dominio <agustitorello.com> fue registrado por la sociedad Agusti Torell, S.A. a travs de la entidad de registro Register.com. Actualmente este nombre de dominio figura a nombre del Demandado, D. Agusti Torell Sibill.

El Demandado, D. Agusti Torell Sibill es familiar de D. Agusti Torello Mata, fundador de la sociedad Agusti Torello, S.A. El Panelista ha comprobado en el Registro Mercantil de Barcelona que, a la fecha de dictarse la Resolucin, el Demandado

La Demandante, Torell Llopart, S.A. y la sociedad Agust Torell, S.A. se han enfrentado en varias ocasiones en los Tribunales ordinarios por el uso de la marca AGUSTI TORELLO.

En el primero de estos procedimientos, la sociedad Torell Llopart, S.A. demand a Agust Torell, S.A. por violacin de la marca 481.271/9 TORELLO. Este procedimiento fue tramitado y resuelto por el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona (autos 803/1996-2) que con fecha 23 de abril de 1998 dict sentencia con el siguiente fallo: “Estimando en parte la Demanda interpuesta por el Procurador D. Narciso Ranera Cahis en nombre y representacin de TORELLO LLOPART, S.A contra AGUSTI TORELLO, S.A., debo condenar y condeno a la parte Demandada a: 1.- La cesacin en el uso de las denominaciones “AGUSTI TORELLO” y “CAVAS DE/D AGUSTI TORELLO”, como distintivo de un cava o vino espumoso, en todos los documentos de negocio y de publicidad de la Demandada, por lesionar el derecho de exclusividad de la marca n 481.271/9 “TORELLO”, propiedad de la actora; 2.- La publicacin de la sentencia en un diario de difusin nacional, a costa de la Demandada. Ello sin especial declaracin sobre las costas procesales”.

Recurrida esta sentencia en apelacin, la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dict sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2000, con el siguiente fallo: “Desestimamos el recurso de apelacin que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nmero dos de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpuso Agust Torell, S.A., a la que imponemos las costas correspondientes a dicho recurso Estimamos, en parte, el recurso de apelacin que, contra la misma sentencia, interpuso Torell Llopart, S.A., de modo que la modificamos en el slo sentido de sustituir el pronunciamiento sobre costas que contiene por el de que la Demandada pagar todas las de la primera instancia. Sobre las costas de este recurso no formulamos especial pronunciamiento”.

En la sentencia de la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce el derecho de la sociedad Demandada a utilizar su denominacin social Agust Torell, S.A en el mercado, de buena fe y siempre que no sea como marca ni como nombre comercial. Igualmente se declara probado en dicha sentencia que el principal accionista de la sociedad Agusti Torell, S.A. es titular registral de la marca AGUSTI TORELLO MATA y se reconoce la licitud del uso por dicha sociedad de esta marca.

En el ao 2004, las sociedades anteriormente citadas se enfrentaron en un nuevo procedimiento judicial por violacin de la marca n 481.271/9 TORELLO. En este caso, tras llegar a un acuerdo transaccional por el que la demandada se allanaba a los pedimentos 1 y 2 de la demanda y la actora renunciaba a las pretensiones 3, 4 y 5 de la misma, el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona (Procedimiento ordinario 53/2004) dict sentencia, el 21 de septiembre de 2004, con el siguiente fallo: “Que estimando la demanda interpuesta por la entidad Torell Llopart, S.A., representada por el procurador Sr. Ranera Cahs y asistida por el letrado Sr. Puebla Brugueras contra la entidad Agusti Torell, S.A. representada por el Procurador Sr. Fontquerni Bas y asistida por el Letrado Sr. Roman Lluch, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad demandada a; 1 la inmediata cesacin en el uso de la denominacin “AGUSTI TORELLO” como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricacin, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio. 2 La inmediata retirada del mercado o trfico econmico de todos los documentos que lleven la denominacin “AGUSTI TORELLO” y especialmente la inmediata retirada de las botellas de cava tamao magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo”.

El Panelista ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolucin, que mediante el nombre de dominio <agustitorello.com> se accede a una pgina en blanco sin contenido alguno.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional n 569966 TORELL (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaolas: n 481271 TORELL (clase 33) solicitada en agosto de 1965; n 2606350 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606351 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 1634591 TORELL CAVA y grfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; n 2606352 TORELL DESDE 1935 y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606348 CRISALYS TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y n 2228973 CRISALYS TORELL (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial n 254914 TORELL solicitado en octubre de 2003.

La Demandante comercializa en el mercado diferentes vinos y cavas distinguindolos con la denominacin Torell que constituye marca y nombre comercial de dicha firma.

- El Demandado, Agusti Torell Sibill, ha adquirido de mala fe el nombre de dominio <agustitorello.com> de su anterior titular la sociedad Agusti Torell, S.A puesto que es una persona vinculada familiarmente a esa compaa y por lo tanto conoce el contencioso que dicha compaa tiene con la Demandante desde hace aos en relacin con el uso de la marca AGUSTI TORELL.

En concreto, el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona dict sentencia con fecha 23 de abril de 1998 en la que se condenaba a AGUSTI TORELL, S.A. a cesar en el uso de las denominaciones Agusti Torell y Cavas de/d Agusti Torell como distintivo de un cava o vino espumoso en todos los documentos de negocio y de publicidad del Demandado por lesionar los derechos de exclusiva de la marca n 481.271/9 TORELLO propiedad de la actora. Este pronunciamiento fue confirmado por la Seccin 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2000. Igualmente, en un procedimiento posterior, el Juzgado de 1 Instancia n 2 de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2004, ha condenado nuevamente a Agust Torell, S.A. a la cesacin en el uso de la denominacin Agusti Torello como distintivo de un vino o cava en todos los productos de su fabricacin, envoltorios, etiquetas, embalajes y cualesquiera documentos de negocio y a retirar de inmediato del mercado o trfico econmico todos los documentos que lleven la denominacin Agusti Torell y especialmente a retirar todas las botellas de cava de tamao magnum con la etiqueta que contiene dicho distintivo.

- Con absoluta mala fe, la sociedad Agusti Torell, S.A. sigue en la actualidad utilizando la denominacin AGUSTI TORELL y con esta denominacin se presenta en el sector y ante los consumidores, llegando ahora tambin el conflicto a Internet.

- El nombre de dominio <agustitorello.com> es idntico a la marca TORELLO y, por lo tanto, es susceptible de crear confusin o asociacin en los consumidores. Este hecho viene agravado, adems, por el litigio que la Demandante mantiene con la compaa Agust Torell, S.A. condenada por las sentencias antes indicadas a cesar en el uso de la denominacin Torell.

- El Demandado, Agusti Torell Sibill, no posee ningn derecho respecto del nombre de dominio <agustitorello.com>. No existe prueba alguna de que el titular haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilizacin del nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de recibir el aviso de la presente controversia. Adems, el titular no hace ningn tipo de uso, legtimo y leal del nombre de dominio que pueda justificar el registro.

- De lo expuesto resulta que el nombre de dominio <agustitorello.com> ha sido registrado y transferido de mala fe, pues la compaa Agust Torell, S.A. fue condenada a cesar en el uso de la denominacin TORELL y para eludir esa condena es por lo que se ha transferido el referido nombre de dominio a familiares y personas vinculadas a la empresa.

La Demandante, en la Demanda, solicita la cancelacin del nombre de dominio, si bien, con posterioridad presenta una enmienda interesando la transferencia del nombre de dominio a su favor.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante en el plazo concedido para ello.

Hay, sin embargo, que mencionar que en Torell Llopart, S.A. v. Private Registration/Agust Torell, WIPO Caso No D2005-1354, resuelto por este mismo Panelista, cuyo objeto es el nombre de dominio <torello.biz>, el Demandado ha realizado alegaciones en relacin con el registro del nombre de dominio <agustitorello.com> objeto de este procedimiento. Esas alegaciones no han podido ser tenidas en cuenta para la resolucin del presente procedimiento por ser claramente extemporneas.

 

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El prrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica y en el propio Reglamento y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio espaoles de la Demandante y el Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica, las leyes y principios del Derecho nacional espaol.

B. Falta de contestacin a la Demandada por parte del Demandado

El Demandado no ha presentado un escrito de contestacin a la Demanda. Por ello, el Panelista debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Panelista no puede resolver a favor de la Demandante apoyndose exclusivamente en la falta de contestacin del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (, Deutsche Bank AG v. diego-ArturoBruckner, Caso OMPI No.D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafn Rodrguez, Caso OMPI ND2001-1183; Retevisin Mvil v. Miguel Menndez, Caso OMPI No.D2001-1479; Pans & Compay Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla Garca, Caso OMPI No.D2002-0908; y Transportes y Distribucin, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No.D2002-1088).

Ante la falta de contestacin, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte Demandante, pero que las pruebas aportadas por sta no se ven alteradas por una contestacin inexistente. El Panelista tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panelista, entre las que se encuentra el acceso a la pgina web con el nombre de dominio objeto de controversia (, Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI No. D2001-0173).

C. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demandada contenidos en el prrafo 4.a) de la Poltica

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legitimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Hay que destacar que estos presupuestos de admisibilidad son acumulativos, por lo que la ausencia de tan solo uno de ellos determina la inadmisibilidad de la Demanda.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin.

La entidad Demandante es titular registral de la marca internacional n 569966 TORELL (clases 30, 32 y 33) solicitada en abril de 1991 y de las marcas espaolas: n 481271 TORELL (clase 33) solicitada en agosto de 1965; n 2606350 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606351 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 1634591 TORELL CAVA y grfico (clase 33) solicitada en junio de 2001; n 2606352 TORELL DESDE 1935 y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606348 CRISALYS TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004; n 2606349 BLANC TRANQUILLE 2002 TORELL y grfico (clase 33) solicitada en julio de 2004 y n 2228973 CRISALYS TORELL (clase 33) solicitada en febrero de 2002 y del nombre comercial n 254914 TORELL solicitado en octubre de 2003.

El nombre de dominio objeto del procedimiento es <agustitorello.com>.

Es evidente que el nombre de dominio objeto del procedimiento no es idntico a las marcas registradas por la Demandante, si bien contiene el trmino TORELL, idntico a estas marcas registradas.

Y es tambin evidente que el nombre de dominio en su conjunto, <agustitorello.com>, coincide con el nombre y apellido del Demandado.

Igualmente, es evidente, que el nombre de dominio coincide con la denominacin social de la sociedad Agust Torello, S.A. Este dato es relevante, si se considera, como hay base suficiente para ello, que la sociedad annima ha transferido el nombre de dominio para eludir el cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales ordinarios espaoles y que, por tanto, el Demandado ostenta el nombre de dominio por cuenta de la sociedad Agust Torell, S.A.

Este mismo Panelista ha decidido en la Decisin de Torell Llopart, S.A. v. Alejandro Torell Sibill, Caso OMPI No. D2005-1353, que el nombre de dominio <torello.com>, vinculado tambin en su primer registro a la sociedad Agusti Torell, S.A., es idntico a las marcas registradas por la Demandante y que, por ello, debe ser transferido a sta.

Pero, en este caso, el problema que se plantea es muy distinto al que se ha resuelto de la Decisin No. D2005-1353 mencionada.

Aqu se trata de decidir si debe transferirse a la Demandante un nombre de dominio que, ciertamente, contiene el trmino TORELL, idntico a las marcas de la Demandante, pero que en su conjunto <agustitorello.com> es idntico al nombre y apellido del Demandado y a la denominacin social de la sociedad Agusti Torell, S.A., por cuenta de la cual cabe considerar que ostenta el Demandado la titularidad del nombre de dominio.

A esto hay que sumar, que segn resulta acreditado con la documentacin aportada por la propia Demandante, es habitual que en las guas de vinos y bodegas y en las publicaciones especializadas, los terceros se refieran a la entidad Agusti Torell, S.A. por su denominacin social, suprimiendo las siglas “S.A.”, para hacer referencia despus a los distintos productos elaborados y comercializados por la entidad mencionada.

En estas circunstancias y con estos datos hay que decidir si la identidad o el riesgo de confusin deben juzgarse de la misma manera cuando lo que se solicita es la cesacin en el uso de una marca o de un nombre de dominio o cuando lo que se reclama es, como en este caso, la transmisin del nombre de dominio a la Demandante.

Pues bien, existen razones fundamentales para entender que en ambos casos debe juzgarse de forma distinta la exigencia de identidad o de riesgo de confusin.

Es obvio que el riesgo de confusin es suficiente para imponer la cesacin en el uso del signo confundible. Este es, precisamente, el fundamento de las sentencias de los Tribunales espaoles dictadas en los contenciosos que han enfrentado a la Demandante y a la sociedad Agusti Torell, S.A. y que han sido aportadas junto con la Demanda, en las que el riesgo de confusin fundamenta la condena a cesar en el uso de la marca AGUSTI TORELLO.

Pero la situacin es totalmente distinta cuando lo que se pretende es, como en este caso, la transmisin del nombre de dominio con un pedimento que equivale al de una accin reivindicatoria de marca en un procedimiento civil y que, por tanto, legitimara el uso posterior por parte de la sociedad Torell Llopart, S.A. del nombre de dominio <agustitorello.com>.

Tngase en cuenta que en relacin con la accin reivindicatoria de marca en el procedimiento civil el Tribunal Supremo espaol tiene declarado, entre otras, en la sentencia de 30 de diciembre de 2005 (RJ 2006, 251) que con la estimacin de la accin reivindicatoria se legitima a la actora para que “ocupe la posicin registral, en el trmite o en la inscripcin, ganada por el demandado, as como la plenitud de la proteccin legal que a la solicitud o al asiento se vincula” (en este mismo sentido STS de 25defebrero de 2005 (RJ 2005, 2916).

Pues bien, en este caso, no puede servir de base a la Demanda el simple riesgo de confusin, cuando lo que se pretende es apropiarse de un nombre de dominio que no es idntico a las marcas de la Demandante sino que es idntico al nombre y apellidos del Demandado y a la denominacin social de la sociedad Agusti Torell por cuya cuenta acta presumiblemente el Demandado. En este punto, conviene sealar que el Tribunal Supremo espaol ha estimado la procedencia de la accin reivindicatoria de marca solo es aquellos supuestos en los que exista identidad o cuasi identidad entre la marca usada previamente y la reivindicada, cosa que no ocurre en el presente caso.

Aqu no se trata de declarar la legitimidad del uso del nombre de dominio objeto del procedimiento, sino de decidir sobre la procedencia de transferir ese nombre a la Demandante. Y la conclusin a la que hay que llegar es necesariamente negativa. No es admisible acordar la transferencia a la Demandante de un nombre de dominio que presenta diferencias con sus marcas registradas y que, sin embargo, es idntico al nombre y apellidos del Demandado y a la denominacin social de la sociedad Agusti Torell, S.A. por cuenta de la cual acta presumiblemente del Demandado en su condicin de titular del nombre de dominio.

Y es que, si se accediera a ordenar la transferencia del nombre de dominio solicitada se propiciara una confusin total en el trfico econmico, al permitir, e incluso dar apoyo legal, a la Demandante para que use en Internet un nombre de dominio que no le pertenece y que es idntico al de otra persona, el Demandado, y al de otra sociedad competidora por cuenta presumiblemente de la cual acta el Demandado. Si se ordenara en estas circunstancias la transferencia del nombre de dominio a la Demandante lo que se estara propiciando es una actuacin de competencia desleal por confusin.

Esta consideracin es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la denominacin idntica al nombre de dominio es usada habitualmente en el trfico por parte de terceros para designar a la entidad Agusti Torell, S.A. por cuenta de la cual acta presumiblemente el Demandado.

Por supuesto, al decidir que no procede ordenar la transferencia del nombre de dominio a la actora no se adopta decisin alguna, porque no es procedente, sobre la legitimidad de la utilizacin de ese nombre de dominio por el Demandado o por la sociedad Agusti Torell, S.A. por la cual acta.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones no cabe admitir, a los efectos de la presente Decisin, que exista un riesgo de confusin suficiente entre las marcas TORELL de la Demandante y el nombre de dominio <agustitorello.com>, para ordenar la transferencia del nombre de dominio a la Demandante.

Como ya se ha sealado con anterioridad, fuera del plazo para contestar la Demanda, el Demandado ha realizado algunas alegaciones en relacin con el registro del nombre de dominio <agustitorello.com> utilizando para ello el trmite para contestar la Demanda del procedimiento D2005-1354 relativo al nombre de dominio <torello.biz>. Estas alegaciones no se han tenido en consideracin a la hora de resolver el presente procedimiento dada la extemporaneidad de las mismas. No obstante, la apreciacin de las mismas tampoco habra variado las conclusiones a las que ha llegado el Panelista y que acaban de ser expuestas.

Dado que los presupuestos de admisibilidad de la Demanda contenidos en el prrafo4.a) de la Poltica son acumulativos, y no concurriendo, en este caso, el primero de los mismos, no es preciso entrar a considerar los restantes.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Panel desestima la Demanda.


Alberto Bercovitz
Panelista Unico

Fecha: 15 de marzo de 2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-1355.html

 

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