MARCA REGISTRADA	REG. NO.	CLASE (INT’L)	FECHA DE REGISTRO	PAНS
CHUPA CHUPS	454747	03	Junio 11, 1966	Espaсa
CHUPA CHUPS	454746	01, 03, 04	Junio 11, 1966	Espaсa
CHUPA CHUPS	461344	6	Marzo 29, 1965	Espaсa
CHUPA CHUPS	461993	22, 24, 25	Abril 19, 1965	Espaсa
CHUPA CHUPS	2739887	8, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28	Mayo 20, 1965	Espaсa
CHUPA CHUPS	462381	9	Julio 7, 1965	Espaсa
CHUPA CHUPS	837748	30	Octubre 10, 1977	Espaсa
CHUPA CHUPS	825695	16, 18, 25	Noviembre 11, 1999	Comunitaria
CHUPA CHUPS	324178	3, 9, 24	Octubre 7, 1998	Comunitaria
CHUPA CHUPS	1461490	5, 28, 32	Junio 5, 2001	Comunitaria
CHUPA CHUPS	1759653	38, 41, 42	Agosto 2, 2001	Comunitaria
CHUPA CHUPS	127838	25	Febrero 2, 1987	Noruega
CHUPA CHUPS	441095	25	Octubre 24, 1989	Australia

La Demandante registrу el nombre de dominio <chuachups.com> el 26 de mayo de 1997.

La Demandada registrу el dominio <chupachus.com> el 9 de octubre de 2000.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

Que es titular de marcas registradas CHUPA CHUPS que cubren varios productos de distintas clases internacionales y usadas desde 1958 principalmente en productos de caramelos con palo y que en la actualidad sus productos son ampliamente anunciados y vendidos masivamente en todo el mundo.

Que la ъnica diferencia entre las marcas CHUPA CHUPS y el dominio controvertido es una letra.

Que dicho dominio no sуlo es confusamente similar, sino que casi idйntico a la citada marca.

II. Derechos o intereses legнtimos

Que la Demandada no ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

Que la Demandada no tiene ningъn derecho basado sobre tradiciуn o uso anterior legitimado del nombre elegido para su dominio.

Que teniendo en cuenta que CHUPA CHUPS es una marca famosa en particular en Espaсa, el paнs de residencia de la Demandada, le parece absolutamente extraсo que la opciуn para el nombre de su dominio fue para una palabra tan similar a CHUPA CHUPS.

Que no hay evidencia del uso de la Demandada de su nombre de dominio o preparaciones demostrables a utilizarlo, con respecto a una oferta de buena fe de productos o servicios.

Que la Demandada no tiene interйs sobre el nombre de dominio en disputa como puede ser deducido del hecho de que el nombre de dominio fue registrado el 9 de octubre de 2000, pero sigue siendo no utilizado.

Que teme que el ъnico interйs de la Demandada sea el de intentar explotar la fama de productos CHUPA CHUPS, sin ninguna necesidad de tener que sostener costos promocionales o de publicidad.

Que la pretensiуn de la Demandada no es legнtima pues la Demandante ha invertido recursos considerables en la publicidad de la marca CHUPA CHUPS en todo el mundo.

III. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe

Que ha adquirido a la empresa CHUPA CHUPS en 2006 y a su conocimiento la empresa CHUPA CHUPS nunca ha recibido informaciуn alguna sobre la existencia de la Demandada y nunca ha tenido cualquier conexiуn, afiliaciуn o relaciуn comercial la Demandada.

Que la Demandada nunca se ha acercado a la empresa CHUPA CHUPS para informar su intenciуn de registrar el nombre de dominio o para pedir el consentimiento para su registro, como la Demandada debiera de haber hecho si su intenciуn fuera utilizar el nombre de dominio de buena fe.

Que por la semejanza entre CHUPA CHUPS y CHUPACHUS, los consumidores pueden pensar que existe un vнnculo entre los productos del Demandante y el nombre de dominio de la Demandada.

Que existe el riesgo para los consumidores que quieran buscar en Internet los productos CHUPA CHUPS con el teclado del ordenador acabando en CHUPACHUS.

Que la Demandada no puede ignorar este riesgo porque no pudo ignorar la existencia de los productos CHUPA CHUPS de la Demandante cuando decidiу registrar el nombre de dominio, ya que la Demandada tiene su residencia en Espaсa, lugar donde dicha marca es ampliamente publicitada.

B. Demandada

La Demandada argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

Que se trata de palabras (la marca de la Demandante y el dominio de la Demandada) de pronunciaciуn distinta.

Que el nombre “chupachus” tiene significado genйrico en lengua espaсola.

II. Derechos o intereses legнtimos

Que el dominio <chupachus.com> fue registrado por la madre de la Demandada con el fin de proporcionar a sus dos hijos en aquйlla йpoca como diversiуn y ante la posibilidad de montar un negocio juntos sin tener nada que ver con la Demandante ni con el sector industrial en el que se mueve.

Que resulta sorprendente que la Demandante, que es una gran empresa con un elevado volumen de facturaciуn y unos cuantiosos gastos publicitarios, no se haya encargado de ponerse en contacto (con la Demandada) en 2006, que fue cuando comprу la empresa “chupachups”, ya que el anterior dueсo tenнa conocimiento de ello, pues enviу un burofax aсos mбs tarde de que registrasen el nombre de dominio.

Que a pesar de los gastos de publicidad de la Demandante, lo cierto es que la Demandada no ha lucrado en ningъn momento de ellos, al igual que la empresa “chupachups” no se debe de preocupar de escribir su nombre despuйs de tantos millones en euros de publicidad, al igual que no se han preocupado por registrar palabras parecidas a “chupachups” que podrнan ser producidas por un error de escritura, como por ejemplo “chupacups”, o todas las combinaciones posibles quitando una sola letra.

Que la Demandante reclama el dominio <chupachus.com> y tiempo despuйs de esta reclamaciуn no ha registrado el dominio <chupachus.es> habiйndolo registrado la Demandada para demostrar que no le habнa interesado a la Demandante en ningъn momento el registrar un nombre libre y sн hacerse con el dominio <chupachus.com>.

Que ha podido registrar el nombre “chupachus” y <chupachus.com> en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas (OEPM) para demostrar la falta de interйs que ha tenido el Demandante en el nombre “chupachus”, ya que todo esto se ha realizado despuйs de la demanda presentada por la Demandante ante la OMPI.

Que teniendo en cuenta que el vocablo incorporado en el nombre de dominio es “chupachus” sin “p”, no hay motivo alguno por el que la Demandada no tenga derecho a utilizar el nombre de dominio cuando el anterior dueсo Demandante dispuso de muchos aсos antes de que lo registrasen, para haberlo registrado y tampoco recibieron una demanda despuйs de haber recibido el burofax, por lo que entendieron que renunciaron definitivamente al dominio controvertido.

III. Mala fe

Que en ningъn momento ha actuado de mala fe, ya que tal y como lo seсala la Demandada, no se ha puesto en contacto con el Demandante para negociar sobre el nombre de dominio.

Que registrу el nombre de dominio porque se ajustaba a las necesidades de la Demandante y porque estaba libre.

Que es la Demandante el que actъa de mala fe pues despuйs de tantos aсos de registro presenta la demanda diciendo que tiene mбs derecho sobre ese nombre de dominio.

Que la legislaciуn espaсola sobre marcas otorga amparo a los titulares de las mismas ъnicamente en el sector del mercado encuadrado en un nomenclator concreto que en el caso del Demandante es para la venta de caramelos, lo que no impide la existencia de marcas idйnticas o muy parecidas para distinguir productos o servicios diferentes.

Que la Demandada no se dedica al comercio de dulces o caramelos, no ha establecido contacto ni tiene intenciуn de contactar con empresas del sector del Demandante, ni tiene la capacidad ni la voluntad de perturbar en modo alguno la legнtima actividad comercial del Demandante, ni ha puesto en uso el dominio sometido a arbitraje para atraer, con бnimo de lucro, usuarios a su pбgina Web o a cualquier otra pбgina, creando posibilidad de que exista confusiуn con los derechos previos del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de la pбgina Web de la Demandada o de un producto o servicio que figure en su pбgina Web.

Que adjunta a su contestaciуn una demanda denegada por la OMPI en la que la empresa Perfetti Van Meller es la Demandante sobre el dominio <mentos.es> que casualemente sн se escribe igual que el nombre de la empresa “Mentos”, con el dominio <mentos.com>, en posesiуn de Perfetti Van Meller.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Existe semejanza en grado de confusiуn entre el nombre de dominio <chupachus.com>, y la marca CHUPA CHUPS de la cual es titular la Demandante. Las ъnicas diferencias entre uno y otra son la ausencia de una letra “p” y la ausencia del espacio entre las dos palabras que conforman la marca, al reproducirse en el dominio.

La prбctica de eliminar una o mбs letras (en este caso la letra “p”) dentro del dominio en disputa se denomina como “typosquatting” y estб extensivamente tipificada en los casos resueltos por expertos del Centro. Se le ha definido como la conducta consistente en “tomar ventaja de errores comunes hechos por usuarios de Internet que estбn buscando un sitio en particular, de un particular proveedor de bienes o servicios, para obtener un beneficio” (traducciуn del Experto), Expedia, Inc. v. Alvaro Collazo, Caso OMPI No. D2003-0716, que cita a su vez VeriSign, Inc. v. Onlinemalls, Caso OMPI No. D2000-1446; Red Bull GmbH v. Grey Design, Caso OMPI. No. D2001-1035, seсalando <redbul.com> como semejante en grado de confusiуn a RED BULL; Playboy Enterprises Int’l, Inc. v. SAND Web Names For Sale, Caso OMPI No. D2001-0094, <plaboy.com> y PLAYBOY; NetWizards, Inc. v. Spectrum Enterprises, Caso OMPI No. D2000-1768, <netwizard.net> y NETWIZARDS; Telstra Corp. Ltd. v. Warren Bolton Consulting Pty, Ltd., Caso OMPI No. D2000-1293, bigpons.com y BIG PONDS.

La propia Demandada ha reconocido en su escrito de Contestaciуn que existen estos “errores de escritura, como por ejemplo “chupacups”.

La prбctica del typosquatting deviene per se en semejanza en grado de confusiуn entre el dominio emulador y la marca emulada.

Por otro lado, la ausencia del espacio entre los elementos de texto de la marca CHUPA CHUPS es irrelevante para este anбlisis de semejanza en grado de confusiуn (ver Banca Intesa S.p.A. v. Roshan Wickramaratana, Caso OMPI No. D2006-0215; Sanrio Company Ltd. y Sanrio Inc. V. Neric Lau, Caso OMPI No. D2000-0172). La adiciуn en el dominio del gTLD .com carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca CHUPA CHUPS. Dicho gTLD no cumple la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver tambiйn, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

El experto estima que el primer requisito de la Polнtica ha sido cumplido.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el Pбrrafo 4.c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiуn con бnimo de lucro.

La Demandada menciona en su contestaciуn unos registros de los nombres comerciales CHUPACHUS y CHUPACHUS.COM otorgados por la OEPM. Sin embargo, las pruebas agregadas a la Contestaciуn contienen solamente solicitudes de registro. Estas solicitudes de nombres comerciales no le otorgan derechos o intereses legнtimos oponibles a la Demandante en este procedimiento.

No existe en el expediente evidencia de que la Demandada haya hecho, o estй haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio controvertido estб inactivo, de conformidad con las declaraciones de la Demandante, que no fueron controvertidas ni refutadas por la Demandada. La Demandada no ha acreditado haber sido conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que la Demandada haga un uso legнtimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

La Demandante ha afirmado que CHUPA CHUPS es una marca famosa en particular en Espaсa. La Demandada no ha controvertido esta afirmaciуn. Una marca que ha sido usada desde 1958, que estб protegida con un portafolio de marcas como el que ha referido la Demandante en su demanda, y que es objeto de la publicidad que rodea a dicha marca no puede pasar desapercibida para alguien que se encuentra en la jurisdicciуn donde estos factores se conjugan. La Demandada reconoce en su Contestaciуn que la Demandante tiene un “elevado volumen de facturaciуn y unos cuantiosos gastos publicitarios”. Por tanto, este Experto Ъnico concluye que la Demandada conocнa la marca CHUPA CHUPS de la Demandante en la fecha de registro del dominio en disputa.

La Demandada afirma que ha registrado el dominio <chupachus.es>. La Demandante ha presentado como pruebas, impresiones del sitio al que resuelve ese dominio. Estas pruebas no fueron refutadas por la Demandada. En dichas pruebas se aprecia el uso de la marca CHUPA CHUPS en diferentes pбginas del sitio Web.

En los hechos, declaraciones y pruebas anteriores no es posible encontrar derechos o intereses legнtimos de la Demandada.

El Experto concluye que el segundo requisito de la Polнtica ha sido cumplido.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De conformidad con el Pбrrafo 4.a) iii) de la Polнtica, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirбn la prueba del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea.

La lista de supuestos seсalados en el pбrrafo 4.b) de la Polнtica es enunciativa y no limitativa, segъn segъn Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Demandado estй realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideraciуn las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Demandado estй actuando de mala fe. La distinciуn entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerб una distinciуn fina, pero es importante.

Lo que dicha distinciуn significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye tambiйn la omisiуn [inacciуn, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisiуn [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilizaciуn de mala fe del nombre de dominio” (traducciуn del Experto Ъnico).

Un nъmero considerable de expertos nombrados de conformidad con la Polнtica ha reconocido que los cuatro incisos del pбrrafo 1.b) de dicha Polнtica (Mutatis Mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que “otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe” (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).

Otros expertos han establecido que “la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existiу mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artнculo 1.a)iii)”; Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805–citando a su vez Telstra, supra; J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402.

En el presente caso, el Experto ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:

(i) La marca CHUPA CHUPS es altamente distintiva y cumple su funciуn de identificador de origen de los productos de la Demandante.

(ii) La Demandante ha argumentado que su marca es famosa, argumento que no ha sido combatido por la Demandada (ver , Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487;). Las pruebas presentadas por la Demandante, seсalan uso desde 1958, un volumen sustancial de registros marcarios en Espaсa, la Uniуn Europea y el mundo, y una considerable inversiуn en publicidad, que genera ventas tambiйn considerables.

(iii) De conformidad con la informaciуn y las pruebas ofrecidas por la Demandante, la propia Demandante tiene una presencia sуlida en Espaсa, la Uniуn Europea y otros paнses.

(iv) La Demandada no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el dominio en disputa.

(v) La Demandada no ha probado hacer uso de buena fe del nombre de dominio controvertido.

(vi) La Demandada no tiene relaciуn alguna con la Demandante o sus marcas, y no ha presentado en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.

(vii) Tratбndose de un nombre de dominio ajeno a este procedimiento, pero que resulta cercano de facto al mismo, la Demandada ha declarado haber registrado <chupachus.es>, es decir un dominio que incorpora una denominaciуn idйntica a la que incorpora <chupachus.com>, pero con un TLD distinto. El nombre de dominio <chupachus.es> resuelve a un sitio que, segъn pruebas no controvertidas por la Demandante, reproduce la marca CHUPA CHUPS en distintas pбginas donde dicha marca es usada.

(viii) La Demandada no es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, segъn la demanda, contestaciуn y pruebas que constan en el expediente. La existencia de registros de marca en decenas de jurisdicciones en todo el mundo, asн como el uso de dicha marca durante dйcadas, y la publicidad masiva de que йsta es objeto, hacen que el dominio en disputa estй muy cercanamente ligado a la marca CHUPA CHUPS, asн como a la Demandante. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “estб tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no estй relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).

(ix) De la demanda, contestaciуn y pruebas se desprende que la Demandada tiene su domicilio en Espaсa. Ello puede confirmarse en la impresiуn de la base de datos WhoIs obtenida por la Demandante y presentada en este procedimiento. La presencia de la marca CHUPA CHUPS en Espaсa, y la existencia de un grupo sуlido de registros para dicha marca en Espaсa y la Uniуn Europea permite concluir que la Demandada tenнa conocimiento de la marca CHUPA CHUPS al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.

(x) Este experto concuerda con J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, mutatis mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, a los derechos de un tercero” – en ese caso la Demandada registrу <donsimon.com> y alegу que lo registrу pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. Garcнa Carriуn, S.A.) – en donde la Demandada registrу <realmadrid.org>-.

(xi) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningъn uso del nombre de dominio por parte de la Demandada que no fuera ilegнtimo, tales como confusiуn, engaсo o violaciуn a la legislaciуn aplicable.

El Experto determina que el tercer requisito de la Polнtica se ha cumplido.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <chupachus.com> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Ъnico

Fecha: Mayo 08, 2008

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/d2008-0442.html

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