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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Mediatis, S.A v. DamiГЎn Caparros

Caso No. D2008-1676

1. Las Partes

El Demandante es Mediatis, S.A, ParГ­s, Francia, representada por Cabinet Schmitt-Chretien-Schihin, Bordeaux, Francia.

El Demandado es DamiГЎn Caparros, Madrid, EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wwwmediatis.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de noviembre de 2008. El 4 de noviembre de 2008 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 7 de noviembre de 2008 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El día 7 de noviembre de 2008 hubo una comunicación del Demandado, la cual fue contestada por el Centro el día 12 de noviembre de 2008. El día 14 de noviembre de 2008 el Demandante solicitó la suspensión del procedimiento debido a un posible arreglo entre las partes. El día 19 de noviembre, el Centro notificó la suspensión del procedimiento por treinta días. En vista de que las partes no llegaron a un acuerdo el 17 de diciembre de 2008, el Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, en consecuencia, el Centro notificó la reanudación del procedimiento el 19 de diciembre de 2008. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pГЎrrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda, dando comienzo al procedimiento el 19 de diciembre de 2008. De conformidad con el pГЎrrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 8 de enero de 2009. El Demandado no contestГі a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificГі al Demandado su falta de personaciГіn y ausencia de contestaciГіn a la Demanda el 14 de enero de 2009.

El Centro nombrГі a Kiyoshi Tsuru como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 27 de enero de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El dГ­a 28 de enero de 2009 el Demandado enviГі una comunicaciГіn al Centro, mediante la cual manifestГі su intenciГіn de transferir al Demandante el nombre de dominio en disputa <wwwmediatis.com>. Por lo tanto, el 12 de febrero de 2009 el Experto de conformidad con los pГЎrrafos 10, 12 y 17 del Reglamento, emitiГі la Orden de Procedimiento No. 1, la cual fue notificada por el Centro a las partes en ese mismo dГ­a. La Orden estableciГі la suspensiГіn del procedimiento, para que en un plazo que no excediera del 16 de febrero de 2009, la Demandada transfiriera efectiva e inequГ­vocamente el nombre de dominio en disputa al Demandante. El dГ­a 13 de febrero de 2009, el Demandado envГ­o una comunicaciГіn al Registrador solicitando instrucciones tГ©cnicas a los fines de transferir el nombre de dominio al Demandante. El 16 de febrero de 2009 el Registrador enviГі las instrucciones solicitadas al Demandado; no obstante, el Demandado nuevamente no pudo transferir el nombre de dominio en disputa al Demandante, por lo que los dГ­as 16 y 18 de febrero de 2009 le enviГі diversas comunicaciones al Registrador, manifestando su imposibilidad para realizar dicha transferencia de nombre de dominio, sin tener aparentemente respuesta del Registrador.

Por lo tanto y dado que transcurriГі el plazo seГ±alado en la Orden, sin que el Demandado transfieriera efectiva e inequГ­vocamente el nombre de dominio en disputa al Demandante, por lo que el dГ­a 18 de febrero de 2009, el Centro de acuerdo con lo establecido en la Orden, informГі a las partes la nueva fecha de envГ­o de la decisiГіn al Centro, siendo Г©sta el dГ­a 20 de febrero de 2009.

4. Antecedentes de Hecho

La parte Demandante ha presentado evidencia que demuestra que es titular de las siguientes marcas registradas:

MARCA REGISTRADA	REG. NO.	CLASE (INT’L)	FECHA DE REGISTRO	PAÍS
MEDIATIS EXTRA	2.789.812	36	13 de septiembre de 2007	EspaГ±a
MEDIATIS	3.200.243	9, 16, 36 y 38	28 de mayo de 2003	UniГіn Europea

El nombre de dominio <wwwmediatis.com> fue registrado el 6 de junio de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

I. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn:

La parte Demandante argumenta:

- Que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas MEDIATIS y MEDIATIS EXTRA.

- Que una licencia de uso no exclusiva de la marca comunitaria No. 3.200.243 MEDIATIS ha sido concedida por la Demandante al Banco Sygma Hispania, y debidamente inscrita ante la Oficina de ArmonizaciГіn del Mercado Interior (OAMI) en fecha 3 de febrero de 2004.

- Que el Demandante es titular de mГЎs de cien nombres de dominio que incorporan las marcas MEDIATIS, todos ellos registrados anteriormente al 6 de junio de 2008.

- Que el Demandante es titular de un derecho anterior sobre su denominaciГіn social Mediatis, registrada el 16 de enero de 1961 en el Registro de Comercio y Sociedades (R.C.S.) de ParГ­s bajo el nГєmero 612 002 477.

- Que la denominaciГіn MEDIATIS constituye un signo altamente distintivo que ni es genГ©rico, ni usual, ni siquiera necesario para identificar productos o servicios.

- Que resulta incuestionable que la denominaciГіn en conflicto MEDIATIS, constituye para los consumidores espaГ±oles el elemento distintivo, dominante y atrayente de esta marca, estando el elemento secundario y laudatorio EXTRA, desprovisto de todo carГЎcter distintivo.

- Que el nombre de dominio en disputa reproduce de forma idГ©ntica el elemento distintivo y dominante MEDIATIS protegido por el Demandante con anterioridad al 6 de julio de 2008.

- Que para el análisis de la identidad o similitud de las marcas MEDIATIS y el nombre de dominio en disputa, no se ha de tomar en consideración la utilización de la partícula “www” por su falta de distintividad, ya que es la nomenclatura comúnmente utilizada para preceder a cualquier dirección en la red.

- Que se puede afirmar que el nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada raya en la identidad con las marcas MEDIATIS de la Demandante (y cita Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kahryn Jane Mallin/Dogs.info, Caso OMPI No. DES2007-0005; Tesys Internet S.L. v. MГіnica Sanz Monsalve, Caso OMPI No. DES2006-0021.)

- Que la notoriedad de las marcas MEDIATIS y de las que incorporan la denominaciГіn Mediatis, titularidad de la Demandante en Europa y particularmente en Francia y EspaГ±a, hacen que cualquier internauta de atenciГіn media que visite el nombre de dominio en disputa (de forma voluntaria o por error al mecanografiar dicho nombre) serГЎ inducido a error al generar en Г©l la creencia errГіnea de que el nombre de dominio, la pГЎgina de Internet a la que estГЎ redirigido y/o los servicios que allГ­ son ofertados, provienen del Demandante, cuando no es este el caso.

- Que un internauta de atenciГіn media serГЎ, de esta forma, llevado a confusiГіn en cuanto a la titularidad del nombre de dominio en disputa y/o del sitio de Internet al que redirecciona, asГ­ como sobre el origen empresarial de los servicios propuestos sobre este sitio de Internet.

II Derechos o intereses legГ­timos

La parte Demandante argumenta:

- Que con anterioridad al presente procedimiento, la Demandada carece de cualquier derecho anterior a tГ­tulo de marca, denominaciГіn social o nombre de dominio que le confiera un derecho sobre el nombre de dominio en disputa o bien le legitime para ser titular del mismo.

- Que segГєn conocimiento del Demandante, la Demandada es totalmente desconocida por el nombre de dominio en disputa.

- Que el 16 de septiembre de 2008, es decir previamente a la presentaciГіn de esta demanda, el Demandante dirigiГі un requerimiento a la Demandada instГЎndole a la transferencia inmediata del nombre de dominio en disputa.

- Que la Demandada no ha respondido a las comunicaciones del Demandante.

- Que el nombre de dominio en disputa redirige de forma automГЎtica (a la fecha de la presentaciГіn de la Demanda) a todo internauta al sitio de Internet activo correspondiente al nombre de dominio <hipotecasflexibles.com>, que presenta en la pГЎgina de inicio numerosos enlaces relativos a servicios financieros, permitiendo a todo internauta un acceso directo a los sitios de Internet de la competencia del Demandante y de su licenciatario espaГ±ol Banco Sygma Hispania en el sector de crГ©ditos, prГ©stamos y otras formas de financiaciГіn.

- Que a peticiГіn del Demandante, un secretario judicial de un tribunal francГ©s ha expedido un acta de manifestaciones de fecha 29 de julio de 2008, que deja constancia fehaciente de estos actos.

- Que resulta de lo anterior que la Demandada, de forma manifiesta, ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relaciГіn con la oferta de mala fe, de productos y servicios financieros, violando los derechos anteriores del Demandante y del licenciatario espaГ±ol Banco Sygma Hispania y aprovechГЎndose de forma indebida de la notoriedad de la denominaciГіn MEDIATIS.

- Que resulta incontestable que la Demandada haya realizado un uso ilegГ­timo y desleal del nombre de dominio en disputa con la intenciГіn evidente de desviar a los consumidores de manera equivocada y con fines lucrativos, creando confusiГіn con los servicios tradicionales del Demandante y de su licenciatario espaГ±ol Banco Sygma Hispania.

III. Mala fe

La parte Demandante argumenta:

- Que en referencia del requerimiento del 31 de julio de 2008, la Demandada no podГ­a razonablemente ignorar, en el momento que hizo el registro del nombre de dominio en disputa, el conjunto de actividades financieras y la extensiГіn econГіmica del Demandante y de su licenciatario espaГ±ol Banco Sygma Hispania, asГ­ como la notoriedad de la marca MEDIATIS, en particular en Francia y EspaГ±a.

- Que Mediatis es una empresa lГ­der en la concesiГіn de crГ©ditos al consumo de Francia.

- Que el Demandante contrata con mГЎs de 490.000 clientes en Francia.

- Que un estudio de notoriedad de los organismos de crГ©dito realizado por la firma TNS Sofres estableciГі una tasa de notoriedad de Mediatis.

- Que los canales de distribuciГіn y soportes de publicidad de los productos y servicios financieros propuestos por el Demandante al pГєblico, bajo la marca MEDIATIS, alcanzan una entidad inquebrantable.

- Que la marca comunitaria 3.200.243 MEDIATIS es objeto de un uso efectivo desde hace varios aГ±os por la sociedad financiera Banco Sygma Hispania, bajo una licencia de uso no exclusiva.

- Que la Demandada decidiГі de forma deliberada, por un lado, explotar su conocimiento de las actividades financieras tradicionales de las sociedades Mediatis y Banco Sygma Hispania y por otra parte, aprovecharse del renombre de estas sociedades asГ­ como de la marca MEDIATIS, en particular en Francia y EspaГ±a, permitiendo con todo ello a los internautas de atenciГіn media acceder a la prestaciГіn de servicios financieros como los servicios de financiaciГіn y servicios de crГ©dito, despuГ©s de haber activado el nombre de dominio en disputa .

- Que con esa estrategia, la Demandada ha atraГ­do de forma deliberada a los internautas para, a continuaciГіn, redirigirles automГЎticamente al sitio en Internet activo dirigido al nombre de dominio <hipotecasfelxibles.com>, todo ello con fines lucrativos y/o con objeto de perturbar las operaciones comerciales de las sociedades Mediatis y Banco Sygma Hispania. (y cita Iberinform Inetrnational, S.A. v. Amario DГ­az LГіpez, Caso OMPI No. DES2008-0021.

- Que la Demandada ha tratado de desviar a los clientes de las sociedades Mediatis y Banco Sygma Hipania inducidos manifiestamente a error, ya que son lógicamente inducidos a creer que el nombre de dominio en disputa, así como el sitio de Internet correspondiente a la página web “www.hipotecasflexibles.com”, al que redirige automáticamente el nombre de dominio en disputa, así como los servicios financieros allí ofrecidos, son prestados por el Demandante o su licenciatario español, no siendo este caso en absoluto.

B. Demandado

El Demandado no presentГі un escrito formal de contestaciГіn.

6. Debate y conclusiones

El Demandado ha manifestado su intención de transferir el nombre de dominio en disputa al Demandante, por lo que esto puede considerarse como un consentimiento unilateral para transferir el nombre de dominio en disputa. (Ver Sanofi-aventis v. DomainsByProxy, Inc./ Standard Tactics LLC, Caso OMPI No. D2007-1909; Malley’s Candies Inc. v. Texas International Property Associates - NA NA, Caso OMPI No. D2008-1803).

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn

Existe semejanza entre el nombre de dominio <wwwmediatis.com>, y la marca MEDIATIS del Demandante, pues tanto el primero como la segunda están compuestos del término “Mediatis”, salvo por la adición en el primero de las letras “www”. El gTLD (en este caso el “.com” es un requisito técnico, y no se considera en la comparación (ver Informaciones Canarias, S.A. vs. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780, ver también, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537, ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; ver también America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; ver, Mutatis Mutandis, MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales and Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine, Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).

La marca MEDIATIS estГЎ totalmente comprendida en el nombre de dominio en disputa <wwwmediatis.com>. En este caso, esto es suficiente para establecer que un nombre de dominio es idГ©ntico o similar en grado de confusiГіn a una marca registrada. (Ver Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, WIPO Caso OMPI No. D2002-0615; Compagnie GГ©nГ©rale des Etablissement MICHELIN v. Lost in Space, SA, Caso OMPI No. D2002-0504; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525; Eauto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Caso OMPI No. D2000-0047; Toyota France and Toyota Motor Corporation v. Computer-Brain, Caso OMPI No. D2002-0002; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd, Caso OMPI No. D2000-0802.

El primer elemento de la PolГ­tica ha sido cumplido.

B. Derechos o intereses legГ­timos

De acuerdo con el PГЎrrafo 4c) de la PolГ­tica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legГ­timos sobre el nombre de dominio en cuestiГіn:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciГіn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciГіn con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaciГіn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legГ­timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciГіn de desviar a los consumidores de manera equГ­voca o de empaГ±ar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestiГіn con ГЎnimo de lucro.

De las pruebas contenidas en el expediente no se deriva que el Demandado haya estado utilizando el nombre de dominio en disputa, en relaciГіn con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino servicios que compiten con los ofrecidos por el Demandante y su licenciataria.

Tampoco se deriva del expediente que el Demandado haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio <wwwmediatis.com>.

No hay evidencia que permita acreditar un uso legГ­timo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intenciГіn de desviar a los consumidores. De hecho, las afirmaciones no controvertidas del Demandante, y la evidencia sometida por Г©l, indican lo contrario.

El Demandante no le ha otorgado permiso o autorizaciГіn alguna a la Demandada para registrar el nombre de dominio en disputa. (Ver SociГ©tГ© Air France v. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zema Participacoes Ltda. v. Jonhn Laxton, Caso OMPI No. D2008-1297).

Las pruebas del Demandante, no controvertidas por el Demandado, muestran que el uso del nombre de dominio en disputa es comercial y que constituye un intento de uso para obtener un lucro, mediante el engaГ±o a los consumidores, como se analilzarГі mГЎs adelante. (Ver Hoffmann-La Roche Inc. v. Onlinetamiflu.com, Caso OMPI No. D2007-1806; Pfizer Inc. v. jg a/k/a Josh Green, Caso OMPI No. D2004-0784; The Bear Stearns Companies Inc. v. Darryl Pope, Caso OMPI No. D2007-0593; COMSAT Corporation v. Ronald Isaacs, Caso OMPI No. D2004-1082; Fat Face Holdings Ltd. v. Belize Domain WHOIS Service Ltd., Caso OMPI No. D2007-0626, and Sanofi-aventis v. Montanya ILtd., Caso OMPI No. D2006-1079.

El segundo requisito de la PolГ­tica ha sido cumplido.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De conformidad con el pГЎrrafo 4.a)iii) de la PolГ­tica, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirГЎn la prueba del registro y utilizaciГіn de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estГЎn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa Г­ndole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lГ­nea, creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio Web o de su sitio en lГ­nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lГ­nea.

La Demandada ha intentado atraer a su sitio, con finalidad comercial, a usuarios de Internet, creando una confusiГіn con las marcas registradas de la Demandante, en relaciГіn con servicios que compiten con los ofrecidos por el Demandante. Esta conducta corresponde con el supuesto establecido en el pГЎrrafo 4 (b)(iv) de la PГіlГ­tica. (Ver Hewlett-Packard Company v. NA, Caso NAF No. FA154141, Savin Corporation v. Cal Toner c/o Domain Manager, Caso NAF No. 230934 y State Fair of Texas v. Granbury.com, Caso NAF No. FA95288).

El uso no autorizado de las marcas de la Demandante sugiere un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. (Ver Veuve Clicquot Ponsardin, Maison FondГ©e en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163).

Las pruebas presentadas por el Demandante muestran que el nombre de dominio en disputa causa confusiГіn en cuanto a que genera una idea de que existe una aparente asociaciГіn, patrocinio, autorizaciГіn y/o relaciГіn comercial entre el Demandante con el nombre de dominio en disputa, sitio y/o los bienes y servicios de la Demandada. (Ver mutatis mutandis, Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, Caso OMPI No. D2002-0946).

El tercer requisito de la PolГ­tica ha sido cumplido.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, de conformidad con el pГЎrrafo 4(i) de la PolГ­tica y el artГ­culo 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <wwwmediatis.com> sea transferido a la Demandante.

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto Гљnico

Fecha: 20 de febrero de 2009