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WIPO Arbitration and Mediation Center

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sigla, S.A. c. Sistemas Ransol, S.L.

Caso No. DES2008-0010

 

1. Las Partes

La Demandante es Sigla, S.A., con domicilio en Madrid, Espaa, representada por Elzaburu, con domicilio en Madrid, Espaa.

La Demandada es Sistemas Ransol, S.L., con domicilio en Madrid, Espaa, representada por Jorge Campanillas Ciaurriz, con domicilio en San Sebastin, Espaa,

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <sigla.es>. (El “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 26 de marzo de 2008. El 27 de marzo de 2008 el Centro envi a ESNIC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el Nombre de Dominio en cuestin. El 28 de marzo de 2008 ESNIC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tcnico y de facturacin. En respuesta a una notificacin del Centro, el Demandante present la Demanda en formato papel el 15 de abril de 2008. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de abril de 2008. De conformidad con el artculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 5 de mayo de 2008. El escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de abril de 2008.

 

El Centro nombr a Antonia Ruiz Lpez como Experto el da 13 de mayo de 2008, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuacin:

La Demandante, la Sociedad espaola Sigla, S.A. es titular de un gran nmero de registros ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, entre otros, de los registros de marca nmeros. 775.006 a 775.010 SIGLA (clases 29, 30, 32, 33 y 42)), del ao 1974, y del registro de nombre comercial N 214.062 SIGLA (clases 35 y 37) del ao 1997.

La Demandada, la Sociedad espaola Sistemas Ransol, S.L., registr el Nombre de Dominio el 10 de enero de 2007.

Con anterioridad a la iniciacin de este procedimiento, el Demandante envi requerimientos al Demandado, instndole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Experto ha comprobado que no existe en Internet ninguna pgina Web activa bajo el Nombre de Dominio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A continuacin se resumen las alegaciones de la Demandante, la sociedad Sigla, S.A.:

- Que el Nombre de Dominio presenta una identidad absoluta y, por tanto, susceptible de crear confusin con sus marcas y nombre comercial, cuyos derechos exclusivos ostenta por ser titular de un gran nmero de registros ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, entre otros, de los registros de marca nmeros. 775.006 a 775.010 SIGLA (clases 29, 30, 32, 33 y 42)), del ao 1974, y del registro de nombre comercial N 214.062 SIGLA (clases 35 y 37) del ao 1997.

- Que la marca y el nombre comercial SIGLA gozan de notoriedad en Espaa en el mbito de la restauracin y la alimentacin.

- Que el Grupo SIGLA (tambin conocido como Grupo VIPS) constituye una de las empresas lderes en Espaa en su sector y de mayor crecimiento en los ltimos aos, gozando de un liderazgo indiscutible en el sector de la explotacin de restaurantes.

- Que tambin es la primera empresa dedicada a la explotacin de establecimientos que incluyen, en el mismo local, un restaurante o cafetera y una tienda en la que se venden artculos de los ms variados sectores.

- Que VIPS es la marca ms importante de dicho Grupo SIGLA, destacando tambin otras marcas de dicho Grupo, tales como las de los restaurantes Gino’s, Lucca, Paparazzi, Mood, Root, The Wok, El Bodegn, Iroco, Teatriz y Tattaglia.

- Que el Grupo SIGLA tambin es responsable de la explotacin de los restaurantes Tio Pepe, en colaboracin con la empresa Gonzlez Byass, y de otros establecimientos de cafetera, alimentacin y restauracin, en colaboracin con otras empresas norteamericanas, de modo que detrs de las actividades del grupo empresarial SIGLA estn un gran nmero de negocios de restauracin de los ms variados estilos, tendencias y dirigidos a todos los pblicos.

- Que la notoriedad de SIGLA tambin se debe a su presencia en los medios de comunicacin espaoles.

- Que el Demandado no ostenta ningn derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no se encuentra ningn registro de marca o cualquier otro derecho a su nombre y tampoco existen indicios de que sea conocido por tal denominacin en el trfico jurdico y econmico, a la vista del resultado de las investigaciones realizadas.

- Que el Demandado pudo contestar a los requerimientos enviados por la Demandante alegando cualquier posible derecho y, sin embargo, dichos requerimientos quedaron sin respuesta.

- Que el Demandado no desarrolla ninguna actividad en Internet ni tiene ninguna pagina Web activa bajo el Nombre de Dominio.

- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, por tener con anterioridad total conocimiento de la existencia de la marca y nombre comercial de la Demandante.

- Que la mala fe del Demandado ha sido ya declarada en otros procedimientos sobre nombres de dominio, como mnimo en dos ocasiones.

Por todo ello, la Demandante solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

A continuacin se resumen las alegaciones de la Demandada, la sociedad Sistemas Ransol, S.L.:

- Que “sigla” es un trmino genrico, cuyas definiciones aparecen en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola y en Wikipedia, por lo que no puede convertirse en patrimonio exclusivo.

- Que SIGLA no es una marca notoria y que, realmente, la empresa podra en todo caso ser notoriamente conocida a travs de su actividad como Grupo VIPS. Los resultados de las bsquedas en Internet por el trmino “sigla” revelan que la notoriedad de la marca deja mucho que desear por no decir que es nula, si bien puede ser ms conocida por la bsqueda “grupo sigla”, pero en este caso la bsqueda es ms restringida y los resultados obtenidos son mnimos para poder ser considerada como una marca notoria o renombrada.

- Que el Nombre de Dominio no se est usando porque se mantiene en cartera, mientras se decide si es mejor su desarrollo, su simple venta/transmisin o cualquier otro tipo de actividad, ya que forma parte de una apuesta importante que la Demandada est realizando en este mercado secundario de nombres de dominios genricos, habiendo realizado en el momento del registro del Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento una gran cantidad de registros en dominios bajo el “.es”, as como en otros ccTLDs o gTLDs.

- Que la normativa aplicable no impide el registro de un nombre de dominio si se encuentra libre, pudiendo registrarlo cualquier persona fsica o jurdica con intereses o vnculos con Espaa, por lo que considera legtima la mencionada actividad.

- Que el Nombre de Dominio no ha sido registrado de mala fe, sin que el Demandante se pueda acoger a ninguno de los supuestos previstos en la normativa aplicable, ya que los procedimientos anteriores mencionados por la Demandante, alegando un patrn de conducta del Demandado, no perjudicaban al Grupo Sigla.

- Que existiendo nombres de dominio libres, como por ejemplo <gruposigla.es> no se debe penalizar la actividad de la Demandada, aadiendo que ha habido un abuso del procedimiento por parte de la Demandante.

Por todo ello, la Demandada solicita que la Demanda sea rechazada.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artculo 21 del Reglamento, el Experto resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambin resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimacin de la Demanda

De acuerdo con el artculo 2 del Reglamento, se considerar que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con un trmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizar la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El Reglamento, en su artculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espaa.

Tales derechos han sido acreditados, en particular, sobre la Marca y el Nombre Comercial SIGLA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), que fueron objeto de diversos registros, todos ellos concedidos y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros, como lo hace el Demandado, alegando que se trata de un trmino genrico.

Respecto al riesgo de “crear confusin”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad, siendo irrelevante la terminacin “.es” a efectos comparativos. En cualquier caso, la Demandada no niega en ningn momento la identidad entre el Nombre de Dominio y la Marca y Nombre Comercial de la Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artculo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legtimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que ste haya acreditado la falta de derechos o intereses legtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legtimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominacin correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante con nimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un inters legtimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

Es obvio tambin que la Demandada no tiene ningn vnculo con la Demandante, ni ha sido autorizada en modo alguno por aqulla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante envi requerimientos a la Demandada informndole de sus derechos e instndole a transferirle el Nombre de Dominio voluntariamente.

Por su parte la Demandada no ha formulado ninguna alegacin ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algn vnculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del inters legtimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.L., Caso OMPI No. D2006-0940).

El Demandado tan slo alega que el Nombre de Dominio forma parte de un proyecto vinculado a un eventual negocio relacionado precisamente con los nombres de dominio. Tambin alega “que el Nombre de Dominio no se est usando porque se mantiene en cartera, mientras se decide si es mejor su desarrollo, su simple venta/transmisin o cualquier otro tipo de actividad, ya que forma parte de una apuesta importante que la Demandada est realizando en este mercado secundario de nombres de dominios genricos, habiendo realizado en el momento del registro del Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento una gran cantidad de registros en dominios bajo el “.es”, as como en otros ccTLDs o gTLDs”. Sin embargo, llama la atencin el hecho de que la Demandada ni siquiera haya aportado algn documento acreditativo de la actividad a la que dice dedicarse, para lo que habra bastado una copia de los Estatutos de la Sociedad. Para despejar esta incgnita el Experto que suscribe ha realizado la oportuna comprobacin y ha constatado que, segn las inscripciones del Registro Mercantil Central, el objeto social de la Demandada era, cuando se constituy la Sociedad, “La actividad, negocio y promocin inmobiliaria” y actualmente, por ampliacin de dicho objeto social, tambin lo es “La compra, venta, alquiler, importacin, exportacin, comercializacin, distribucin y reparacin de toda clase de vehculos a motor”.

Es evidente que las citadas actividades no guardan ninguna relacin con ese proyecto de negocio a que alude la Demandada. Recordemos que, de acuerdo con la Doctrina del Centro, el Experto est facultado para realizar bsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos pblicos, que le ayuden a decidir (entre otras: Socit des Produits Nestl SA c. Telmex Management Services, Caso OMPI No. D2002-0070; Hesco Bastion Limited c. The Trading Force Limited, Caso OMPI No. D2002-1038; Howard Jarvis Taxpayers Association c. Paul McCauley, Caso OMPI No. D2004-0014).

Por otra parte, la Demandada pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que tal registro poda hacerse libremente, como sucede por ejemplo con el nombre de dominio <gruposigla.es>, que podra haber registrado la Demandante. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en numerosas Decisiones del Centro, el titular de la marca (o del derecho previo) tiene siempre un derecho preferente a obtener el nombre de dominio cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artculo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinters en el Nombre de Dominio ni dejacin del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

Como veremos en el prximo apartado, no es ste el nico caso en que la Demandada elige la denominacin de marcas ajenas para el registro de nombres de dominio a su nombre, pues ya se ha tenido que enfrentar, al menos en cinco ocasiones, a este tipo de procedimientos, lo que viene a confirmar la escasa credibilidad que se puede dar a sus alegaciones respecto a la eleccin de dicha denominacin.

As pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta la notoriedad de la Marca, suficientemente acreditada por la Demandante, y dems circunstancias que concurren en el presente caso, cabe presumir que la Demandada conoca perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no responda a la voluntad de utilizarlo legtimamente en relacin con sus propias actividades, sino al propsito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad. Adems, recordemos que la Demandada tampoco ha hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artculo 2.

6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Doctrina del Centro tambin viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirndose para ello en dicha Doctrina.

Tal y como se ha sealado anteriormente, la Demandante ha aportado pruebas suficientes para acreditar la notoriedad de su Marca y Nombre Comercial SIGLA. A este respecto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial proteccin (Artculo 6bis del Convenio de la Unin de Pars, Artculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artculo 8 de la Ley de Marcas espaola).

La referida notoriedad permite deducir que la Demandada conoca perfectamente la existencia de los derechos de la Demandante, deduccin que se confirma por el hecho, tambin probado, de que ha realizado registros masivos de nombres de dominio, que en muchos casos coinciden con marcas ajenas, ms o menos notorias, demostrando as un determinado patrn de conducta. Se pueden citar, como ejemplo, los siguientes casos en los que, tras haber sido objeto de demanda ante el Eurid, han sido transferidos los registros correspondientes a las respectivas Demandantes: <zero9.eu> (caso N 03785); <terroir.eu> (caso N 04437); <fujinon.eu> (caso N 04418); <disneylandparis.eu> (caso N 04115) y <kswiss.eu> (caso N 04815).

En el Decisin del Caso 04115 se dice textualmente: “Por otro lado, hay dudas razonables y fundadas de que en el momento de solicitar la demandada el registro del nombre de dominio no tuviese conocimiento de los derechos marcarios e intereses legtimos del demandante sobre “DISNEYLAND”. Analizados los antecedentes y pruebas aportados por la demandante, cabe concluir que la presunta mala fe de la demandada se considera suficientemente fundamentada.”

Y en la Decisin del Caso 04815 tambin se puede leer: “En lo que se refiere al anlisis de este ltimo requisito, el Grupo de expertos considera que el Demandado registr el nombre de dominio <kswiss.eu> de mala fe por haber conocido de la existencia anterior de la notoriedad de la marca KSWISS y por querer beneficiarse de la notoriedad de esa marca. No cabe ninguna duda que el Demandado, que ha registrado en el pasado varios nombres de dominio correspondientes a marcas protegidas por el derecho marcario (decisiones N 03785, 04115, 04418,04437) conoca probablemente tambin la existencia de la marca KSWISS.” En esta misma Decisin, el Grupo de expertos recuerda que constituye prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe, “el nombre de dominio que ha sido registrado para impedir que el titular de dicho nombre utilice el nombre en cuestin como nombre de dominio, siempre y cuando pueda demostrarse ese patrn de conducta por parte del Demandado”. Esta tesis tambin ha sido mantenida por el Centro en numerosas decisiones anteriores.

La Demandada alega que no tena conocimiento de la Marca y Nombre Comercial SIGLA de la Demandante, aunque admite que s conoca “algunas marcas de la empresa”. Sin embargo, es preciso recordar que, segn sus propias manifestaciones, uno de los posibles usos o fines de estos registros de nombres de dominio es su posterior venta o transmisin, lo cual tambin puede ser considerado como un indicio de mala fe en el registro. En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta difcil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.

Lo cierto es que, tal y como se indica en el ltimo prrafo del apartado 4 (Antecedentes de Hecho), el Nombre de Dominio no se est usando en absoluto para ningn proyecto propio, y ello a pesar de que ya ha transcurrido tiempo suficiente desde que la Demandada obtuvo su registro (el 10 de enero de 2007). A este respecto cabe recordar que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cdiz, Almera, Mlaga y Antequera (UNICAJA) c. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) c. Enric-Josep, Caso OMPI No. D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. c. OPENCOR, S.A., Caso OMPI No. D2002-1026; GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. c. RI, Caso OMPI No. D2006-0740.

Este cmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legtimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio difcilmente puede obedecer a una actuacin basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca, lo que prohbe expresamente la Ley de Marcas espaola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artculo 34, segn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trfico econmico; adems, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicacin telemticas y como nombre de dominio (Artculo 34.3.e).

Recordemos asimismo que la Demandante intent evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habra bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento qued sin respuesta.

 

Por todo lo que antecede, el Experto considera que las pretensiones de la Demandante han de prosperar, ya que no existe ningn indicio de que la Demandada ostente un derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio en disputa y tambin cabe admitir las alegaciones de la Demandante en el sentido de que con su registro tan solo pretenda aprovecharse de algn modo y de forma ilegtima de la notoriedad de su marca y nombre comercial SIGLA. En todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopcin del mismo impeda el registro a su legtimo dueo.

Por ltimo, se ha de tener en cuenta que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Poltica UDRP, pues el prrafo 4 de la dicha Poltica exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso. Igualmente existe diferencia entre ambos procedimientos en lo relativo a un posible abuso del procedimiento, ya que esta figura no se regula en el Reglamento, por lo que no es preciso hacer un expreso pronunciamiento al respecto.

En consecuencia, el Experto considera que tambin se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el artculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <sigla.es> sea transferido a la Demandante.


Antonia Ruiz Lpez
Experto

Fecha: 27 de mayo de 2008

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/des2008-0010.html

 

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