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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri

Caso No. D2006-0740

 

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Zena de Restaurantes, S.A., Madrid, Espaa representada por Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, Espaa.

La Demandada es Ri, Madrid, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <zena.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Register.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2006. El 13 de junio de 2006 el Centro envi a Register.com va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 14 de junio de 2006 Register.com envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y tcnico. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 6 de julio de 2006. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 11 de julio de 2006.

El Centro nombr a Mara Baylos Morales como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 18 de julio, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento. El escrito de Demanda se present en lengua espaola y la Demandante ha solicitado que el procedimiento se desarrolle en dicha lengua. El Demandado no ha contestado la Demanda, pero ambas partes son espaolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida en el prrafo 11.a) del Reglamento, estima que el espaol debe ser la lengua del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, Grupo Zena de Restaurantes, S.A., es titular ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas de las siguientes marcas, en la clase 42 del Nomencltor Internacional (“servicios propios de restaurantes, cafeteras y dems servicios propios del ramo de hostelera”):

- Marca denominativa n 2.407.741 ZENA, solicitada el 13 de junio de 2003, y actualmente en vigor.

- Marca denominativa n 2.417.862 GRUPO ZENA DE RESTAURACIN, solicitada el da 27 de julio de 2001, y actualmente en vigor.

- Marca mixta n 2.419.814 GRUPO ZENA DE RESTAURACIN, solicitada el da 6 de agosto de 2001, y actualmente en vigor.

La Demandante es titular del nombre de dominio <zena.es>. La pgina web a la que se vincula dicho dominio, ofrece informacin corporativa de la empresa.

El Grupo Zena de Restaurantes, S.A., es conocido en el mbito empresarial y ms concretamente en el sector hostelero.

El nombre de dominio <zena.com> fue registrado el 10 de noviembre de 1999.

El contenido actual de la Web a la que se accede a travs del nombre de dominio en disputa, <zena.com>, es absoluta reproduccin de la pgina Web de la Demandante, alojada en el nombre de dominio <zena.es>, titularidad de sta.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega:

Que es el principal Grupo de restauracin en Espaa, Grupo Zena de Restaurantes, S.A., constituida en 2001, una de las ms destacadas empresas de restauracin multimarca y la primera empresa espaola de franquicias de establecimientos de restauracin.

Que de conformidad con la base de datos Whois el nombre de dominio <zena.com> ha sido registrado por Ri, no correspondiendo este dato a ninguna persona fsica o jurdica conocida.

Que es titular registral de la marca ZENA, as como de marcas que contienen la denominacin Zena, segn acredita con los documentos nmeros 3, 4 y 5.

Que desarrolla actividad a travs del nombre de dominio <zena.es> desde el 1 de junio de 2001, suponiendo ste un canal de comunicacin imprescindible con sus clientes.

Que tiene inters legtimo en obtener el nombre de dominio <zena.com>, no slo para continuar con el cumplimiento de sus objetivos empresariales, aprovechando las ventajas competitivas que le ofrece Internet, sino tambin para evitar que terceros hagan un uso fraudulento como el que viene desarrollando el Demandado.

Que ha intentado recuperar con anterioridad a este procedimiento el nombre de dominio <zena.es>, siendo el resultado negativo al no poder contactar con el Demandado, lo que, en su opinin, sustenta la falsedad de los datos de contacto dados por ste al registrar el nombre de dominio.

Que el Demandado no ha desarrollado ningn tipo de actividad dentro de la pgina Web <zena.com>; es ms, que el dominio est redireccionado a la pgina Web de la Demandante <zena.es>.

Que el nombre de dominio <zena.es> objeto de la demanda es idntico, o cuando menos confusamente similar, a la marca notoria “ZENA”, cuya titularidad ostenta. Y que analizada la estructura del nombre de dominio, se debe concluir que la eleccin del mismo por el Demandado no puede ser fruto del azar sino de un acto premeditado.

Que en virtud del prrafo5.a) del Reglamento solicita se tengan en especial consideracin las leyes y principios del derecho espaol, aplicable al presente supuesto por ser ambas partes residentes en territorio espaol. Y especialmente se tenga presente la Ley 17/2001 de Marcas espaola, y concretamente su artculo 34.

Que el Demandado carece de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio objeto de demanda porque 1) no es titular de ninguna marca que contenga el trmino “zena” ni est autorizado por la Demandante para utilizar esa denominacin, 2) tampoco realiza desde el nombre de dominio oferta de productos o servicios de buena fe, como exige la Poltica y, 3) no es conocido en el mercado ni se le puede identificar con la denominacin que constituye el nombre de dominio.

Que el dominio ha sido registrado de mala fe porque el hecho de que los datos de registro sean falsos, implica en s mismo un registro de mala fe, como declaran diversas Decisiones del Centro, que aporta.

Que, igualmente, el uso es de mala fe, siguiendo el criterio de Decisiones del Centro que consideran como tal la tenencia de un nombre de dominio a los nicos efectos de servir de redireccin hacia la pgina del titular marcario. Aadiendo que, adems, este uso revela la intencin del Demandado de obstaculizar al titular de la marca poder reflejarla como nombre de dominio en cualquier nivel y extensin.

Que por todo lo expuesto solicita le sea transferido el nombre de dominio <zena.com>.

B. Demandado

El Demandado no contest a las alegaciones de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

El Experto deber examinar los presupuestos para la estimacin de la Demanda contenidos en el prrafo4.a) de la Poltica. Estos son los siguientes:

i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de producto o servicio sobre la que la Demandante tenga derechos.

ii) que el Demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio.

iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El prrafo15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisin de la Demanda sobre la base de (a) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, (b)lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el propio Reglamento, y (c) de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Para justificar el cumplimiento de este requisito, la Demandante, de las diversas marcas de las que es titular, alega la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusin entre su marca ZENA y el nombre de dominio <zena.com>.

El Experto considera que, efectivamente, entre el nombre de dominio <zena.com> y la marca ZENA de la Demandante, puede afirmarse que existe total identidad hasta el punto de crear confusin entre ambos.

La nica diferencia existente entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio impugnado se refiere a la extensin “.com”, caracterstica de un dominio genrico. Como numerosas Decisiones UDRP del Centro han concluido, estas extensiones por ser de obligatoria inclusin en los dominios de primer nivel, no deben entrar en el anlisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca de la Demandante. En efecto, en la comparacin entre la marca y el nombre de dominio, la inclusin en ste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificacin en cuanto a la identidad, puesto que el usuario internauta nicamente centrar su atencin en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. As se recoge entre otras en las siguientes Decisiones: Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI N. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI N. D2001-1425; y Myrurgia, S.A. v. Javier Ivn Madroo, Caso OMPI N. D2001-0562.

El Experto entiende, en consecuencia, cumplido el requisito contenido en el prrafo4.a.i) de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

El Demandado no ha contestado a la demanda por lo que ha sido imposible conocer su versin de los hechos. Con ello, adems, perdi la oportunidad de aportar prueba alguna acerca de los derechos o intereses legtimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <zena.com>.

El Experto interpreta que esta falta de respuesta puede ser debida a que el Demandado carece de la argumentacin necesaria para acreditar tal extremo, pues, de otro modo, hubiera sido de esperar una posicin activa a la hora de defender sus intereses.

El Experto ha examinado, adems, los diferentes indicios a travs de los cuales se podra determinar la existencia de inters legtimo o derecho del Demandado, atendiendo a lo establecido en el prrafo 4.c) de la Poltica y ha verificado que los antecedentes acreditan que:

- no consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.

- el Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registr el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe. Es ms, en el momento actual, el contenido de la pgina a la que se accede desde <zena.com> es exactamente el mismo que el de la pgina Web <zena.es>, cuya titularidad ostenta la Demandante, lo que significa que, no slo no realiza oferta alguna de buena fe, sino que, adems, parece estar vulnerando los derechos de propiedad intelectual de la Demandante sobre el contenido de su pgina Web. Por lo tanto, el uso que el Demandado hace del nombre de dominio no puede calificarse de leal y legtimo.

- el Demandado no es conocido por el nombre de dominio. De hecho el nombre del titular que figura en los datos de registro del nombre de dominio no coincide con ninguna persona fsica o jurdica, segn ha alegado la Demandante, y en cualquier caso, no coincide con el nombre de dominio <zena.com>.

Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el prrafo4.a.ii) de la Poltica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En el tercero de los requisitos exigidos por la Poltica, el Experto ha de examinar, en virtud de la informacin que obra en su poder, si el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.

En cuanto a la mala fe en el registro, el Experto ha de interpretar, que, a pesar del hecho de que el nombre de dominio fue registrado con anterioridad a la marca ZENA, titularidad de la Demandante, parece plausible considerar que el Demandado conociera ya de la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identificaba, ya que segn el documento n 1 de la demanda, en 1981 el Grupo Zena se convirti ya en el primer franquiciado de Burger King, conocidsima cadena de restaurantes de comida rpida.

Asmismo, el hecho de que el trmino utilizado para registrar el nombre de dominio fuera Zena, vocablo que carece de sentido propio y que no se ha acreditado que se halle vinculado en algn modo al Demandado, unido a lo anteriormente sealado, puede inducir a pensar que su origen no procede de la imaginacin del Demandado, sino del conocimiento que ste tena de la Demandante.

En cualquier caso, y por si esto no fuera suficiente para demostrar que el registro se efectu de mala fe, el hecho de que los datos registrales del nombre de dominio aparentemente sean falsos o inexactos, acreditara esta circunstancia. Y as, hay numerosas Decisiones que lo establecen, entre otras: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N. 2000-0003; Home Director, Inc. v. HomeDirecto, Caso OMPI N. D2000-0111;, Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce, Caso OMPI N. D2002-0155, Wachovia Corporation v. Meter Carrington, Caso OMPI N. D2002-0775, y Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, Caso OMPI N. D2003-0024.

En lo relativo al uso de mala fe del nombre de dominio, ha quedado acreditado a travs del documento n 16 que acompaa al escrito de demanda, as como de la consulta que el Experto ha hecho a la Web del Demandado, que el nombre de dominio <zena.com> reproduce la pgina Web de la Demandante. Pues bien, segn numerosas Decisiones UDRP de la OMPI, esto es una muestra evidente del uso de mala fe. As, por su claridad, se trascribe parte de una de las Decisiones citadas en la demandaCaja de Ahorros de Vitoria y Alava – Araba Eta Gazteiko Aurrezki Kutxa Caja Vital v. El Tempranillo, Caso OMPI n D2004-0066, El Experto Manuel Moreno-Torres, sealaba: “…aquellos titulares de nombres de dominio que no utilizan para s el nombre de dominio (por ejemplo, redireccionando el nombre de dominio a la pgina web del titular marcario) se colocan en una posicin similar a la de aquellos que realizan un uso pasivo de los nombres de dominio idnticos o similares a marcas de productos o servicios por lo que en dichos casos se da el requisito de la mala fe”.

Como bien es sabido, la tenencia pasiva de un nombre de dominio siempre es interpretado, en todas las Decisiones UDRP del Centro, como un uso de mala fe. Sirvan como base a esta afirmacin las siguientes: Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI N. D2000-0001; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cdiz, Mlaga, Almera Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N. D2000-1402; Banco Ro de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI N. D2001-0173; Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. Enric-Josep, Caso OMPI N. D2001-0438; y Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y Jos Socorregut Domnech; Caso OMPI N. D2002-1026.

Por ltimo, debe concluir este Experto que el uso que el Demandado realiza del nombre de dominio revela su conocimiento de la existencia de la Demandante.

Por todo lo expuesto el Experto entiende que queda cumplido el tercer requisito contenido en el prrafo 4.a.iii) de la “Poltica”.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, de conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <zena.com> sea transferido a la Demandante.


Mara Baylos Morales
Experto nico

Fecha: 28 de julio de 2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0740.html

 

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