Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Silicalia, S.L. y Mбrmol Compac, S.A c. Rafael Leal Paniagua (Coveless Ingenierнa, S.L.L.)

Caso No. DES2008-0017

 

1. Las Partes

Las Demandantes son Silicalia, S.L. y Mбrmol Compac, S.A, con domicilio en Valencia, Espaсa y Real de Gandнa, Valencia, Espaсa, respectivamente, representadas por Garrigues, Espaсa.

El Demandado es Rafael Leal Paniagua (Coveless Ingenieria, S.L.L.), con domicilio en Badajoz, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <compac.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 29 de mayo de 2008. El 29 de mayo de 2008 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 30 de mayo de 2008 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de junio de 2008. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 30 de junio de 2008. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 16 de junio de 2008.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 27 de junio de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fecha 1 de julio de 2008 el Centro dio traslado al Experto de un escrito complementario presentado por la parte Demandante, escrito presentado con fecha 30 de junio de 2008.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

Las Demandantes pertenecen al mismo Grupo empresarial y utilizan conjuntamente la imagen y logotipos corporativos, compartiendo el uso de COMPAC en su pбgina Web, en sus marcas y en sus nombres de dominio respectivos. Silicalia, S.L., sociedad espaсola fundada en 1975, dedicada a la fabricaciуn, distribuciуn y venta de mбrmol, encimeras y todo tipo de recubrimientos decorativos de alta calidad, es titular de diversas marcas que incluyen el tйrmino COMPAC, todas ellas de fecha anterior al registro del Nombre de Dominio, marcas que se citan en el pбrrafo 5.A, de la demanda. En el mismo pбrrafo se relacionan las marcas y el nombre comercial registrados a nombre de Mбrmol Compac, S.A.. Todos estos registros tienen como denominador comъn la denominaciуn COMPAC y se usan por las Demandantes destacando en sus logos el mencionado tйrmino.

Ambas empresas han registrado, con anterioridad al Nombre de Dominio, numerosos nombres de dominio que utilizan en Internet, todos ellos formados a partir del tйrmino COMPAC, entre otros: <marmolcompac.com>, del 7 de febrero de 1999; <compacstone.net>, del 16 de septiembre de 2002; <compacquartz.com>, del 18 de noviembre de 2003; <compacquartz.net>, del 18 de noviembre de 2003; <compacquartz.org>, del 18 de noviembre de 2003; <compacquartz.us>, del 18 de noviembre de 2003; <compacmarmolquartz.com>, del 18 de febrero de 2004; <compacmarmolquartz.net>, del 18 de febrero de 2004; <compacmarmolquartz.biz>, del 18 de febrero de 2004; <compacmarmol.com>, del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.net>, del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.org> del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.biz>, del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.info>, del 13 de abril de 2004; <compac-usa.com>, del 22 de junio de 2004; etc.

El Demandado, Rafael Leal Paniagua, ha contestado a la Demanda “en representaciуn de la sociedad Coveless Ingenierнa S.L.L.”, de la que forma parte.

El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de noviembre de 2005.

Actualmente, el Nombre de Dominio se utiliza en Internet como pбgina Web de la mencionada sociedad Coveless Ingenierнa S.L.L.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A continuaciуn se resumen las alegaciones de las Demandantes:

- Ambas sociedades estбn vinculadas, ya que pertenecen al mismo Grupo empresarial. Ademбs, las dos empresas tienen un interйs comъn sobre el Nombre de Dominio.

- Silicalia, S.L., sociedad espaсola fundada en 1975 que se dedica a la fabricaciуn, distribuciуn y venta de mбrmol, encimeras y todo tipo de recubrimientos decorativos de alta calidad, es titular de numerosas marcas y nombres de dominio que incluyen el tйrmino “Compac”, todos ellos de fecha anterior al registro del Nombre de Dominio, citando los siguientes registros de marca:

- Marca espaсola mixta 2572803 COMPAC quartz, clases 19, 27, 35, 37 y 39, del 18 de diciembre de 2003;

- Marca espaсola mixta 2580958 C COMPAC Marmol & Quartz, clases 19, 27 y 39, del 16 de febrero de 2004;

- Marca espaсola mixta 2634404 C COMPAC Marmol & Quartz, clases 19, 27 y 39, del 3 de febrero de 2005;

- Dicha sociedad tambiйn ha solicitado el registro de la Marca comunitaria mixta 3590536 COMPAC quartz (clases 19, 27 y 39) el 19 de diciembre de 2003.

- Mбrmol Compac, S.A. es tambiйn titular de registros de marcas, del nombre comercial y de nombres de dominio que contienen el tйrmino “Compac”, anteriores al registro del Nombre de Dominio, citando los siguientes registros:

- Marca comunitaria mixta 2875177 MCC MБRMOL COMPAC, clases 19, 27 y 39 del 8 de octubre de 2002;

- Nombre comercial 157801 MARMOL COMPAC SA, del 10 de octubre de 1990;

- Marca espaсola mixta 2037920 MCC MБRMOL COMPAC, clase 19, del 3 de julio de 1996;

- Marca espaсola mixta 2037921 MCC MБRMOL COMPAC, clase 39, del 3 de julio de 1996;

- Marca espaсola mixta 2213211 MБRMOL COMPAC, clase 38 del 11 de febrero de 1999;

- Marca espaсola mixta 2213326 MБRMOL COMPAC, clase 19 del 11 defebrero de 1999;

- Mrca espaсola mixta 2213327 MБRMOL COMPAC, clase 39, del 11 de febrero de 1999;

- Marca espaсola mixta 2299836 MCC MБRMOL COMPAC, clase 27, del 15 de marzo de 2000;

- Marca espaсola mixta 2335691 MCC MБRMOL COMPAC, clase 37, del 27 de julio de 2000;

- Marca espaсola mixta 2398158 COMPAC STONE, clase 19, del 4 de mayo de 2001;

- Marca espaсola mixta 2398159 MCC COMPAC STONE, clase 27, del 4 de mayo de 2001;

- Marca espaсola mixta 2398160 MCC COMPAC STONE, clase 35, del 4 de mayo de 2001;

- Marca espaсola mixta 2398161 MCC COMPAC STONE, clase 37, del 4 de mayo de 2001;

- Marca espaсola mixta 2398162 MCC COMPAC STONE, clase 39, del 4 de mayo de 2001.

- Los mencionados registros otorgan a las Demandantes un derecho previo sobre el tйrmino “Compac”, segъn lo establecido en el artнculo 2 del Reglamento.

- El Organismo que gestiona los nombres de dominios territoriales en el Reino Unido, NOMINET, mediante resoluciуn de fecha 8 de abril de 2008, en el Caso DRS 05427, referente al registro abusivo del nombre de dominio <compacmq.co.uk>, ya ha reconocido tales derechos, ordenando la transferencia de dicho nombre de dominio a favor de Silicalia, S.L.

- El Nombre de Dominio es altamente similar a los mencionados registros de las Demandantes, existiendo riesgo de confusiуn, en particular, teniendo en cuenta la notoriedad de sus marcas en Espaсa, marcas que han sido objeto de fuertes inversiones en publicidad.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, ya que no es titular de ninguna marca que contenga el tйrmino “Compac”, ni comercializa ningъn producto o servicio con dicha denominaciуn. La empresa a travйs de la cual opera, Coveless Ingenierнa S.L., de la que el Demandado es cofundador y actual gerente, ofrece sus servicios y productos bajo el nombre “Coveless”.

- El Nombre de Dominio ha sido registrado para impedir que terceros con derechos legнtimos puedan registrarlo y se utiliza de mala fe, ya que nunca se ha hecho con el mismo una oferta de productos y servicios. Ademбs, el Demandado ha intentado su venta a un precio abusivo y ha amenazado con transferirlo a un competidor de las Demandantes.

Por todo ello solicitan que el Nombre de Dominio sea transferido a Silicalia, S.L.

B. Demandado

A continuaciуn se resumen las alegaciones del Demandado:

- La empresa Coveless inicia su actividad en noviembre de 2005, con la comercializaciуn de sensores de calidad, registrando seguidamente el Nombre de Dominio y habiendo elegido el tйrmino “compac” por ser similar a la marca COMPAQ de un conocido fabricante de ordenadores, ya que Coveless tiene un amplio conocimiento del sector de las telecomunicaciones y la electrуnica, que estб mбs relacionado con el tйrmino “Compaq” que con el sector de las encimeras de cocina.

- Desde el comienzo de sus actividades, la empresa del Demandado arranca con la idea de tener una marca propia de sensores bajo la denominaciуn “Compac Sensor Technologies”.

- Posteriormente la empresa duda entre dicha denominaciуn y “Microloggers”, decidiendo comenzar sus tareas comerciales bajo esta ъltima denominaciуn, por lo que tambiйn decide sopesar la posible venta del Nombre de Dominio, si bien tras la falta de interйs de las Demandantes, realiza un nuevo anбlisis comercial de los diferentes nombres y, dado el mayor poder comercial de “Compac Sensor Technologies” decide mantener la titularidad del Nombre de Dominio.

- Al recibir la Demanda se ha visto obligado a agilizar los trбmites para solicitar la citada marca, que se encuentra actualmente en proceso de registro (solicitud Nє 2.832.837), viйndose asimismo alterado el plan de marketing de Coveless.

- El registro de la citada marca se retrasу por motivos internos del Demandado, a la espera de tener el producto desarrollado y a la espera de su lanzamiento.

- El Demandado tiene intereses legнtimos en el Nombre de Dominio, dada su intenciуn de promocionar su lнnea de productos de sensores bajo “Compac Sensor Technologies”, “sensores compac” o “compac, sensores compactos”.

- Respecto a los derechos de las Demandantes, se alega que las Demandantes intentan apropiarse del Nombre de Dominio a pesar de que sus marcas y nombres de dominio no estбn formados sуlo por la denominaciуn “compac”, sin que exista riesgo de confusiуn por tratarse de sectores diferentes.

- La marca COMPAC estб registrada por otras entidades.

- La fuerte campaсa publicitaria realizada por las Demandantes ha sido posterior al registro del Nombre de Dominio, por lo que el Demandado no actuу con malas intenciones o de mala fe.

- La empresa del Demandado es una PYME extremeсa de carбcter local que no puede perjudicar a una multinacional como COMPAC Mбrmol & Quartz por la casualidad fortuita de que en una lнnea de sus productos aparezca el tйrmino “compac”.

- La empresa del Demandado fue contactada por Compac Mбrmol & Quartz mostrando su interйs por el Nombre de Dominio y, a pesar de que el Demandado reservaba dicho Nombre de Dominio para lanzar su familia de sensores, sopesу la posibilidad de venderlo, habiendo sido razonable el precio ofertado con el precio de mercado, conforme a la tasaciуn realizada por una empresa especializada. Tras obtener esta tasaciуn, el Demandado modificу su oferta, reduciйndola de 9.000 Euros a 6.000 Euros.

- El Demandado se limitу a informar a Compac Mбrmol & Quartz de que uno de sus competidores habнa mostrado interйs por la compra del Nombre de Dominio.

- La empresa del Demandado, al recibir la Demanda del presente caso, se ha visto obligada a modificar el plan de marketing de su lнnea de productos.

 

6. Consideraciones previas

6.1. Pluralidad de Demandantes

En primer lugar procede resolver acerca de la admisiуn de la Demanda, interpuesta por dos compaснas manifestando intereses comunes en la protecciуn y uso de sus marcas y nombres de dominio. Pues bien, nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por mбs de una persona; ademбs, si en el artнculo 13f) del Reglamento se permite acumular mъltiples controversias entre demandante y demandado, con mayor motivo ha de admitirse que actъen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legнtimos que ostente o afirme ostentar, cuando el fundamento de la reclamaciуn sea el mismo para ambas.

De la Demanda y de sus anexos se desprende que las Demandantes pertenecen a un mismo Grupo empresarial y comercial y se solicita la transferencia del Nombre de Dominio, objeto del presente procedimiento, a favor de una de ellas. Tampoco esta peticiуn es contraria al Reglamento, es decir, las empresas Demandantes pueden decidir, en el marco de este procedimiento, quiйn de entre ellas ha de ser la titular del Nombre de Dominio controvertido.

Por otra parte, para admitir a trбmite la Demanda, lo determinante es que comparezca como Demandante el titular del derecho o quien acredite estar autorizado por йl. Asн se ha resuelto ya en casos anteriores, en aplicaciуn del Reglamento, concretamente en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; o en BP plc., BP Oil Espaсa S.A.U. y BP Corporation North America Inc. v. Christian Sanz Abad, Caso OMPI No. DES2007-0014.

Tambiйn se ha resuelto en este mismo sentido, expresamente y en relaciуn con las normas de los Parбgrafos 4(f) de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio y 10(e) del Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”), en los siguientes casos: Televisiуn Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L., Caso OMPI No. D2000-0980; o Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830.

Por lo tanto, procede la admisiуn de la Demanda interpuesta por dos empresas Demandantes, ya que el fundamento de la reclamaciуn es el mismo para ambas, lo que implica una misma causa de pedir.

6.2. Identidad del Demandado

ESNIC ha confirmado que consta como titular del Nombre de Dominio y como persona de contacto administrativo “Rafael” (sin apellidos), con domicilio en un apartado de correos de Badajoz, “provincia de Madrid”. En la Demanda figura como Demandado Rafael Leal Paniagua, por entender la parte Demandante que se trata de la misma persona fнsica, teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir de la pбgina Web a la que conduce el Nombre de Dominio y los contactos previos habidos entre las Partes. En cualquier caso, en la contestaciуn a la Demanda, Rafael Leal Paniagua se ha reconocido como Demandado, firmando el escrito “en representaciуn de la sociedad COVeless Ingenierнa S.L.L.”, de la que forma parte.

En consecuencia, el Experto admite como parte Demandada a “Rafael Leal Paniagua (Coveless Ingenierнa S.L.L.)”, por considerar que encaja en la definiciуn de “Demandado” que nos proporciona el Reglamento en su artнculo 2.

6.3. Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado por la parte Demandante

Como se ha seсalado oportunamente, la parte Demandante presentу, de forma extemporбnea, un escrito complementario.

El artнculo 18 del Reglamento, en sus letras b) y d), establece que el Experto resolverб sobre la admisibilidad de las pruebas y de documentos adicionales que las Partes estйn interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

En la doctrina del Centro se han establecido diversas pautas para determinar si las alegaciones o documentos no solicitados por el Experto deben ser admitidos o rechazados, teniendo siempre en cuenta que las partes en el procedimiento deben ser tratadas de forma ecuбnime, de modo que cada una de ellas tenga las mismas oportunidades, y que sуlo en circunstancias excepcionales se aceptarб la presentaciуn de escritos adicionales no solicitados (vйase, por ejemplo, Fundaciуn de Ferrocarriles Espaсoles c. Asoc. Vнas Verdes, Caso OMPI No. D2007-1442.

En el presente caso el Experto decide no tener en consideraciуn dicho escrito, principalmente, porque su contenido no afecta a los fundamentos de las conclusiones que se exponen seguidamente.

 

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

7.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

7.2.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en Espaсa.

El Demandado alega que las Demandantes no son las ъnicas titulares de marcas que contienen la denominaciуn COMPAC. Sin embargo, en el marco de este procedimiento no es posible entrar a valorar quien ostenta mejor derecho sobre dicha denominaciуn. Es decir, el demandante tan solo ha de acreditar que posee “Derechos Previos” sobre el nombre de dominio en disputa, conforme establece el Reglamento en su Artнculo 2.

Los registros de marca de las Demandantes citados anteriormente (pбrrafo 5.A) tienen como denominador comъn la denominaciуn “compac”, siendo todas ellas marcas mixtas en las que el tйrmino dominante y mбs distintivo es siempre “compac”. En el registro del nombre comercial 157.801 MARMOL COMPAC SA (del aсo 1990) “compac” es tambiйn el tйrmino distintivo. Ademбs, de la documentaciуn aportada con la Demanda se desprende que cuando terceros se refieren a las Demandantes o a sus productos suelen identificarlos con el tйrmino “Compac”, o “Compac encimeras”, o “Compac Mбrmol & Quartz”. Precisamente el Demandado se refiere a ellas en varias ocasiones como “Compac Mбrmol & Quartz”.

Respecto a la alegaciуn del Demandado en el sentido de que no existe riesgo de confusiуn porque su actividad no guarda relaciуn con los productos y servicios que distinguen los registros de las Demandantes, se ha de seсalar que el principio de especialidad, elemento bбsico del Derecho de Marcas, en virtud del cual el registro de una marca sуlo extiende sus efectos a la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la red. En este mismo sentido se pronuncian numerosas decisiones del Centro, entre otras, Construdatos, S.L. contra N.E.T. Global, S.L., Caso OMPI No. D2004-0975.

En consecuencia, el Experto considera que las Demandantes tienen derechos previos, conforme al Reglamento, y que existe riesgo de confusiуn entre la denominaciуn “compac”, dominante en todos sus registros, y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaciуn “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

7.2.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominaciуn correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interйs legнtimo (entre otras, Edipresse Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.L., Caso OMPI No. D2006-0940).

Para intentar justificar un supuesto interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio, el Demandado se contradice y realiza alegaciones inconsistentes. Por ejemplo, alega que inmediatamente despuйs de iniciar las actividades de su empresa (Coveless Ingenierнa S.L.L.) registrу el Nombre de Dominio y que eligiу el tйrmino “compac” por ser similar a la marca “Compaq” de un conocido fabricante de ordenadores, “ya que Coveless tiene un amplio conocimiento del sector de las telecomunicaciones y la electrуnica, que estб mбs relacionado con el tйrmino “Compaq” que con el sector de las encimeras de cocina”. Esta pretendida justificaciуn para elegir el Nombre de Dominio en disputa no ayuda en absoluto a concluir que el Demandado tuviera un derecho o interйs legнtimo sobre el mismo, sino mбs bien todo lo contrario.

Por otra parte, afirma el Demandado que desde el comienzo de sus actividades, la empresa COVELESS arranca con la idea de tener una marca propia de sensores bajo la denominaciуn “Compac Sensor Technologies”. Se estб refiriendo a primeros de noviembre de 2005 y, sin embargo, hasta ahora no se ha decidido a intentar el registro de dicha marca. Recordemos que йl mismo reconoce que, al recibir la Demanda del presente caso, se ha visto obligado a modificar el plan de marketing de su lнnea de productos, asн como a solicitar el registro de la marca. La doctrina del Centro viene considerando este tipo de actuaciones posteriores a la recepciуn de la demanda como maniobras para conseguir una simple apariencia de interйs legнtimo.

El Reglamento establece que el Demandado ha de presentar prueba documental sobre la que se base en el escrito de contestaciуn a la demanda. Sin embargo, las ъnicas pruebas presentadas por el Demandado para acreditar un interйs sobre la denominaciуn “compac” se refieren a actuaciones realizadas despuйs de recibir la demanda. Por ejemplo, la solicitud de la marca COMPAC Sensor Technologies, cuya documentaciуn aporta tiene la misma fecha que el escrito de contestaciуn a la demanda.

El Demandado reitera que la marca COMPAC estб registrada por otras entidades, citando concretamente un registro (sin nъmero), en la Clase 7, a nombre de una sociedad de Nueva Zelanda y la solicitud de registro realizada por йl mismo justo el dнa de la fecha de la contestaciуn a la Demanda.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el

Reglamento en su artнculo 2.

7.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Reglamento establece que constituye prueba suficiente del registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe cuando:

“1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier tнtulo el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de йste, por un valor cierto que supera el coste documentado que estй relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Y el apartado 5) del mismo pбrrafo dice textualmente: “El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.”

Las citadas normas resultan de aplicaciуn al presente caso, dado que el Demandado ha intentado vender el Nombre de Dominio a las Demandantes o a un competidor de estos por un valor que supera con creces el coste relacionado directamente con el Nombre de Dominio, sin que quepa interpretar que es razonable cualquier otro “valor estimado” que supere dicho coste por el hecho de que cierta empresa afirme que ha realizado una tasaciуn del Nombre de Dominio y que йste tiene un determinado valor en el mercado, ya que en tal afirmaciуn influyen factores que tienen en cuenta precisamente la existencia de una marca (o marcas) coincidentes con el Nombre de Dominio o que lo contienen, por lo que el referido “valor estimado” del Nombre de Dominio sуlo podrнa ser ъtil cuando se trate de efectuar una transmisiуn entre empresas titulares de algъn derecho o interйs legнtimo sobre la denominaciуn en cuestiуn.

Llama la atenciуn el contenido del correo electrуnico enviado por el Demandado a las Demandantes el 2 de abril de 2008, despuйs de haber hecho una primera oferta de venta del Nombre de Dominio por 9.000 Euros. En dicho correo el Demandado dice textualmente: “Represento a una compaснa espaсola de integraciуn de sistemas dedicados principalmente a la automatizaciуn industrial. Actualmente somos propietarios del dominio <compac.es> pero no siendo la compra y venta de dominios la actividad de la empresa no tenemos interйs en seguir utilizando este dominio, es por este motivo y por la repercusiуn que estб teniendo su producto que entendemos pueda ser de su interйs adquirirlo, por lo cual le hacemos llegar nuestra disponibilidad …”. En un correo posterior, de fecha 23 de abril de 2008, reitera su oferta a las Demandantes y al mismo tiempo les indica que otra empresa (competencia de las Demandantes) estб interesada en la compra del Nombre de Dominio. Es decir, a pesar de manifestar claramente en abril de 2008 su falta de interйs por el Nombre de Dominio, en menos de dos meses (la contestaciуn a la demanda tiene fecha del 12 de junio de 2008) manifiesta un repentino interйs, solicitando el registro de la marca “Compac Sensor Technologies” y modificando su pбgina Web para hacer menciуn a un producto o servicio denominado “Compac sensores compactos”, etc.

Lo cierto es que, desde la fecha de registro del Nombre de Dominio, el 11 de noviembre de 2005, hasta la fecha de notificaciуn de la Demanda del presente procedimiento al Demandado, el ъnico uso que йste habнa realizado del mismo consistнa en redireccionar a la pбgina Web de su empresa (Coveless) en la que no aparecнa ninguna menciуn a productos o servicios con dicha denominaciуn y, justo al recibir la Demanda, ha realizado modificaciones en el contenido de dicha pбgina Web de su empresa (Coveless) para mencionar una supuesta oferta de productos o servicios bajo la denominaciуn “compac”. Estos actos posteriores a la notificaciуn de la demanda son considerados por la doctrina del Centro como indicios de mala fe. Entretanto, estuvo dispuesto a venderlo a las Demandantes o a sus competidores.

Por otra parte, el Demandado alega que no tenнa conocimiento de las marcas y nombre comercial de las Demandantes, aunque al referirse a йstas las califica de “multinacional”, lo que parece contradecir ese declarado desconocimiento.

Otra circunstancia que se da en el presente caso y que viene siendo considerada por las Decisiones del Centro como indicio de mala fe es el haber facilitado datos incompletos y/o errуneos para el registro del Nombre de Dominio. ESNIC ha confirmado que consta como titular del Nombre de Dominio y como persona de contacto administrativo “Rafael” (sin apellidos), con domicilio en un apartado de correos de Badajoz, “provincia de Madrid”, sin que el Demandado haya ofrecido ninguna explicaciуn que justifique esta actuaciуn.

Por todo lo que antecede, el Experto considera que las pretensiones de las Demandantes han de prosperar, ya que no existe ningъn indicio de que el Demandado ostente un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio en disputa y tambiйn cabe admitir las alegaciones de las Demandantes en el sentido de que con su registro tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo y de forma ilegнtima de la notoriedad de sus marcas y nombre comercial. En todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopciуn del repetido Nombre de Dominio impedнa el registro a su legнtimo dueсo, demostrando asн la mala fe originaria del mismo.

Por ъltimo, se ha de tener en cuenta que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP, pues el pбrrafo 4 de la dicha Polнtica exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

En consecuencia, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <compac.es> sea transferido a Silicalia, S.L.

---

Antonia Ruiz Lуpez
Experto

Fecha: 17 de Julio de 2008