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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

L’Orйal v. Amir Mirfakhraee

Litige n° DFR2008-0003

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй L’Orйal, Paris, France, reprйsentй par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Amir Mirfakhraee, Paris, France, represented by Safenames Ltd., United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <dop.fr>, rйservй par le Dйfendeur le 28 juin 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй Safenames Ltd.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 17 janvier 2008, par courrier йlectronique et le 25 janvier 2008, par courrier postal.

Le 18 janvier 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 21 janvier 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le 29 janvier 2008, le Centre a contactй le Requйrant en informant celui-ci que l’Afnic avait levй l’anonymat du titulaire du nom de domaine.

Le 1er fйvrier 2008 une plainte amendйe a йtй reзue par le Centre de la part du Requйrant par courrier йlectronique et le 5 fйvrier 2008 par courrier postal.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 6 fйvrier 2008. Le Dйfendeur a adressй une rйponse le 22 fйvrier 2008, par courrier йlectronique et le 26 fйvrier 2008, par courrier postal, et le Centre l’a notifiйe au Requйrant le 27 fйvrier 2008.

Le 26 fйvrier 2008, le Requйrant a adressй des observations additionnelles qui ont йtй notifiйes eu Dйfendeur qui en a accusй rйception le 27 fйvrier 2008.

Le 13 mars 2008, le Centre nommait Jйrфme Huet comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le nom de domaine litigieux est <dop.fr> que revendique le Requйrant, la sociйtй L’Orйal. Celle-ci exerce son activitй notamment dans le domaine des produits cosmйtiques et est titulaire, depuis longtemps, de nombreuses marques comportant le terme “dop”, qui sont protйgйes dans plusieurs pays du monde.

Le Requйrant a constatй que le nom de domaine <dop.fr> avait йtй rйservй le 28 juin 2007 par le Dйfendeur; qu’une premiиre recherche dans les bases de donnйes Whois a rйvйlй que le Dйfendeur n’a indiquй ni son nom ni ses coordonnйes et est en consйquence anonyme; que, dans un premier temps, ce nom dirigeait vers une page proposant des liens sponsorisйs et notamment des liens pornographiques; que ce nom йtait parquй chez Sedo et qu’il dirige dйsormais vers une page de liens commerciaux dans divers domaines.

Afin d’obtenir le transfert du nom de domaine <dop.fr>, le Requйrant a adressй le 21 aoыt 2007 une mise en demeure par lettre recommandйe avec accusй de rйception а l’unitй d’enregistrement de ce nom, Safenames, afin de lui notifier l’atteinte а ses droits causйe par l’enregistrement du nom de domaine litigieux et de lui demander le transfert amiable de ce nom ainsi que lui soit communiquйe l’identitй du rйservataire.

Le Requйrant a tentй de joindre directement le rйservataire du nom par l’intermйdiaire du formulaire Afnic. L’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux a accusй rйception de la mise en demeure adressйe par le Requйrant et lui a alors demandй une copie de la marque DOP. Le Requйrant a accйdй а cette demande le mкme jour. Dans un email du 24 aoыt 2007, l’unitй d’enregistrement Safenames a indiquй au Requйrant que le rйservataire du nom de domaine <dop.fr> consentait а transfйrer le nom de domaine moyennant “une compensation juste pour les frais qu’il a engagй sur ledit nom de domaine”.

Le Requйrant lui a alors proposй, par l’intermйdiaire de son unitй d’enregistrement, de rembourser les frais de rйservation du nom de domaine litigieux а hauteur de 50 €. Cette offre a йtй refusйe, le rйservataire du nom rйclamant la somme de Ј 10.000 livres sterling, soit environ 14.000 €.

Dans la mesure oщ aucun accord amiable n’a pu кtre trouvй entre les parties et oщ l’identitй du Dйfendeur n’a jamais йtй communiquйe au Requйrant, ce dernier n’a d’autre choix, que d’engager une procйdure alternative de rиglement des litiges.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir que la marque DOP est une marque ancienne et notoire spйcialement auprиs du public franзais;

Que le shampooing DOP a йtй crйй en 1934 et a accompagnй depuis cette date la vie quotidienne des franзais;

Qu’afin de populariser ces produits, les reprйsentants de la marque DOP ont mis en place d’importantes campagnes publicitaires en employant tous les moyens mйdiatiques de leur йpoque;

Qu’ainsi, en 1952 ont йtй crййes les “Journйes des enfants propres” au cours desquelles les reprйsentants de la marque DOP proposaient d’offrir aux enfants des йcoles primaires des shampooings et savonnettes;

Qu’avec l’avиnement de la publicitй moderne, la marque DOP est prйsente dans tous les mйdias de l’йpoque : radio, cinйma, presse, affichage;

Que le responsable de la promotion des produits DOP, Louis Merlin, crйe en 1948 Radio-Circus, son projet йtant d’associer un cirque а un orchestre afin d’assurer la promotion des produits DOP. Radio-Circus va sillonner toute la France entre 1948 et 1957 rйpandant ainsi sur tout le territoire les slogans de la marque DOP;

Que la marque DOP est а cette йpoque а l’origine de nombreuses йmissions de radio (estimйes а 6000), dont de nombreux jeux tels : “Emportez-le avec vous”, la “Course au trйsor”, le “Rallye de la propretй” ou encore “Concours de mousse”;

Que les chansons publicitaires de DOP ont par la suite йtй interprйtйes par des chanteurs d’Opйra, puis par des grands noms de la variйtй franзaise dont Yves Montant, Tino Rossi, Bourvil et Gilbert Bйcaud;

Qu’a la recherche de nouveaux concepts, Louis Merlin lancera le 1^er janvier 1955 la radio Europe 1, DOP devenant le sponsor de nombreuses йmissions dont “Vous кtes formidables” et “100.000 Franзais ne peuvent pas se tromper”;

Qu’avec Europe 1, DOP va se mettre au service de grandes causes humanitaires et obtenir ainsi les fonds nйcessaires pour la construction d’un centre hospitalier spйcialisй dans les opйrations а cœur ouvert des enfants;

Qu’aprиs la radio, DOP va envahir les publicitйs des grands йcrans puis celles des petits йcrans;

Que DOP est йgalement а l’origine d’une innovation majeure, йtant le “premier shampooing sans savon” et se revendique comme une marque citoyenne en contribuant aprиs la seconde guerre mondiale а l’amйlioration de l’hygiиne des franзais;

Que depuis lors, DOP n’a cessй d’innover pour entrer ainsi en 1992 dans 26% des familles franзaises. Enfin qu’en 2007, le chiffre d’affaire de la marque DOP est estimй а 100.672.000 € (Annexe 4).

Le Requйrant souligne que la sociйtй L’Orйal est titulaire, de longue date, de nombreuses marques DOP protйgйes dans le monde, notamment les marques enregistrйes suivantes :

- Marque internationale DOP n° 146076 du 28 mars 1950 (renouvelйe) en classes 3, 5, 21;

- Marque internationale BIO DOP n° 153658 du 17 mai 1951 (renouvelйe) en classes 3, 5,21;

- Marque internationale DOP n° 169073 du 4 mai 1953 (renouvelйe) en classes 3, 5, 29, 30, 32;

- Marque internationale PELLI-DOP n° 177377 du 28 mai 1954 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque internationale “DOP DOUX n° 179489 du 14 septembre 1954 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque internationale DOP DAME n° 181916 du 7 janvier 1955 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque internationale OVO DOP n° 187376 du 8 septembre 1955 (renouvelйe) en classes 3 et 5;

- Marque internationale DOP TONIC n° 328405 du 28 novembre 1966 (renouvelйe) en classes 1, 2, 3, 5, 21 et 42;

- Marque internationale BABY DOP n° 416759 du 25 juillet 1975 (renouvelйe) en classes 3 et 21.

- Marque franзaise DOP COLOR n° 1331777 du 21 novembre 1985 (renouvelйe) en classes 3, 5, 21;

- Marque franзaise DOP n° 1342756 du 14 fйvrier 1986 (renouvelйe) en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

- Marque franзaise DOP HUILE (& flacon) n° 1373276 du 3 octobre 1986 (renouvelйe) an classes 3 et 5;

- Marque franзaise DOP n° 1521930 en date du 31 mars 1989 (renouvelйe) en classes 3, 5, 21;

- Marque franзaise DOP COMPACT n° 1662788 du 17 mai 1991 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque franзaise DOP MICRO n° 1667211 en date du 24 mai 1991 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque franзaise DOP et HOP n° 92402235 du 22 janvier 1992 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque franзaise DOP n° 96633947 du 11 juillet 1996 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque franзaise DOP DOUCHE-CREME DOUCEUR n° 96654078 du 5 dйcembre 1996 (renouvelйe) en classe 3;

- Marque franзaise DOP n° 97657929 du 3 janvier 1997 en classe 3;

- Marque franзaise DOP n° 97657932 du 3 janvier 1997 en classe3;

- Marque franзaise DOP n° 97657931 du 3 janvier 1997 en classe 3;

En outre, le Requйrant prйcise que L’Orйal est titulaire de noms de domaine reprenant la marque DOP et notamment :

- <dop.tm.fr>, rйservй le 10/12/1996;

- <ptitdop.com>, rйservй le 13 octobre 2005.

En consйquence, il estime que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <dop.fr> par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers, et plus spйcifiquement а ses droits, et demande que ce nom de domaine lui soit transmis.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur a fait valoir ses droits dans une rйponse oщ il dйclare qu’il a enregistrй le nom de domaine <dop.fr> avec l’intention de devenir un revendeur de noms de domaine;

Que nom de domaine, objet du litige, <dop.fr>, est un acronyme pour ses nouvelles activitйs et signifie “Domaine Ouvert au Public”, qui serait une nouvelle compagnie fournissant un service d’enregistrement de nom de domaine pour des membres du public;

Que le terme “dop” est un terme trиs commun et banal, combinaison de trois lettres; qu’il est trиs gйnйrique et n’a aucune signification linguistique et littйraire; qu’il est йtabli que n’importe qui peut enregistrer un nom de domaine combinaison de trois lettres; qu’ils correspondent pour le Dйfendeur а une abrйviation de trois mots du dictionnaire (Domaine Ouvert au Public), une expression tout а fait commune et banale dont personne ne devrait revendiquer l’exclusivitй de l’enregistrement; qu’il y a un grand nombre de sociйtй en France qui emploient le terme “dop” ou sa conjonction а d’autres mots, comme leur enseigne; qu’il existe des compagnies telle que Dop D’Italia, Communication De Dop, Dop 4, Le Dop et Dop Investissent; qu’il y a d’autres noms de domaine en France qui utilisent le thиme “dop” tel que <didop.fr>, <aidop.fr>, <odop.fr>, <dopyourself.fr>, <dopi.fr> et <dopf.fr>;

Et qu’en Amйrique il y a plus de trente compagnies qui utilisent le terme “dop” ou sa combinaison avec d’autres mots comme leurs dйnominations; que des organisations mondialement connues utilisent la marque DOP dans le cadre de leurs activitйs commerciales, ainsi Digital Out Post (Amйrique), Design on Paper (Suиde), Davis Ogilvie Professional services (Nouvelle Zйlande); que bien d’autres commercent lйgitimement sur des sites internet “dop”; que cela prouve que le Requйrant ne jouit pas de l’exclusivitй sur la marque DOP et ne peut le prйtendre.

Dans ces conditions, il s’oppose а la transmission du nom de domaine <dop.fr> а la sociйtй L’Orйal.

 

6. Discussion

Il incombe а l’Expert de dйcider, conformйment а l’article 20 (c) du Rиglement, si “l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits de tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte” et, lorsque la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, si “le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de l’atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’article 1 du Rиglement dйfinit l’ “atteinte aux droits de tiers” comme “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal et matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

Il s’agit donc d’apprйcier si, au vu des йlйments du dossier, le Dйfendeur a effectuй l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <dop.fr> de maniиre а constituer une atteinte aux droits du Requйrant et si ledit Requйrant justifie de droits sur le nom de domaine permettant d’en dйcider la transmission а son profit.

A. Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

Pour la solution du litige, il convient de tenir compte du fait que le Requйrant dispose d’un grand nombre de droits sur la dйnomination “dop”, qui sont antйrieurs а celui du Dйfendeur, en raison des marques que le Requйrant a dйposйes et maintenues, depuis les annйes 1950, et du fait que ces diffйrentes marques jouissent d’une trиs grande notoriйtй.

Or, du fait de la notoriйtй de la marque DOP dans le monde, et en particulier en France, a vocation а s’appliquer en la cause le principe йtabli dans l’article L.713-5 du code de la propriйtй intellectuelle aux termes duquel “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommйe pour des produits et services non similaires а ceux dйsignйs dans l’enregistrement engage la responsabilitй civile de son auteur s’il est de nature а porter un prйjudice au propriйtaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiйe de cette derniиre”.

En l’occurrence, le nom de domaine <dop.fr> reproduit intйgralement la marque DOP, sous rйserve de l’adjonction du “.fr”, et il est йtabli que l’adjonction du suffixe “.fr ”, non appropriable en tant que tel, est impuissante а faire disparaоtre l’imitation ou la reproduction de la marque (V. en ce sens Passion For Life Healthcare Limited c/ Euromark France, OMPI Litige No. DFR2005-0002).

On est donc invitй а penser que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte а la marque DOP d’autant que, comme le prйcise le Requйrant, cet enregistrement a pour consйquence d’affaiblir le pouvoir distinctif et attractif de la marque DOP et d’entraоner sa vulgarisation, portant ainsi atteinte а sa valeur йconomique.

Cela se trouve йgalement corroborй par le fait que le Requйrant est aussi titulaire de noms de domaine, rйservйs antйrieurement а celui du Dйfendeur : <dop.tm.fr>, rйservй le 10 dйcembre 1996, et <ptitdop.com>, rйservй le 13 octobre 2005. A cela s’ajoute que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit particulier, ni d’intйrкt lйgitime sur la dйnomination “dop”, qu’il n’a, notamment, jamais utilisй ce terme que ce soit avant ou aprиs l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qu’il ne peut prйtendre avoir ignorй la renommйe des marques exploitйes par le Requйrant.

Certes, on peut faire valoir, en sens inverse, que le Requйrant n’a pas pris la prйcaution de rйserver а temps le nom de domaine <dop.fr> et que, comme le souligne le Dйfendeur, le Requйrant ne possиde pas de nom de domaine avec une extension internationale pour le terme “dop”; que les noms de domaines tels que <dop.com>, <dop.net>, <dop.org> n’ont pas йtй rйservйs par lui; que le Requйrant ne possиde aucun enregistrement de nom de domaine pour les extension de pays avec la marque DOP; qu’il y a un certain nombre de noms de domaine nationaux avec le terme “dop” (<dop.co.uk>, <dop.de>, <dop.es>, <dop.com.ru>) qui sont sur des pages de stationnement parking; que d’autres tels <dop.in> et <dop.jp> sont mis en location par leurs registrants; et que le Requйrant n’a jamais tentй de les rйserver ou de les rйcupйrer pour protйger sa marque si bien que les registrants sont fondйs а possйder des noms de domaine et en faire une utilisation lйgitime.

On peut observer aussi, comme le souligne le Dйfendeur, que ce dernier n’a pas enregistrй, ni utilisй le nom de domaine <dop.fr> en violation des droits sur les marques dйposйes du Requйrant; que l’enregistrement du nom de domaine <dop.fr> n’a pas йtй fait dans intention d’attirer, pour un gain commercial, les clients du Requйrant, car les activitйs et services du Dйfendeur ne visent pas le mкme public que celui du Requйrant; qu’il ne pouvait par consйquent tendre а une confusion avec la marque du Requйrant, ni avec ses produits, ni laisser supposer une affiliation. Force est de constater йgalement que le nom de domaine <dop.fr> est une combinaison de trois lettres D.O.P., comme il est d’usage d’en rйserver ; et que le terme “dop” est une banale combinaison de ces trois lettres, dйpourvue de signification linguistique particuliиre.

Toutefois, on doit relever, en plus de l’atteinte а la marque DOP dйjа constatйe, que l’enregistrement du nom de domaine en “.fr” par le Dйfendeur a йtй effectuй, prйcisйment, dans le pays oщ la dйnomination DOP jouit de la plus grande notoriйtй et que, de ce fait, il diffиre des enregistrements dans d’autres pays, et par consйquent, qu’il porte un prйjudice tout particulier au titulaire des marques dйposйes par le Requйrant.

On doit observer aussi que, si le Requйrant n’agissait pas afin de rйcupйrer le nom de domaine <dop.fr.>, il risquerait d’affecter la valeur de ses marques et, tout particuliиrement, de les exposer а la dйgйnйrescence prйvue par l’art. L. 714-6 du code de la propriйtй intellectuelle, en raison de son inaction; que certes, cette cause de dйchйance de la marque ne s’opиre que si celle-ci est devenue une “dйsignation usuelle dans le commerce du produit ou du service” auquel son titulaire l’emploie; mais comme la rйservation d’un nom de domaine n’est pas faite pour un usage du signe distinctif dans un secteur dйterminй, et donc n’est pas soumise а un principe de spйcialitй, on peut toujours redouter que le nom de domaine ne soit йventuellement exploitй dans le secteur oщ la marque est utilisйe ; et, dans ces conditions, il est prudent de la part du titulaire d’une marque de s’opposer au dйpфt d’un nom de domaine dans le pays oщ celle-ci jouit de la plus grande notoriйtй.

Dans ces conditions, il apparaоt que l’enregistrement du nom de domaine <dop.fr> par le Dйfendeur a йtй effectuй en violation des droits des tiers et, plus prйcisйment, des droits lйgitimes du Requйrant.

B. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation du nom de domaine <dop.fr>, le Requйrant dйclare qu’il a comportй, а une йpoque, vers liens pornographiques, puis dirigй, plus rйcemment, vers une page de liens sponsorisйs dans divers domaines, et qu’il a йtй parquй sur le site “Sedo” а des fins de vente.

A cela, le Dйfendeur objecte que, comme cela se pratique souvent, en attente de la rйalisation de son projet de site web, il a temporairement mis le nom de domaine <dop.fr> sur une page de stationnement parking, par l’intermйdiaire de la compagnie de stationnement “Sedo”, pour s’assurer que le domaine soit maintenu actif; que les liens prйsents sur la page web ont йtй fournis par Sedo et ne sont donc pas de sa responsabilitй; que le lien pornographique йvoquй ne reprйsentait que six mots sur les soixante-treize mots contenus sur la page, sans aucune image, ni banniиre ou contenu visuel, et que donc l’aspect sexuel montrй а la page de “Sedo” n’a reprйsentй qu’un caractиre minimal; et que, dиs qu’il a constatй la prйsence de lien pornographique sur la page parking, il en a demandй le retrait.

En tout йtat de cause, il apparaоt que le Dйfendeur, rйservataire du nom de domaine, sollicitй par le Requйrant, a rйclamй а ce dernier la somme de Ј 10.000 livres sterling pour procйder au transfert du nom de domaine <dop.fr>, somme que le Requйrant a trouvйe manifestement excessive, seuls les frais d’enregistrement d’un nom de domaine en “.fr” devant кtre versйe а ses yeux pour un tel transfert.

Le Requйrant en dйduit que cela montre clairement l’attitude dйloyale du Dйfendeur (V. en ce sens la dйcision Le 118.000 c/ Monsieur Michel Baujard, OMPI Litige No. DFR2005-0016), qui prйtend aussi que le nom de domaine a йtй offert а la vente au public par le Dйfendeur sur le site “Sedo”, ce qu’il considиre йgalement comme critiquable (V. en ce sens la dйcision Crйdit Industriel et Commercial et Euro Information / Safenames Limited, Litige OMPI No. DFR2004-0002).

Aux yeux du Requйrant, ces йlйments, et notamment l’offre en vente sur le site “Sedo”, attestent que le Dйfendeur n’avait pas l’intention d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux (V. en ce sens la dйcision Place des йditeurs c/ Larry Thane, Litige OMPI No. DFR2007-0022,).

Le Dйfendeur objecte, quant а lui, qu’а aucun moment, il n’a pris l’initiative de vendre le nom de domaine <dop.fr> au Requйrant ; qu’il a йtй contactй par le Requйrant pour le transfert du nom de domaine, qu’il lui a indiquй son estimation des dйpenses qu’il avait dы engager pour son projet, et dont il estimait кtre fondй а dйdommagй.

Il n’en n’apparaоt pas moins que l’utilisation du nom de domaine <dop.fr> a йtй faite dans des conditions qui ont pu porter prйjudice au Requйrant, en raison des liens ont pu y кtre associйs, et que le Dйfendeur a pu, а un moment, avoir l’intention de le cйder au Requйrant, ce qui vient confirmer qu’il n’avait pas rйellement de justification а devoir s’en servir pour le dйveloppement de sa propre activitй, activitй dont il s’йvince qu’il pouvait la mener sous d’autres dйnominations que celle qu’il avait choisie, et qui portait atteinte aux marques du Requйrant.

Dans ces conditions, les droits du Requйrant а obtenir le transfert а son profit du nom de domaine <dop.fr> sont йtablis.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <dop.fr>.

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Jйrфme Huet
Expert

Date : Le 25 mars 2008