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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Galerнas Vinзon, S.A. v. Ildefonso Gбmez Rus

Caso No. D2004-0840

1. Las Partes

La Demandante es Galerнas Vinзon, S.A. representada por Cuatrecasas Abogados, Espaсa, con domicilio en Paseo de Gracia, Espaсa.

El Demandado es Ildefonso Gбmez Rus, con domicilio en Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vinзon.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de octubre de 2004. El 14 de octubre de 2004, el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 14 de octubre de 2004, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de octubre de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijу para el 10 de noviembre de 2004. El Demandado no contestу a la demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la demanda el 15 de noviembre de 2004.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 18 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El acuerdo de registro del nombre de dominio <vinзon.com> estб en espaсol y la demanda fue presentada en este mismo idioma. A la vista de estos hechos, el Experto Ъnico, haciendo uso de la facultad conferida por el pбrrafo 11a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados

La sociedad mercantil “Galerнas Vinзon, S.A.” es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas:

(a) Marca “Vinзon” nє 1308050, solicitada el 10 de marzo de 1989 y concedida el 16 de marzo de 1992, registrada en la Clase 11 del Nomenclбtor internacional.

(b) Marca “Vinзon” nє 1308052, solicitada el 10 de marzo de 1989 y concedida el 16 de enero de 1992, registrada en la Clase 35 del Nomenclбtor internacional.

(c) Marca “Vinзon” nє 1308544, solicitada el 13 de marzo de 1989 y concedida el 16 de enero de 1993, registrada en la Clase 8 del Nomenclбtor internacional.

“Galerнas Vinзon, S.A.” tambiйn es titular del rуtulo de establecimiento nє 105194, registrado en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas el 20 de septiembre de 1972; y de la marca comunitaria figurativa “Vinзon” nє 650716, solicitada el 14 de octubre de 1997 y concedida el 24 de febrero de 1999, registrada en las clases 8, 11, 20, 21 y 35 del Nomenclбtor internacional.

Los signos distintivos de la sociedad “Galerнas Vinзon, S.A.” han adquirido un considerable grado de notoriedad en Espaсa en el sector de la distribuciуn de productos de diseсo para el hogar.

La sociedad “Galerнas Vinзon, S.A.” es asimismo la titular de los nombres de dominio <vincon.com>, <vincon.es> y <vincon.com.es>, registrados, respectivamente, el 15 de abril de 1997, el 21 de mayo de 1999 y el 30 de julio de 2003.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega, en primer lugar, que su marca VINЗON goza de notoriedad en el mercado espaсol de la distribuciуn de productos de diseсo para el hogar, entre otras razones por el hecho de haber promocionado extensamente su marca.

A juicio de la Demandante, estб claro que existe una identidad absoluta entre las marcas VINЗON y el nombre de dominio <vinзom.com>, sin que a ello obste el hecho de que, a nivel puramente tйcnico, la configuraciуn de los caracteres a entrar en el registro del nombre de dominio sea “xn--vinon-0ra.com”, porque esta configuraciуn tйcnica, debida a que los nombres de dominio multilingьes se encuentran en fase de implantaciуn no debe ser tenida en cuenta; no es mбs que el soporte tйcnico de la denominaciуn <vinзon.com>, que fue el objeto real de registro por parte del Demandado. De este modo, afirma la Demandante que la ъnica diferencia entre la marca y el nombre de dominio es la inclusiуn del sufijo “.com” en el dominio, debiendo prescindirse del mismo tal y como han afirmado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica.

Entiende igualmente la Demandante que en el presente caso no concurren las circunstancias previstas en el pбrrafo 4.c) de la Polнtica, ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o de un interйs legнtimo del Demandado respecto del nombre de dominio. En particular, sostiene la Demandante que en ningъn momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaciуn de uso de las marcas VINЗON de las que es titular; y que el Demandado no ha sido ni es conocido por el nombre “Vinзon”. Ademбs, dada la notoriedad de la marcas de la Demandante, estб claro, segъn la Demandante, que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de dichas marcas y que el registro como nombre de dominio del tйrmino “Vinзon”, sin significado ni en castellano ni en catalбn, no respondнa a la voluntad de utilizarlo en relaciуn con su propia persona o actividades, sino a aprovecharse de la notoriedad de la marca, lo cual es un elemento suficiente para considerar que el Demandado no ostenta ningъn tipo de derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio.

Finalmente, considera la Demandante que el nombre de dominio <vinзon.com> ha sido registrado y usado de mala fe. Ha sido registrado de mala fe- afirma- porque dada la notoriedad de la marca VINЗON en la ciudad de residencia del Demandado, y el hecho de que el tйrmino “Vinзon” no signifique nada, el Demandado registrу el nombre de dominio siendo plenamente consciente de que correspondнa a una marca ajena, sin tener ninguna conexiуn con sus actividades profesionales o particulares. De igual modo, el nombre de dominio es objeto de un uso de mala fe, a juicio de la Demandante, porque el hecho de mantener un nombre de dominio inactivo, combinado con el hecho de saber que dicho nombre de dominio corresponde a la marca de un tercero, constituye un uso de mala fe, en el sentido de la Polнtica de la ICANN.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado en el plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en el procedimiento, sin que tampoco lo haya hecho despuйs de habйrsele notificado formalmente la ausencia de contestaciуn.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaсolas que protegen la denominaciуn “Vinзon”, asн como de una marca comunitaria, constituida tambiйn por el signo “Vinзon”.

De igual modo, este Experto Ъnico considera que existe identidad entre el nombre de dominio <vinзon com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominaciуn “Vinзon”. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Y esta conclusiуn no se ve alterada por el hecho de que, por encontrarse los nombres de dominio multilingьes en fase de implantaciуn, la configuraciуn tйcnica del nombre de dominio <vinзon.com> sea “xn--vinon-0ra.com”, pues el nombre de dominio verdaderamente registrado es <vinзon.com>.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Nє D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Nє D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o Nє D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4.c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Nє D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc, Nє D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

Pues bien, el Demandante pone de relieve en su demanda que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del pбrrafo 4c) de la Polнtica, demuestran por sн solas la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado. No hay prueba alguna susceptible de demostrar que el Demandado ha sido conocido corrientemente por los dominios registrados ni por alguna denominaciуn similar. Asimismo, el Demandado tampoco ha utilizado los nombres de dominio en litigio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia. Por ъltimo, el Demandado tampoco realiza un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, pues el nombre de dominio <vinзon.com> no es usado en modo alguno por el Demandado.

Este Experto Ъnico entiende, pues, que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del pбrrafo 4.c) de la Polнtica, demuestran por sн solas la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado.

Ademбs, el Demandado no ha contestado la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <vinзon.com>. Porque si el Demandado tuviere algъn derecho o interйs legнtimo sobre dicho nombre de dominio deberнa haber adoptado una posiciуn activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI Nє D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonzбlez, Nє D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadнa Pardo, y Nє D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).

A la vista de todo lo expuesto, este Experto Ъnico considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica de la ICANN.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso del nombre de dominio.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razуn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la decisiуn del caso OMPI Nє D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la decisiуn del caso OMPI Nє D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero).

Registro de mala fe

A la vista de la notoriedad de la marca VINЗON en la ciudad de Barcelona, ciudad de residencia del Demandado, parece lуgico suponer que el Demandado conocнa la existencia de la misma y de los derechos de la Demandante sobre el signo “Vinзon”. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legнtimos sobre el tйrmino “Vinзon” por parte del Demandado, permite concluir que el Demandado al registrar el nombre de dominio ha actuado de mala fe, pues no podнa ignorar que con ello estarнa, como mнnimo, obstaculizando la posiciуn de un tercero.

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como una manifestaciуn de su mala fe, tal y como se hace en mъltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicaciуn de la Polнtica, como la del caso OMPI Nє D2000-0147, NFL Properties Inc. v. BBC.

Uso de mala fe

El nombre de dominio <vinзon.com> no ha sido usado. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de un nombre de dominio puede constituir una utilizaciуn del mismo de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo”, ha sido sentada en una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisiуn del caso OMPI Nє D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Nє D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; Nє D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; Nє D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; Nє D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A).

Como se afirma en la decisiуn del caso OMPI N° D2000-0239, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, hay que reconocer que no tiene sentido y es ilуgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa serнa una vнa utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idйntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despuйs vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Serнa suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algъn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio <vinзon.com> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.

A estas consideraciones hay que aсadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, ver, entre otras, la decisiуn del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI N° D2000-1017, Comunidad Autуnoma de Galicia v. Jesъs Sancho Borraz).

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la demanda.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto Ъnico ordena que el nombre de dominio <vinзon.com> sea transferido al Demandante.

Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 1 de diciembre de 2004