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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fъtbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telemаtics, S.L.

Caso No. D2006-0183

 

1. Las Partes

La Demandante es Fъtbol Club Barcelona representada por Cristina Belloque Acasuso, Espaсa, Barcelona, Espaсa.

La Demandada es GRN Serveis Telemаtics, S.L., Girona, Espaсa.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org>

El registrador de los citados nombres de dominio es Nominalia Internet S.L.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 10 de febrero de 2006. El 13 de febrero de 2006 el Centro enviу a Nominalia Internet S.L. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 16 de febrero de 2006 Nominalia Internet S.L. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de febrero de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 15 de marzo de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 21 de marzo de 2006. Ese mismo dнa, tras recibir la notificaciуn del Centro, el Demandado envнa un correo electrуnico al Centro en el que expone que ha desestimado personarse en el procedimiento y que por esa razуn el correo electrуnico se envнa fuera de plazo, porque no desea retener los nombres de dominio conflictivos; dicho lo cual, procede, no obstante, a exponer su versiуn de los hechos.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 31 de marzo de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

La entidad Fъtbol Club Barcelona es titular de las siguientes marcas

- Marca comunitaria nъm. 2803039, figurativa, compuesta por el signo FCBARCELONA, para productos y servicios de las clases 3, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 38 y 41 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola M 2537048, denominativa, compuesta por el signo FCBARCELONA.COM, registrada en las clases 35 y 38 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola M2537052, denominativa con grбfico, compuesta por el signo FCBARCELONA GENT DEL BARЗA GENTE BARЗA PEOPLE, para las clases 16, 25, 28 y 36 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola M2598522, denominativa con grбfico, compuesta por el signo FCBARCELONA ON TOUR , para las clases 25,28 y 41 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola M2617738, denominativa con grбfico, compuesta por el signo EL GRAN REPTE DEL FCBARCELONA SIGUEM SOCIS, para las clases 35 y 41 del Nomenclбtor Internacional.

El 23 de febrero de 2006 (dнa de la notificaciуn de la demanda) el Centro accediу a las direcciones <www.fcbarcelona.net> y <www.fcbarcelona.org>. En ambos casos, el resultado obtenidofue la apariciуn en la pantalla del ordenador de la indicaciуn en catalбn “Pаgina en proves, disculpeu les molesties”, que en espaсol quiere decir “Pбgina en pruebas, disculpen las molestias” De la misma manera, al acceder el 10 de abril de 2006 a las direcciones mencionadas, el Experto Unico encontrу el mismo resultado.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- La denominaciуn “Fъtbol Club Barcelona” y cualesquiera de las abreviaciones de tal denominaciуn, ya sea “FCB” o “FC BARCELONA” identifican de forma notoria a la asociaciуn Demandante y ademбs estбn registradas como marca. Los dominios registrados por la demandada son idйnticos a los dominios de la Demandante <www.fcbarcelona.es> y <www.fcbarcelona.com>, y tambiйn a diversas marcas denominativas y mixtas registradas a nombre de la Demandante en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas.

- Ni la sociedad demandada y ni los miembros de su Consejo de Administraciуn gozan de derecho o interйs legнtimo alguno para ostentar la titularidad de los nombres de dominio controvertidos. A este respecto, afirma la Demandante que antes de que la sociedad demandada recibiera un requerimiento que le fue enviado en fecha 11 de enero de 2005, la pбgina <www.fcbarcelona.net> disponнa como contenido ъnica y exclusivamente el siguiente: “Aquest domini estа en venda. Si hi esteu interessats contacteu amb perebotero@girona.com“; esto es, “Este dominio estб en venta. Si estan interesados contacten con perebotero@girona.com“. Inmediatamente despuйs de recibir el requerimiento - y siempre segъn la Demandante- dicho mensaje fue borrado y, actualmente, la direcciуn <www.fcbarcelona.net> carece de contenido alguno. Por su parte, en la pбgina <www.fcbarcelona.org> tanto antes como despuйs del requerimiento, el mensaje que aparecнa y aparece es el de “Pаgina en proves, disculpeu les molиsties”, esto es, “Pбgina en pruebas, disculpen las molestias”. Asimismo, alega la Demandante que el Demandado no presenta relaciуn alguna con la Demandante, que no hace uso comercial alguno de los nombres de dominio ilнcitamente registrados, y que la ъnica razуn por la que el Demandado registrу los nombres de dominio fue la de lucrarse ofreciendo tales dominios a la venta, tal y como hacнa con carбcter previo a recibir el requerimiento del Fъtbol Club Barcelona.

- De igual modo, considera la Demandante que existe mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, y asн lo demostrarнa la oferta directa de venta del dominio <fcbarcelona.net>; y el hecho de que el registro de los nombres de dominio se haya producido con el бnimo de obtener un enriquecimiento injusto. Asimismo, considera la Demandante que aunque el fin del registro no era directamente perturbar la actividad comercial del Fъtbol Club Barcelona, tal posibilidad no era excluida por el Demandado, pues asumнa la producciуn de tal perturbaciуn en caso de que un tercero comprase tales dominios con el fin de explotarlos ilegнtimamente.

- Por todo ello, la Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que los nombres de dominio <fcbarcelona.org> y <fcbarcelona. net> le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Cuestiуn previa de procedimiento

No admisiуn de alegaciones extemporбneas

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la notificaciуn por parte del Centro al Demandado de su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda, el 21 de marzo de 2006, el Demandado remite al Centro un correo electrуnico en el que expone que ha desestimado personarse en el procedimiento y que por esa razуn el correo electrуnico se envнa fuera de plazo, porque no desea retener los nombres de dominio conflictivos; dicho lo cual, procede, no obstante, a exponer su versiуn de los hechos.

Debe recordarse en este sentido que son numerosнsimas las resoluciones de grupos de expertos en las que se afirma que la contestaciуn a la demanda realizada por el Demandado fuera de plazo no debe ser admitida mбs que en supuestos muy excepcionales en los que exista una causa que justifique la demora (y siempre que dicha causa sea debidamente acreditada por el Demandado). Asн se manifiestan, entre otras muchas, las resoluciones de los casos OMPI Caso No. D2003-0033, 1099 Pro, Inc. v. Convey Compliance Systems, Inc., OMPI Caso No. D2003-0780, DK Bellevue, Inc. d/b/a Digital Kitchen v. Sam Landers, OMPI Caso No. D2003-0942, HQ UK Limited v Head Quarters, OMPI Caso No. D2004-0614, Museum of Science v. Jason Dare.

Este Experto considera que en el presente caso no existe ninguna causa que justifique una respuesta tardнa por parte del Demandado. De hecho, el propio Demandado afirma que no ha querido contestar en plazo por su falta de interйs en retener los dominios en conflicto (pese a lo cual da su versiуn de los hechos). Pues bien, a la vista de que dicha versiуn de los hechos se ofrece fuera de plazo, y de que no va acompaсada de ningъn tipo de prueba, este Experto no considera admisible las alegaciones del Demandado realizadas en el correo electrуnico remitido al Centro con posterioridad a habйrsele notificado la falta de personaciуn y la ausencia de contestaciуn. Por esta razуn, no son tenidas en cuenta a la hora de dictar la presente decisiуn.

 

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que los nombres de dominio en litigio son idйnticos o similares hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 a) i) de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que cada nombre de dominio litigioso sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre cada nombre de dominio en litigio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Pues bien, ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral, entre otras marcas, de una marca comunitaria que protege la denominaciуn “FCBARCELONA”. Este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> y la marca comunitaria de la Demandante constituida por la denominaciуn “FCBARCELONA”. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas [OMPI Caso No. D2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans)].

Con todos estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca comunitaria de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Polнtica para que prospere la demanda, sin que sea necesario proceder a analizar la identidad o similitud entre los nombres de dominio conflictivos y las demбs marcas alegadas por la Demandante. Y tampoco procede comparar los nombres de dominio conflictivos con los nombres de dominio de la Demandante. Nada interesa a efectos de aplicaciуn de la Polнtica que la Demandante sea titular de los dominios <fcbarcelona. es> y <fcbarcelona. com>, ni que esos nombres de dominio sean idйnticos o similares a los nombres de dominio objeto de disputa, porque la Polнtica exige similitud o identidad de los dominios disputados con una marca del Demandante, no con otros nombres de dominio que el Demandante pueda tener.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre los nombres de dominio), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso No. D2000-0120 Eauto LLC v. Available-Domain-Names.com, OMPI Caso No. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4 c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso No. D2000-0079, Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, OMPI Caso No. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

La Demandante afirma en su demanda que ni la sociedad demandada, ni los miembros de su Consejo de administraciуn, gozan de derecho o interйs legнtimo alguno para ostentar la titularidad de los nombres de dominio controvertidos, porque bajo los referidos nombres de dominio no se ofrece contenido alguno; porque el Demandado no presenta ni ha presentado relaciуn alguna ni con el Fъtbol Club Barcelona, sus marcas o productos, ni con el fъtbol o con cualquier servicio relacionado; y porque el Demandado no hace ningъn uso comercial de los nombres de dominio, habiйndolos registrado para lucrarse con su venta.

Este Experto ъnico entiende que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del pбrrafo 4 c) de la Polнtica, demuestran por sн solas la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado.

Ademбs, el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org>. Porque si el Demandado tuviere algъn derecho o interйs legнtimo sobre dichos nombres de dominio deberнa haber contestado en tiempo y forma a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI No. D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonzбlez, OMPI Caso No. D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadнa Pardo, y OMPI Caso No. D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).

A la vista de todo lo expuesto, este Experto ъnico considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el pбrrafo 4 a) de la Polнtica de la ICANN.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso del nombre de dominio

La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razуn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la decisiуn del caso OMPI Caso No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la decisiуn del caso OMPI Caso No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero).

Registro de mala fe

La Demandante alega que un indicio de la mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio conflictivos se encuentra en el hecho de que el Demandado ofreciese la venta del dominio <fcbarcelona.net> antes de recibir el requerimiento enviado por la Demandante el 11 de enero de 2005. Segъn la Demandante antes de esa fecha bajo el dominio <fcbarcelona.net> se ofrecнa el siguiente contenido: “Aquest domini estа en venda. Si hi esteu interessats contacteu amb perebotero@girona.com“; esto es, “Este dominio estб en venta. Si estбn interesados contacten con perebotero@girona.com“. Inmediatamente despuйs de recibir el requerimiento, afirma la Demandante que dicho mensaje fue borrado.

Sucede, no obstante, que la Demandante no aporta ningъn tipo de prueba de sus afirmaciones, razуn por la cual este Experto no puede tenerlas en cuenta. No consta, por tanto, que el Demandado haya realizado una oferta de venta del nombre de dominio <fcbarcelona.net>.

La Demandante tambiйn invoca como indicio de la mala fe del Demandado la circunstancia de que el registro de los nombres de dominio se ha producido con el бnimo de obtener un enriquecimiento injustificado, toda vez que el Demandado no presenta ningъn tipo de relaciуn ni con el Demandante ni con el mundo del fъtbol o del deporte. Por ello, entiende la Demandante que la intenciуn del Demandado no era otra que impedir el registro de los nombres de dominio por la Demandante, obligбndola a tener que comprarlos para hacer un uso de los mismos. Ademбs, considera la Demandante que el Demandado no excluнa la posibilidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, pues el Demandado no excluнa la venta de los nombres de dominio a un tercero que los explotase ilнcitamente.

Ante estas alegaciones de la Demandante hay que admitir que a la vista de la notoriedad del Fъtbol Club Barcelona en Espaсa (y en el resto del mundo), parece lуgico suponer que el registrante de los nombres de dominio conocнa la existencia de la Demandante. Tйngase en cuenta que la sociedad demandada estб domiciliada en la misma Comunidad Autуnoma espaсola que la entidad Demandante, lo cual, unido a la notoriedad de la Demandante, permite concluir que el Demandado era claramente consciente de la existencia de la Demandante al registrar los nombres de dominio. Por esa razуn, todo indica que el registrante de los nombres de dominio en conflicto era conocedor de que йstos podнan chocar con marcas de la Demandante, con su denominaciуn o con signos que fuesen una abreviatura de la denominaciуn de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legнtimos sobre el tйrmino “FCBARCELONA” por parte del Demandado, permite concluir el registro de los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> se produjo de mala fe, pues el registrante no podнa ignorar que con ello estarнa, como mнnimo, obstaculizando la posiciуn de un tercero.

Uso de mala fe

Este Experto ha comprobado personalmente, en fecha 10 de abril de 2006, que bajo los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> no se ofrece contenido alguno, salvo la indicaciуn “Pаgina en proves, disculpeu les molиsties”, esto es, “Pбgina en pruebas, disculpen las molestias”.

Resulta en definitiva, que los nombres de dominio no estбn siendo objeto de un uso efectivo. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaciуn de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisiуn del caso OMPI Caso No. D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Caso No. D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Boris Beric; OMPI Caso No. D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI Caso No. D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI Caso No. D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A). Como se afirma en la decisiуn del caso OMPI Caso No. D2000-0239, J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilуgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa serнa una vнa utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idйntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despuйs vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Serнa suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algъn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado los nombres de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.

A estas consideraciones hay que aсadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, entre otras, la decisiуn del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI Caso No. D2000-1017, Comunidad Autуnoma de Galicia v. Jesъs Sancho Borraz).

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la demanda.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto Ъnico ordena que los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> sean transferidos al Demandante

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Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 11 de abril de 2006