2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio:

<nikebasketball.es>

<nikebiz.es>

<nikecycling.es>

<nikegolf.es>

<nikeid.es>

<nike-philips.es>

<nikeplay.es>

<nikerunning.es>

<niketown.es>

El agente registrador de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM y el registrador es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2006. El 14 de junio de 2006 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 15 de junio de 2006 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El 26 de junio de 2006, Red.es completу la verificaciуn registral.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondientes a Espaсa (“. ES”)

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2006. De conformidad con el artнculo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 17 de julio de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 20 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experta el dнa 18 de agosto de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

La Demandante es titular registral de la marca notoria NIKE (para productos y servicios relacionados con el deporte) y de otras compuestas por dicha marca mбs diversos tйrminos evocativos. Concretamente, la Experta ha podido constatar que la Demandante es titular de los registros espaсoles nъmeros 903.977 y 1.615.204 NIKE y 1.520.210 NIKE AIR, asн como de la marca comunitaria 1.071.422 NIKE GOLF, siendo el mбs antiguo de estos registros del aсo 1979.

Los nombres de dominio objeto de este procedimiento fueron registrados por la Demandada el 5 de diciembre de 2005.

La Experta ha comprobado personalmente que bajo dichos nombres de dominio no existen pбginas web activas en Internet. Todos ellos remiten a “Servicio de parking de dominios de arsys.es”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

NIKE International, Ltd, es titular en exclusiva de numerosas marcas, tanto denominativas, en las que se incluye ъnicamente la palabra NIKE, asн como marcas combinando el tйrmino NIKE con otras palabras, dando como resultado marcas tan conocidas como NIKE AIR, NIKE GOLF, NIKE FIT o NIKE TOWN.

Los nombres de dominio objeto de la presente demanda, concretamente niketown.es y nikegolf.es, son idйnticos a determinadas marcas de la Demandante, y nikeplay.es, nikerunning.es, nikebasketball.es, nikebiz.es, nikecycling.es, nike-philips.es y nikeid.es mantienen una acusada similitud con el resto de sus marcas, toda vez que incluyen como tйrmino inicial la marca NIKE.

La Demandada carece de derechos legнtimos sobre los nombres de dominio objeto del presente procedimiento, toda vez que el derecho o el interйs legнtimo sobre dichos nombres de dominio corresponden a la entidad NIKE International, Ltd, quien es titular de numerosas marcas que incluyen de forma independiente la denominaciуn NIKE, al igual que de las marcas NIKETOWN y NIKEGOLF, exactamente idйnticas a dos de los nombres de dominio en conflicto.

La Demandada ha registrado tales nombres de dominio para impedir a NIKE International, Ltd registrarlos a su nombre, toda vez que dicha solicitud de registro se intentу por parte de la Demandante a principios de 2006 y se encontrу con que dichos nombres de dominio no estaban disponibles, puesto que habнan sido registrados por la Demandada en diciembre de 2005.

La Demandante finalmente solicita que se dicte resoluciуn por la que los nombres de dominio <niketown.es>, <nikegolf.es>, <nikeplay.es>, <nikerunning.es>, <nikebasketball.es>, <nikebiz.es>, <nikecycling.es>, y <nikeid.es> sean transferidos a la entidad NIKE International, Ltd, y que, en relaciуn con el nombre de dominio <nike-philips.es>, se acuerde su cancelaciуn.

B. Demandado

La Demandada no se personу en este procedimiento y, consecuentemente, no contestу a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Tambiйn resulta aplicable el Derecho espaсol y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes espaсolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Conforme al Artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artнculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Ademбs, conforme a su Artнculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica.”. Y, segъn el Artнculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaciуn, en su Artнculo 11 se establecen lнmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte de la Demandada

Ha quedado acreditado que la Demandada no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo e) del Artнculo 16 del Reglamento, la Experta resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. Asн se viene interpretando en numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI (“Doctrina”, a estos efectos) al aplicar la Polнtica Uniforme (de la ICANN) de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, que ha servido de base al Reglamento correspondiente a los nombres de dominio “.es” (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. v. Juan Josй Martнn Cabero, Caso OMPI No. D2001-1479, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Derechos previos

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre las marcas NIKE, NIKE AIR y NIKE GOLF, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho). Respecto a la marca NIKE TOWN, que tambiйn menciona la Demandante, no se ha acreditado que el registro haya sido concedido; tampoco consta probado el registro de la marca NIKE FIT, de la que la Demandante manifiesta ser titular.

No obstante, en el presente caso no es necesario recurrir a otros posibles registros derivados de la marca NIKE para coincidir con la Demandante respecto a la existencia de riesgo de confusiуn, dado que todos los nombres de dominio objeto del presente procedimiento incluyen dicha marca en su comienzo, habiйndole aсadido diversos tйrminos genйricos, descriptivos o evocativos (salvo en el caso del nombre de dominio <nike-philips.es>) que no permiten una suficiente diferenciaciуn de la marca NIKE. En cualquier caso, el riesgo de confusiуn, en todos estos nombres de dominio, tambiйn puede producirse por asociaciуn, pues cabe interpretar que se trata de signos derivados de la marca notoria NIKE. En el caso del nombre de dominio <nike-philips.es> el riesgo de confusiуn es tambiйn evidente, ya que se ha formado combinando NIKE con la marca igualmente notoria PHILIPS, que tampoco pertenece a la Demandada, de tal modo que puede establecerse una falsa asociaciуn o conexiуn entre dichas marcas o sus titulares y el nombre de dominio.

Existen numerosas decisiones en las que los Expertos de la OMPI han mantenido esta interpretaciуn e incluso contamos con un precedente: En el caso relativo a los nombres de dominio <nike-soccer.com>, <nike-soccer.net>, <nike-soccer.org>, йstos fueron considerados confundibles con la marca NIKE (Nike, Inc. v. Paul Verschoor, Caso OMPI Nє. D2000-1707) y el Experto valorу el generalizado reconocimiento de la marca NIKE, asн como su asociaciуn con el fъtbol (o “soccer” en muchos paнses), para concluir que la suma de un tйrmino descriptivo o genйrico a una marca famosa da lugar a un nombre de dominio confundible con tal marca.

El hecho de que la mayorнa de los tйrminos aсadidos a la marca NIKE procedan del inglйs no cambia nada, en particular cuando se trata de palabras tan conocidas por todo el mundo (como cycling, play, town, etc), incluso por quienes no tengan dominio de la lengua inglesa. Ademбs hay que tener en cuenta que, aunque los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa, su uso siempre tendrб vocaciуn internacional, por la propia naturaleza de estos signos, siendo precisamente la lengua inglesa muy conocida por la mayorнa de los “navegantes” en Internet.

En numerosas Decisiones del Centro tambiйn se ha mantenido que la mera adiciуn a una marca famosa de tйrminos mбs o menos evocativos no cambia la impresiуn de que este tipo de nombres de dominio estбn relacionados con el titular de tal marca. Por ejemplo, PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS), Caso OMPI D2003-0696; esta Decisiуn remite a su vez a otras muchas Decisiones que se pronuncian en el mismo sentido, entre otras: The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Green Angel, Caso OMPI No. D2001-1010; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Caso OMPI D2002-0615; Compagnie Gйnйrale des Etablissement MICHELIN v. Lost in Space, SA, Caso OMPI No. D2002-0504; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI. No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, segъn Doctrina consolidada, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos. Como queda dicho, en este caso la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Tambiйn se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos. A ellos nos vamos a referir a continuaciуn.

De las alegaciones y documentos aportados por la Demandante se desprende que no existe ningъn vнnculo entre ella y la Demandada y que esta ъltima no ha sido autorizada para registrar ninguno de los nombres de dominio objeto del siguiente procedimiento.

La Demandada no ha sido ni es conocida por ninguno de los nombres de dominio en cuestiуn. Por el contrario, la marca NIKE es conocida internacionalmente, lo que hace altamente improbable que la Demandada hubieses elegido al azar esos nombres de dominio, que incorporan precisamente la marca NIKE como ъnico elemento distintivo (excepto en el nombre de dominio <nike-philips.es>).

Por todo lo que antecede, la Experta considera probado que la Demandada, al registrar los nombres de dominio en disputa, tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo de la notoriedad de marcas ajenas. A esta misma conclusiуn se ha llegado en otros casos semejantes a йste, en particular cuando se da la circunstancia de que la Demandada haya registrado una serie de nombres de dominio (nueve en total) que comienzan por la marca NIKE. Como ejemplo, NIKE, Inc. v. Crystal International, Caso OMPI No. D2001-0102, en el que tambiйn se trataba de nombres de dominio formados a partir de la marca NIKE, tales como <nikewomen.com>, <nikeshop.org>, o <inike.net>.

En otros casos anteriores, relativos tambiйn a la marca NIKE, se llegу a la conclusiуn de que, dado el grado de distintividad y renombre de dicha marca, serнa difнcil mantener la tesis de que la parte demandada ostenta derechos o intereses legнtimos sobre un nombre de dominio que contenga tal marca (Nike, Inc.v. Ben de Boer, Caso OMPI No. D2000-1397).

En consecuencia, la Experta considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el presente caso la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan el renombre de la marca NIKE. Y hemos de tener en cuenta que las marcas renombradas gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

El renombre de NIKE avala la tesis de que el registro o uso de nombres de dominio como los que son objeto de este procedimiento difнcilmente pueden obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe de la Demandada.

La Demandante, teniendo en cuenta la falta de uso de los nombres de dominio, intentу evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento a la Demandada para que procediera, de forma voluntaria, a transferirlos a su legнtimo titular, lo que habrнa bastado para resolver el conflicto. Sin embargo este requerimiento quedу sin respuesta.

La Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio es prueba de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones de Expertos del Centro: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cбdiz, Almerнa, Mбlaga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI No. D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A., Caso OMPI No. D2002-1026; GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI, Caso OMPI No. D2006-0740.

La Demandante tambiйn ha acreditado que la sociedad NIKE Inc., entidad matriz del grupo empresarial NIKE, es titular de los siguientes nombres de dominio “.com”, que curiosamente son los siguientes: <nikebiz.com>, <nikebasketball.com>, <nikerunning.com>, <nikecycling.com>, <nikeplay.com>, <nikegolf.com>, <niketown.com> y <nikeid.com>, y que figura en la misma base de datos WHOIS, el nombre de dominio <nike-philips.com> a nombre de la entidad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., como asociaciуn puntual de dichas marcas NIKE y PHILIPS para la promociуn de una carrera “San Silvestre” que tuvo lugar a finales del mes de diciembre de 2005. Por todo ello, es evidente que la Demandada ha pretendido bloquear la posible solicitud de esos mismos nombres de dominio, bajo el cуdigo territorial “.es”.

Finalmente, cabe valorar como una prueba mбs de la mala fe por parte de la Demandada, los documentos aportados por la Demandante acreditativos de que йste no es el ъnico caso en que la Demandada se apropia de nombres de dominio formados a partir de marcas famosas ajenas, pues tambiйn ha registrado a su nombre el nombre de dominio <adidasgolf.es>. En casos semejantes al presente estas actuaciones, consistentes en registrar de forma indiscriminada nombres de dominio iguales o semejantes a marcas famosas ajenas, han sido calificadas como “patrуn de conducta” indicativo de mala fe (Sony Kabushiki Kaisha also trading as Sony Corporation v. Inja, Kil, Caso OMPI D2000-1409).

Por todo ello, la Experta considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

6.3.D Pretensiуn de la Demandante

La Demandante solicita la cancelaciуn del nombre de dominio <nike-philips.es>, lo cual es aceptado por la Experta, dado que dicho nombre de dominio incluye una marca que no le pertenece, por lo que la transferencia solicitada para los restantes nombres de dominio no es posible en este caso, salvo si hubiese sido expresamente consentido por el legнtimo titular de los derechos de la marca PHILIPS. Asн se viene afirmando en otras Decisiones, como por ejemplo en las relativas a los nombres de dominio <yahoohotmail.com> y <911hyundai.com> (Yahoo! Inc. and Overture Services, Inc. v. Robert Chua XC2 Birgit Klosterman Gary Lam Registrant (187640), Caso OMPI No. D2004-0896 y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Automotive Parts Solutions, Caso OMPI No. D2003-0725).

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, la Experta ordena:

- que los nombres de dominio, <nikebasketball.es>, <nikebiz.es>, <nikecycling.es>, <nikegolf.es>, <nikeid.es>, <nikeplay.es>, <nikerunning.es> y <niketown.es> sean transferidos a la Demandante.

- que el nombre de dominio <nike-philips.es> sea cancelado.

Antonia Ruiz Lуpez
Experta

Fecha: 28 de agosto de 2006