Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Telefonaktiebolaget L M Ericsson. v. Josй Antonio Parrйs y Garcнa

Caso No. DES2006-0029

 

1. Las Partes

El Demandante es Telefonaktiebolaget L M Ericsson, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por Elzaburu, Espaсa.

El Demandado es Josй Antonio Parrйs y Garcнa, con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ericsson.com.es>.

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el ”Centro”) el 18 de octubre de 2006. El 18 de octubre de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 24 de octubre de 2006 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el ”Reglamento”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de octubre de 2006. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para 14 de noviembre de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 21 de noviembre de 2006.

El Centro nombrу a Montiano Monteagudo como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 27 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de las siguientes marcas nacionales y comunitaria, registradas respectivamente ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior (OAMI), que constituyen uno de los derechos previos objeto de protecciуn conforme al artнculo 2 del Reglamento:

- Marcas nacionales nъmeros 982.995 (clase 9), 982.999 (clase 16), 983.003 (clase 36), 983.004 (clase 37), 983.005 (clase 38), 983.006 (clase 41) y 983.007 (clase 42), todas ellas con prioridad a fecha de 21 de agosto de 1981 incluyendo un signo distintivo cuya parte denominativa consiste en ERICSSON.

- Marca comunitaria denominativa nъmero 001459130 (clases 9,11,16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42) con prioridad a fecha de 13 de enero de 2000 con la denominaciуn ERICSSON.

El Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados mediante la pбgina web de la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas y la OAMI.

Aparte del Nombre de Dominio controvertido, el Demandado consta como titular del nombre de dominio <sony-ericsson.com.es> tal y como se desprende del resultado de consulta generado mediante el sitio web “www.esnic.es”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas espaсolas y comunitaria cuyo elemento denominativo es la palabra “ericsson”, para lo que junto a su Demanda aporta los impresos de los resultados de consulta generados mediante la pбgina web de la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas y OAMI antes referidos.

El Demandante alega que ERICSSON es una marca de gran prestigio y reputaciуn internacional que podrнa ser calificada no sуlo como notoria sino como renombrada. Para fundarlo aporta informes sobre las 100 marcas mбs prestigiosas del mundo publicados en los aсos 2003 y 2004 por la revista Business Week en las que aparece listada la marca “ERICSSON”.

Ademбs el Demandante trae a colaciуn la decisiуn dictada en el marco de la Polнtica Uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Pietras, Caso OMPI Nє. D2005-0553) referida al nombre de dominio <sony-ericsson.org> en cuyo apartado 6.3 se reconociу a la marca SONY ERICSSON la cualidad de marca famosa y notoria.

El Demandante apunta el riesgo de confusiуn por identidad existente entre su derecho previo, la marca ERICSSON, y el Nombre de Dominio controvertido.

El Demandante, mediante indagaciones en Internet, hallу que el Demandado es Directivo del denominado Grupo Km0 Marketing, Comunicaciуn y Turismo. Dicho Grupo tiene presencia en Internet a travйs del dominio <grupokm0.com> y como e-mail de contacto de su titular aparece una cuenta de correo del Demandado (parres@grupokm0.com). Segъn el sitio web del grupo, йste tiene un departamento dedicado a actividades relacionadas con Internet.

Argumenta el Demandante que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos que justifiquen su titularidad del registro del Nombre de Dominio en disputa y que en todo caso competerнa a йste demostrar la existencia de dichos derechos o intereses.

Alega el Demandante que el Demandado registrу el Nombre de Dominio con falta de diligencia y por ende de mala fe, puesto que podrнa haber comprobado, a opiniуn del Demandante, la existencia de la marca ERICSSON, de haber realizado al menos unas mнnimas comprobaciones previas.

Tambiйn apunta el Demandante que, habiendo de considerarse la marca ERICSSON como notoria y renombrada, el registro de un nombre de dominio idйntico con la marca ha de ser considerado de mala fe.

El Demandante alega, en fin, que la tenencia pasiva y mantenimiento de la web vacнa, sin contenido, revela la mala fe del Demandante.

El Demandante requiriу al Demandado para que le transfiriera el Nombre de Dominio en fecha 5 de diciembre de 2005. Alberto Rubio Dнaz (“Head of International Resources of Grupo KM0”), identificбndose como representante del Demandado, frente a dicho requerimiento informу de la desactivaciуn del redireccionamiento que existнa de <ericsson.com.es> al sitio web alojado en <grupokm0.com>, pero respecto a la transferencia del Nombre de Dominio le replicу al Demandante que el Nombre de Dominio controvertido “estб puesto a la venta junto a otro de” sus “dominios: sony-ericsson.com.es” y que estarнan “encantados de poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes para venderles los dominios”. Todo ello se desprende de la correspondencia entre las partes que viene aneja a la Demanda como “Documento nє 13”. De dicho ofrecimiento de venta el Demandante concluye, una vez mбs, que existe mala fe.

En resumen, el Demandante alega que se reъnen los tres requisitos exigidos en el Artнculo 2 del Reglamento para que se acuerde la transferencia del Nombre de Dominio a йste.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artнculo 21 que “El Experto resolverб la Demanda de forma motivada teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artнculo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrб continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y “b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinarб el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como incontrovertidos determinados datos fбcticos aportados por el Demandante, sin perjuicio de la valoraciуn de los mismos que compete al Experto.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante es titular de diversas marcas nacionales y comunitaria registradas ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas y ante la OAMI, cuyo elemento denominativo coincide con la palabra “ericsson”, aportando prueba de ello junto con su Demanda.

Para el anбlisis de la identidad o similitud de las marcas y el Nombre de Dominio controvertido no se ha de tomar en consideraciуn la terminaciуn <.com.es> por su falta de distintividad. Ello queda patente en las resoluciones emanadas en los casos RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, Caso OMPI Nє. D2000-0143 y Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Nє. DES2006-0001. Sentado lo anterior, en efecto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden totalmente con el Nombre de Dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legнtimos

Para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter ilegнtimo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto al nombre de dominio en cuestiуn. En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos.

Basta que el Demandante aporte un principio de prueba para acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos, ya que resultarнa imposible para un demandante realizar prueba plena de la ausencia de hechos y circunstancias que podrнan fundar la existencia de derechos o intereses legнtimos. Ademбs, el material probatorio sobre hechos y circunstancias relevantes para dilucidar la existencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado se halla habitualmente en la esfera de disposiciуn del demandado. Por ello debe ser el Demandado, una vez que el Demandante haya aportado un principio de prueba suficiente, quien acredite ostentar derechos o intereses legнtimos. En este sentido alude acertadamente el Demandante a la resoluciуn emanada en los casos Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Nє. DES2006-0001y NIKE International, Ltd v. DЄ. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N°. DES2006-0009.

Va de suyo, que el mero registro del Nombre de Dominio no es un tнtulo habilitante a tener en cuenta para el anбlisis de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, lo que se ve corroborado en la resoluciуn dictada en Union des Associations Europйenes de Football (UEFA) v. Бngel de la Fuente Lascorz, Caso OMPI N°. DES2006-0012.

Este Experto considera suficiente el principio de prueba aportado por el Demandante para descartar la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado.

Dado el renombre de la marca que constituye el derecho previo del Demandante, es obvio que el Demandado debнa tener conocimiento previo de la fama y prestigio de la misma y que йste no ha elegido al azar el Nombre de Dominio controvertido. La ausencia del azar en la elecciуn del Nombre de Dominio se vislumbra con mбs claridad aъn si se tiene en cuenta el registro por parte del Demandado del nombre de dominio <sony-ericsson.com.es>. En este sentido cabe tener en cuenta las resoluciones emitidas en Warner Lambert Export Limited v. Mr. Darren Darcy Caso OMPI Nє. D2000-0453 y NIKE International, Ltd v. DЄ. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N°. DES2006-0009.

Este Experto da por probado que no concurre ninguno de los supuestos en los que se podrнa considerar que el demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo, ya que (i) ni se ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia o se ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) ni es conocido el Demandado corrientemente por la denominaciуn correspondiente al Nombre de Dominio.

Todo ello, junto con la falta de contestaciуn por parte del Demandado, lleva a este Experto a juzgar cumplido el segundo de los requisitos del artнculo 2 del Reglamento y a considerar abusivo o especulativo el registro y la utilizaciуn del Nombre de Dominio controvertido.

C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe

Hasta diciembre de 2005, el Demandado tenнa redireccionado el Nombre de Dominio controvertido a su nombre de dominio <grupokm0.com>. Apartir de diciembre de 2005 y hasta la fecha, el Demandado no utiliza de forma alguna el Nombre de Dominio.

El Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos. Asн se desprende del Documento Nє 13 de la Demanda.

En cuanto a la circunstancia de pretender vender por valor cierto que supere ampliamente el coste documentado que estб relacionado directamente con el Nombre de Dominio, en la Demanda no se mencionan mбs que negociaciones entre las partes de este procedimiento y que dichas resultaron inaceptables para el Demandante. De ello por sн solo no se desprende que concurra el requisito mencionado.

No obstante, del contenido del sitio web “www.grupokm0.com” se desprende que el departamento de Internet de Grupo Km0 ofrece a empresas “todas las soluciones para la presencia en internet de empresas”, entre ellas: “la compra de dominios”. Siendo ello claramente una actividad comercial desarrollada bajo el nombre “Grupo Km0”, cabe inferir que la venta por su parte de nombres de dominio que previamente ha registrado con vistas a su posterior venta, concuerda con el бnimo de lucro propio del desarrollo de una actividad comercial. Es claro, por lo tanto, que se pretende la obtenciуn de un precio que exceda del coste documentado relacionado directamente con el Nombre de Dominio. El precio potencial que se podrнa obtener serб tanto mayor cuanto mayor sea el interйs que pueda tener el titular de un derecho legнtimo en obtener el registro de dicho Nombre de Dominio. En el caso del Demandante, habida cuenta del renombre o, cuando menos, de la notoriedad y el good will asociado a la marca ERICSSON, la intenciуn por parte del Demandado de obtener un precio atractivo y que supere ampliamente el antes referido coste, resulta evidente.

Con todo ello, juzgamos probado que el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos, por un valor cierto que supera ampliamente el coste documentado que estб relacionado directamente con el Nombre de Dominio.

Ademбs, cabe recordar que cuando menos a partir de diciembre de 2005 claramente ha habido una situaciуn de tenencia pasiva del Nombre de Dominio controvertido, al mantenerse este bloqueado sin estar vinculado con contenido alguno. La tenencia pasiva constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas tambiйn de los Paneles del Centro, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestiуn (Decisiones Caso OMPI N°. DES2006-0007, NIKE International, Ltd v. DЄ. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N°. DES2006-0009, Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI Nє D2000-1402, Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI Nє D2000-0464, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI Nє D2000-0003 y J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє. D2000-0239, entre otras).

De lo antedicho, y sin resultar necesario el anбlisis de un posible uso parasitario del dominio por el redireccionamiento de йste a <grupokm0.com> que persistiу hasta diciembre de 2005, este Experto concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ericsson.com.es> sea transferido al Demandante.

---

Montiano Monteagudo
Experto Ъnico

Fecha: 11 de diciembre de 2006