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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Telefonaktiebolaget L M Ericsson. v. Jos Antonio Parrs y Garca

Caso No. DES2006-0029

 

1. Las Partes

El Demandante es Telefonaktiebolaget L M Ericsson, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por Elzaburu, Espaa.

El Demandado es Jos Antonio Parrs y Garca, con domicilio en Madrid, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ericsson.com.es>.

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el”Centro”) el 18deoctubrede2006. El 18deoctubrede2006 el Centro envi a ESNIC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 24deoctubrede2006 ESNIC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (el”Reglamento”).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el25deoctubre de2006. De conformidad con el artculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para 14denoviembrede2006. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 21denoviembrede2006.

El Centro nombr a Montiano Monteagudo como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 27denoviembrede2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de las siguientes marcas nacionales y comunitaria, registradas respectivamente ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI), que constituyen uno de los derechos previos objeto de proteccin conforme al artculo 2 del Reglamento:

- Marcas nacionales nmeros 982.995 (clase 9), 982.999 (clase 16), 983.003 (clase36), 983.004 (clase 37), 983.005 (clase 38), 983.006 (clase 41) y 983.007 (clase42), todas ellas con prioridad a fecha de 21deagostode1981 incluyendo un signo distintivo cuya parte denominativa consiste en ERICSSON.

- Marca comunitaria denominativa nmero 001459130 (clases 9,11,16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42) con prioridad a fecha de 13deenerode2000 con la denominacin ERICSSON.

El Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados mediante la pgina web de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas y la OAMI.

Aparte del Nombre de Dominio controvertido, el Demandado consta como titular del nombre de dominio <sony-ericsson.com.es> tal y como se desprende del resultado de consulta generado mediante el sitio web “www.esnic.es”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas espaolas y comunitaria cuyo elemento denominativo es la palabra “ericsson”, para lo que junto a su Demanda aporta los impresos de los resultados de consulta generados mediante la pgina web de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas y OAMI antes referidos.

El Demandante alega que ERICSSON es una marca de gran prestigio y reputacin internacional que podra ser calificada no slo como notoria sino como renombrada. Para fundarlo aporta informes sobre las 100 marcas ms prestigiosas del mundo publicados en los aos 2003 y 2004 por la revista Business Week en las que aparece listada la marca “ERICSSON”.

Adems el Demandante trae a colacin la decisin dictada en el marco de la Poltica Uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Pietras, Caso OMPI N. D2005-0553) referida al nombre de dominio <sony-ericsson.org> en cuyo apartado 6.3 se reconoci a la marca SONY ERICSSON la cualidad de marca famosa y notoria.

El Demandante apunta el riesgo de confusin por identidad existente entre su derecho previo, la marca ERICSSON, y el Nombre de Dominio controvertido.

El Demandante, mediante indagaciones en Internet, hall que el Demandado es Directivo del denominado Grupo Km0 Marketing, Comunicacin y Turismo. Dicho Grupo tiene presencia en Internet a travs del dominio <grupokm0.com> y como e-mail de contacto de su titular aparece una cuenta de correo del Demandado (parres@grupokm0.com). Segn el sitio web del grupo, ste tiene un departamento dedicado a actividades relacionadas con Internet.

Argumenta el Demandante que el Demandado no ostenta derechos o intereses legtimos que justifiquen su titularidad del registro del Nombre de Dominio en disputa y que en todo caso competera a ste demostrar la existencia de dichos derechos o intereses.

Alega el Demandante que el Demandado registr el Nombre de Dominio con falta de diligencia y por ende de mala fe, puesto que podra haber comprobado, a opinin del Demandante, la existencia de la marca ERICSSON, de haber realizado al menos unas mnimas comprobaciones previas.

Tambin apunta el Demandante que, habiendo de considerarse la marca ERICSSON como notoria y renombrada, el registro de un nombre de dominio idntico con la marca ha de ser considerado de mala fe.

El Demandante alega, en fin, que la tenencia pasiva y mantenimiento de la web vaca, sin contenido, revela la mala fe del Demandante.

El Demandante requiri al Demandado para que le transfiriera el Nombre de Dominio en fecha 5dediciembrede2005. Alberto Rubio Daz (“Head of International Resources of Grupo KM0”), identificndose como representante del Demandado, frente a dicho requerimiento inform de la desactivacin del redireccionamiento que exista de <ericsson.com.es> al sitio web alojado en <grupokm0.com>, pero respecto a la transferencia del Nombre de Dominio le replic al Demandante que el Nombre de Dominio controvertido “est puesto a la venta junto a otro de” sus “dominios: sony-ericsson.com.es” y que estaran “encantados de poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes para venderles los dominios”. Todo ello se desprende de la correspondencia entre las partes que viene aneja a la Demanda como “Documento n 13”. De dicho ofrecimiento de venta el Demandante concluye, una vez ms, que existe mala fe.

En resumen, el Demandante alega que se renen los tres requisitos exigidos en el Artculo 2 del Reglamento para que se acuerde la transferencia del Nombre de Dominio a ste.

B. Demandado

El Demandado no contest a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artculo21 que “El Experto resolver la Demanda de forma motivada teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artculo 20 del Reglamento, “a) El Experto podr continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y “b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinar el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como incontrovertidos determinados datos fcticos aportados por el Demandante, sin perjuicio de la valoracin de los mismos que compete al Experto.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El Demandante es titular de diversas marcas nacionales y comunitaria registradas ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas y ante la OAMI, cuyo elemento denominativo coincide con la palabra “ericsson”, aportando prueba de ello junto con su Demanda.

Para el anlisis de la identidad o similitud de las marcas y el Nombre de Dominio controvertido no se ha de tomar en consideracin la terminacin <.com.es> por su falta de distintividad. Ello queda patente en las resoluciones emanadas en los casos RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, Caso OMPI N. D2000-0143 y Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N. DES2006-0001. Sentado lo anterior, en efecto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden totalmente con el Nombre de Dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legtimos

Para que exista un registro de nombre de dominio de carcter ilegtimo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto al nombre de dominio en cuestin. En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos.

Basta que el Demandante aporte un principio de prueba para acreditar la ausencia de derechos o intereses legtimos, ya que resultara imposible para un demandante realizar prueba plena de la ausencia de hechos y circunstancias que podran fundar la existencia de derechos o intereses legtimos. Adems, el material probatorio sobre hechos y circunstancias relevantes para dilucidar la existencia de derechos o intereses legtimos del Demandado se halla habitualmente en la esfera de disposicin del demandado. Porello debe ser el Demandado, una vez que el Demandante haya aportado un principio de prueba suficiente, quien acredite ostentar derechos o intereses legtimos. En este sentido alude acertadamente el Demandante a la resolucin emanada en los casos Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N. DES2006-0001y NIKE International, Ltd v. D. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N. DES2006-0009.

Va de suyo, que el mero registro del Nombre de Dominio no es un ttulo habilitante a tener en cuenta para el anlisis de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado, lo que se ve corroborado en la resolucin dictada en Union des Associations Europenes de Football (UEFA) v. ngel de la Fuente Lascorz, Caso OMPI N. DES2006-0012.

Este Experto considera suficiente el principio de prueba aportado por el Demandante para descartar la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado.

Dado el renombre de la marca que constituye el derecho previo del Demandante, es obvio que el Demandado deba tener conocimiento previo de la fama y prestigio de la misma y que ste no ha elegido al azar el Nombre de Dominio controvertido. La ausencia del azar en la eleccin del Nombre de Dominio se vislumbra con ms claridad an si se tiene en cuenta el registro por parte del Demandado del nombre de dominio <sony-ericsson.com.es>. En este sentido cabe tener en cuenta las resoluciones emitidas en Warner Lambert Export Limited v. Mr. Darren Darcy Caso OMPI N. D2000-0453 y NIKE International, Ltd v. D. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N. DES2006-0009.

Este Experto da por probado que no concurre ninguno de los supuestos en los que se podra considerar que el demandado ostenta un derecho o inters legtimo, ya que (i) ni se ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia o se ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) ni es conocido el Demandado corrientemente por la denominacin correspondiente al Nombre de Dominio.

Todo ello, junto con la falta de contestacin por parte del Demandado, lleva a este Experto a juzgar cumplido el segundo de los requisitos del artculo 2 del Reglamento y a considerar abusivo o especulativo el registro y la utilizacin del Nombre de Dominio controvertido.

C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe

Hasta diciembrede2005, el Demandado tena redireccionado el Nombre de Dominio controvertido a su nombre de dominio <grupokm0.com>. Apartir de diciembrede2005 y hasta la fecha, el Demandado no utiliza de forma alguna el Nombre de Dominio.

El Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos. As se desprende del Documento N13 de la Demanda.

En cuanto a la circunstancia de pretender vender por valor cierto que supere ampliamente el coste documentado que est relacionado directamente con el Nombre de Dominio, en la Demanda no se mencionan ms que negociaciones entre las partes de este procedimiento y que dichas resultaron inaceptables para el Demandante. De ello por s solo no se desprende que concurra el requisito mencionado.

No obstante, del contenido del sitio web “www.grupokm0.com” se desprende que el departamento de Internet de Grupo Km0 ofrece a empresas “todas las soluciones para la presencia en internet de empresas”, entre ellas: “la compra de dominios”. Siendo ello claramente una actividad comercial desarrollada bajo el nombre “Grupo Km0”, cabe inferir que la venta por su parte de nombres de dominio que previamente ha registrado con vistas a su posterior venta, concuerda con el nimo de lucro propio del desarrollo de una actividad comercial. Es claro, por lo tanto, que se pretende la obtencin de un precio que exceda del coste documentado relacionado directamente con el Nombre de Dominio. El precio potencial que se podra obtener ser tanto mayor cuanto mayor sea el inters que pueda tener el titular de un derecho legtimo en obtener el registro de dicho Nombre de Dominio. En el caso del Demandante, habida cuenta del renombre o, cuando menos, de la notoriedad y el good will asociado a la marca ERICSSON, la intencin por parte del Demandado de obtener un precio atractivo y que supere ampliamente el antes referido coste, resulta evidente.

Con todo ello, juzgamos probado que el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos, por un valor cierto que supera ampliamente el coste documentado que est relacionado directamente con el Nombre de Dominio.

Adems, cabe recordar que cuando menos a partir de diciembrede2005 claramente ha habido una situacin de tenencia pasiva del Nombre de Dominio controvertido, al mantenerse este bloqueado sin estar vinculado con contenido alguno. La tenencia pasiva constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas tambin de los Paneles del Centro, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestin (Decisiones Caso OMPI N. DES2006-0007, NIKE International, Ltd v. D. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N. DES2006-0009, Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cdiz, Mlaga, Almera Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N D2000-1402, Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI N D2000-0464, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N D2000-0003 y J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras, Caso OMPI N. D2000-0239, entre otras).

De lo antedicho, y sin resultar necesario el anlisis de un posible uso parasitario del dominio por el redireccionamiento de ste a <grupokm0.com> que persisti hasta diciembrede2005, este Experto concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ericsson.com.es> sea transferido al Demandante.


Montiano Monteagudo
Experto nico

Fecha: 11dediciembrede2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/des2006-0029.html

 

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