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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fabricas Agrupadas de Muсecas de Onil S.A. (Famosa) v. Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L.

Caso No. DES2007-0004

 

1. Las Partes

La Demandante es Fabricas Agrupadas de Muсecas de Onil S.A. (Famosa), con domicilio en Onil, Alicante, Espaсa, representada por Clarke, Modet & Co., Espaсa.

La Demandada es Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <jaggets.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 5 de marzo de 2007. El 6 de marzo de 2007 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 7 de marzo de 2007 el ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 1 de abril de 2007. La Demandada no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a la Demandada la falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 5 de abril de 2007.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como Experto el dнa 20 de abril de 2007 recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de la marca comunitaria 3.718.558, JAGGETS, registrada en las clases 16, 25 y 28. Esta marca fue solicitada con fecha 18 de marzo de 2004 y concedida el 27 de julio de 2005.

El nombre de dominio <jaggets.es> fue registrado el 12 de diciembre de 2005 y el Experto ha podido comprobar que en la actualidad sigue sin estar operativo.

La Demandada no ha contestado a la Demanda.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa esencialmente su demanda en:

- La titularidad que ostenta sobre la marca comunitaria 3.718.558, JAGGETS, que fue solicitada el 18 de marzo de 2004 y concedida el 27 de julio de 2005, mientras que el nombre de dominio controvertido fue registrado el 12 de diciembre de 2005.

- Su relevancia y predicamento en el sector juguetero, en el que es una empresa lнder, asн como la notoriedad de la marca JAGGETS que identifica al que es uno de sus productos estrella.

- Su interйs real en el nombre dominio <jaggets.es>, cuyo registro tratу de obtener y vio frustrado al encontrarse ya registrado por la Demandada, pocos dнas antes, lo que le obligу a registrar <thejaggets.es> para poder reflejar su marca JAGGETS en un nombre de dominio bajo la extensiуn <.es>.

- La falta de derechos o intereses legнtimos de la Demandada sobre el nombre de dominio controvertido puesto que no posee ninguna marca ni otra denominaciуn que se identifique bajo el distintivo Jaggets ni ha utilizado nunca el nombre de dominio en cuestiуn. Por el contrario, afirma la Demandante que la Demandada ha llevado a cabo una campaсa de registro masivo de nombres de dominio que consisten en marcas notorias que ni ha utilizado y que ni siquiera –excepto en el caso del nombre de dominio controvertido- ha renovado.

- El registro y uso de mala fe del nombre de dominio impugnado ya que la marca JAGGETS asн como las muсecas que identifica, tienen gran prestigio en el sector juguetero y, dada su repercusiуn en el pъblico infantil (ampliamente probada), son conocidas en prбcticamente todos los бmbitos familiares, con gran йxito de ventas y numerosas campaсas publicitarias. Ademбs, continъa alegando que la Demandada es una empresa espaсola, dedicada a servicios de alojamientos Web y de telefonнa y, por tanto, experta en el sistema de nombres de dominio y conocedora del valor que puede alcanzar un nombre dominio coincidente con una marca renombrada. La mala fe en el registro la encuentra tambiйn la Demandante en el hecho de que se hizo en plena campaсa navideсa y pocos dнas despuйs de que finalizara el perнodo escalonado de registro preferente de nombres de dominio de cуdigo territorial <.es>, establecido en el Plan Nacional, lo que sin duda significa que la Demandada esperaba obtener un rendimiento econуmico del mismo. Afirma la Demandante que este hecho viene corroborado porque la Demandada registrу en la misma fecha una serie de nombres de dominio coincidentes todos ellos con marcas muy conocidas en Espaсa y tambiйn objeto de fuertes campaсas comerciales de Navidad.

- Por otra parte, alega la Demandante que no existe ningъn uso del nombre de dominio ni ninguna pбgina Web alojada, pudiendo equivaler la falta de uso a uso de mala fe segъn doctrina del Centro de la OMPI. Ademбs, afirma la Demandante que la falta de respuesta al requerimiento que remitiу a la Demandada tambiйn indica una falta de derechos y es indicio de mala fe.

- Por ъltimo, reclama la aplicabilidad de los artнculos 34.3 e) de la Ley espaсola de Marcas y de los artнculos 5 y 6 de la Ley espaсola de Competencia Desleal asн como del artнculo 16 del Acuerdo TRIPS en cuanto a la especial protecciуn que merece una marca notoria.

B. Demandada

La Demandada no contestу a la Demanda.

 

6. Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimaciуn de la Demanda contenidos en el artнculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carбcter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con otros tйrminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios aplicables

El artнculo 21 del Reglamento seсala que el Experto resolverб la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio <.es>, resultarбn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaсol.

La Demandada no se ha personado en este procedimiento, por lo que de conformidad con el artнculo 16e) del Reglamento, el Experto resolverб la controversia suscitada basбndose en la Demanda; ahora bien y como es lуgico no puede centrase en exclusiva en la falta de contestaciуn a la demanda, sino que habrб de extraer sus conclusiones atendiendo las concretas circunstancias que concurren en el presente caso.

Asн se ha venido interpretando en numerosas Decisiones, como por ejemplo, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI Nє D2001-1183.

Ademбs, en este caso, al tratarse de un nombre de dominio espaсol y ser las partes de nacionalidad y residencia espaсolas, jugarб un papel esencial en este procedimiento el artнculo 34.3 e) de la vigente Ley de Marcas, que confiere al titular de una marca el derecho a prohibir el uso del signo, sin su autorizaciуn, en redes de comunicaciуn telemбticas o como nombre de dominio. Del mismo modo, al encontrarnos ante una marca cuya notoriedad ha quedado probada, es de especial aplicaciуn el artнculo 8 de la citada Ley de Marcas, segъn el cual, el titular podrб prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y en general cuando puedan suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resoluciуn de controversias en materia de nombres de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideraciуn la doctrina que en su aplicaciуn ha establecido el Centro en los ъltimos aсos, cuando los puntos examinados en esos procedimientos coincidan con los de la regulaciуn espaсola, como ya seсalaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI N DES2006-0005 y Hostelerнa y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N DES2006-0014.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

No puede ser cuestionada -por su obviedad- la identidad existente entre la denominaciуn que constituye la marca comunitaria de la Demandante nє 3.718.558, JAGGETS y el tйrmino elegido por la Demandada para caracterizar el nombre de dominio controvertido, <jaggets.es>.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artнculo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carбcter especulativo o abusivo.

C. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante bбsicamente alega que el hecho de que la Demandada no posea ninguna marca ni ninguna otra denominaciуn que se identifique bajo el distintivo JAGGETS, asн como que no haya utilizado el dominio controvertido, y sin embargo, haya registrado numerosos nombres de dominio consistentes en marcas notorias que ni ha utilizado y que ni siquiera –excepto en el caso del nombre de dominio controvertido-, ha renovado, prueban su falta de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn.

A juicio del Experto, la Demandante tiene razуn al negar que la Demandada ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido, pues, en efecto, ha quedado acreditado que no existe empresa alguna en Espaсa que incluya en su razуn social el tйrmino “Jaggets”, y que la Demandada no ostenta la titularidad de ningъn distintivo consistente en esta denominaciуn ni puede ser relacionada ni conocida con la misma.

Ademбs, lo que resulta concluyente para determinar la falta de intereses legнtimos y derechos de la Demandada, es el momento en que se produjo el registro. En efecto, el hecho de que la Demandada, que es una empresa especializada en el sector informбtico y por tanto conocedora del Plan Nacional, solicitara el registro del nombre de dominio <jaggets.es> tan sуlo unos dнas despuйs de que finalizara la primera fase escalonada de registro establecida en el Plan Nacional, cuando ya no era preciso acreditar un derecho previo para registrar un nombre de dominio coincidente con una marca, da lugar a concluir que el ъnico interйs que motivу dicha solicitud de registro fue meramente especulativo.

Y por ъltimo, la falta de contestaciуn a la Demanda es indicio de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos pues la Demandada, si hubiera ostentado algъn tipo de derecho o interйs legнtimo, se habrнa personado para defenderse de las alegaciones de la Demandante. Asн vienen declarбndolo numerosas Decisiones, como, por ejemplo, Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri, Caso OMPI Nє D2006-0740.

Concurre, por tanto, la segunda circunstancia establecida en el artнculo 2 del Reglamento.

D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante afirma que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado de mala fe pues, dada la notoriedad de la marca JAGGETS, la Demandada –que es una empresa espaсola- debнa conocerla. Alega tambiйn que como la Demandada opera en el sector informбtico, conoce el valor que puede alcanzar un nombre de dominio coincidente con una marca notoria espaсola.

La fecha de registro del nombre de dominio es otra de las circunstancias que aduce la Demandante para razonar la mala fe en el registro asн como el registro masivo por parte del Demandado, de nombres de dominio consistentes en marcas notorias, pertenecientes, muchas de ellas, al sector juguetero.

Las alegaciones efectuadas por la Demandante y la documentaciуn aportada junto con la Demanda, ofrecen al Experto indicios claros de la concurrencia de mala fe en el registro del nombre dominio controvertido, y ello por las siguientes razones:

En primer lugar, la Demandante ha acreditado ser titular de la marca comunitaria nє 3.718.558 JAGGETS que fue registrada con anterioridad al nombre de dominio controvertido; ademбs ha quedado igualmente probado en este procedimiento la notoriedad de dicha marca, por lo que difнcilmente el Demandado no podнa conocerla.

En segundo tйrmino, es obvio que la elecciуn de la denominaciуn “jaggets” por el Demandado no puede ser casual ya que se trata de un vocablo claramente caprichoso y de fantasнa. Por eso, la ъnica razуn que el Experto puede encontrar a su registro como nombre de dominio por parte de la Demandada es que йsta conocнa previamente la marca de la Demandante y su carбcter notorio y pretendiу obstaculizar el derecho del legнtimo titular de la marca a registrarla como nombre de dominio bajo el cуdigo territorial espaсol, con el fin de obtener un beneficio econуmico.

Ademбs, existen otros hechos que llevan al Experto a concluir que concurriу mala fe en el registro. Por una parte, la Demandante ha demostrado que la Demandada es una empresa especializada en el sector informбtico y que en consecuencia no ignoraba las posibilidades especulativas que le ofrecнa adelantarse en el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria; y por otra, el nombre de dominio controvertido no ha sido el ъnico que ha registrado la Demandada y que coincide con una marca notoria. Esta conducta ha sido reiteradamente interpretada en distintas decisiones como una muestra de la concurrencia de mala fe.

En este sentido se pueden citar las Decisiones Port Aventura S.A. v Miguel Garcнa Quintas, Caso OMPI Nє D2000-0751, y Eresmas Interactiva, S.A. Alehop Internet S.L. v. Alehop.com/M. Garcнa, Caso OMPI Nє D2001-0949.

Asimismo, tambiйn se ha probado que el nombre de dominio controvertido –y otros mбs- fue registrado tan sуlo unos dнas despuйs de que finalizara la primera fase de registro preferente prevista en el Plan Nacional, a partir de cuyo momento, cualquiera que acredite reunir los requisitos mнnimos para solicitar un nombre de dominio <.es>, puede registrarlo sin necesidad de ostentar un derecho anterior sobre la denominaciуn. Es decir, la Demandada, conocedora de estas fases de registro, estuvo vigilando si los titulares de determinadas marcas notorias habнan accedido al perнodo preferente y transcurrido йste, solicitу y obtuvo los registros que estaban libres y le interesaron, con pleno conocimiento de que violaba derechos ajenos, en contra de lo que se comprometiу a respetar en el acuerdo de registro.

Por ъltimo, acertadamente invoca la Demandante el artнculo 34.3 e) de la Ley de Marcas, en cuanto que la titularidad que ostenta sobre su marca le legitima para impedir a la Demandada el uso del signo “Jagetts” en redes telemбticas y como nombre de dominio. Del mismo modo, siendo la marca de la Demandante de carбcter notorio, ha de extremarse el rigor frente a cualquier signo idйntico o semejante que pretenda aprovecharse de dicha notoriedad, como establece el artнculo 8 de dicha Ley.

Sin embargo, en opiniуn del Experto, no puede compartirse que resulten de aplicaciуn al presente caso los artнculos 5 y 6 de la Ley espaсola de Competencia Desleal, citados igualmente en la Demanda. En efecto, segъn ha establecido la doctrina y jurisprudencia espaсolas, puede considerarse que la presencia de un signo en Internet implica concurrencia mercantil cuando el nombre de dominio sirva para alojar una Web desde la que el navegante pueda interactuar y adquirir los productos o contratar los servicios que se ofrezcan. Pero no se dan estas circunstancias en el presente caso ya que la Demandada no estб utilizando el nombre de dominio ni por tanto, concurriendo en el mercado con la Demandante.

Por ъltimo, aunque en el Reglamento no se exige que, ademбs de existir mala fe en el registro, el uso deba haberse realizado tambiйn con esa misma mala fe, el Experto abordarб igualmente este aspecto por ser claro en el presente supuesto.

En efecto, ha quedado acreditado que la Demandada no utiliza el nombre de dominio controvertido, y esta tenencia pasiva ha sido reiteradamente interpretada por la doctrina creada por distintas decisiones como una clara prueba de mala fe en el uso del nombre de dominio. En este sentido se pueden citar las siguientes Decisiones: Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI Nє D2000-0001; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI Nє D2000-1402; Banco Rнo de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI NєD2001-0173; Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. Enric-Josep, Caso OMPI Nє D2001-0438; y Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y Josй Socorregut Domйnech; Caso OMPI Nє D2002-1026.

Ademбs, tambiйn ha de ser tenido en cuenta que la Demandante remitiу un requerimiento a la Demandada, instбndole a respetar sus derechos sobre la marca JAGGETS y a resolver la controversia de forma voluntaria. La falta de respuesta a tal requerimiento pone de manifiesto la nula predisposiciуn de aquйlla a evitar el presente procedimiento, circunstancia йsta que abunda en la existencia de mala fe en el uso del nombre de dominio por parte de la Demandada y asн ha sido interpretado, entre otras, en la Decisiуn Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibйrica S.A. v. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI nє DES2006-0003.

Concurre, por tanto, la tercera circunstancia establecida en el artнculo 2 del Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <jaggets.es> sea transferido a la Demandante.

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Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico

Fecha: 5 de mayo de 2007