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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Ferrovial, S.A. v. Administraciуn de Dominios de Internet

Caso No. DMX2007-0015

 

1. Las Partes

El Promovente es Grupo Ferrovial, S.A. con domicilio en Madrid, Espaсa, representada por Cuatrecasas, Barcelona, Espaсa.

El Titular es Administraciуn de Dominios de Internet, Mйxico D.F., Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center Mйxico, S.C. (“NIC-Mйxico”).

 

3. Iter Procedimental

La solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007, el Centro enviу a NIC-Mйxico via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 19 y 27 de julio de 2007, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a la notificaciуn de una deficiencia formal de la solicitud, el Promovente presentу una enmienda a dicha solicitud el 5 de octubre de 2007, subsanando dicha enmienda. El Centro verificу que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2007. De conformidad con el artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijу para el 28 de octubre de 2007. El Titular no contestу a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу a la Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la solicitud el 30 de octubre de 2007.

El Centro nombrу a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el dнa 6 de noviembre de 2007, habiendo recibido la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros (en lo sucesivo, colectivamente denominados “FERROVIAL”):

- Marca mexicana nє 492851 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993, para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca internacional nє 608088 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclбtor Internacional, con efectos en Alemania, Austria, Bйlgica, Holanda, Luxemburgo, Federaciуn de Rusia, Francia, Hungrнa, Italia, Maruecos, Polonia y Portugal.

- Marca mexicana nє 492851 FERROVIAL, solicitada el 11 de abril de 1995 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclбtor Internacional.

- Mбs de 80 marcas espaсolas que incluyen el tйrmino FERROVIAL registradas ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas.

- Marcas basadas en la denominaciуn Ferrovial en Reino Unido, Argentina, Colombia y otros paнses.

El 27 de diciembre de 2006, el titular registrу el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

Existe identidad entre el nombre de dominio controvertido y la marca FERROVIAL. En relaciуn con las otras marcas registradas del Promovente, que incorporan el tйrmino FERROVIAL, el nombre de dominio en disputa resulta parecido, hasta el punto de causar confusiуn.

II. Derechos o intereses legнtimos

No puede considerarse que la pбgina Web conectada al nombre de dominio controvertido estй vinculada a una oferta de buena fe de productos o servicios, puesto que la misma se ha encontrado, desde su registro, en construcciуn, sin haberse utilizado en modo alguno.

La Titular no es conocida comъnmente bajo la denominaciуn FERROVIAL. Al contrario, tal y como se ha indicado con anterioridad, es el Promovente quien ha sido conocido a nivel internacional con dicha denominaciуn desde hace aсos.

El Titular no estб realizando un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, ya que la pбgina se encuentra sin contenido y ъnicamente aparece un banner comercial que publicita los servicios del Titular.

Dada la notoriedad y renombre de la marca FERROVIAL a nivel internacional, el registro del nombre de dominio correspondiente a la citada marca, una vez que йsta ha adquirido dicha notoriedad, para posteriormente mantener el nombre de dominio desactivado –o conectado a un pбgina Web sin contenido- constituyen elementos suficientes para considerar que el Titular no ostenta ningъn tipo de derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio controvertido.

III. Mala fe

El Titular no tiene ningъn tipo de vнnculo con el Promovente, ni ha sido autorizado por йste para registrar el nombre de dominio controvertido.

Teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas FERROVIAL y su estrecha vinculaciуn con el Promovente, la ъnica explicaciуn razonable al registro por parte de la Titular es que en el momento de proceder a dicho registro era plenamente consciente de la existencia de la marca FERROVIAL y pretendнa asegurarse el uso de la misma por medio del Nombre de Dominio.

El Promovente cita Berol S., de C.V. v. One to One Mexico S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2004-0001 (tenencia pasiva), y S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2006-0009 (finalidad de vender el dominio).

El Promovente cita tambiйn el Pбrrafo II.b.ix de de las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, para argumentar que el registro del dominio en disputa constituye un incumplimiento de dichas Polнticas:

“Por el hecho de solicitar el registro de uno o mбs nombres de dominio bajo la terminaciуn .MX se entiende que los titulares conocen y aceptan: […] ix. Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del titular del nombre de dominio asegurarse que no estб violando ningъn derecho de un signo distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, asн como reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el ordenamiento nacional e internacional aplicable en la materia”

Finalmente, el Promovente cita el Pбrrafo 1(b)(ii) de la Polнtica, y argumenta que dicho Pбrrafo es aplicable al presente caso:

“impedir que el titular de la marca de productos o de servicios, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje la marca o de denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente’, tal y como lo define el artнculo.”

B. Titular

El Titular no contestу formalmente a las alegaciones del Promovente.

 

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Polнtica, el Promovente deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Pбrrafo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestaciуn a la solicitud en tйrminos del Artнculo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de hecho del Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Existe identidad entre el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>, y la marca FERROVIAL del Promovente, pues tanto el primero como la segunda estбn compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “ferrovial”, salvo por la adiciуn en el primero del cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca FERROVIAL, puesto que dicho ccTLD no cumple la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, Mutatis Mutandis: Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver tambiйn, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

El primer requisito de la Polнtica se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el Pбrrafo 1.c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos en cuestiуn con бnimo de lucro.

El Promovente ha presentado evidencia que demuestra la existencia de derechos exclusivos sobre la marca FERROVIAL en Mйxico, donde se encuentra el Titular del dominio controvertid. Tambiйn tiene registros de marca en Espaсa, donde estб el domicilio social del Promovente, y en otros paнses del mundo. El registro mexicano tiene efectos de publicidad oponible a terceros, lo que tiene como consecuencia que el Titular conocнa o debнa conocer de la existencia del mencionado registro marcario y sus efectos legales. El Promovente ha argumentado que su marca FERROVIAL es notoriamente conocida. El Titular no ha atacado este argumento. Adicionalmente, el Promovente ha presentado pruebas que demuestran una presencia significativa de la marca FERROVIAL en medios de comunicaciуn en Mйxico, Espaсa y otros paнses del mundo.

No obstante no haber presentado una contestaciуn formal a la solicitud que iniciу este procedimiento, el Titular sugiriу al Centro, en su correo del 8 de octubre de 2007 donde acusу recibo de la notificaciуn de la solicitud, que el dominio controvertido fue “apartado” con el Titular por un cliente denominado Corbel Trading, cuyo contacto es, aparentemente y segъn el mismo Titular, “Daniel Hernбnez (Madrid Espaсa)”. El Titular alegу haber copiado a dicho cliente suyo el correo electrуnico que enviу al Centro. El presunto cliente no respondiу, ni enviу comunicaciуn alguna al Centro, ni compareciу a este procedimiento en forma alguna. Sin embargo, el hecho de que el propio Titular hubiera ubicado en Espaсa al tercero que sugiriу, aconsejу, apartу o solicitу al Titular para que registrara el dominio en disputa, reafirma la presunciуn de que el Titular y/o su “cliente” conocнa(n) o debнa(n) conocer la existencia de la marca FERROVIAL, que segъn el pruebas irrefutadas contenidas en el expediente, es ampliamente publicitada en Espaсa. No hay suficiente informaciуn de contacto, hechos o actuaciones que permitan identificar cabalmente al “cliente” del Titular, ni evidencia de indicaciones, instrucciones o afirmaciones que permitan establecer con claridad que dicho Titular registrу el dominio para y por cuenta del cliente, y por lo tanto dicho cliente no se seсala como co-titular en el presente procedimiento, pero nada impide que otros Paneles lo hagan en caso de asн estimarlo, conforme a las circunstancias del caso (ver, Mutatis Mutandis Costco Wholesale Corporation and Costco Wholesale Membership Inc. v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc., Caso OMPI No. D2007-0638; WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2006-0975).

No existe en el expediente evidencia de que el Titular haya hecho, o estй haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio controvertido estб inactivo, de conformidad con las pruebas no refutadas que presentу el Promovente. El Titular no ha acreditado haber sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legнtimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Por tanto, al no encontrarse derechos o intereses legнtimos por parte del Titular, respecto del dominio en disputa, el segundo requisito de la Polнtica ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Pбrrafo 1.b) de la Polнtica seсala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en lнnea.

La Polнtica relativa al ccTLD .mx, requiere que se pruebe ъnicamente uno de dos elementos de mala fe: uso “o” registro.

La lista de supuestos seсalados en el pбrrafo 1.b) de la Polнtica es enunciativa y no limitativa, segъn Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003: De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular estй realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideraciуn las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Titular estй actuando de mala fe. La distinciуn entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerб una distinciуn fina, pero es importante.

Lo que dicha distinciуn significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye tambiйn la omisiуn [inacciуn, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisiуn [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilizaciуn de mala fe del nombre de dominio” (traducciуn del Panel).

Un nъmero considerable de Paneles nombrados de conformidad con la Polнtica ha reconocido que los cuatro incisos del pбrrafo 1.b) de dicha Polнtica (Mutatis Mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).

Otros Paneles han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existiу mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artнculo 1.a)iii).(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805–citando a su vez Telstra, supra; J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).

En el presente caso, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:

(i) La marca FERROVIAL es altamente distintiva y cumple su funciуn de identificador de origen de los productos del Promovente. El Promovente ha argumentado notoriedad de su marca, argumento que no ha sido combatido por el Titular (ver Encyclopaedia Britannica, supra). De conformidad con la informaciуn y las pruebas ofrecidas por el Promovente, dicho Promovente tiene una sуlida presencia en los mercados de cuarenta y cinco paнses del mundo, y un reconocimiento en medios de comunicaciуn y en Internet.

(ii) El Titular no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el dominio en disputa.

(iii) El Titular no ha probado hacer uso de buena fe del dominio controvertido.

(iv) El Titular no tiene relaciуn alguna con el Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.

(v) Segъn afirmaciones del propio Titular (ver punto 6 B, supra), el dominio en disputa parece haber sido “apartado” con el Titular por un “cliente”. En caso de que esta informaciуn fuera precisa, pudiera concluirse que el “cliente” ha tomado medidas para ocultar su identidad y datos de contacto. El Titular ha ubicado a su “cliente” en Espaсa. Es en este paнs en donde mбs tiene presencia y difusiуn la marca FERROVIAL, aunque tambiйn la tiene en Mйxico, donde estб domiciliado el Titular, segъn la impresiуn de la base de datos Whois presentada por el Promovente.

(vi) El Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, segъn las pruebas que constan en el expediente. El Promovente ha demostrado que el Titular no es conocido como “Ferrovial” o <ferrovial.com.mx>.

(vii) La Presencia mundial del Titular en cuarenta y cinco jurisdicciones, asн como la difusiуn de su marca en medios masivos e Internet, hacen que el dominio en disputa estй muy cercanamente ligado a la citada marca FERROVIAL, asн como el Promovente y sus servicios. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “estб tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no estй relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).

(viii) El mismo Titular ha seсalado Mйxico como su lugar de domicilio, segъn se puede confirmar en la impresiуn de la base de datos Whois obtenida por la Promovente y presentada en este procedimiento. El Titular ha seсalado que el “cliente” que le solicitу “apartar” el dominio controvertido, tiene su domicilio en Espaсa. El Titular cuenta con registros marcarios en ambos paнses, oponibles tanto al Titular como a su “cliente”, en su caso. Esto aunado a la presencia del Titular y la difusiуn en ambos paнses, analizada en pбrrafos anteriores, permite concluir que el Titular tenнa o debнa tener conocimiento de la marca FERROVIAL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.

(ix) Este Panel concuerda con J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, Mutatis Mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, es difнcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legнtima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Titular registrу <donsimon.com> y alegу que lo registrу pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. Garcнa Carriуn, S.A.) –en donde el Titular registrу <realmadrid.org>.

(x) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningъn uso del nombre de dominio por parte del Titular que no fuera ilegнtimo, tales como confusiуn, engaсo o violaciуn de la legislaciуn de protecciуn.

El Promoverte ha cumplido con establecer el tercer requisito de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica asн como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <ferrovial.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto