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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

UMDASCH AG y Цsterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) v. David Besada Pires

Caso Nє DES2006-0034

 

1. Las Partes

La parte Demandante es UMDASCH AG y Цsterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA), con domicilio en Amstetten, Austria, representada por Herrero & Asociados, Espaсa.

El Demandado es David Besada Pires, con domicilio en Pontevedra, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <doka.es> (en adelante el “Nombre de Dominio”).

El agente registrador del citado Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM y el registrador es Red.es.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 16 de noviembre de 2006. El 16 de noviembre de 2006 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 20 de noviembre de 2006 Red.es enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 28 de noviembre de 2006.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 20 de diciembre de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 22 de diciembre de 2006.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 10 de enero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

Las sociedades demandantes forman parte de un grupo de compaснas conocidas internacionalmente bajo la marca y el nombre comercial DOKA, siendo DOKA una marca notoria en el sector de los encofrados para la construcciуn, a nivel internacional, principalmente porque materiales identificados con dicha marca han sido utilizados en algunas de las edificaciones mбs importantes del mundo.

DOKA es titular de las siguientes marcas registradas, todas ellas con efectos en Espaсa:

- Marca internacional num. 1R 305.272 DOKA en clases 6 y 19

- Marca internacional num. 382.508 DOKA en clase 19

- Marca internacional num. 469.150 DOKA en clases 6, 7, 37, 39, 41 y 42

- Marca internacional num. 517.874 DOKA en clases 19 y 20

- Marca internacional num. 574.702 DOKA en clases 9 y 37

- Marca comunitaria 45.930 DOKA en clases 6, 7, 9, 16, 19, 20, 37, 39, 41 y 42

El primero de los registros citados estб vigente en Espaсa desde 1968 y el de la marca comunitaria, fue concedido el 4 de agosto de 1998, lo que ha comprobado personalmente el Experto.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por el Demandado el 25 de noviembre de 2005.

El Demandado, David Besada Pires, ha sido requerido por la parte Demandante, vнa burofax y correo electrуnico; en el requerimiento se le informaba acerca de la lesiуn de los derechos anteriores derivados de los registros de la marca DOKA y se le instaba a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio a su legнtimo titular.

No existe en Internet ninguna pбgina Web activa bajo el Nombre de Dominio.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- DOKA es una marca notoria en su sector, dado que importantes construcciones de todo el mundo, incluida Espaсa, han utilizado y utilizan la tecnologнa de DOKA.

- Existe coincidencia entre el Nombre de Dominio y las marcas registradas a nombre de la Demandante DOKA, citando algunos de los registros con efectos en Espaсa, que se detallan en el apartado anterior.

- El Nombre de Dominio tambiйn coincide con su razуn social y nombre comercial por el que es mundialmente conocido el grupo, que en Espaсa estб representado por su importante filial DOKA ESPAСA ENCOFRADOS, S.A.

- El Demandado no tiene ningъn derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el Nombre de Dominio. El titular del Nombre de Dominio no es conocido por dicho nombre.

- El Nombre de Dominio se ha registrado y se usa de mala fe, dado que su tenencia pasiva impide el registro y uso del mismo a su legнtimo titular.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio sea transferido a la titular de los registros de marca DOKA.

B. Demandado

El Demandado no se personу en este procedimiento y, consecuentemente, no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo e) del Artнculo 16 del Reglamento, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Asн se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI N° D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI N° D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. v. Juan Josй Martнn Cabero, Caso OMPI N° D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras).

6.3 Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiуn

El Reglamento, en su Artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca DOKA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminaciуn “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legнtimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, segъn Doctrina consolidada, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Tambiйn se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaciуn.

De las alegaciones y documentos aportados por la parte Demandante se desprende que no existe ningъn vнnculo entre ella y el Demandado y que йste ъltimo no ha sido autorizado para registrar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

El Demandado no es titular de ninguna marca registrada, ni posee empresa alguna que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio.

No existe constancia de que el Demandado se haya dedicado a alguna actividad legнtima bajo el nombre DOKA y tampoco se le conoce en ningъn бmbito por ese nombre.

La denominaciуn DOKA no tiene ningъn significado en castellano, es decir, se puede considerar un tйrmino de fantasнa, por lo que difнcilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecciуn de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

Por todo lo que antecede, el Experto considera probado que el Demandado, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo de la notoriedad de una marca ajena.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artнculo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el presente caso la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan la notoriedad de la Marca DOKA y su presencia en todo el mundo. Su filial en Espaсa, la sociedad DOKA ESPAСA ENCOFRADOS, S.A., es igualmente muy conocida. Y hemos de tener en cuenta que estas marcas gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

El referido carбcter notorio de DOKA avala la tesis de que el registro del Nombre de Dominio difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. En efecto, tal y como se indica en el apartado anterior, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca DOKA, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

La parte Demandante, intentу evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferir el Nombre de Dominio a su legнtimo titular, lo que habrнa bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, estos requerimientos quedaron sin respuesta.

Finalmente, respecto a la falta de uso del Nombre de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cбdiz, Almerнa, Mбlaga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N° D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI N° D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A., Caso OMPI N° D2002-1026; GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI, Caso OMPI N° D2006-0740.

Por todo ello, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <doka.es> sea transferido a Цsterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH, conforme a lo pedido en la Demanda.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto

Fecha: 31 de enero de 2007